裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第2453號判決
裁判日期：民國96年04月18日
裁判案由：商標註冊
臺北高等行政法院判決
95年度訴字第02453號原告德商．里滋麻煙草廠股份有限公司（Reemtsma
Cigarette代表人甲00000000
Frank&Pet訴訟代理人丙○○兼送達代收複代理人 蔡淑美 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國95年5月23日經訴字第09506168600號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國（下同）93年6月25日以如附圖所示之「OCTAGONALSHAPEDPACK（blank3-dimensionalmark）」立體商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第34類之「菸，菸草，加工或未加工之菸草、手捲菸，香煙，菸具，火柴」等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，認本件商標圖樣為一煙盒圖形，為商品包裝容器之形狀，以之作為商標使用於指定之商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具識別性，應不准註冊，以94年11月28日商標核駁第289599號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年
5月23日經訴字第09506168600號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應為核准申請第000000000號「OCTAGONALSHAPEDPACK（blank3-dimensionalmark）」商標註冊之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：系爭商標是否具識別性而得予註冊？㈠原告主張：
⒈原處分及訴願決定所持見解其推論乃倒果為因：
查被告於原處分書中謂：「如果該立體形狀，為相關業者所通常採用，則該立體形狀便不具有區別來源的功能，而不具有識別性…」；訴願決定則謂：「市面上以八角體香煙盒造型呈現者，尚有台灣菸酒股份有限公司（下稱台灣菸酒公司）所產製之『新樂園香格里拉』、『長壽尊爵』，難認該八角立體形狀即為訴願人區別商品來源之識別標識…是以，訴願人以本件八角體香煙盒作為商標圖樣，指定使用於香煙等商品，相關消費者實無從藉此辨識其產製來源，進而認識其為表彰商品之標示，並得藉以與他人之商品相區別…。」…云云。惟上述核駁理由及訴願決定之理由皆無視原告於申請及訴願理由中一再提及之事實：原告於本件商標在貴國上市之時並無立體商標可資申請」，以致其後台灣菸酒公司產製之「新樂園香格里拉」、「長壽尊爵」等品牌仿襲使用原告系爭商標而無法可管；按原告早於西元1996年即於德國取得本件系爭商標之商標權，並於西元1997年間陸續於全球50餘國獲准註冊系爭商標權，而彼時貴國之商標法尚無立體商標之相關規範，按法諺有云：「法律不保護使自己權利睡著之人」，反面推論即可知，法律應保護努力維護自身權益之人；本件系爭商標於貴國市場遭無權利人侵權使用之情形，非原告故意縱放渠等而自陷權益受損，遲至今日方要求法律上之保護，而乃係因彼時貴國尚未制定系爭立體商標之規範，而致原告不能主張商標權利，今若倒果為因而謂系爭商標「為相關業者所通常採用…而不具有識別性」為由駁回原告申請，實難令原告甘服。經查，於貴國市面一般行銷通路約80餘種香煙品牌中，使用八角體香煙盒作為商標圖樣者，除未經授權之台灣菸酒公司產製之「新樂園香格里拉」、「長壽尊爵」、亦僅存經原告授權使用之「Davidoff靚白」、「Davidoff至尊紅」等品牌；另貴國市面上目前使用四角呈橢圓狀之四方體（類八角體）菸盒之品牌，其中為British-AmericanTobacco公司所有之品牌，如「Parliament百樂門」之得以於貴國以四角成橢圓狀之四方體包裝進行販售，乃基於彼等產品於國外業經與原告達成協議，而取得經授權之使用權之故，此顯示原告確為系爭立體商標之首創人及唯一商標權人，而應於貴國受到商標法之保護；被告認市面上之八角體菸盒包裝「為相關業者所通常採用…而不具有識別性」之見解，乃一倒果為因之誤解已如前述，台灣菸酒公司產製之「新樂園香格里拉」、「長壽尊爵」等品牌就系爭商標之使用係一未經原告授權之侵權使用，若被告據渠等侵權事實而駁回原告申請，豈非以「他人不法事實駁回原告合法申請」，實屬一無理之決定。
⒉系爭立體商標常年於世界各國大量使用，實已具備後天識別性而應為核准處分：
依商標法第5條第2項規定：「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得以與他人之商品或服務相區別。」、商標法第23條第4項規定：「有第1項第2款規定之情形或不符合第5條第
2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」及「立體、顏色及聲音商標」之審查基準：「商品形狀如果是相關商品市場上普通的形狀…一般不會認為其具有區別商品來源的作用，因此不具有商標先天之識別性…但若申請人能提供相當之證據…來證明該商品形狀業經申請人使用且在交易上已成為表彰申請人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而例外地因取得後天識別性，而得依商標法第23條第4項之規定核准其註冊。」、「由於商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，因此，商品本身形狀所作識別性的考量與判斷，同樣亦可適用於商品包裝容器之形狀。」等規定可知，基於系爭商品於世界各國行銷多年之事實，本件系爭商標其八角型之立體盒型早為相關消費者所熟悉，而取得後天識別性，得為系爭商品與其他商品間識別商品來源之標識，茲整理前揭申請及訴願程序所提佐證資料如下，以利參酌：
⑴系爭商標實物照片（訴願理由書之附件2）。
⑵系爭商標實際使用樣本4件（訴願理由書之附件3）。
⑶系爭商標商品銷售數據及進口發票（訴願理由書之附件
4），其每年於貴國銷售之香煙數目達2億多支以上，其中2種系列之銷售排行分居臺灣第6位及第8位。
⑷系爭商標商品於賣場實際陳列展售照片（訴願理由書之附件5）。
⑸系爭商標於德國、法國、義大利等50餘國之註冊列表（商標補充意見書之附件7）。
⑹原告之國外代理人就系爭商標實際使用態樣之說明函影本乙份（商標補充意見書之附件8）。
㈡被告主張：
⒈按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰
商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，為商標法第5條第2項所明定；又「商標不符合第5條規定者，不得註冊」，復為商標法第23條第1項第1款所明定。而判斷是否具有識別性，被告公告之「立體、顏色及聲音商標審查基準」中審查基準2.4「立體商標識別性之判斷」中列有各項相關參考因素。
⒉查一般香煙盒之包裝容器大多為四角立方體，原告以扁長
之四角立方體為香菸盒主體，而於四角略做45度轉折修飾，形成八角體香煙盒，該修飾依商品相關消費者之認知通常會將其視為所提供商品包裝盒面之裝飾，而非區別商品來源之標識，是原告以前開八角體香煙盒作為商標使用於指定商品，尚難認定就該立體形狀已足以使相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，自有首揭法條規定之適用。⒊原告聲稱被告以台灣菸酒公司亦產製八角體之香煙盒造型
「新樂園香格里拉」、「長壽尊爵」而駁回原告註冊之申請，係倒果為因及台灣菸酒公司使用八角體之香煙盒造型係未經原告授權之侵權行為一節；查本件係認定原告僅於一般香煙盒之四角略微修飾成45度轉折之八角體香煙盒，不具商標識別性，而核駁原告之申請；至於台灣菸酒公司產製八角體之香煙盒乃認定市場上已有其他業者實際使用之事實，至其是否構成商標侵權行為，尚非本案所得論究。又原告提出本件商標實際使用樣本及陳列展售照片並主張系爭商標於德國、法國、義大利等50餘國取得註冊，且於我國香菸之年銷售量數目達2億支以上，長年大量使用已成為原告商品之識別標識，實已取得後天識別性，應有商標法第23條第4項規定之適用等語，經觀其陳列展售照片，比較八角體香煙盒與四角立體香菸盒之側視圖及上視圖，依一般消費者之認知，並無明顯之差異，且菸盒本身為包裝盒，體積亦不大，恐難引人注目，原告僅於其盒身略為轉折，尚難認定其已引起消費者之注意而達認知該八角體香煙盒係為原告商品之識別來源；又各國國情不同，法制有別，審查基準亦有異，自不得執為本件商標亦應核准註冊之論據，併予陳明。
理由
一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，為商標法第5條所明定。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5條規定者。…」，為同法第23條第1項第1款所規定。而「…有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，復為同法第23條第4項定有明文。又依被告「立體、顏色及聲音商標審查基準」2.4所述：「立體形狀之申請註冊如同平面圖樣之申請註冊一樣皆須具有識別性，才能獲准註冊。但是與平面圖樣相較，立體形狀要取得識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，因為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，依消費者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識，因此證明立體形狀識別性的證據要求，自較平面圖樣嚴格。除了考慮消費者的認知外，尚須考量商品的特性，如果依商品的特性，…；而日常用品的消費者一般傾向於將注意力集中於產品上標識，而非產品本身的形狀，因此日常用品的消費者，一般不會將日常用品本身的形狀視為區別來源的標識等。商品的特性亦會影響消費者選擇該商品商標之注意程度。一般來說，消費者對愈昂貴、專業或耐久財的商品，…，其注意程度愈高，因此對這些產品之立體形狀的注意程度亦相對的提高，其可作為區別來源標示的可能性較大；反之，消費者對價格低廉、日常用品或非耐久財的商品，…，其注意程度較低，除非這些產品之立體形狀非常的獨特、引人注目，使得消費者易於其腦海中留下印象，並依其認知，為區別商品或服務來源的標識，否則其不易成為區別來源的標示。再者，相關消費市場使用的情形亦是重要的考慮因素，如果該立體形狀，為相關業者所通常採用，則該立體形狀便不具有區別來源的功能，而不具有識別性。…」。
二、原告前於民國（下同）93年6月25日以「OCTAGONALSHAPEDPACK（blank3-dimensionalmark）」立體商標（下稱系爭商標，如附圖），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第34類之「菸，菸草，加工或未加工之菸草、手捲菸，香煙，菸具，火柴」等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，認本件商標圖樣為一煙盒圖形，為商品包裝容器之形狀，以之作為商標使用於指定之商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具識別性，應不准註冊，以94年11月28日商標核駁第289599號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：系爭商標是否具識別性而得予註冊？
三、經查：㈠本件原告申請註冊之「OCTAGONALSHAPEDPACK（blank3-
dimensionalmark）」商標圖樣，係以四角立體扁長長方體香菸盒為主體，而於四角略微修飾成45度轉折之八角體香煙盒圖形所構成，固與一般香煙盒略有差異，惟依相關消費者的認知，通常仍將其視為商品包裝容器形狀之修飾，而非作為區別商品來源的標識。是原告以前開八角體香煙盒作為商標使用於指定商品，尚難認定就該立體形狀已足以使相關消費者認識其為表彰商品來源之標識。
㈡又本件立體商標係指定使用於香煙商品，一般癮君子對香煙
品牌、淡煙等較為在意，至於香煙盒形狀注意程度較低，除非這些產品之立體形狀非常的獨特、引人注目，使得消費者易於其腦海中留下印象，並依其認知，為區別商品或服務來源的標識，否則其不易成為區別來源的標示；而本件商標僅係於香煙盒四角略微修飾45度轉折成八角體盒體形狀，此些微之變化，恐難引人注目，況市面上以八角體香煙盒造型呈現者，尚有台灣菸酒公司所產製之「新樂園香格里拉」、「長壽尊爵」，難認該八角立體形狀即為原告區別商品來源之識別標識。是以，原告以本件八角體香煙盒作為商標圖樣，指定使用於香煙等商品，相關消費者實無從藉此辨識其產製來源，進而認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，依商標法第23條第1項第1款規定，自不得註冊。
㈢至原告提出本件商標實際使用樣本及陳列展售照片，主張系
爭商標於德國、法國、義大利等50餘國取得註冊，且於我國香菸之年銷售量數目達2億支以上，長年大量使用已成為原告商品之識別標識，實已取得後天識別性，應有商標法第23條第4項規定之適用云云。惟查：
⒈觀其陳列展售照片，比較八角體香煙盒與四角立體香菸盒
之側視圖及上視圖，依一般消費者之認知，並無明顯之差異，且菸盒本身為包裝盒，體積亦不大，難引人注目，原告僅於其盒身略為轉折，尚難認定其已引起消費者之注意而達認知該八角體香煙盒係為原告商品之識別來源。
⒉縱如原告所稱其所產製之「DAVIDOFFCLASSIC」、「DAVI
DOFFLIGHTS」系列香煙在我國廣泛行銷，然依相關消費者之認知，其所藉以區別商品來源者，仍為「DAVIDOFFCLASSIC」、「DAVIDOFFLIGHTS」等品牌，而非此八角體香煙盒，是本件商標難謂已取得後天之識別性，得依商標法第23條第4款之規定，准其註冊。
⒊又各國國情不同，法制有別，審查基準亦有異，自不得執為本件商標亦應核准註冊之論據，併予陳明。
四、綜上，原告所述，要不足採，從而，被告以本件商標不具識別性，所為核駁之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並請求被告應作成准予商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。
五、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國96年4月18日
第二庭審判長法官徐瑞晃
法官畢乃俊法官陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年4月18日
書記官陳可欣