裁判字號：最高行政法院98年判字第1420號判決
裁判日期：民國98年11月19日
裁判案由：新式樣專利申請
最高行政法院判決
98年度判字第1420號上訴人任天堂股份有限公司（日商任天堂株式會社）代表人甲○○訴訟代理人乙○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人丙○○上列當事人間新式樣專利申請事件，上訴人對於中華民國97年4月24日臺北高等行政法院96年度訴字第3560號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人前於民國（下同）93年8月17日以「電子遊樂器」向被上訴人申請新式樣專利（下稱原申請案），聲明以西元2004年4月1日及7月28日在日本申請之意願第0000-000000及意願第0000-000000號專利案主張優先權，經被上訴人編為第00000000號審查，於94年3月18日以（94）智專一㈢03040字第09420244480號函復上訴人略以：本案申請標的並未揭露於第一優先權基礎案（即意願第0000-000000號專利案）圖說中，第一優先權主張應不予受理（下稱第一優先權不受理函）。上訴人爰於94年4月19日申請將原新式樣專利申請案改為第00000000號新式樣專利之聯合新式樣專利申請案（下稱改請專利案），並聲明以原主張之第二優先權（即意願第0000-000000號專利案）主張本案優先權，經被上訴人編為第00000000U01號申請案審查，於95年9月12日以（95）智專一㈢03040字第09520748320號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分（下稱不予專利核駁處分）。上訴人旋於95年11月8日申請再將第00000000U01號聯合新式樣專利申請案改請為獨立新式樣專利申請案。案經被上訴人編為第00000000號專利案審查略以：按專利審查基準第1篇程序審查及專利權管理第1-6-5頁規定，獨立新式樣改請為聯合新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案為由，以95年12月11日（95）智專一㈡15032字第09521062730號函為本件專利改請應不受理之處分（即原處分)。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟，均遭駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：（一）被上訴人於於94年3月18日以（94）智專一（三）03040字第09420244480號函復指稱不予受理原申請案（第000000000號申請案）之第一優先權主張，惟該書函係依專利法第129條準用第46條第1項之但書規定通知申請人，而非依專利法第129條準用第43條第1項或第46條第2項之規定，發給申請人審定書或通知申請人限期申復，由此足證被上訴人係將原申請案之優先權主張視為「程序」問題而依專利法第46條第1項之但書規定辦理，自不屬「實體審查」。由此，改請專利案再改請為獨立新式樣，並無專利審查基準第1篇「程序審查（2006年版）」第1-6-5頁第5段規定的適用餘地。（二）被上訴人於上揭書函中不受理優先權主張之理由為：「本案申請標的並未揭露於第一優先權基礎案圖說中」，並未就實體部分（新穎性、進步性、或產業上之利用性）加以審查。被上訴人僅指出標的未揭露於優先權基礎時，而未作「相同新式樣」的判斷，不符專利審查基準第3篇「新式樣專利（2005年版）」第3-4-6頁第1段對於「實體要件」之審查要件。何況以「不予受理」逕行處分，已明顯只有程序審查之實。（三）本件最初申請時（第00000000號），被上訴人並未遵循專利審查基準第3篇「新式樣專利實體審查（2005年版）」第3-4-10頁中之第5節「審查注意事項」之（3）規定通知上訴人補充修正該圖面，而以「本案第一優先權主張應不予受理」逕行處分，並諭知上訴人得向經濟部提起訴願。此項處分為程序之處分。又本件尚有第二優先權之主張，被上訴人對第二優先權則隻字未提，顯示根本無「實體審查」之實，實質上仍停留在「程序審查」之階段。（四）被上訴人僅就原申請案之優先權主張進行審查，而尚未就原申請案是否具備「產業利用性」、「新穎性」、「創作性」、「是否非為法定不予新式樣專利之項目」等獨立新式樣之專利要件進行審查。縱退萬步言之，認為被上訴人對於優先權主張之審查乃屬實體審查之一環，但改請專利案再改請為獨立新式樣時，已不再主張上述第一優先權，故無論就「優先權主張」、「產業利用性」、「新穎性」、「創作性」、或「是否非為法定不予新式樣專利之項目」之審查而言，改請專利案再改請為獨立新式樣亦均顯無涉「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」之情事。由此，改請專利案再改請為獨立新式樣自無專利審查基準第1篇程序審查第1-6-5頁之規定的適用餘地等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。
三、被上訴人則以：改請專利爭案經審查後認為，原申請案申請標的並未揭露於其所主張之第一項優先權基礎案圖說中，因此，第一項優先權主張不予認可，惟認可第二項優先權主張，並以該優先權日作為審查基準日。換言之，優先權是否認可，屬於實體審查的一環，上訴人訴稱被上訴人對改請專利案之「原申請案」之優先權主張存有疑義，尚未進行實體審查，顯有誤解。上訴人於93年8月17日以改請專利案向被上訴人申請新式樣專利，嗣於94年4月19日將該申請案改請為第00000000號聯合新式樣專利，經被上訴人審查認為，應不予專利，被上訴人於95年9月12日以不予專利核駁處分審定在案。嗣上訴人又於95年11月8日申請改請為獨立申請案，揆諸專利審查基準第1篇程序審查及專利權管理第1-6-5頁規定說明，基於禁止重複審查之法理，不得將該改請案再改請為原申請案，故被上訴人於95年12月11日以原處分，申請改請應不予受理，洵無違誤等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件第00000000U01號聯合新式樣專利案在申請改為獨立新式樣專利申請案之前，即係獨立之第00000000號新式樣專利申請案，經被上訴人審查，於94年3月18日以第一優先權不受理函為第一優先權主張應不予受理。嗣於94年4月19日改請聯合新式樣專利申請案，經被上訴人審查，應不予專利。上訴人旋再申請改為獨立新式樣專利申請案，因前將原獨立新式樣申請案改請為聯合新式樣申請案（編為第00000000U01號），於聯合新式樣程序中業經被上訴人以其是否具備產業利用性、新穎性及創作性等實體要件進行審查，並作成應不予專利之審定處分在案。其再申請改為獨立新式樣專利申請案，顯致被上訴人須就相同技術作二次審查，造成重複審查之不公與審查人力之虛耗，甚且倘准其反覆改請，亦將使審查程序無從終結，當非立法之本意。是以，被上訴人原處分對改請之申請應不予受理，並無不合。次查，被上訴人於訴願及提其本件訴訟時復主張原申請案於優先權審查時亦已進行實體審查云云。惟依專利審查基準第3篇「新式樣專利」第3-4-6頁第1段規定，審查優先權之主張是否成立時，係審查後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說，並未規定須就後申請案（即原申請案）是否具備「產業利用性」、「新穎性」、「創作性」、「是否非為法定不予新式樣專利之項目」等新式樣專利要件進行實體審查，而被上訴人復未能舉證證明其先前審查優先權之主張是否成立時已就原申請案進行專利要件實體審查，故其上開主張尚難遽採。惟依上所述，原申請案於改請為聯合新式樣專利程序中業經被上訴人以其是否具備產業利用性、新穎性及創作性等實體要件進行審查，並作成應不予專利之審定處分在案，被上訴人上開審查優先權時已審查實體之主張固尚難憑採，惟對原申請案再申請改為獨立新式樣專利申請案，應不予受理之結果，並不生影響，依據訴願法第79條第2項規定訴願決定以訴願無理由駁回，亦無不合。綜上所述，原申請案前改請為聯合新式樣專利案業經被上訴人就專利要件實體審查後核駁在案，被上訴人對其復改請為獨立新式樣專利之申請為應不予受理之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。上訴人仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，命被上訴人為准予第00000000U01號聯合新式樣專利申請案改為獨立新式樣申請案，為無理由，應予駁回。
五、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以：
（一）原判決不查專利審查基準關於禁止改請之規定係以「禁止重複審查」之法理為依據，且以「原申請案業經實體審查」為適用要件之事實，逕自認定未經實體審查而無重複審查之虞的本件有前述專利審查基準規定之違反，實屬判決適用法規不當，而有行政訴訟法第243條第1項之判決違背法令之情事。蓋本件之原獨立新式樣專利第00000000號申請案未經實體審查，被上訴人僅對原獨立新式樣專利申請案之優先權主張予以審查，但並未就其是否具備「產業利用性」、「新穎性」、「創作性」、「是否非為法定不予新式樣專利之項目」等新式樣專利要件進行實體審查。原判決理由四已判明原獨立新式樣專利申請案未經實體審查，本件自無專利審查基準第1篇程序審查及專利權管理第1-6-5頁規定之適用餘地。惟查原判決理由三之認定顯然違反上揭規定，並與專利法第115條之法旨相違背，而涉有判決適用法規不當、與判決不適用法規之違背法令情事。（二）原判決未調查證據與具體事實即逕自認定本件之聯合新式樣專利申請案業經「產業利用性」、「新穎性」及「創作性」之審查，非但違反證據法則，且認定事實亦非為真，心證事由亦未記明於判決，違反行政訴訟法第189條之規定。蓋被上訴人於95年9月12日對本件之第00000000U01號聯合新式樣專利申請案所為之不予專利核駁處分，其審定理由稱：「本件與母案於本體外形顯示部與操控部之處理明顯有別，於整體觀之本件之新式樣特徵與母案新式樣特徵不同，兩者不符聯合新式樣之規定」云云，而依專利法第109條第2項對本件之聯合新式樣專利申請案予以審定不予專利。由此亦足證被上訴人對本件之聯合新式樣專利之審查係依專利法第109條第2項為之，而不涉及是否有新穎性、創作性及產業利用性之審查。（三）被上訴人之答辯理由三係錯誤涵攝法令，未認清專利審查基準禁止改請案再改請為原申請案之前提在於「原申請案業經實體審查」，而非「改請案業經實體審查」。且理由三亦為不實之陳述，請本院查明。另依專利法，聯合新式樣不論是否業經實體審查，均得改請為獨立新式樣，被上訴人之認定洵有違誤。（四）本案之事實狀況為，最初申請為獨立新式樣專利申請案時，在未經實體審查的情形下，即改請聯合新式樣專利申請案，而後欲再改請為獨立新式樣專利申請案時，卻為被上訴人處以不受理改請之處分。惟由上述說明，由於本案最初申請之獨立新式樣專利申請案並未經實體審查，故將改請後之聯合新式樣專利申請案再改請為獨立新式樣專利申請案時，並無重複審查之情事，無上述專利審查基準第1篇程序審查及專利權管理第1-6-5頁第10至12行之規定的適用餘地。依專利法第110條，本件自當准許再改請為獨立新式樣專利申請案等語。
六、本院按：㈠「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定
書送達之日起60日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。」「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」為專利法第46條第1、2項所明定，並為新式樣專利法第129條所準用。據此，專利專責機關對於新式樣申請案不予專利者，自應依法製作「不予專利審定書」並送達申請人，俾申請人於收受送達60日內考量是否具備理由依法申請「再審查」，至申請人是否具備理由申請再審查乃申請人之法定權利。
㈡查被上訴人於94年3月18日以第一優先權不受理函，函復上
訴人主文記載：「函知第00000000號專利申請案，所謂主張第一優先權一事，應不予受理，請查照。」（見原處分卷第46頁）其說明欄㈡並記載：「如有不服，得於本處分書送達之次日起30日內，備具訴願書、副本（均含附件），並檢附本處分書影本，經由本局向經濟部提起訴願。」可見被上訴人係以專利法第129條準用第46條第1項後段但書之規定，函覆上訴人第00000000號專利申請案即原申請案，否則即應準用第46條第1項前段之規定，以審定書核駁，並記明申請人若不服審定書，得於送達審定之日起60日內備具理由書，申請再審查。被上訴人主張原申請案業經實體審查等語，惟按相對於註冊主義（即形式審查主義formalexamination），審查主義除為形式審查外，更對申請專利之新式樣內容是否符合專利要件，例如：充分揭露要件、新穎性、進步性等為實體審查，始符所謂實體審查主義（substantialexamina-tion）。本件原審業已依調查證據之辯論結果，詳予論斷被上訴人未能舉證證明其先前審查原申請案優先權主張是否成立時，已一併對之進行專利要件之實體審查，而認其上開主張難以遽採並詳載其理由在原判決第8頁，並無違誤。
㈢上訴意旨主張專利審查基準關於禁止改請之規定係以「禁止
重複審查」之法理為據，且以「原申請案業經實體審查」為要件，原判決逕自認定未經實體審查無重複審查之原申請案有違專利審查基準，乃適用法規不當，而有行政訴訟法第243條第1項之判決違背法令之情事等語。然查，按「獨立新式樣專利改為聯合新式樣專利之申請，或聯合新式樣專利改為獨立新式樣專利之申請，依專利法第115條規定之文意觀之，固非法所不許，惟該條文所稱之獨立新式樣或聯合新式樣專利，應係以原申請案即為獨立新式樣或聯合新式樣者，始有適用之餘地。至原為獨立新式樣，但業經准予改請為聯合新式樣之申請或原為聯合新式樣經准予改請為獨立新式樣之申請者，為避免同一案件作二次審查，有礙審查程序之順序進行與終結，自不得再援前揭規定，回復改請為獨立新式樣或聯合新式樣之申請。」改制前行政法院88年度判字第1900號判決意旨參照，明揭避免同一案件作二次審查，有礙審查程序之順序與終結。
㈣查本件上訴人係於93年8月17日向被上訴人申請原申請案之
審查，因聲明以「西元2004年4月1日及7月28日在日本申請之意願第0000-000000及意願第0000-000000號專利案」主張優先權，經被上訴人編為第00000000號審查，於94年3月18日以第一優先權不受理函覆原申請案之標的並未揭露於第一優先權基礎案（即意願第0000-000000號專利案）圖說中，第一優先權主張應不予受理在案。上訴人爰於94年4月19日申請將原申請案「改請」為第00000000號改請專利案，並聲明以原主張之第二優先權（即意願第0000-000000號專利案）主張本案優先權。經被上訴人編為第00000000U01號申請案審查，於95年9月12日以不予專利核駁處分為「本案應不予專利」之處分，乃原審所認定之事實，亦為兩造所不爭執。是原申請案已因上訴人於94年4月19日依專利法第115條規定改請為改請專利案後即已不復存在，與改請專利案並無併存情形；另參諸專利法第115條前段亦僅規定「申請獨立新式樣專利後改請聯合新式樣專利者」或「申請聯合新式樣專利後改請獨立新式樣專利者」，並無「申請獨立新式樣專利後改請聯合新式樣專利，再改請申請聯合新式樣專利者」之規定。上訴人主張依專利法第115條規定，其得將經改請後之聯合新式樣專利，再改請為獨立新式樣專利，核屬個人歧異法律見解，難謂有據。原判決尚無適用法規不當違背法令之情形。
㈤又按，稱聯合新式樣者，謂同一人因襲其原新式樣之創作且
構成近似者（專利法第109條第2項）。所稱近似，包括近似物品及近似之形狀、花紋、色彩或其結合。因而，相同物品因其形狀、花紋、色彩或其結合構成近似之式樣外，於近似之物品，其式樣亦有構成近似之可能，為避免重複給予專利，對於同一人同日申請之數件近似之新式樣專利申請案，應請申請人「擇一」作為原新式樣，並將其他近似之申請案，申請為該原新式樣之聯合新式樣之申請專利範圍。故聯合新式樣申請專利範圍所揭露物品之視覺效果應構成近似，二者申請專利範圍所主張者應具一致性，因之聯合新式樣應僅具確認原新式樣專利範圍之效果而已，無論獨立新式樣或聯合新式樣之改請，均不得有實質變更之情事。再者，經濟部94年5月17日經授智字第09420030420號令發布之「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第1-6-5頁規定：「新式樣專利部分，獨立新式樣改請為聯合新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於『事涉重複審查，不能使審查程序順利進行』或『禁止重複審查』之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案。」旨在揭明為避免同一案件重複審查，有礙審查程序之順序進行與終結，而不得將該改請案再改請為原申請案，乃在重申專利法第115條規定之立法意旨。另禁反言原則（DoctrineofFileWrapperEstopple）本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之，禁反言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通。上訴人既於收受第一優先權不受理函後，選擇將原申請案改請為改請專利案，嗣經被上訴人就改請專利案實體審查，作成核駁處分後，再將已經實體核駁處分之改請專利案，申請改請為原申請案，即生前後反覆情形，當非專利法第115條保護專利權人改請權利之立法意旨。
㈥末查，本件被上訴人於上揭不予專利核駁處分理由欄載明：
「．．．㈡本案『電子遊樂器聯合㈠』之新式樣係為第00000000號改請案，經查並未超出原圖說所揭露之範圍．．．」（見原處分卷第145頁）；暨被上訴人第一優先權不受理函之說明：「㈠本案據（日本2003/04/01意願0000-000000、日本2003/07/28意願0000-000000）優先權證明文件主張優先權，惟本案申請標的並未揭露於第一優先權基礎圖說中．．．」可知被上訴人實質上均已就原申請案之圖說為審查比對，始作出「經查並未超出原圖說所揭露之範圍」及「惟本案申請標的並未揭露於第一優先權基礎圖說中」之論斷；再者，審諸上訴人改請專利案所附之專利圖說「圖面說明」之使用狀態圖㈠至㈦之圖示（見原處分卷第109-110、114頁）、圖面之立體圖（前俯視，為代表圖）、前視圖、俯視圖、反視圖、仰視圖、右側視圖、左側視圖、立體圖（後仰視）等圖面（見原處分卷第111-113頁），與原申請案所附之專利圖說「圖面說明」之使用狀態圖㈠至㈦之圖示（見原處分卷第4-5、9頁）、圖面之立體圖（前俯視，為代表圖）、前視圖、俯視圖、反視圖、仰視圖、右側視圖、左側視圖、立體圖（後仰視）等圖面（見原處分卷第6-8頁）均屬相同。基此，被上訴人於審查改請專利案前後均已就原申請案及改請案之所有圖示予以審查比較，並參酌上述聯合新式樣僅具確認原新式樣專利範圍之效果，及無論獨立新式樣或聯合新式樣之改請均不得有實質變更之情事，堪認本件原申請案之圖示業經被上訴人於審查改請專利案時為審查。上訴意旨主張原申請案尚未經被上訴人實體審查乙節，容有忽略改請專利案審查應就原申請案兩者圖示予以比較之實質部分，其此處之主張要無足取。至上訴人上訴狀理由記載原判決未調查證據與具體事實即逕自認定本件之聯合新式樣專利申請案業經產業利用性、新穎性及創作性之審查，非但違反證據法則，且認定事實亦非為真，心證事由亦未記明於判決，違反行政訴訟法第189條規定等語。核該上訴意旨尚不足否定前揭不予專利核駁處分具體審查之性質，亦不足以否定前開關於原處分合法性之論述。上訴人對此應於不予專利核駁處分一案為爭執，附此敘明。
㈦綜上所述，原判決雖認被上訴人審查原申請案優先權時已為
實體審查之主張為不可採，但以改請專利案再改請為原申請案之審查，予以不受理之結果，暨訴願決定以原處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當，而為駁回之決定尚無違誤，維持原處分及訴願決定，而駁回上訴人在原審之訴，理由雖未完全相同，結論仍無不同，應予維持。其所適用之法規與該案應適用之現行法規尚無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。本件上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年11月19日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官楊惠欽法官劉介中法官曹瑞卿法官陳鴻斌以上正本證明與原本無異中華民國98年11月20日
書記官王史民