裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第6144號判決
裁判日期：民國91年10月24日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第六一四四號
原告李洲企業股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 桂齊恆 律師（兼送達代收人）
丁○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
戊○○
參加人丙○○右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年八月二十八日經（九○）訴字第○九○○六三二○六一○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參加訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十六年四月二十九日以「可精確對位之發光二極體治具」向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人以其有違專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定，對之提起異議，經被告審查為異議不成立，參加人不服，提起訴願，經濟部為撤銷原處分之決定，嗣被告重新審查，為異議成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：參加人未於言詞辯論期日及準備程序到庭，亦未提出書狀作何陳述或聲明。
三、兩造之爭點：系爭「可精確對位之發光二極體治具」新型專利案，是否有違專利法第九十八條第一項第二款之規定，而不符新型專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈按專利法第九十七條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作
或改良。」又同法第九十八條第一項第二款復規定有：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」惟若參加人所提證據未能具體揭露系爭案於申請專利範圍請求項中所界定之特徵構造，不得證明系爭案有違前揭法條之規定。查系爭案之專利特徵係如申請專利範圍獨立項所述：「一種可精確對位之發光二極體治具，主要係於一長形板片上以等距設有多數注膠筒，又於板片兩端分設有一軌柱，以導引呈排狀之接腳料帶插入；該接腳料帶係於橫向之上、下料片間分設若干組呈等距排列之成對接腳，其特徵在於：該板片分別於其上各適當處之相鄰注膠筒間分設有一對位支撐片，該對位支撐片於上端中央處分別形成有楔口，該楔口係對正於注膠筒之中心點；又接腳料帶上於對應前述各對位支撐片之下料片處分設有定位片，該定位片下端形成有叉狀楔口，得與前述對位支撐片對正楔合。」以前述發光二極體治具設計在於確保料帶插入注膠筒內之準確性，且可解決習用治具軌柱規格要求嚴格，致增加製造成本之問題，由於已具備顯著之進步性，先前乃獲被告核准專利在案。
⒉被告主要係以系爭案申請前已有相同新型即第00000000號（下稱引證
一）提出申請在先，並已核准專利，故有違專利法第九十八條第一項第二款規定。惟引證一並未揭露系爭案之必要構件，故二者並非相同新型，自不得以該等法條為異議成立之處分。被告於原訴願決定機關撤銷第一次所為處分後，係以系爭案有違專利法第九十八條第一項第二款規定，為異議成立之審定，惟依專利法第九十八條第一項第二款規定，被告認定系爭案與引證一為「相同的新型」。根據被告於八十三年十月公佈的專利審查基準中指出：所謂「相同的新型」係指請求項所載新型，因此，原則上系爭案與引證一是否為相同的新型，係應以申請專利範圍內容所記載的內容為比較對象。雖基於先申請案於審定公告前仍可將創作說明及圖式補充修正於申請專利範圍中，而在比對是否為相同新型時，除申請專利範圍外，說明書中的創作說明及圖式等，均可作為比對的依據。意即，引證一說明書、圖式及申請專利範圍等所有內容均可用與系爭案比對，以判斷其新穎性。惟系爭案於板片兩端所設具軌槽之軌柱，在引證一的說明書創作說明、圖式及申請專利範圍中均未見揭露，意即系爭案具軌槽之軌柱係引證一所無，其既為引證一所無，即顯示二者非為相同之新型，而無專利法第九十八條第一項第二款之適用。故被告以新穎性法條認定系爭案與引證一為相同創作，進而為異議成立之處分，自於法不合，依法自應予以撤銷。
⒊又被告於第一次審定時，係與原告採相同論見，認為系爭案相較於引證一並無
專利法第九十八條第一項第二款之適用。其係在原訴願決定機關將其處分撤銷後，方與原訴願決定機關採相同之主張。惟原訴願決定機關對於專利要件之審定原則顯有誤解，致對被告為不當之拘束。首先不論原告是否在系爭案說明書中自認具軌槽之軌柱是否為習知，該軌柱即已列入申請專利範圍之獨立項中，即表示該軌柱為系爭案之必要元件，其不因說明書內容的任何敘述而有所改變，況申請專利範圍應以整體特徵構造加以分析，而非肢解式的斷章取義。事實上，系爭案於說明書所謂與習用治具相仿，係指該軌柱本身，而非指該軌柱與系爭案其他構造組成的空間型態係屬習知。又原決定理由中指出系爭案軌柱與精密定位之功效並無直接關聯，其結構更已揭露於引證二，在此原告必須強調的是，引證一係申請日較早，惟公告日晚於系爭案之申請日，故其只能用來判斷系爭案之新穎性，不得據以判斷進步性，而原訴願決定機關明顯將引證一、第00000000號新型專利申請案（下稱引證二）組合，再與系爭案比較，惟組合證據僅能用於進步性之判斷，係專利審查基準所明文規範；又原訴願決定機關指軌柱與精密定位之功效並無直接關聯之說詞，更係基於進步性觀點，而先前即已陳明，引證一只能用來判斷新穎性，不得據以判斷進步性。故原訴願決定機關所持論點已涉及進步性的判斷，其非引證一所能適用，故原訴願決定機關撤銷原處分之舉確屬不當，而被告依循其不當論點，亦持相同論見，其所為審定自屬不當。
⒋原訴願決定機關認為系爭案之軌柱、軌柱與精密定位功效無關一節，尚為明顯
之誤解。蓋系爭案係藉由該軌柱之軌槽使接腳料帶得以正確的方向插入治具，再由接腳料帶於其下料片上形成的叉狀楔口與治具上的對位支撐片對正楔合，藉此可先由軌柱之軌槽對接腳料帶之插入行程產生一橫向的定位功能，俟接近定點時，再由接腳料帶上的定位片作進一步的精確定位，故該軌柱雖為系爭案列於特徵以外，惟整體搭配接腳料帶之特殊設計可產生相乘於習用治具之功效。由此可見，有關原訴願決定機關與被告均認定系爭案具軌槽之軌柱與精準定位功效無關一節確屬誤解。
⒌依八十三年一月廿一日修正公布之專利法第七十二條第二項規定：「異議案及
前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」是故，系爭案之引證案若為系爭案其他異議程序經審查不成立確定者，依法不得再以同一事實提出異議或舉發，查系爭案於八十七年十月十一日核准公告後，先後遭億光電子工業股份有限公司、參加人及 邵秋蘭 等提出異議（下稱為P01、P02、P03案），且前述每一異議案均提出申請在先，惟核准公告在後之引證一作為異議證據，經被告審查後，前述P01、P02、P03案悉數為異議不成立之審定，而P02、P03案之異議人不服，乃提出訴願，其中P03為訴願駁回，P02案（即系爭案）由原訴願決定機關撤銷原處分，令被告重為審定。
經被告重為審定後，認定引證一足證系爭案不具新穎性，故為異議成立之審定，為此，原告乃先後提出訴願、行政訴訟尋求救濟。惟如前揭所述，系爭案之引證一亦為P01案、P03案之異議證據，當時被告認定引證一未揭露系爭案之軌柱、軌槽，故為異議不成立之審定，其中P01案未提起救濟程序而告審查確定。至於P03案雖提起訴願，惟為訴願駁回之決定，是否已告確定，目前已去函被告確認中。惟不論P03案結果如何，P01案業經審查確定，該案中唯一的引證案（即本案引證一），依專利法第七十二條第二項規定，已不得再以同一事實提出異議或舉發，而P01案中的引證案亦即系爭案中被告據以為異議成立審定之引證一，由於系爭案引證一相較於系爭案，僅申請日在先，並未核准公告在先，故P01、P02、P03案對於該引證案之主張法條均為專利法第九十八條第一項第二款，今P01、P03案均維持異議不成立之審定，且其中P01案業經審查確定，為維持審定結果之一致性，系爭案自亦應為異議不成立之審定。
⒍被告稱即使系爭案引證一於P01案主張相同法條（第九十八條第一項第二款）
，且經審查確定。是否有一事不再理情事，仍須針對實體審查。惟此一說法顯然違反被告本身公布的專利審查基準第九章異議、舉發、依職權審查中有關一事不再理判斷之相關規定。如專利審查基準第九章一｜九｜十一頁末起對於「同一事實及同一證據」之定義，其中所謂「同一事實」係指同一待證事實而言：「例如，先前之舉發案訴求系爭案不具新穎性，之後另一舉發案所訴求主張的事實內容與先前之訴求相同時，即屬之。」由此可見，所謂「同一事實」的認定，係指當事人主張的法條是否相同而言，如前一異議案對同一證據主張違反專利法第九十八條第一項第二款，後一異議案對同一異議案亦主張違反專利法第九十八條第一項第二款規定，即係以同一證據主張同一事實，故有一事不再理之情事。今系爭案之引證一因僅申請在先，核准公告在後，故在P01、P02、P03案中均相同主張違反專利法第九十八條第一項第二款規定，故引證一於系爭案中，確係以同一證據主張同一事實，有違專利法第七十二條第二項之規定，依法自應撤銷該不當之原處分。至於被告主張仍應就系爭案實體審查等云云，按系爭案之P03案亦曾提起訴願，經原訴願決定機關審查後，仍認定引證一未揭露系爭案軌柱與軌槽，不足證明系爭案不具新穎性，乃駁回其訴願。根據訴願法第六十七條第一項：「受理訴願機關應依職權或囑託有關機關或人員，實施調查、檢驗或勘驗，不受訴願人主張之拘束。」換言之，P03案提起訴願時，原訴願決定機關即已對引證一內容進行調查，經調查後仍認定其與系爭案不同，方為駁回訴願之決定。故被告一再主張根據系爭案說明書內容原告已自承軌柱及軌槽係屬習知，故引證一已足證明系爭案不具新穎性之說詞，不僅與在相同證據基礎下的P01、P03案審定結果矛盾，亦與P03案訴願決定理由不符，而被告在引證證據完全相同的狀況下，為前後歧異之審定，且與其他異議案之審定結果不同，其認事用法即難稱無不當之處。
⒎另查，被告一再強調系爭案於說明書自承定位用的軌柱及軌槽概與習用治具相
同，非本創作主要標的所在，故認定系爭案與引證案實質相同等云云。惟被告此一說詞確有斷章取義之嫌，事實上，系爭案於說明書所謂與習用治具相仿，係指該軌柱本身，而非指該軌柱與系爭案其他構造組成的空間型態係屬習知。故論斷系爭案與引證一是否相同，仍應就請求項所載的整體構造比較，方屬合理，由此可見，被告所持論點為明顯的斷章取義，亦與事實不符。
㈡被告主張之理由：
⒈系爭案其具軌槽之軌柱並非系爭案之創作，系爭案專利說明書第七頁第一段亦
承認該部分係「基本構造概與習用治具相仿，‧‧‧其非本創作主要標的所在‧‧‧」等，此外該具軌槽之軌柱並非系爭案申請專利範圍特徵之一部分，原處分完全係就系爭案之結構特徵與異議引證一比較，並未予以斷章取義。
⒉原處分並未將引證一、引證二組合再與系爭案比較，亦未用該引證一判斷系爭
案之進步性。訴願決定書之撤銷理由中有關「引證二之附論部分」，並未為原處分所採酌，原告所指原處分亦持相同論見，並非事實。
⒊藉由軌柱之軌槽使接腳料帶得以正確的方向插入治具，乃習用治具原有之構造
與功效，系爭案另以對應支撐片與定位片間之卡合定位，不但與該引證一結構相同，在精確定位上亦為等效，系爭案確已不具新穎性。
⒋依照專利法第七十二條規定，一事不再理應以申請的時點來判定，而非審定時
為時點。訴願機關的決定下級受約束，被告須依照訴願機關的決定來做認定。理由
甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為 陳明邦 ，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、原告於八十六年四月二十九日以「可精確對位之發光二極體治具」向被告申請新型專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定，對之提起異議，經被告審查為異議不成立，參加人不服，提起訴願，經濟部為撤銷原處分之決定，嗣被告重新審查，為異議成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有異議申請書、被告八十九年十一月十日（八九）智專三（二）○四○二○字第○八九八九○○一九○七號異議審定書及經濟部九十年八月二十八日經（九○）訴字第○九○○六三二○六一○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為系爭「可精確對位之發光二極體治具」新型專利案，是否有違專利法第九十八條第一項第二款之規定，而不符新型專利要件？
二、按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良（專利法第九十七條規定參照），其可供產業上利用者，且無違反專利法第九十八條第一項各款（「．
．．．二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。．．．。」）得依專利法申請取得新型專利。
三、查系爭案申請專利範圍為：⒈一種可精確對位之發光二極體治具，主要係於一板片設若干等距排列之注膠筒，又於兩端處分設上具軌槽之軌柱，供接腳料帶沿軌槽插入；該接腳料帶係於橫向之上、下料片間分設若干組呈等距排列之成對接腳，其特徵在於：該板片分別於其上各適當處之相鄰注膠筒間分設有一對位支撐片，該對位支撐片於上端中央處分別形成有楔口，該楔口係對正於注膠筒之中心點；又接腳料帶上於對應前述各對位支撐片之下料片處分設有定位片，該定位片下端形成有叉狀楔口，得與前述對位支撐片對正楔合。⒉如申請專利範圍第一項所述可精確對位之發光二極體治具，該板片係於中央、近兩端及兩端處分設對位支撐片。⒊如申請專利範圍第一項所述可精確對位之發光二極體治具，該板片於各對應位置所設對位支撐片可為一組或一組以上之若干組。⒋如申請專利範圍第三項所述可精確對位之發光二極體治具，該板片於每一對應位置所設若干組對位支撐片上之楔口係分具不同深度者。⒌如申請專利範圍第一或四項所述可精確對位之發光二極體治具，該楔口上端兩轉角分別形成有弧角，以利於接腳料帶之插入。
四、而參加人所提異議附件三及附件四為八十四年七月二十四日申請，八十七年二月一日公告之第00000000號「鎖式支架與模粒扶座結合之結構」專利案（即引證一），其申請專利範圍第一項獨立項為：一種「鎖式支架與模粒扶座結合之結構」，包括一模組本體及一鎖式支架本體，鎖式支架本體夾持於該模組本體中，該鎖式支架本體上配置有複數個支架，並於鎖式支架本體與支腳中設置一橫向支撐座，另於複數支腳間之支撐座上設有可供固定於扶座之夾持體，並設有兩相對之夾腳可卡合於模組粒本體之扶座槽上。引證一公告日在系爭案申請日之後，雖不能以引證一證明系爭案不具進步性。但查，系爭案利用接腳料帶與治具板片上分設之定位片及對位支撐片互相對位楔合之卡合定位機構與引證一於複數支腳間之支撐座上設有可供固定於扶座（對位支撐片）之夾持體（定位片），並設有兩相對之夾腳（楔口）可卡合於模組粒本體之扶座槽（楔口）上之結構特徵實質上相同。雖然系爭案於板片兩端處分設上具軌槽之軌柱，供接腳料帶沿軌槽插入，但依系爭案申請專利範圍第一項之記載，此部分並非其專利之技術特徵，參照系爭案專利說明書第七頁第一段亦已載明：板片兩端分設一軌柱，兩軌柱於相對內側面上分別形成有一縱向之軌槽，兩軌槽間所連成一直線適分別通過板片上各注膠筒之中心點；以前述基本構造概與習用治具相仿，：：非系爭案創作主要標的所在：：等語。足見系爭案較引證一多一具有引導接腳料帶定位用之軌柱及軌槽結構，係屬習知技術，而非系爭案之創作。故系爭案結構特徵與引證一所揭示之技術內容實質相同，系爭案與引證一相較，應不具新穎性。又系爭案申請專利範圍第二項至第五項附屬項關於第一項獨立項技術之細部描述，仍不脫離第一項獨立項之技術特點，實質內容相同，亦均不具新穎性。
五、原告另主張系爭案於八十七年十月十一日核准公告後，先後遭P01、P02、P03案異議，且前述每一異議案均提出申請在先，惟核准公告在後之引證一作為異議證據，經被告審查後，前述P01、P02、P03案悉數為異議不成立之審定，而P02、P03案之異議人不服，乃提出訴願，其中P03為訴願駁回，P02案（即系爭案）由原訴願決定機關撤銷原處分，令被告重為審定。惟系爭案之引證一亦為P01案、P03案之異議證據，當時被告認定引證一未揭露系爭案之軌柱、軌槽，故為異議不成立之審定，其中P01案未提起救濟程序而告審查確定。至於P03案雖提起訴願，惟為訴願駁回之決定。惟不論P03案結果如何，P01案業經審查確定，該案中唯一的引證案（即本案引證一），依專利法第七十二條第二項規定，已不得再以同一事實提出異議或舉發，而P01案中的引證案亦即系爭案中被告據以為異議成立審定之引證一，由於系爭案引證一相較於系爭案，僅申請日在先，並未核准公告在先，故P01、P02、P03案對於該引證案之主張法條均為專利法第九十八條第一項第二款，今P01、P03案均維持異議不成立之審定，且其中P01案業經審查確定，為維持審定結果之一致性，系爭案自亦應為異議不成立之審定一節。
六、按異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，專利法第七十二條第二項固定有明文。惟該條文應以異議案或舉發案業經審查不成立者為限，他人始不得以同一事實及同一證據再為舉發，如舉發時，其他以同一事實，或同一證據舉發案尚未審定者，即無專利法第七十二條第二項之適用。查本件參加人係以引證一提起異議，並非提起舉發，已與專利法第七十二條第二項限制舉發案於前案業經異議案或舉發案審查不成立後，再以同一事實及同一證據提出者不同。且依卷附審定書之記載，P01異議案係於八十七年十二月十一日異議，並於八十八年八月十九日由被告以智專（八）○四○二○字第一二九○七三號審定書為異議不成立之處分、P03異議案於八十八年一月八日異議，並於八十八年八月十六日由被告以智專（八）○四○二○字第一二八二九四號審定書為異議不成立之處分，而本件異議案（即P02）則係於八十七年十二月二十一日異議，並於八十八年八月十二日，由被告以智專（八）○四○二○字第一二八○七九號審定書為異議不成立之處分，因此本件參加人以引證一作為異議證據而提出申請時，P01異議案及P03異議案均尚未經審查不成立，本件異議案且係最先審查不成立者，因此參加人以引證一提起本件異議自無違反專利法第七十二條第二項之規定，又被告依訴願機關的決定，重新審查，另為異議成立之處分，於法並無不合，原告此部分主張亦非可採。從而系爭案與引證案相較不具新穎性，其不符專利要件而違反專利法第九十八條第一項第二款規定，被告因而為異議成立，應不予專利之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤，原告訴請一併撤銷，為無理由，應予駁回。系爭案因引證一不具專利要件，已如前述，則本件其他異議證據，已不影響本件系爭案異議之判斷，故不一一贅論，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十一年十月二十四日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年十月二十五日
書記官王英傑