裁判字號：最高行政法院99年判字第87號判決
裁判日期：民國99年02月04日
裁判案由：新型專利舉發
最高行政法院判決
99年度判字第87號上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○上訴人即參加人甲○○訴訟代理人 陳群顯 律師
呂聿雙律師被上訴人昆盈企業股份有限公司代表人丙○○訴訟代理人丁○○上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國97年4月10日臺北高等行政法院96年度訴字第2279號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人即參加人甲○○於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因本件上訴人即參加人提起本件專利舉發申請，係在請求上訴人智慧局就系爭專利作成「舉發成立，應撤銷專利權」之行政處分，上訴人智慧局亦依其所請作成本件審定處分，被上訴人不服循序提起本件行政訴訟，則訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即上訴人智慧局，是以雖參加人甲○○於上訴訴狀列自己為上訴人，仍應認係為上訴人智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人，並列甲○○為上訴人即參加人（下稱參加人），先予敘明。
二、緣被上訴人前於民國（下同）90年3月26日以「無線裝置之天線裝置」向上訴人申請新型專利（下稱系爭專利），經上訴人編為第00000000號審查，於92年4月11日准予專利，並於公告期滿後，發給新型第202192號專利證書。嗣參加人以其違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，提出證據附件2為西元1998年12月29日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證1）、附件3為86年7月1日公告第00000000號「平板式方型環狀天線」新型專利案（下稱引證2）、附件4為西元2000年7月羅技電子公司所生產且公開販售之無線簡報飛貂（TrackmanLive）商品實物（下稱引證3），於93年1月7日對之提起舉發，案經上訴人審查，於94年8月9日以
(94)智專三㈡04059字第09420725230號函通知被上訴人應提申請專利範圍更正本，被上訴人則於94年9月2日提出更正申請專利範圍（下稱系爭更正範圍），其第1項增加「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，原第2項保留，原第3、4項刪除及將原第5項「無線式電視遊樂控制盤」修正為「無線遊戲控制器」列第3項，惟經上訴人審查後認已經超越原申請專利範圍，而以原申請專利範圍為審查範圍，核認系爭專利違反核准時專利法第98條第2項規定，而以95年10月19日（95）智專三㈡04059字第09520862930號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱系爭處分）。被上訴人不服，提起訴願，旋遭駁回，被上訴人仍不服，遂提起行政訴訟。
三、被上訴人起訴主張：系爭專利於舉發程序中，上訴人於94年8月9日以(94)智專三(二)04059字第09420725230號函通知被上訴人應提申請專利範圍更正本，被上訴人則於94年9月2日提出申請專利範圍更正本，而於94年9月19日上訴人以(94)智專三(二)04059字第09441638360號函件指出被上訴人於94年9月2日所提更正本經審查認為應屬專利法第64條所稱可更正之事項，通知參加人表示意見。該通知函之行政行為至為明確，皆已認為上訴人確實審理過系爭專利之申請專利範圍更正本，方認為系爭專利範圍沒有違反專利法第64條之規定。嗣後，參加人依據該更正通知函之指示，於94年10月21日針對系爭專利更正後之申請專利範圍提出舉發補充理由書，上訴人於94年10月28日以(94)智專三(二)04059字第09441891440號函通知被上訴人補充答辯，被上訴人於94年11月18日同樣針對系爭專利更正後之申請專利範圍提出舉發補充答辯書，被上訴人與參加人皆已信賴上訴人之行政行為（更正通知函）後，復依照更正後之申請專利範圍為舉發程序上之攻擊防禦（參加人對於申請專利範圍更正本是否超出原申請專利範圍並不爭執），然而原行政處分推翻其在先之行政行為，認為系爭專利之申請專利範圍更正本超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍而不准予更正，逕以系爭專利原申請專利範圍（更正前之申請專利範圍）作成處分。上訴人推翻其在先之行政行為作成之原行政處分，致使被上訴人基於上訴人行為之信賴基礎，遭受到裁判上之突襲，原行政處分恣意行政違反信賴保護原則且原行政處分未給予被上訴人充分陳述意見之機會。查被上訴人所提更正申請專利範圍係將原申請專利範圍第3、4項刪除，並將其內容略作文字修正而併入於申請專利範圍第1項，其中原處分所指「其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，請參閱系爭專利專利說明書第6頁：「…該天線之環路配線，可任意的繞設，故能產生較大且具全方位向的磁場範圍…」、專利說明書第7頁：「…該天線4係沿著該控制器6之不規則外殼內部之邊緣進行延伸…」，以及配合專利說明書圖式第4a圖，此部分更正之內容確實為原專利說明書及圖式所支持，並未出現任何超出於原專利說明書之內容。又原申請專利範圍第5項係更正為第3項，將無線搖桿、無線掃描器即無線式電視遊樂器控制盤之無線輸入裝置；以及含有監視器、資料處理主機之無線輸入裝置等界定刪除，並將無線式電視遊樂器控制盤之無線輸入裝置定義為無線遊戲控制器。其中配合上述系爭專利專利說明書第7頁及圖式第4a圖皆清楚記載此一無線遊戲控制器，此部分更正之內容亦確實為原專利說明書及圖式所支持，並未出現任何超出於原專利說明書之內容。引證1所揭露之天線係在印刷電路板上直接以銅箔形成，引證3所揭露之天線亦係於印刷電路板上直接以銅箔形成，引證1及引證3確實並未揭露系爭專利「天線係沿著無線輸入裝置周緣佈設」之實質技術特徵等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
四、上訴人則以：被上訴人於94年9月2日申請更正系爭專利原申請專利範圍第1項增加「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，原申請專利範圍第3項增加「無線遊戲控制器」等技術特徵，然查前揭更正內容，雖已揭露於原公告發明專利說明第6頁第6、7行、第7頁倒數第1行、第8頁起首第1行及專利圖式第4a圖中，但屬原申請專利範圍未包含之技術特徵或技術手段，且其等引進附加於原公告之請求項內，改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原公告發明專利之功能，亦已實質變更申請專利範圍，不符合專利法第108條準用第64條第2項之規定，應不准更正，並依原公告內容審查，應無違誤之處。次查，引證1為一種無線滑鼠，係提供一種介於週邊裝置與個人電腦主機或工作站間之無線射頻通訊介面；引證3係以環狀天線做為接受器之天線手段，同時環狀天線之設置方式，係在印刷電路板上直接以銅箔形成，並沿著整個印刷電路板的週緣環繞。經上訴人審查於94年8月9日以(94)智專三(二)04059字第09420725230號函請被上訴人提出申請專利範圍更正本，其說明二認為：引證1之圖2顯示環狀天線160其沿著無線滑鼠10的外緣周邊而環繞設置，且第4圖亦揭露一種採用波頻調變及兼具有射頻訊號放大功能的發射器，該發射器420將調變載波射頻訊號放大後，再透過所連接的環狀天線430向外發射，引證1已揭露系爭專利之技術特徵，且具相同之功效，可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，惟可將系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵併入第1項中與附件2加以區隔等語。故上訴人通知被上訴人就前述之理由更正系爭專利申請專利範圍，惟被上訴人所提出系爭專利申請專利範圍更正本並未依上訴人前述之意見更正；至於被上訴人訴稱上訴人於94年9月19日之通知函已指出其94年9月2日申請專利範圍更正本屬可更正事項，經查被上訴人於舉發程序進行中之94年9月2日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經上訴人踐行專利法第108條準用第71條第3項規定，於94年9月19日以（94）智專三(二)04059字第09441638360號函通知參加人（即舉發人）就該更正本表示意見，並以副本副知被上訴人（即被舉發人），前揭通知函並非針對更正本之審定函等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。
五、原審撤銷訴願決定及原處分，係以：申請專利範圍第1項：「一種電腦無線輸入裝置之天線裝置，該天線裝置係設置於該電腦無線輸入裝置之內，且包括：一發射器，其具有第一連接端與第二連接端；一天線，其具有第一端與第二端；其中該發射器之第一連接端與該天線裝置之第一端相接，且該發射器的第二連接端與該天線裝置之第二端相接；且其中該天線係繞設於該發射器之外部，並沿著該電腦無線輸入裝置之周沿設置，以產生一全方位的場強範圍。」，此即原處分所稱系爭更正範圍第1項增加「其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，為實質變更原申請專利範圍者。然經檢視原申請專利範圍第3項已載明「如申請專利範圍第1項所述之無線裝置之天線裝置，其中該天線係沿著該無線裝置之周沿設置」；且系爭專利專利說明書第6頁「創作說明⑷」亦載：「．．．該天線之環路配線，可任意的繞設，故能產生較大且具全方位向的磁場範圍．．．」業已載明「天線繞設」及「全方位向的磁場」之意旨，參照專利法第108條規定準用同法第26條規定之意旨，申請專利範圍各請求項應以簡潔之方式為之，且必須為創作說明及圖示所支持；同法第106條第2項解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示。可知，被上訴人原申請專利範圍第1項雖未明載「其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」之文字，但經將第3項（附屬項）併入第1項，配合其說明書有文意相合之記載，自難謂非屬申請專利範圍之減縮。又，對照系爭專利說明書第7頁：「．．．該天線4係沿著該控制器6之不規則外殼內部之邊緣進行延伸．．．」均有「天線繞設」之旨在內，以及參照系爭專利說明書圖式第4a圖解讀，可知被上訴人此部分之更正內容符合專利法第26條之規定，為原專利說明書及圖式所支持。足知被上訴人系爭更正範圍僅係將原申請專利範圍第1項予以修正減縮，並將原來未明確之處予以明確化而已，並未實質變更原申請專利範圍。上訴人指稱系爭更正範圍業已實質變更原申請專利範圍，容有誤解，難以採憑。次查，更正後之申請專利範圍第3項為：「如申請專利範圍第1項所述之電腦無線輸入裝置之天線裝置，其中該電腦無線輸入裝置含有無線鍵盤、無線滑鼠、無線遊戲控制器。」係將原申請專利範圍第3、4項刪除，並將其內容略作文字修正而併入於申請專利範圍第1項。而原申請專利範圍第5項係更正為第3項，將無線搖桿、無線掃描器；以及含有監視器、資料處理主機等界定刪除，並將「無線式電視遊樂器控制盤」之無線輸入裝置修正為「無線遊戲控制器」，而將「無線輸入裝置」結合「電腦」作為第1項及修正後第3項的限定範圍。審諸系爭專利原說明書第3頁「無線式電視遊樂器控制盤」英文書寫為「Gamepad」即中文之遊戲控制器，再參照上述系爭專利專利說明書第7頁及圖式第4a圖，暨現今電視與電腦均屬監視器之特性，被上訴人縱將「無線式電視遊樂器控制盤」更正為「無線遊戲控制器」，仍未脫離無線式電視遊樂器控制盤之範圍，且原來之第5項及第1項並無「電腦」二字，系爭更正乃將其限定為「電腦無線輸入裝置之天線裝置」，更難謂非原申請專利範圍之減縮。綜上，本件被上訴人所請求更正者，僅係將原申請專利範圍之部分附屬項併入獨立項而減縮，並將保留之請求項作一清楚界定或減縮，並未加以實質變更。上訴人認為系爭更正已實質變更原申請專利範圍，不符合專利法第108條準用第64條第2項之規定，而應不准予更正，乃依原公告本審查本件舉發案，自有未合。系爭更正範圍並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，自符合專利法第108條準用第64條第2項之規定，而應准予更正，上訴人本應依更正本審查本件舉發案，卻捨此仍依原公告本審查，自有違誤，其所為舉發成立之處分，即難以維持，訴願決定未予糾正，亦有未合，復經被上訴人爭執在案，自均應由本院併予以撤銷，發回原處分機關，再依系爭更正範圍重新審查本件舉發案等詞，為其判斷之基礎。
六、本院按：㈠現行專利法第136條第1項僅對異議案件規定：「本法中華民國
92年1月3日（該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」對於舉發案件，並未規定其適用法規基準時，本件舉發審定是否有違法事由，依實體從舊、程序從新原則，程序事項應適用舉發審定時即現行專利法舉發程序之規定，實體事項從專利核准審定時專利法規定。經查，系爭案申請日為90年3月26日，並由上訴人於92年4月11日審定准予專利，上訴人即參加人並於修正施行前93年1月7日提出舉發，上訴人於修正施行後之95年10月19日為舉發審定，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。按「凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第97條及第98條第1項前段所明定。又「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為同法第98條第2項所明定。
㈡次按專利法第71條第3項關於程序事項規定：「專利專責機關
於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：．．．3、依第64條第1項及第2項規定更正。」是關於專利案於他人提舉發案時，專利權人提出答辯同時申請更正者，亦應整體適用修正施行後之現行法規定。則「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：申請專利範圍之減縮。誤記事項之訂正。不明瞭記載之釋明。」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」為專利法第64條第1項及第2項所明定，依專利法第108條規定，並為新型專利所準用。是以，新型專利之申請更正合於申請專利範圍之減縮之要件，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，即為法之所許。
㈢再者，專利法第64條第3項規定：「專利專責機關於核准更正
後，應將其事由刊載專利公報。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」專利案之申請專利範圍更正係在舉發答辯時同時為之，該更正之技術內容，於專利專責機關准予更正並公告者，溯及申請日生效。是以，更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋，是否合於上開專利法所規定之更正要件，被上訴人應併同舉發事由而為審定，專利專責機關就更正之審定違法，其審查舉發事由之基礎技術即有違誤，且有影響舉發審定結論之虞，自屬舉發審定處分違法。
㈣復按附屬項之引用記載形式為附加式時，將一項附屬項與其依
附之獨立項合併，或將多個附屬項分別與其所依附之獨立項合併，以形成新的獨立項，係刪除原來之獨立項，並減少請求項之總項數，應合於上開更正條文規定之「申請專利範圍減縮」。經查，本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，認定系爭案之更正係將原申請專利範圍第3、4項刪除，並將其內容略作文字修正而併入於申請專利範圍第1項。而原申請專利範圍第5項係更正為第3項，將無線搖桿、無線掃描器；以及含有監視器、資料處理主機等界定刪除，並將「無線式電視遊樂器控制盤」之無線輸入裝置修正為「無線遊戲控制器」，而將「無線輸入裝置」結合「電腦」作為第1項及修正後第3項的限定範圍之事實，以及被上訴人所請求更正者，僅係將原申請專利範圍之部分附屬項併入獨立項而減縮等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，並敘明系爭案之更正並未實質擴大或變更申請專利範圍，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。
㈤另按請求項中增加技術特徵，對請求項作進一步限定，而該技
術特徵已為發明說明及圖式所支持者，自係未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍之更正。此外，將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項，亦為未實質擴大或變更申請專利範圍之更正。經查，原判決依據系爭專利專利說明書第6頁「創作說明⑷」、第7頁：「天線繞設」之旨、審諸系爭專利原說明書第3頁「無線式電視遊樂器控制盤」英文書寫為「Gamepad」即中文之遊戲控制器，再參照上述系爭專利專利說明書第7頁及圖式第4a圖，暨現今電視與電腦均屬監視器之特性，而認定系爭案更正，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未實質擴大或變更申請專利範圍等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。上訴人上訴意旨略謂：系爭案之申請專利範圍更正本於第1項增加「其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，於第3項增加「無線遊戲控制器」，均屬於原申請專利範圍所謂包括之技術特徵或技術手段，當已構成申請專利範圍之實質變更，是上訴人不准其申請專利範圍更正處分適法，原判決有適用法規不當之違背法令。原判決對於更正申請是否合法之論斷，僅就申請專利範圍之減縮以及為超出原說明書或圖式所揭露之範圍之要件，有判決適用法規之違背法令云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，自非可採。
㈥從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄
，為無理由，應予駁回。又本件僅因系爭案更正事項審定係違法而撤銷原處分及訴願決定，但系爭舉發案是否得由各引證案證明不具專利要件，專利專責機關仍應依系爭案修正後之各請求項逐項審查；又本件被上訴人即系爭案專利權人未依上訴人即專利專責機關之通知事項更正，是否有視系爭案全部申請專利範圍請求項為一整體不可分專利之意思，而願由上訴人即專利專責機關全部審查，否則僅因上訴人未依專利專責機關之通知更正，亦即保留系爭案附屬項第2項（即將第2項併入第1項成為獨立項）刪除獨立項第1項等事項，專利專責機關即逕就全部申請專利範圍請求項予以撤銷專利權，置具專利要件之第2請求項於不顧，是否有違導入多項制規定（83年1月21日參酌日本特許法之修正亦即現行法施行前專利法第31條、現行法第32條）及逐項審查之精神？舉發審定應否有部分准駁之作法？殊有研求之餘地，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國99年2月4日
最高行政法院第六庭
審判長法官吳明鴻
法官林茂權法官侯東昇法官劉介中法官黃秋鴻以上正本證明與原本無異中華民國99年2月5日
書記官張雅琴