裁判字號：臺灣高雄地方法院97年智字第3號民事判決
裁判日期：民國98年12月14日
裁判案由：損害賠償等
臺灣高雄地方法院民事判決97年度智字第3號原告甲0000000法定代理人乙0000000訴訟代理人 黃福雄 律師複代理人 李傑儀 律師被告華東科技股份有限公司
18號法定代理人丙○○訴訟代理人丁○○
盧俊誠律師上列當事人間損害賠償等事件，經本院於民國98年11月16日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、原告主張：伊係中華民國發明專利第177516號（公告編號第531870號）「增進穩固及對位之晶片接合方法」（下稱系爭專利）之專利權人，權利期間自民國92年5月11日起至111年4月25日止。然被告未經伊同意或授權，竟擅自使用系爭專利方法為訴外人南亞科技股份有限公司（下稱南科公司）、華東承啟科技股份有限公司（下稱華東承啟公司）所生產之電腦記憶體模組產品代工封裝，而不法侵害伊享有之系爭專利權。爰依專利法第56條第2項、第84條第1項規定，請求被告賠償損害，並排除前開侵害，賠償金額則依被告94、95年度因使用前述專利方法代工生產球型陣列半導體封裝所得利益新台幣（下同）49,525,278元計算，惟僅先一部請求15,000,000元。並聲明：㈠被告應給付原告15,000,000元及自96年8月14日起按年息5％計算之利息。㈡被告不得使用系爭專利為任何半導體產品封裝之行為。㈢就前揭㈠項聲明願供擔保，請准宣告假執行。
貳、被告則以：系爭專利實係利用他人已有且公開之先前技術所申請，並不具有新穎性及進步性，而伊已於96年9月28日就系爭專利向智慧財產局提起舉發案。又伊就電腦記憶體模組產品之封測方法係由美國Tessera公司依其所有之「semiconductorchipAssembleswithaFan-inLeads」「semiconductorchippackagewithcentercontacts」及「MethodofMatchingaConnectionComponentonaSemiconductorChipwithAdhesives」等專利授權所實施，是伊之封測方法並未落入系爭專利之申請專利範圍內。且伊僅係訴外人南亞公司、華東承啟公司所生產電腦記憶體模組產品之眾多代工封裝廠之一，原告所取得之產品是否為伊所代工封測，即有疑義。又原告就損害金額之計算係屬推測之詞，並無實據可憑等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
參、兩造爭執及不爭執之事項：㈠不爭執事項：
1.原告係系爭專利之專利權人，權利期間自92年5月11日起至
111年4月25日止。
2.被告係南科公司、華東承啟公司所生產電腦記憶體模組產品之代工封裝廠之一。
㈡爭執事項：
1.被告為南科公司、華東承啟公司生產之電腦記憶體模組產品所為之代工封裝方法，有無落入系爭專利之申請專利範圍內？
2.若被告侵害原告享有之系爭專利權，原告之損害金額應如何計算？
肆、本院之判斷：
一、按智慧財產案件審理法已於96年3月28日經以總統華總一義字第0960035700號令公布，並經司法院於97年5月6日以院台廳行一字第0970009972號令發布定97年7月1日施行。而依該法第37條第1項第1款規定，於該法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序應依其進行程度，由該法院依該法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。本件係屬於智慧財產案件審理法施行前已繫屬於地方法院之智慧財產民事案件，依上開法條規定，即應由本院依其進行程度，依智慧財產案件審理法所定程序終結之，合先敘明。
二、原告固主張被告就如起訴狀內之附表編號1至4之產品（本院卷一第7頁）為代工封裝所使用之專利方法，已不法侵害其專利，惟被告否認該等產品為其公司產品。經查，本院函詢南科公司上開編號2、4產品是否均為該公司委託被告代工封裝，該公司回覆以：「關於鈞院函詢如附件所示之電腦記憶體產品（下稱函詢產品），陳報人僅就鈞院揭示之「電腦記憶體品牌名稱」與「記憶體標號」等函詢產品外觀資訊（下稱資訊）進行形式判斷，經查該兩項函詢產品均非由陳報人委託華東科技股份有限公司代工封裝之電腦記憶體產品。再者，縱使該等函詢產品依據前揭資訊判斷結果係屬陳報人委託華東代工封裝之產品，惟因市場上曾有冒稱陳報人名義製造之電腦記憶體產品且時有所聞，因此僅就外觀判斷尚無法確定函詢產品確為陳報人製造之產品。」等語（本院另案97年度智字第2號卷三第206-207頁）。職是之故，上開編號1至4產品是否確係由被告代工封裝，殊有可疑。
三、次按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第1項、第2項定有明文。經查，上開編號1至4產品是否確係由被告代工封裝，固有疑義，已如前述，縱為被告所代工封裝者，本件原告起訴主張被告就南科公司、華東承啟公司所生產之電腦記憶體模組產品代工封裝侵害原告系爭專利，惟因被告對於原告系爭專利主張有專利權無效之事由，並提出相關引證為據。是本件被告既先另就系爭專利之有效性為抗辯，揆諸前揭法條規定意旨，自應先就此部分爭議為釐清，蓋倘原告系爭專利確有無效事由，則原告據系爭無效專利請求被告賠償損害，即無須進一步探究。反之，若原告系爭專利並無被告所述存有無效之事由，即應進一步審究被告所製造生產之電腦記憶體模組之系爭記憶體產品是否確有侵害原告系爭專利權之事實，以及原告因此所受之損害若干？因此，系爭專利之有效性既為本件侵權行為損害賠償請求之前提要件，自有先予論究之必要。
四、又按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。智慧財產案件審理細則第32條定有明文。因之，當事人提起專利權侵害民事訴訟，法院須判斷侵害專利權之標的物是否屬於專利權之權利範圍，以判斷有無侵害之事實，如當事人主張或抗辯專利權有撤銷之原因，而專利權人已向智慧財產專責機關申請更正，則是否有侵害專利權範圍，固須待智慧財產專責機關審核後，始能判定，惟如更正申請顯然不能被准許，或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害，則受理之法院即無須斟酌而即得為本案裁判。本院認系爭專利申請專利範圍第12項，縱經原告聲請主管機關准予更正，於本件亦不構成權利侵害，茲將系爭專利申請專利範圍第12項更正前、後之專利範圍，是否不具新穎性或進步性而無效，分述如后。
五、系爭專利「增進穩固及對位之晶片接合方法」之申請日為91年4月26日，經智慧財產局於92年3月26日審定並於准予專利，且於91年5月11日公告，故其專利權是否有應撤銷、廢止之原因，自應以核准處分時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷。又系爭專利之發明特徵為一種增進穩固及對位之晶片接合方法，利用一預浸材形成於晶片之主動面，當接合晶片於基板時，該預浸材結合晶片與基板，以提供良好之支撐與凸塊對位，在熱壓合後，可精確地經由複數個非可迴焊性凸塊電性連接晶片與基板。
六、關於系爭專利更正前申請專利範圍第12項是否不具新穎性或進步性而無效部分：
㈠系爭專利更正前申請專利範圍第12項為一種增進表面接合之
晶片組合構造，其包含：一晶片，其係具有一主動面，在該主動面上係形成有一保護層[passivationlayer]以及複數個顯露於該保護層之焊墊；及至少一預浸材[prepreg]，其係形成該保護層上，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。
㈡被告抗辯系爭專利不具新穎性或進步性，提出下列證據：
證據1：2002年1月12日申請，2004年6月1日公告之美國專利US0000000號（即被證7之附件32）。
證據2：2000年1月25日公告之美國專利US0000000號（即被證7之附件33）。
證據3：1997年1月3日公告之美國專利US0000000號（即被證7之附件34）。
證據4：1999年10月26日公告之美國專利US0000000號（即被證7之附件35）。
證據5：1998年7月7日公告之美國專利US0000000號（即被證7之附件36）。
證據6：1992年9月15日公告之美國專利US0000000號（即被證7之附件37）。
茲將被告抗辯系爭專利更正前申請專利範圍第12項不具新穎性或進步性之爭點整理如附表一所示。
㈢附表爭點1系爭專利申請專利範圍第12項是否不具新穎性或進步性部分：
證據1係2002年1月12日申請，2004年6月1日公告之美國專利US0000000號，其公告日晚於系爭專利之申請日2002年
4月26日，故不具證據力。原告雖引用證據一之說明書「發明背景」中之先前技術（priorart）內容，並稱證據一之申請日2002年1月12日早於系爭專利之申請日，故其前案技術自早於係爭專利之申請日。惟原告欲引用之先前技術係記載於證據一中，視同隨證據一同時公開，即2004年6月1日，晚於系爭專利之申請日，並不具證據力。該先前技術於系爭專利申請日前是否已經公開，並非證據一所能證明。故證據一（之前案技術）並無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性。
㈣附表爭點2系爭專利申請專利範圍第12項是否不具新穎性部分：
1.系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材[prepreg]之定義：依系爭專利內部證據，系爭專利說明書第7頁第2至7行所載：「在該晶片10之主動面11並以印刷或黏貼等方式形成有預浸材31〔prepreg〕，如環氧化合物〔epoxy〕、BT樹脂〔Bis-maleimideTriazineresin〕或含浸熱固性樹脂之玻
璃纖維布〔glassfiber〕，該預浸材31係不覆蓋晶片10之焊墊12及凸塊14，其中該預浸材31係具有B-階段〔B-stage〕之特性，即為半固化膠態。」等語。
2.證據5係1998年7月7日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種Lead-on-chip的半導體晶片之封裝及方法，查證據
5之圖6A與圖6B之結構已揭示一保護層128形成於晶片126之主動面上（見第4欄第45至53行），並有複數個顯露於該保護層之電極墊（124），此外並有黏著材（142）其係由電絕緣之例如polyimide、epoxy（環氧化合物）、polyimidesiloxane、及polyetheramide等形成，而且該黏著材係被預燒至B-stage的狀態（見第2欄54至65行），此外，該黏著材係不覆蓋至該些該電極墊。其中電極墊相當於系爭專利申請專利範圍第12項之焊墊，而黏著材即相當於系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材。由上敘述可知，證據五完全揭示了系爭專利申請專利範圍第12項之內容。
3.此外，在證據5之先前技術介紹中，見證據5之圖1A及2A以及第1欄第26至34行亦揭示了晶片20之主動面24上形成有電極墊22，且黏著材30形成於主動面上，並且不覆蓋電極墊；此外，第55至62行中亦揭示黏著材形成於polyimide（聚亞醯安胺，電絕緣）膜上，故該主動面24上亦形成有一不覆蓋電極墊22之聚亞醯安胺膜，相當於系爭專利申請專利範圍第
1項之保護層，且該黏著層係預燒成B-stage（即半固體狀態），並揭示該黏著材料可為熱固性環氧化合物（thermosettingepoxy）。由上敘述可知，證據五亦完全揭示了系爭專利申請專利範圍第12項之內容。
4.原告主張：證據5晶片主動面係與「導線架」接合，而非與「基板」接合等語，惟是否與「基板」接合，並非系爭專利申請專利範圍第12項所界定特徵，原告此主張並非可採。
5.綜合上述，證據5完全揭示了系爭專利申請專利範圍第12項之內容，故證據5可證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第1項第1款而不具新穎性。
㈤附表爭點3系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
證據2係2000年1月25日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種聯接導線架及半導體晶片之方法。證據2之圖1及圖2揭示一晶片組合結構，包含一晶片14與一黏著材16，晶片14之主動面上並形成有焊墊20，該黏著材不覆蓋至晶片之焊墊（見第4欄第46至48行），此外，該黏著材16可先被預燒成B-stage或半固化（見第5欄第53至56行），惟證據2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同，且證據2亦未有形成該保護層之教示或隱喻，故依證據2尚難證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
㈥附表爭點4系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
如爭點2前所述，證據5已可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具新穎性，而新穎性為進步性的基礎，故證據5自亦可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性，而證據5結合證據5之先前技術亦自可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。
㈦附表爭點5系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.證據2係2000年1月25日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種聯接導線架及半導體晶片之方法。證據2之圖1及圖2揭示一晶片組合結構，包含一晶片14與一黏著材16，晶片14之主動面上並形成有焊墊20，該黏著材不覆蓋至晶片之焊墊（見第4欄第46至48行），此外該黏著材16可先被預燒成B-stage或半固化（見第5欄第53至56行），惟查，證據
2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同。
證據3係1997年1月3日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種電子元件層疊封裝方法，被告指出由證據3圖2及第2欄第62至65行可知晶片22b之主動面上形成有一保護層（passivationlayer）與複數個顯露於該保護層之金屬端子（鋁），此外，圖8及第6欄第12至20行及摘要第16至18行揭示一B-stage黏膠110形成於晶片之保護層。此乃被告主張證據2結合證據3可以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性之理由。
2.惟查，證據2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同，而證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，該技術領域中具通常知識者並無法結合證據2及證據3而完成系爭專利申請專利範圍第12項之特徵，故證據2結合證據3尚無法證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
㈧附表爭點6系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.證據4係1999年10月26日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種TAB半導體裝置之製造方法，被告指出由證據4之圖3及第6欄第10至14行揭示結構包括晶片1及樹脂膜7a，該晶片係具有一主動面及複數個焊墊1a，此外，claim15及第2欄第28至30行揭示該樹脂膜為一種具有B-stage之環氧化物或BT樹脂，其作用為接合晶片與經基板。惟查，證據2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構。證據3係1997年1月3日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種電子元件層疊封裝方法，被告指出由證據3圖2及第2欄第62至65行可知晶片22b之主動面上形成有一保護層（passivationlayer）與複數個顯露於該保護層之金屬端子（鋁），此外，圖8及第6欄第12至20行及摘要第
16至18行揭示一B-stage黏膠110形成於晶片之保護層。此乃被告主張證據3結合證據4可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性之緣由。
2.惟查，證據4之圖3中之樹脂膜7a係用來接合晶片與經基板，而且由圖2A至圖2C該結構組合之步驟很清楚可知該樹脂膜5a（相當於圖3之7a）接合前係行成於基板4之上，而非晶片上，故其與系爭專利申請專利範圍第12項預浸材係形成該保護層上，且其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊之節結構並不相同，亦即證據4並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項之單離結構，兩者目的及結構明顯不同，此外，證據4亦未揭示保護層之結構。而證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，該技術領域中具通常知識者並無法結合證據3及證據4而完成系爭專利申請專利範圍第12項之特徵，故證據3結合證據4尚無法證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
㈨附表爭點7系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.如爭點2所述，證據5已可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具新穎性，而新穎性為進步性的基礎，故證據5自亦足以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。
2.另證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，故證據3並無法更進一步輔助證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。惟如上所述，證據5已足可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性，故證據5結合證據3自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。
㈩附表爭點8系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.證據6係1992年9月15日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種半導體晶片組裝結構，被告指出證據6圖7及第14欄第19至28、43至45行揭示元件120為晶片，122為晶片正面（相當於晶片之主動面），130為晶片接點（相當於晶片焊墊），140為服貼底層，138為頂層，150為引線，148為端子，頂層138設有引線150及端子148，另於證據6第
14欄第37至43行，形成於該晶片正面122上之服貼層140為B-Stage物質，用以穩固結合該晶片正面122與頂層138。證據3係1997年1月3日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種電子元件層疊封裝方法，被告指出由證據3圖2及第2欄第62至65行可知晶片22b之主動面上形成有一保護層（passivationlayer）與複數個顯露於該保護層之金屬端子（鋁），此外，圖8及第6欄第12至20行及摘要第16至18行揭示一B-stage黏膠110形成於晶片之保護層。此乃被告主張證據3結合證據6可以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性之緣由。
2.惟查，證據6中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同，而證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，該技術領域中具通常知識者並無法結合證據3及證據6而完成系爭專利申請專利範圍第12項之特徵，故證據3結合證據6尚無法證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
附表爭點9即系爭專利申請專利範圍及說明書記載問題部分：
被告固主張系爭專利申請專利範圍第1項及說明書有記載不
一、或記載不明確等問題，認為系爭專利不可供產業上利用，而有違專利法第19條、第20條第1項前段、第71條第3、
4項情事等語，惟查，系爭專利說明書所界定應屬明確，並無發現有不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，而使實施成為不可能或困難者，或說明書之記載非發明之真實方法者之情事，且被告所列舉事項應屬該技術領域中具通常知識者參酌系爭專利說明書而仍能據以實施，尚難指稱系爭專利不具產業上利用性及違反專利法第19條、第20條第1項前段、第71條第3、4項。
綜上，系爭專利之有效性乃為本件侵權行為損害賠償請求之
前提要件，而經本院比對系爭專利修正前申請專利範圍第12項與被告所提引證資料，認為系爭專利之有效性確有消極事由存在，即被告抗辯系爭專利依申請核准時之專利法（即90年10月24日修正公布之專利法）第71條第1款規定，應不得取得專利權，而具有應予撤銷之原因，應屬可採，已詳述如上，則依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中自不得以系爭專利權對於被告主張權利。
七、關於系爭專利更正後申請專利範圍第12項是否不具新穎性或進步性而無效部分：
㈠系爭專利更正後申請專利範圍第12項（是否准予更正尚待智
慧財產局審查）為一種增進表面接合之晶片組合構造，其包含：一晶片，其係具有一主動面，在該主動面上係形成有一保護層[passivationlayer]以及複數個顯露於該保護層之焊墊；及至少一預浸材[prepreg]，其係形成該保護層上，用以接合至一基板，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。
㈡附表爭點1系爭專利申請專利範圍第12項是否不具新穎性或進步性部分：
證據1係2002年1月12日申請，2004年6月1日公告之美國專利US0000000號，其公告日晚於系爭專利之申請日2002年
4月26日，故不具證據力。原告雖引用證據一之說明書「發明背景」中之先前技術（priorart）內容，並稱證據一之申請日2002年1月12日早於系爭專利之申請日，故其前案技術自早於系爭專利之申請日。惟原告欲引用之先前技術係記載於證據一中，視同隨證據一同時公開，即2004年6月1日，晚於系爭專利之申請日，並不具證據力。該先前技術於系爭專利申請日前是否已經公開，並非證據一所能證明。故證據一（之前案技術）並無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性及進步性。
㈢附表爭點2系爭專利申請專利範圍第12項是否不具新穎性部分：
1.系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材[prepreg]之定義：依系爭專利內部證據，系爭專利說明書第7頁第2至7行所載：「在該晶片10之主動面11並以印刷或黏貼等方式形成有預浸材31〔prepreg〕，如環氧化合物〔epoxy〕、BT樹脂〔Bis-maleimideTriazineresin〕或含浸熱固性樹脂之玻璃纖維布〔glassfiber〕，該預浸材31係不覆蓋晶片10之焊墊12及凸塊14，其中該預浸材31係具有B-階段〔B-stage〕之特性，即為半固化膠態。」等語。
2.證據5係1998年7月7日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種Lead-on-chip的半導體晶片之封裝及方法，查證據
5之圖6A與圖6B之結構已揭示一保護層128形成於晶片126之主動面上（見第4欄第45至53行），並有複數個顯露於該保護層之電極墊（124），此外，並有黏著材（142）其係由電絕緣之例如polyimide、epoxy（環氧化合物）、polyimidesiloxane及polyetheramide等形成，而且該黏著材係被預燒至B-stage的狀態（見第2欄54至65行），此外，該黏著材係不覆蓋至該些該電極墊。其中電極墊相當於系爭專利申請專利範圍第12項之焊墊，而黏著材即相當於系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材。
3.此外，在證據5之先前技術介紹中，見證據5之圖1A及2A以及第1欄第26至34行亦揭示了晶片20之主動面24上形成有電極墊22，且黏著材30形成於主動面上，並且不覆蓋電極墊；此外第55至62行中亦揭示黏著材形成於polyimide（聚亞醯安胺，電絕緣）膜上，故該主動面24上亦形成有一不覆蓋電極墊22之聚亞醯安胺膜，相當於系爭專利申請專利範圍第
1項之保護層，且該黏著層係預燒成B-stage（即半固體狀態），並揭示該黏著材料可為熱固性環氧化合物(thermosettingepoxy)。
4.惟查，系爭專利範圍第12項之更正係將界定晶片主動面係「接合至一基板」，而證據5晶片主動面係與「導線架」接合，而非與「基板」接合，故證據5揭示之結構尚難稱與系爭專利申請專利範圍第12項揭示之特徵完全相同。
5.綜合上述，證據5揭示之結構尚難稱與系爭專利申請專利範圍第12項揭示之特徵完全相同，故證據5尚無法證明系爭專利申請專利範圍第12項不具新穎性。
㈣附表爭點3系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
證據2係2000年1月25日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種聯接導線架及半導體晶片之方法。證據2之圖1及圖2揭示一晶片組合結構，包含一晶片14與一黏著材16，晶片14之主動面上並形成有焊墊20，該黏著材不覆蓋至晶片之焊墊（見第4欄第46至48行），此外，該黏著材16可先被預燒成B-stage或半固化（見第5欄第53至56行），惟查，證據2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同，且證據2亦未有形成該保護層之教示或隱喻，故綜合上述，依據證據2尚難證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
㈤附表爭點4系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材[prepreg]之定義：依系爭專利內部證據，系爭專利說明書第7頁第2至7行所載：「在該晶片10之主動面11並以印刷或黏貼等方式形成有預浸材31〔prepreg〕，如環氧化合物〔epoxy〕、BT樹脂〔Bis-maleimideTriazineresin〕或含浸熱固性樹脂之玻璃纖維布〔glassfiber〕，該預浸材31係不覆蓋晶片10之焊墊12及凸塊14，其中該預浸材31係具有B-階段〔B-stage〕之特性，即為半固化膠態。」等語。
2.證據5係1998年7月7日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種Lead-on-chip的半導體晶片之封裝及方法，查證據
5之圖6A與圖6B之結構已揭示一保護層128形成於晶片126之主動面上（見第4欄第45至53行），並有複數個顯露於該保護層之電極墊（124），此外，並有黏著材（142）其係由電絕緣之例如polyimide、epoxy(環氧化合物)、polyimidesiloxane及polyetheramide等形成，而且該黏著材係被預燒至B-stage的狀態（見第2欄54至65行），此外，該黏著材係不覆蓋至該些該電極墊。其中電極墊相當於系爭專利申請專利範圍第12項之焊墊，而黏著材即相當於系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材。此外，在證據5之先前技術介紹中，見證據5之圖1A及2A以及第1欄第26至34行亦揭示了晶片20之主動面24上形成有電極墊22，且黏著材30形成於主動面上，並且不覆蓋電極墊；此外，第55至62行中亦揭示黏著材形成於polyimide（聚亞醯安胺，電絕緣）膜上，故該主動面24上亦形成有一不覆蓋電極墊22之聚亞醯安胺膜，相當於系爭專利申請專利範圍第1項之保護層，且該黏著層係預燒成B-stage（即半固體狀態），並揭示該黏著材料可為熱固性環氧化合物（thermosettingepoxy）。
3.系爭專利範圍第12項之更正雖將界定晶片主動面係「接合至一基板」，而證據5晶片主動面係與「導線架」接合，而非與「基板」接合，惟證據5揭示一種Lead-on-chip的半導體晶片之封裝及方法，其技術領域與系爭案相同，而將晶片接合至基板乃該技術領域之通常技術，為熟悉該項技術者所能輕易置換完成，而且未有不可預期之功效，難謂具進步性。
4.綜合上述，證據5可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性，而證據5結合證據5之先前技術自亦可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。
㈥附表爭點5系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.證據2係2000年1月25日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種聯接導線架及半導體晶片之方法。證據2之圖1及圖2揭示一晶片組合結構，包含一晶片14與一黏著材16，晶片14之主動面上並形成有焊墊20，該黏著材不覆蓋至晶片之焊墊（見第4欄第46至48行），此外，該黏著材16可先被預燒成B-stage或半固化(見第5欄第53至56行)，惟查，證據2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同。證據3係1997年1月3日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種電子元件層疊封裝方法，被告指出由證據3圖2及第2欄第62至65行可知晶片22b之主動面上形成有一保護層（passivationlayer）與複數個顯露於該保護層之金屬端子（鋁），此外，圖8及第6欄第12至20行及摘要第16至18行揭示一B-stage黏膠110形成於晶片之保護層。此乃被告主張證據2結合證據3可以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性之理由。
2.惟查，證據2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同，而證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，該技術領域中具通常知識者並無法結合證據2及證據3而完成系爭專利申請專利範圍第
12項之特徵，故證據2結合證據3尚無法證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
㈦附表爭點6系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.證據4係1999年10月26日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種TAB半導體裝置之製造方法，被告指出由證據4之圖3及第6欄第10至14行揭示結構包括晶片1及樹脂膜7a，該晶片係具有一主動面及複數個焊墊1a，此外claim15及第
2欄第28至30行揭示該樹脂膜為一種具有B-stage之環氧化物或BT樹脂，其作用為接合晶片與經基板。惟經查證據2中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構。證據3係1997年1月3日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種電子元件層疊封裝方法，被告指出由證據3圖2及第2欄第62至65行可知晶片22b之主動面上形成有一保護層(passivationlayer)與複數個顯露於該保護層之金屬端子(鋁)，此外，圖8及第6欄第12至20行及摘要第16至18行揭示一B-stage黏膠110形成於晶片之保護層。因此被告主張證據3結合證據4可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
2.惟查，證據4之圖3中之樹脂膜7a係用來接合晶片與經基板，且由圖2A至圖2C該結構組合之步驟很清楚可知該樹脂膜5a（相當於圖3之7a）接合前係行成於基板4之上，而非晶片上，故其與系爭專利申請專利範圍第12項預浸材係形成該保護層上，且其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊之節結構並不相同，亦即證據4並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項之單離結構，兩者目的及結構明顯不同，此外，證據4亦未揭示保護層之結構。而證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，該技術領域中具通常知識者並無法結合證據3及證據4而完成系爭專利申請專利範圍第12項之特徵，故證據3結合證據4尚無法證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
㈧附表爭點7系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.如爭點4所述，證據5足可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。
2.另證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，故證據3並無法更進一步輔助證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。惟如上所述，證據5已足可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性，故證據5結合證據3自亦可以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。
㈨附表爭點8系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性部分：
1.證據6係1992年9月15日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種半導體晶片組裝結構，被告指出證據6圖7及第14欄第19至28、43至45行揭示元件120為晶片，122為晶片正面（相當於晶片之主動面），130為晶片接點（相當於晶片焊墊），140為服貼底層，138為頂層，150為引線，148為端子，頂層138設有引線150及端子148，另於證據6第
14欄第37至43行，形成於該晶片正面122上之服貼層140為B-Stage物質，用以穩固結合該晶片正面122與頂層138。證據3係1997年1月3日公告之美國專利US0000000號，其揭示一種電子元件層疊封裝方法，被告指出由證據3圖2及第2欄第62至65行可知晶片22b之主動面上形成有一保護層（passivationlayer）與複數個顯露於該保護層之金屬端子（鋁），此外，圖8及第6欄第12至20行及摘要第16至18行揭示一B-stage黏膠110形成於晶片之保護層。此乃被告主張證據3結合證據6可以證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性之理由。
2.惟查，證據6中並未揭示如系爭專利申請專利範圍第12項中「保護層」之結構，明顯與系爭專利申請專利範圍第12項之結構不同，而證據3揭示之技術內容乃是一種電子元件層疊封裝方法，其中黏膠係做為層與層之間的黏著劑，其係覆蓋於元件之整體表面，與系爭專利申請專利範圍第12項不覆蓋至焊墊之結構及目的完全不同，該技術領域中具通常知識者並無法結合證據3及證據6而完成系爭專利申請專利範圍第12項之特徵，故證據3結合證據6尚無法證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第2項而不具進步性。
㈩附表爭點9即系爭專利申請專利範圍及說明書記載問題部分：
被告固主張系爭專利申請專利範圍第1項及說明書有記載不
一、或記載不明確等問題，認為系爭專利不可供產業上利用，而有違專利法第19條、第20條第1項前段、第71條第3、
4項情事等語，惟查，系爭專利說明書所界定應屬明確，並無發現有不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，而使實施成為不可能或困難者，或說明書之記載非發明之真實方法者之情事，且被告所列舉事項應屬該技術領域中具通常知識者參酌系爭專利說明書而仍能據以實施，尚難指稱系爭專利不具產業上利用性及違反專利法第19條、第20條第1項前段、第71條第3、4項。
綜上，系爭專利之有效性乃為本件侵權行為損害賠償請求之
前提要件，而經本院比對系爭專利修正後申請專利範圍第12項與被告所提引證資料，認為系爭專利之有效性確有消極事由存在，即被告抗辯系爭專利依申請核准時之專利法（即90年10月24日修正公布之專利法）第71條第1款規定，應不得取得專利權，而具有應予撤銷之原因，應屬可採，亦詳述如上，則依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中自亦不得以系爭專利權對於被告主張權利。
伍、從而，原告主張被告就南科公司、華東承啟公司所生產之電腦記憶體模組產品為代工封裝，不法侵害其享有之系爭專利權，依專利法第56條第2項、第84條第1項規定，請求被告賠償所受損害及排除其侵害，洵屬無據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回之。
陸、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及舉證，於判決結果無影響，無逐一審究之必要，併此敘明。
柒、據上論結：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國98年12月14日
民事鳳山分庭法官何悅芳正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後10日內補提上訴理由書（須附繕本）。
中華民國98年12月14日
書記官陳俐嫺附表：
┌──┬────┬──────┬──────────────┐│爭點│請求項│主張事由│證據││編號││││├──┼────┼──────┼──────────────┤│1│12│不具新穎性及│證據1之先前技術││││進步性││├──┼────┼──────┼──────────────┤│2│12│不具新穎性│證據5│├──┼────┼──────┼──────────────┤│3│12│不具進步性│證據2│├──┼────┼──────┼──────────────┤│4│12│不具進步性│證據5結合證據5之先前技術│├──┼────┼──────┼──────────────┤│5│12│不具進步性│證據2結合證據3│├──┼────┼──────┼──────────────┤│6│12│不具進步性│證據3結合證據4│├──┼────┼──────┼──────────────┤│7│12│不具進步性│證據3結合證據5│├──┼────┼──────┼──────────────┤│8│12│不具進步性│證據3結合證據6│├──┼────┼──────┼──────────────┤│9│申請專利│產業上理由性│理由見民事答辯狀（一）第2頁│││範圍及說│、違反專利法│第壹點│││明書記載│第19條、20條││││問題│第1項前段、│││││71條第3及4款││└──┴────┴──────┴──────────────┘