裁判字號：最高行政法院87年判字第478號判決
裁判日期：民國87年03月26日
裁判案由：發明專利申請
行政法院判決八十七年度判字第四七八號
原告瑞士商．汽巴─嘉基股份有限公司代表人甲○○○○○訴訟代理人 林鎰珠 律師被告經濟部中央標準局右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十五年九月九日台八十五訴字第三○五六六號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
事實緣原告於民國八十二年八月二十一日以其「控制昆蟲的方法」申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正申請專利範圍後，申請再審查結果，被告仍不予專利，發給八十四年六月十五日台專（捌）○一○四五字第一二五九八七號專利再審查審定書。原告不服，循序提起行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨略謂︰本案原申請專利範圍第一至十六項之標的為「控制昆蟲的方法」，並非習知化合物本身或主張其「控制昆蟲」之用途，乃利用化合物（Ⅰ）（僅單一化合物）或其自由態及農化上可接受之鹽形式，去控制EP-A314615（即歐洲公開專利第三一四六一五號；同日本公開專利一—一三五五八○號；下稱引證案）之申請範圍中不曾具體指出之數昆蟲種類，該昆蟲種類未見於引證案之實施例中，此亦為被告所認同，故本案申請之方法，並非架構在習知昆蟲殺滅試驗結果上，而是建立在本案首先發見之昆蟲殺滅試驗結果，觀諸此部分申請專利範圍，具體限制在本發明實施例可支持之範疇，且相對於引證案所主張之申請項為較具體之下位概念，因此本案第一至第十六項之申請專利範圍之新穎性，係基於相對應之實施例之首見實驗結果，不能為引證案所揭示之上位概念所動搖。又本案控制昆蟲方法之特徵為選取習知昆蟲化合群中之一種特異性化合物，驗證其可有效殺滅前人（包括引證案）所不知之特定昆蟲種類，若認在實施例中證明某類化合物對一些昆蟲有效，就可以在申請範圍中斷言或推斷這類化合物對其他昆蟲「必定」有效，則顯然對此技藝屬外行。依原告於訴願、再訴願時附呈之THEOCCURENCEOFRESISTANCETOPESTICIDESINARTHROPODS（在節肢動物所發生對於殺蟲劑之抗藥性，聯合國食品及農業組織發行）之內容記載，同翅目之昆蟲代表種類已發展出對抗主要殺蟲劑種類之抗藥性，其中本案所主張之昆蟲殺滅範圍中的Aphisgossypii,Bemisiatabaci,Brevicorynebrassicai,Niaparavatalugens,phorodonnumuli,trialeurodesvaporariorum,laodelphaxstriatellus，亦已引起嚴重之抗藥難題，是以本案控制昆蟲方法具有非顯而易知之特性，具進步性。本案原申請專利範圍第十七項至第二十七項之標的為保護植物繁殖物質和生長後之部分之方法，內容未曾見於前人技藝（包括引證案），況再審查審定書中未對此部分申請提出任何核駁意見。被告於再審查審定書中僅針對本案喪失新穎性列舉核駁理由說明，依專利法第三十八條第二項、第四十條第二項規定，本案不應有其他審查意見或核駁理由匿而未告。次查被告公告之審查基準1-2-6至1-2-7記載：
「（５）下位概念（註）發明之公開，使上位概念發明不具新穎性。上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則不在此限。（註）⑴上位概念，係指匯集同族或同類事項而總括的概念，或基於某種共同性質之總括複數事項之概念，以此上位概念表現之發明，即為上位概念之發明。⑵下位概念，係指非匯集同族或同類事項而總括的概念，亦非基於某種共同性質之總括複數事項之概念，而相對應於『上位概念』呈現為下位之具體概念，以此下位概念表現的發明，即為下位概念發明。⑶上位概念發明因無以下位概念表現之發明，故不得將其認定為以下位概念表現之發明。但若藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，可認為包含該下位概念發明。觀念上，上位概念發明僅表明下位概念包含於上位概念中，或者單純地可從上位概念的用語中，例舉出下位概念的用語者，不得認為可由上位概念發明導出以下位概念來表現之發明。⑷下位概念發明因已表示發明所欲解決課題之技術手段，可作為用以解決使用同族或同類事項，或基於共同性質之複數事項，故可視為以上位概念表達的發明。⑸參考例：例１：（下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎性）已公開的某種產品係『用銅製成的』會使用『金屬製成的同一產品』之專利喪失新穎性。例２：（上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性）已公開的某種產品係『用金屬製成的』，並不能使用『銅製成的同一產品』之專利申請喪失新穎性；又如，『鹵素』之公開，並使該系列中之『氮』喪失新穎性。例３：已知化合物之公開，不使其光學異構物、水合物及結晶物喪失新穎性。」本案針對不同之同翅目另三種昆蟲（更正確地說，係同翅目以下特定三科昆蟲）作為防治對象而具優異效果之化合物，並無上述審查基準所稱例外情形。蓋引證案申請專利範圍除主張「殺昆蟲及蝨用途」之上位性揭示外，未特別主張本案化合物及如「殺××（××科或××屬）昆蟲之用途」之下位性揭示，顯見引證案當時之技術知識並不知本案化合物有特別優異之性質，亦不知本案化合物對同翅目特定二科昆蟲有顯著進步之功效，被告單純地由上位概念「殺昆蟲及蝨用途」，認定本案「殺特定三科昆蟲之用途」不具新穎性，違反前述審查基準註⑶之敘述。引證案實施例並未例示本案所示範說明之昆蟲殺滅種類範圍，此為原處分及原決定所確定，故以引證案當時之技藝水準，在沒有相關實驗作基礎下，無從得知本案化合物（引證案中數量眾多之化合物中之一種）對於不同同翅目下三種昆蟲作為防制對象具有優異殺蟲效果，這些特定三科昆蟲佔昆蟲網生物種類之部分而已（目前發現之昆蟲種類大於一百萬種），故由引證案之申請範圍及實施例揭示二方面，都無法找出證據說明「參酌當時之技術知識可由（引證案的）上位概念導出（本案的）下位概念」，此種審查新穎性之反面舉證應屬被告之職責，然原處分僅含糊推想「本案所施用之化合物及其做殺蟲方面之用途皆與前案（引證案）相同」，訴願決定則謂：「系爭案係引用引證案之化合物．．．僅將運用之科、屬、種更明確指出。」再訴願決定亦謂：「本案．．．實由上位概念所導出，與引證案為相同領域，難謂具新穎性。」依原處分及一再訴願理論，套用去檢驗前前述審查基準之參考例，將產生如下詭異結果：一、已公開之某種產品係「用金屬製成的」，可使「用銅製成的同一產品」之專利申請喪失新穎性，因為：「用銅製成的同一產品」及其用途皆與前人技藝相同；「用銅製成的同一產品」係由「金屬」製成，僅將運用之金屬種類更明確指出；「用銅製成的同一產品」實由上位概念所導出，與「用金屬製成之該產品」為相同領域，難謂具新穎性。二、「鹵素」之公開，使該系列中之「氮」喪失新穎性，因為：「氮」即「鹵素」之一種；「氮」之發明申請案係利用「鹵素」，僅將運用之鹵素種類更明確指出；「氮」相關概念實由上位概念所導出，與「鹵素」為相同領域，難謂具新穎性。三、已知化合物之公開，使其光學異構物、水合物及結晶物喪失新穎性，因為：該化合物之光學異構物等之化學式及其用途皆與前人技藝相同；該化合物之光學異構物等之申請案係利用該已知化合物，僅將運用之化合物之空間結構更明確指出；該化合物之光學異構物等之有關概念，實由上位概念所導出，與該化合物為相同領域，難謂具新穎性。由上說明可知，倘若模仿原處分等邏輯概念，則上開專利審查基準所舉三例證，均係錯誤，何以原處分等邏輯套用於前開參考例中，會產生與審查基準內所載結論相反？其原因在於被告係以「現在」技藝水平考量本案，所以本案下位敘述被認為可由引證案之上位概念導出之理由乃基於本案實驗結果已在申請過程中為被告所知之關係，此從被告無法說明及舉證如何參酌當時技術？何種技術文獻可知？被告既未依職權舉證本案下位概念確可由引證案上位概念導出之例外情形，則引證案不能使本案失去新穎性。再者，原處分第二點已確認本案化合物對於特定昆蟲之防制優點效果，故本案已經被告間接指出具有進步性，原處分復引專利法第二十一條第一項、第二項為錯誤行為。原告曾於再審查申階段呈送本案相關之四國專利證明文件，其中比利時為歐洲專利組織一員，無理由對引證案視而不見，蓋專利新穎性及進步性之審查，並非自由心證，亦毋須參考各國民情，本案所獲之比利時專利，實為本案各項可專利特徵之最佳註腳。如仍諉稱各國國情不同，則應告知原告在中華民國有何特殊慣例或規定。原處分未對本案已獲四國專利之事實置評，顯有重要證物未加考量之嫌。復查訴願決定多處謬誤：一、「上位概念發明之公開雖然原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則不在此限。」為訴願決定援以說明本案不符選擇發明之處，但本案試驗率先得到前人技藝未曾揭示之殺蟲範圍，且所呈聯合國文獻也指出同翅目昆蟲對目前主要使用之殺蟲劑種類具有抗藥性。前者說明本案結果非前人技藝所教示，後者說明昆蟲之抗藥性確實存在，因此要導出某種殺蟲藥一定對未加試驗之蟲類有殺滅功效，在學理上是不可能。訴願決定認參酌當時技術知識可由引證案之上位概念導出本案之上位概念，與聯合國文獻互有矛盾，且訴願決定並無徵詢國內學術機關意見，其無任何證據以對抗聯合國文獻。二、訴願決定謂：「但通常同系類之藥劑對同『屬』昆蟲有類似之毐性趨向，乃為熟習此技藝者所習知者。」同系類之藥劑對於同目、同科之昆蟲是否有類似之毐性趨向，應屬非顯而易知者，原告訴願時已提出之試驗報告，說明本案化合物並不適合用於殺滅本案殺蟲範圍以外之昆蟲。訴願決定既只承認同系類之藥劑對同『屬』昆蟲有類似之毐性趨向，姑不論此原則是否正確，引證案例示之昆蟲種類與本案例示昆蟲種類在分類上屬同「目」關係，則由同『屬』昆蟲間始成立之原則，怎可越級超過科，而變成同目昆蟲之間皆可『平行推知』？其陳述彼此矛盾，立場偏頗。三、「專利範圍必然有其合理之延伸」，不但為訴願機關所採，亦為原告一再強調者，但訴願機關一方面認為專利範圍之延伸應合理，一方面卻不顧實際情況，以不合理方式無端膨脹引證案之「假定」專利範圍而斷定前人技藝已瞭解全部昆蟲對相關殺蟲劑之感受性，自相矛盾。四、訴願決定稱：「系爭案所殺滅昆蟲即使未於引證案中被引為實施例，但其效果亦未較引證案有特別顯著，此僅為平行之結果，並不具非顯而易知性。」係屬錯誤。本案與引證案所分別例示之昆蟲殺滅範圍，唯一在分類上重複部分為同翅目，不適用於前述同屬昆蟲間之共通殺滅性，且徵諸前述聯合國文獻及訴願理由書附件一（按即上開聯合國文獻），此三者皆說明本案所主張之同翅目以下三科之殺蟲範圍，未經驗證，絕無平行互相推導可知之理，況訴願機關亦自承引證案中未進行本案實施例，故被告及訴願機關所唯一憑藉者，乃引證案中主張用途之敘述為殺蟲，而逕將昆蟲解為包含各種昆蟲之範圍，除犯上述不合學理根據之謬誤外，在法理上，上位性揭示之發明性不及其下位性揭示，則如何能以前人上位揭示敘述昆蟲去概括下位性揭示之各種昆蟲。故僅以引證案出現上位性敘述，就直接用來否定本案非顯而易知之下位性揭示，且以凡申請專利範圍必自實施例作擴張之由，毫無根據地對引證案未經專利認可之申請專利範圍作強行不合理之擴張解釋，對抗聯合國調查報告，實有不當。五、訴願決定認：「一般專利說明書所例示之實施例僅係說明該發明的實施過程及結果，以使熟習此項技藝人士得以充分了解該發明之技術內容，而可依據自身之專業素養，在毋需從事過多不當實驗下實施是項發明並獲致有利結果，因此發明申請並不需把涵蓋範圍作全面之實施，正如系爭案亦未將其專利範圍涵蓋之昆蟲種全數一一作生物活性實驗以證明功效。」訴願機關竟認為引證案例示之參種昆蟲之殺滅試驗結果足以擴大適用至其他超過百萬種昆蟲而無問題，並以本案例示分屬不同翅目下三科之肆種昆蟲作為佐證說明，然由參種昆蟲推廣至超過百萬種之不同目、科屬之昆蟲與本案以肆種昆蟲推廣至同屬同翅目以下之三科之情形，不能相提並論。再訴願決定亦有前述訴願決定之疏失，原告於再訴願時提出之昆蟲殺滅試驗結果（附件四表２），與再訴願附件一（表１）類似，惟加入本案化合物Ⅰ對Aonidcllaaurantii（同翅目）Anthononusgrandis（鞘翅目）及Ephestiakuhniella三種昆蟲之殺滅試驗結果。由A.aurantii之結果，可再次證明本案式Ⅰ化合物並非對每一種同翅目昆蟲皆有殺滅效果，故引證案之上位概念無法推導出本案下位性揭示；同時依表２試驗報告，除第１種及第２種可被本案式Ⅰ化合物有效殺滅昆蟲目為本案所主張外，其他對本案式Ⅰ化合物不具感受者並未在本案主張，且各種昆蟲之LC50被判定為「有效殺滅」或「非有效殺滅」間之差異至少有一百倍以上，並非可接受之實驗數值變異程度，的確具有統計上明顯性。再訴願決定竟謂：「再訴願補充理由書附件四實驗結果對Aonidcllaaurantii無效，非因感受性所造成，業經經濟部（八五）訴字第八五六一七六三一號再訴願答辯書辯明在卷，所訴核不足採。」難以心服。蓋再訴願理由書附件一之表１（被包含於附件四中）說明本案化合物對於來自同翅目以外之昆蟲沒有殺滅效果，即本案化合物僅對本案主張之昆蟲種類具有殺滅效果之客觀有力證據，由此可知：Ａ、本案化合物對同翅目以外昆蟲無殺蟲效果，代表被告及一再訴願機關對引證案之詮釋有誤，因引證案之揭示無法涵蓋或預測相關下位性揭示。Ｂ、引證案之申請專利範圍即使如被告所解釋，可延伸概括所有昆蟲，則此種延伸為錯誤之延伸，非被告所稱合理之延伸。Ｃ、由於本案化合物不是對每一種昆蟲皆有效，故僅憑引證案針對參種昆蟲進行之試驗結果，不能預測本案主張之昆蟲殺滅範圍。再訴願機關對此重要證物視而未見，已有不當，且殺蟲劑對於昆蟲無效，如非由於該昆蟲對該殺蟲劑不具感受性，則係何理由﹖再訴願決定憑何下此結論未據說明，原告無從了解，乃請求經濟部出示其答辯書，竟遭「於法無據」為由拒絕，嗣向行政院請求，亦遭相同理由拒絕，惟指出所謂答辯書之理由已載明於再訴願決定書第三項第五至十二行，即「以引證案早已明示其化合物為殺蟲劑，實施例亦包含同翅目之昆蟲，本案依此上位概念，進行更廣泛之昆蟲活性測試之下位概念表現，實由上位概念所導出，與引證案為相同領域，難謂具新穎性。聯合國組織西元一九九一年提出同翅目昆蟲對當時殺蟲劑抗藥性之報告，惟昆蟲之抗藥性係於某地區長期使用才會出現，引證案為西元一九八九年公開之新殺蟲藥，對昆蟲尚屬新藥，應不具抗藥性。再訴願補充理由書附件四實驗結果對Aonidcllaaurantii無效，非因感受性所造成。」依其所述,本案既係由引證案之上位概念所導出,對同屬同翅目之Aonidcllaaurantii有殺滅效果才是，何以反而得到無殺滅效果之實驗結果？倘引證案之殺蟲劑真如再訴願機關之猜測，對昆蟲尚不及產生抗藥性，則本案化合物（引證案殺蟲劑之一）應可殺滅所有昆蟲，或至少可殺滅同翅目之Aonidcllaaurantii才是，何以有相反實驗結果產生？況該等敘述除與客觀證據相反外，根本未解釋「非因感受性造成」之原因為何？由此可見，原告再訴願時提出附件四之證據，再訴願機關除對表２中之Aonidcllaaurantii之結果作出負面評斷外，對其他數據顯示之重大意義則無法體認或故意忽略不提，復不對原告透露負面評斷之理由基礎，待原告接到其回函，始知所謂經被告辯明在卷之答辯書，不僅未提及表２之實驗結果及其代表意義，且依該答辯書解釋結果，正與客觀之附件四表２之實驗結果相反，其基於悖於證據事實（實驗數據）之錯誤理由，居然可以援用來解釋該實驗數據之成因，並聲稱「辯明在卷」，令人難解。再訴願機關意謂引證案應不具抗藥性云云之類之猜測，缺乏支持證據，無法對抗確實之數據；況抗藥性之成因複雜，涉及施藥方式、劑量、期間及交叉抗藥性、昆蟲特性等因素，與藥物出現年代久近無絕對必然性存在，但憑猜測，無益於事實之發見。再者，本案具有「同質性功效之顯然進步」情形，依中華民國專利實務，絕不能被歸屬於專利法第二十條第二項所規定不得申請取得發明專利之態樣，且如為本案之類之選擇發明，為熟習該項技藝人士所不能輕易完成之判定條件（專利審查基準1-2-26），被告答辯顯忽略本案具「同質性功效之顯然進步」及前開審查基準。至答辯書將由上位概念導出下位概念表現解為凡是專業人員閱讀此文獻或依當時技術水平可直接想到和得到之內容。查「凡是專業人員閱讀對比文獻後可直接想到和得到之內容」即答辯書所稱德國聯邦法院採取之嚴格標準，目前採此嚴格認定標準者也僅見於德國聯邦法院，而被告居然在此嚴格標準上再加入「或依當時之技術水平」，意謂不必閱讀對比文獻，但憑被告于審查時自由心證即可，形成比德國聯邦法院所採嚴格標準要再嚴苛之標準，依此方式演繹，故而得到否定審查基準本身之文字揭示之矛盾情形。實則，中華民國在專利實務上是否確採較德國為嚴苛之新穎性認定標準？依專利審查標準1-2-7頁參考例３說明「已知化合物之公開，不使光學異構物、水合物及結晶物喪失新穎性」，歐洲專利局于西元一九八八年八月三十日在有關化合物對映體（光學異構物）之判例中指出「現有技術描述化合物消旋體之結構式，不等於公開了特定的空間構型」，因而判定活性較佳（效果優異）之Ｄ型對映體有新穎性，二者不謀而合，可知中華民國採行之新穎性認定標準非如被告所言較德國尤為嚴苛，而係近似於歐洲專利局之標準，即僅在前人技藝中要以個別方式具體明確描述者，方足以破壞在後申請者之新穎性。關於被告指稱本案以二種昆蟲100%之殺蟲活性結果主張本案十餘「屬」昆蟲無足夠代表性云云，原告認為，凡申請專利範圍必然自發明核心有合理延伸之概念，已為一再訴願機關所採，並於決定書中說明，故本案申請專利範圍較最佳實施例有所合理延伸並無任何違法之處。被告於本案進行審查及再審查兩階段，從未告知有關本案實施例之任何審查理由或意見，卻於答辯書中首度提出，違背專利法第四十條第二項規定，其未於再審定前要求原告針對實施例部分申復，故此點顯非不予專利理由，被告現提出此質疑，對本案是否可予專利毫無關係。何況，被告批評本案以兩種昆蟲代表同翅目以下三科共十餘屬昆蟲，卻認為引證案中以三種昆蟲為例可將範圍合理推廣至昆蟲綱下二十八目及蜘蛛綱下蟎目合計超過百萬種昆蟲，據而稱本案化合物在引證案中已被暗示可全面殺滅超過百萬種昆蟲，其對本案所持嚴苛標準，與對引證案之寬鬆標準之間，落差大至無法合理解釋，且與審查階段立場前後不一致。至於本案主張之保護植物繁殖物質和生長之後部分之方法，係使用前已辯明具有新穎性且不能由熟習該項技藝人士輕易完成之本案化合物，故亦具有可專利特徵，被告遲至此時始稱本案方法屬熟習此技藝人士易於推知者云云，顯然是不為原告置任何答辯機會之違法無理行為。原告舉聯合國關於抗藥性之報告，意在說明本案發生當時，本案所針對之特定昆蟲對象的確對當時巳使用之主要殺蟲劑類型產生抗藥性，所以，由科學角度而言，由於有抗藥性此一不確定因子存在，任何熟習該項技藝人士，在看到引證案之化合物後，均不致於武斷地推測可適於作為所有昆蟲及蟎之殺蟲藥劑，除非經實驗證明。更值得注意者，昆蟲殺蟲劑有抗藥性問題存在已久，非始自西元一九九一年，聯合國報告僅突顯問題之嚴重性。被告在答辯書所提抗藥性發生之不確定性及複雜性，反足以支持昆蟲對殺蟲劑可能普遍存有抗藥性之事實，被告答辯各節顯非可採等語。
被告答辯意旨略謂︰查引證案係揭示一化合物４—取代基１、２、４三嘜３酮之衍生物，或其自由態加成酸鹽，可作為植物及動物之殺蟲劑及殺蟎劑。本案係利用上述化合物之一來作為殺昆蟲及保護植物之方法，其實施例之生物活性試驗昆蟲同引證案亦為同翅目，僅較引證案更明確指出昆蟲種類之科、屬、種分類，本案所申請者既與引證案為同一化合物，且用於同一領域，依專利法第二十條第一項第一款、第二項規定，自不得申請取得發明專利。審查基準中雖敘明上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但亦明示在參酌當時之技術知識，可由上位概念導出下位概念時，不在此限。何謂由上位概念導出下位概念表現之發明﹖凡是專業人員閱讀此文獻或依當時技術水平可直接想到和得到之內容，均可用來破壞在後申請之新穎性，不一定非具體描述不可。通常下位概念之發明即選擇發明係建立在已知技術之基礎上，因此必須對具體的技術特徵進行細緻而清楚之描述，並通過實施例等方式證明其不可預見性，而不能只是抽象地概括和簡要地描述。本案雖強調其與引證案之不同係在昆蟲之品種，但從其實施例之生物活性試驗其對昆蟲活性係以兩種昆蟲Bemisiatabaci（棉粉虱）Nilaparvatalugens（稻褐飛虱）例示，謂有百分之百殺蟲活性，惟僅以此二種昆蟲之例示實無法看出此僅為所請十餘屬昆蟲之特例或具有一般通性效應，且所顯現之殺蟲特性亦皆在引證案之教示下，如引證案中強調此類化合物對於吸食性昆蟲特別有效，棉粉虱及稻竭飛虱兩者皆屬吸食性昆蟲，因此所展現之殺蟲活性亦不足為奇，僅係再次印證引證案所述之功效而已；再者，引證案中亦敘明此類化合物對植物毒性小，具長期安定性及強的滲透能力之特性，故對於本案用於做為保護植物繁殖物質和生長後之部分之方法亦屬熟習此技藝人士依其上位概念易於推知者。聯合國一九九一年之「在節肢動物所發生對於殺蟲劑之抗藥性」文獻內容係針對當時市面上長期使用之主要殺蟲劑做調查，並未包括引證案所揭示系列化合物，且昆蟲抗藥性問題，一般仍在某地區長期不當施用所引起，引證案於一九八九年公開，對昆蟲而言，係屬新藥，尚未對昆蟲產生引發生理或演化作用，即使本案所示同翅目昆蟲具有交互抗藥作用，但從引證案中所例示殺蟲效果可知對此化合物並未產生抗藥，且依上開文獻內容可知，同一化合物在某一地區對某昆蟲有抗藥性，但在別地區，對此同樣昆蟲卻有良好之殺蟲弱效，因此僅以此文獻內容並不足以推斷其進步性。AIPPI在一九八三年開會曾協調過選擇發明的新穎性標準，但沒有取得一致結果，在各國司法判決中亦各異，如在英國法院視為新穎性者，在歐洲專利局則被駁回，而德國聯邦法院更採取嚴格標準，不論所選擇之個體是否實際備製或具體提到，只要本領域技術人員閱讀此文獻資料可直接想到或得到者，均判為無新穎性。原告所提本案獲比利時四國專利僅係反映其四國專利審查環境，各國國情及法條內容有所不同，自不能以他國推論本國，相同者，PCT所附之國際檢索報告亦僅提供各國審查時之參考，各國可依其國情作適當之判斷，並無強制性，併予說明等語。
理由本件原告於八十二年八月二十一日以其「控制昆蟲的方法」申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正申請專利範圍後，申請再審查被告以本案以引證案所揭示者，針對不同同翅目另三種昆蟲品種具有優異之殺蟲功效申請發明專利，惟一般發明申請不可能把涵蓋範圍作全面之實施例，亦無此必要，且如本案之實施例，也無法將每一種所述品種昆蟲作生物試驗證明其功效。本案所用化合物及其作為殺昆用途皆與引證案相同，所揭示之殺昆蟲功效亦僅為印證引證案所述功效，本案不具新穎性而不予專利，固非無見，惟查本案申請專利範圍計二十七項，第一至十六項係關於控制昆蟲之方法，即殺滅昆蟲之方法；第十七至二十七項係關於保護植物繁殖物質及生長後之部分之方法。原處分僅就本案之殺昆蟲方法、用途及功效與引證案同而認不具新穎性，似只就第一項至十六項控制昆蟲之方法為審定，關於第十七至二十七項保護植物繁殖物質及生長後之部分之方法則未置一語即逕將原告之專利申請駁回，不予專利，迨至行政訴訟時始答辯指稱：引證案中亦敘明此類化合物對植物毒性小，具長期安定性及強的滲透能力之特性，故對於本案用於做為保護植物繁殖物質和生長後之部分之方法亦屬熟習此技藝人士依其上位概念易於推知者等語，有違專利法第三十八條第二項、第四十條第二項規定。次按上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，不在此限。被告認本案係引證案上位概念所導出之下位概念，則本案之下位概念須依當時技術知識可由引證案導出方不具新穎性。被告又認引證案所使用之殺蟲劑依其實施例可導出於本案主張之同翅目等昆蟲具殺滅效果，故本案以引證案其中之一種殺蟲劑於同翅目下三科，自係可由引證案導出具有殺滅效果，故本案不具新穎性。惟原告於再訴願提出之試驗結果，顯示本案之化合物（即引證案之殺蟲劑之一種）於同翅目之Aonidcllaaurantii無效，則被告所稱依當時技術可推知引證案之殺蟲劑對同翅目昆蟲皆有殺滅效果，即有疑問。被告雖於再訴願中答辯稱該試驗結果非感受性所造成，未據說明其依據，其遽予否認該試驗結果，自亦可議，一再訴願決定未予糾正，俱有未洽，原告執此爭執，非無理由，應將一再訴願決定及原處分均撤銷，由被告再審詳查，另為妥適處分，以資適法。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第二十六條前段，判決如主文。中華民國八十七年三月二十六日
行政法院第一庭
審判長評事 黃鏡清
評事 彭鳳至 評事 高秀真 評事 藍獻林 評事 黃璽君 右正本證明與原本無異
法院書記官邱彰德中華民國八十七年三月二十六日