裁判字號：智慧財產法院98年行商訴字第29號判決
裁判日期：民國98年06月25日
裁判案由：商標異議
智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第29號民國98年6月11日辯論終結原告日商沙樂美股份有限公司代表人甲○○○（代表取締役）訴訟代理人楊啟元律師被告經濟部智慧財產局代表人乙○○（局長）住同上訴訟代理人丁○○
參加人丙○○上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年12月10日經訴字第09706117450號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人丙○○前於民國95年7月5日以「SAROME」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、傘、手杖、皮革及人造皮、皮製繩索、皮工具袋、包裝用皮袋、包裝用皮小袋、鑰匙圈用皮飾、皮製鑰匙圈」商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，如附件所示）。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第
1項第11款、第12款、第13款及第14款之規定，對之提起異議，旋復撤回前揭第11款及第13款之主張。案經被告審查，認系爭商標之註冊無商標法第23條第1項第12款及第14款規定之適用，以97年6月30日中台異字第G00000000號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年12月10日經訴字第09706117450號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項之規定，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠訴願決定、原處分均撤銷。㈡被告應為撤銷第0000000號「SAROME」商標註冊之處分。並主張：
㈠關於商標法第23條第1項第12款部分：
⒈據以異議商標（註冊第65783號、第185756號、第185757號、第20087號，如附件所示）是否著名：
按商標是否著名之審查，依⑴商標識別性之強弱；⑵相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；⑶商標使用期間、範圍及地域；⑷商標宣傳之期間、範圍及地域；⑸商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；⑹商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；⑺商標之價值；⑻其他足以認定著名商標之因素等參酌因素而判斷，被告所公布之「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」定有明文。其中：
⑴商標本身之識別性：
據以異議商標之「SAROME」係原告所獨創之文字，在字典中並無任何其他意義，且非一般常見習用之商標名稱，在各種性質之文字商標中，其所具有之識別性為最強。
⑵相關事業或消費者對據以異議商標之認知程度：
獨創性商標客觀上即較容易為相關事業或消費者所普遍認知。
⑶據以異議商標之使用期間範圍及地域：
原告提出之93年8月31日至96年9月28日發票影本，可證明在我國之使用期間及範圍，此外並有據以異議商標商品行銷世界各國之發票影本，可證明在世界各國之廣泛使用。
⑷據以異議商標宣傳之期間、範圍及地域：
原告在我國代理商所印製之廣告單及知名購物網站「奇摩YA
HOO購物中心」中銷售標示有據以異議商標廣告，可證明據以異議商標宣傳之期間、範圍及地域。
⑸據以異議商標之註冊：
據以異議商標早於62年起即於我國獲准註冊在案，其中部分據以異議商標並經延展持續使用迄今。據以異議商標另於世界六十餘國獲准註冊於第9、11、14、16、18、30、34、39等類別。
綜上所述，在被告所公布的8點參酌要素中，已有超過半數的5點因素可說明本件據以異議商標符合著名商標之要件，其餘第⑹點純係因據以異議商標尚無爭議記錄；第⑺點雖未直接證明，惟由原告所提出之各國註冊及銷售證據，亦可推論據以異議商標之價值；再加上⑻其餘因素，足可證明標示有據以異議商標於我國及全世界各國皆有長期廣泛使用之事實，並廣為消費大眾所熟知，應認定其符合著名商標之標準。
⒉系爭商標是否有使相關公眾混淆誤認之虞，或有減損原告著名商標之識別性或信譽之虞：
由於據以異議商標與系爭商標皆單純由外文「SAROME」所組成，無論在外觀、觀念或讀音上皆完全相同，實有導致消費者誤認誤信標示有系爭商標之商品為原告所設計製造或由其所授權之相關廠商所生產者，而有誤認誤購該商品之虞，交易上將有使相關公眾混淆誤認之虞，亦有減損原告著名商標之識別性或信譽之虞，因此系爭商標應有違引商標法第23條第1項第12款之規定，應不得註冊。
㈡關於商標法第23條第1項第14款部分：
⒈系爭商標權人是否知悉據以異議商標之存在：
⑴按本款立法目的在於禁止抄襲他人先行使用之商標以申請註
冊，故知悉他人商標存在之原因，並不以具有契約、地緣、業務往來之關係為限，如確因其他事實上之關係，而知悉他人先已存在之商標，亦屬之（最高行政法院91年判字第2221號判決意旨參照）。故被告自應審酌各項證據，詳查系爭商標權人在客觀上是否知悉原告商標之存在，而非將舉證責任一味偏置於任一方。
⑵據以異議爭商標為原告所獨創之文字，並非由字典上可查到
，亦非由任何其他文字所衍生成的組合字或變形字。依一般社會通念，系爭商標權人若事先不知悉據以異議商標之下，恰巧創造出與據以異議商標完全相同文字的機會微乎其微，而標示有據以異議商標之商品於我國已販賣銷售數十年，透過網際網路媒體及討論區，已廣為消費者所熟知，且日本與我國同屬亞洲國家，消費者因公務或旅遊往來兩地之情形極其普遍，流行資訊之傳輸亦十分發達，系爭商標之商標權人實易知悉據以異議商標之存在。且據以異議商標指定使用於打火機及其零組件，系爭商標指定使用於書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、傘、皮革及人造皮、包裝用皮小袋、鑰匙圈用皮飾、鑰匙圈…等商品，兩者所指定之商品皆屬重視流行及設計感的「時尚精品」。復以日本流行時尚經常影響臺灣流行趨勢，系爭商標權人既經營流行時尚精品業務，可合理推論日本流行時尚品牌之據以異議商標為系爭商標權人所隨時注意之焦點。綜合上述之客觀事實，可推論系爭商標權人事先知悉據以異議商標之概然率極高，已達足以形成確信之程度。再者，系爭商標權人事先知悉據以異議商標存在之情形為通例，若無特殊例外情況，依社會通念即可認定系爭商標權人極可能事先知悉。反之，系爭商標權人事先不知悉之情況則為變例，除非能夠證明確有特殊情景況，否則依社會通念即應認定系爭商標權人事先不知悉的特殊情形幾乎不可能發生。故依舉證責任分配原理，應由主張例外不知悉之系爭商標權人負舉證之責，系爭商標權人既無法證明其確係因巧合而創造出與據以異議商標完全相同的文字，即應認定其事先知悉據以異議商標之存在。在原處分審查過程中，系爭商標權人對其是否事先知悉之爭點並未有任何辯解，足可認定系爭商標權人已默認其事先知悉據以異議商標之存在的事實。此等情形下，依當事人原則，被告亦應認定系爭商標權人事先知悉據以異議商標之存在。
⒉據以異議商標與系爭商標所指定之商品是否類似：
依本件據以異議商標及系爭商標之指定商品，可知兩者所指定之商品皆屬重視流行及設計感的「時尚精品」，在百貨公司等賣場上，亦常於相同或鄰近之櫃檯展售，相關消費者同時接觸兩者商標商品的機會極大。亦常見國際知名品牌的時尚精品推出成套設計的打火機與書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、傘、皮革及人造皮、包裝用皮小袋、鑰匙圈用皮飾、鑰匙圈…等商品。在臺灣知名的「Yahoo!奇摩購物中心」網頁中，可明顯看到書包、短夾（皮夾）、鑰匙圈用皮飾、鑰匙圈與打火機置於一頁面販賣。在另一臺灣知名拍賣網站「露天拍賣網」網頁中，亦可明顯看出包包、打火機、鑰匙圈、皮夾、皮飾、皮帶等商品，同屬「男裝精品、配件」，而置於同一網頁販賣。其餘將書包、皮夾、鑰匙圈用皮飾、鑰匙圈與打火機等商品置於同一賣場販賣的實體及網路商店則不勝枚舉。因此，標示有系爭商標之商品確實容易使商品消費者誤認其來自相同來源，而有造成相關消費者誤認系爭商標與據以異議商標商品來自雖不相同但有關聯之來源之虞。被告對於系爭商標與據以異議商標所指定之商品，竟昧於事實而認定「二者間不具有相同或類似之性質、功能或產銷管道、經銷場所，顯非屬於類似商品」，顯有違法不當。又按本款立法目的在於禁止抄襲他人先行使用之商標以申請註冊，故先使用商標並不以註冊商標為限。未註冊即無指定商品可言，自無從將禁止抄襲之範圍限定於先使用商標在註冊時所指定之商品。因此，退萬步而言，即便遽認系爭商標與據以異議商標所指定之商品有所差別，仍無法否定系爭商標抄襲先行使用之據以異議商標以申請註冊之事實。
⒊綜上所述，系爭商標權人確有知悉據以異議商標存在之事實
，且系爭商標所指定之商品確實可能造成消費者混淆誤認之虞。即使退萬步而認定兩商標所指定之商品有所差別，仍無法否定系爭商標抄襲先行使用之據以異議商標以申請註冊之事實。故系爭商標之註冊亦違反商標法第23條第1項第14款之規定。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭商標係由外文「SAROME」所構成；據以異議商標之圖樣
，係由單純外文「SAROME」（註冊第65783號、第185756號）及「SAROME」音譯之中文「沙樂美」（註冊第185757號、第200087號）所構成，二者相較，固屬近似之商標。惟據以異議商標係自62年起陸續於我國獲准註冊，指定使用於各種打火機、煙濾、煙嘴與各種鐘錶及其組件等商品，然其在國內外之實際使用情形，依據原告所檢附之證據資料觀之，其中訴願附件五標示有「SAROME」商標之各種打火機商品之廣告傳單正本1張，並未標示日期；異議附件二、三奇摩Yaho
o拍賣網、露天拍賣網及Google、Yahoo等網站鍵入外文「SAROME」檢索所得之網頁資料，其下載時間為西元2007年11月1日、11月2日及2008年8月25日，晚於系爭商標申請日（95年7月5日），其中拍賣網資料數量不多，而檢索網頁資料除據以異議商標商品外，尚有個人部落格、音樂戲劇宣傳目錄、錄影帶租借廣告及網頁伺服器已不存在之訊息等資料，原告復未積極說明或提供相關佐證以證明該等資訊何時登載，以及相關消費者對該等資訊之點閱率如何等情；訴願附件四為原告於93年8月31日至96年9月28日開立予我國代理商之發票影本，所銷售者雖為「SAROMEPRODUCTS」商品，惟總金額截至系爭商標申請日（95年7月5日）止僅約20
0萬日幣。此外，復無其他據以異議商標商品已行銷於國內或於媒體宣傳廣告之資料，可供參酌。是依現有證據資料尚無法認定據以異議商標使用及宣傳之數量、範圍、地域等，自難謂據以異議商標於系爭商標申請註冊時，已廣泛為我國相關事業或消費者所普遍知悉或認識而達著名商標之程度。是系爭商標之註冊，並無商標法第23條第1項第12款規定之適用。
㈡系爭商標與據以異議商標相較，二者固屬構成近似之商標，
惟據以異議商標非屬著名商標，已如前述，復考量原告檢送「SAROME」網路資料介紹之產品及據以異議商標所指定使用之打火機及其零組件等商品，均與系爭商標指定使用之書包、手提箱袋等商品性質相去甚遠，非屬相同或相近之功能或產銷管道、經銷場所，依一般社會通念及市場交易情形，尚無使一般商品購買人誤認其來自相同或有關聯之來源，非屬構成類似。此外，原告復未能就參加人如何因與其間有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標存在之事實舉證以為釋明，是以依現有資料尚難認定系爭商標有以不正競爭行為搶先申請註冊之情形。
㈢至原告雖於本件訴訟階段提出據以異議商標商品行銷世界各
國之發票影本及各國註冊相關資料影本，主張據以異議商標已著名云云。惟經核其發票影本日期皆在2008年以後，晚於系爭商標申請日，且所附各國註冊相關資料，與實際使用與否究屬有別，尚需配合其實際使用情形，並考量我國相關消費者是否得以知悉綜合判斷，無法單以其註冊資料即逕認為著名商標，是依現有證據資料，仍無法認據以異議商標於系爭商標申請註冊時，已廣泛為我國相關事業或消費者所普遍知悉或認識而達著名商標之程度。
四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：陳述同被告。
五、得心證之理由：本件兩造之爭點厥為系爭商標是否違反商標法第23條第1項第12、14款之規定？茲析述如下：
㈠系爭商標並未違反商標法第23條第1項第12款之規定：⒈按商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公
眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第12款所明定。本款之適用，係以相同或近似之他人商標為著名商標為前提要件。而該據以異議商標是否為著名商標，依商標法第23條第2項規定，其判斷時點應以系爭商標申請註冊時（即95年7月5日）為準。次按「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」為商標法施行細則第16條亦有明文。又經濟部96年11月9日經授智字第09620031170號令訂定發布之「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」，其2.1.2.2「認定著名商標之證據」復釋明：「判斷前述足資認定為著名之參酌因素…前述商標之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，且不以國內為限。但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉該商標為斷…」。
⒉經查，系爭商標係由外文「SAROME」所構成，據以異議商標
分別由外文「SAROME」（註冊第65783號、第185756號商標）及「SAROME」音譯之中文「沙樂美」（註冊第185757號、第200087號商標）所構成，二者相較，固屬近似之商標。次查據以異議商標係自62年起陸續於我國獲准註冊，指定使用於「各種打火機、煙濾、煙嘴、吸煙用點火器、火石煙斗」、「各種鐘錶及其組件」等商品，亦早於系爭商標之申請日。惟據以異議商標在國內外之實際使用情形，仍應依原告所提出之使用證據加以判斷。原告所提出訴願附件五係標示有「SAROME」商標之各種打火機商品之廣告傳單正本1張，但並未標示日期，無法證明係早於系爭商標之使用；異議附件
二、三由奇摩Yahoo拍賣網、露天拍賣網及Google、Yahoo等網站鍵入外文「SAROME」檢索所得之網頁資料，其下載時間分別為西元2007年（96年）11月1日、11月2日及2008年（97年）8月25日，均晚於系爭商標申請日（95年7月5日），且該檢索網頁資料除顯示據以異議商標商品外，尚夾雜有與據以異議商標商品無關之個人部落格、音樂戲劇宣傳目錄、錄影帶租借廣告及網頁伺服器已不存在之訊息等資料，亦無相關消費者對上揭資訊之點閱率資料可供參酌，亦無法證明據以異議商標於系爭商標申請日之前在國內外之實際使用情形；訴願附件四為原告於93年8月31日至96年9月28日期間開立予我國代理商之發票影本，其所記載之銷售品名固為「SAROMEPRODUCTS」商品，惟自93年8月31日起至系爭商標申請日（95年7月5日）止之銷售總金額僅約200萬日幣，顯示其銷售量並不高，無法證明據以異議商標於系爭商標申請註冊時，已廣泛為我國相關事業或消費者所普遍知悉或認識。至於原告於本院審理中所提出之原證5據以異議商標在國外註冊相關資料，固顯示其於世界各國之註冊情形，惟原證4據以異議商標商品行銷世界各國之發票影本，其開立日期分別為2008年1月14日、2008年1月17日、2008年1月30日、2008年1月31日、2008年2月20日、2008年2月27日、2008年2月29日、2008年3月17日、2008年4月10日、2008年4月14日、2008年4月21日、2008年5月9日、2008年6月17日、2008年6月30日、2008年7月8日、2008年7月22日、2008年8月29日、2008年9月30日、2008年10月15日、2008年10月30日、2008年10月31日、2008年11月20日、2008年12月15日、2009年1月20日，原證6Yahoo!奇摩購物中心「男仕精品」部分網頁影本之下載日期為2009年3月15日，均晚於系爭商標之申請日，而原證7露天拍賣「男裝精品、配件」影本則無下載日期之記載，亦無法證明係早於系爭商標之使用，是以原告於本院審理中所提出之原證4至原證7亦均無法證明據以異議商標於系爭商標申請日之前在國內外之實際使用情形。此外，原告復未提出其他足以證明據以異議商標商品於系爭商標申請日之前已行銷於國內或於媒體宣傳廣告之資料供本院參酌。是以依原告所提出之證據資料尚不足以認定據以異議商標使用及宣傳之數量、範圍、地域等，自難謂據以異議商標於系爭商標申請註冊時，已廣泛為我國相關事業或消費者所普遍知悉或認識而達著名商標之程度。從而，系爭商標之註冊並未違反商標法第23條第1項第12款之規定。
㈡系爭商標並未違反商標法第23條第1項第14款之規定：⒈按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務
之商標，而申請人因與該他人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第14款所明定。該款之規定係以「相同或近似於他人先使用之商標」、「使用於同一或類似商品或服務」、「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」為構成要件。又本款規範之意旨主要在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形，但仍須證明有知悉他人先使用商標進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務，始有該款之適用。
⒉查兩造商標固構成近似，而屬近似之商標，惟據以異議商標
非屬著名商標，已如前述，且觀諸原告所提出「SAROME」網路檢索資料所介紹之產品及據以異議商標所指定使用之「各種打火機、煙濾、煙嘴、吸煙用點火器、火石煙斗」、「各種鐘錶及其組件」等商品，均與系爭商標指定使用之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、傘、手杖、皮革及人造皮、皮製繩索、皮工具袋、包裝用皮袋、包裝用皮小袋、鑰匙圈用皮飾、皮製鑰匙圈」等商品之性質相去甚遠，依一般社會通念及市場交易情形，二者間不具有相同或類似之性質、功能、產銷管道或經銷場所，並無使一般商品購買人誤認其來自相同或有關聯之來源之虞，是以二者應非屬類似商品。此外，原告復未能就參加人如何因與其間有契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉據以異議商標存在之事實，舉證以實其說。是以參加人以英文「SAROME」作為系爭商標圖樣申請註冊，即難認參加人因與原告間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉其商標存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情形。從而，系爭商標之註冊並未違反商標法第23條第
1項第14款之規定。
六、綜上所述，系爭商標無商標法第23條第1項第12、14款規定不得註冊之情形。被告所為異議不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應為撤銷系爭商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年6月25日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官陳忠行法官曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年6月25日
書記官王月伶