裁判字號：臺灣苗栗地方法院92年智字第3號民事判決
裁判日期：民國96年04月09日
裁判案由：損害賠償
臺灣苗栗地方法院民事判決92年度智字第3號原告源美股份有限公司法定代理人乙○○訴訟代理人 彭巧君 律師
陳忠儀律師被告光田興業有限公司兼法定甲○○代理人被告丙○○共同桂齊恆律師訴訟代理人上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國95年12月22日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。本件原告於起訴狀請求被告應連帶給付原告新臺幣（下同）2,000,000元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，嗣於民國95年3月27日以民事準備書續狀就損害賠償額部分擴張為4,000,000元，此係擴張應受判決事項之聲明，核與上揭規定相符，應予准許。
二、原告起訴主張：㈠原告為新型第113356號「園藝花式噴水頭之全流口改良結構
」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自84年9月21日起至95年12月14日止。詎被告光田興業有限公司（下稱光田公司）未經原告授權，竟擅自製造前揭專利物品，且外銷販售予美國RAINBIRD公司，再由美國RAINBIRD公司轉售予美國SAM'SCLUB，經原告員工發覺而於90年3月間提出刑事告訴，嗣因專利法修正刪除有關刑罰之規定，侵害他人專利已回歸民事途徑解決，原告遂於92年3月4日以鹿港郵局第66號存證信函向被告請求損害賠償，然未獲回應，乃提起本件訴訟。
㈡按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害；依前條
請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；專利法第84條第1項、第85條第1項第2款分別定有明文，而新型專利依專利法第108條有準用上開規定。又依鈞院所調得被告光田公司歷年之出口報單，原告據此作成之專利侵害出口仿冒品明細表所示，自89年7月起至90年10月止，被告光田公司總計生產銷售仿冒品321,116件，銷售所得逾9,000萬元，而依上開專利法規定，於被告不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，原告爰請求4,000,000元之損害（其餘請求聲明保留），如鈞院對該明細表之內容有疑義，亦請依民事訴訟法第222條第2項酌定賠償額。另被告甲○○係被告光田公司之負責人，依公司法第23條規定應與被告光田公司負連帶賠償責任，被告丙○○為被告光田公司之受僱人，且與被告甲○○共同不法侵害系爭專利，依民法第188條第1項、第185條之規定，應分別與被告光田公司、被告甲○○負連帶賠償責任，為此依上開規定訴請被告連帶賠償。
㈢對被告抗辯所為之陳述：
⒈專利權係關於保護他人權利之法律，一有侵害專利權之情事
，依民法184條第2項規定即應推定有過失，且兩造均為同業，彼此對產品應有所認識，可認為被告侵害系爭專利應係出於故意。
⒉原告在92年3月4日有以存證信函向被告催告，並於92年9
月2日起訴，在6個月的期間內，本件應可認請求權在92年
3月4日即已時效中斷。又本件證物是第三人在美國購買，然後寄回臺灣給原告，該鑑定報告鑑定完畢日期為90年3月
2日，等鑑定機關將鑑定報告寄予原告時，已經是90年3月
5日，故原告在90年3月5日才知道有侵權的事實，並無罹於時效之問題。並聲明：⑴被告應連帶給付原告4,000,000元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。⑵願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告之抗辯：㈠被告光田公司從事園藝噴水器之製造、買賣已有數十年的經
驗，凡所製售之產品均係自行研發，申請各國之專利高達數十件，從未有侵害他人專利之情事，本件兩造雖是同業，但產品之結構並不相同。
㈡專利鑑定報告有以下之瑕疵，應非可採：
⒈均等論部分：
均等論應按照技術手段、功能、結果三方面進行比對，三者之一有實質不同，即不會落入均等範圍，然從鑑定報告中之敘述可知，鑑定人對於待鑑物品並非了解，亦未詳細比對，即率下斷論，實難同意其結論。
⒉先前技術阻卻部分：
智慧財產局之函文表示：「決定是否適用先前技術阻卻時，得為『待鑑定對象－先前技術』一對一比對，亦得為『待鑑定對象－先前技術及通常知識之組合』一對多之比對」，鑑定人所為之標準與此明顯不同。
⒊禁反言部分：
禁反言所得考慮之範圍，應包括該專利案之全部資料，包括申請、舉發或行政救濟階段之一切相關文件，被告所提為原告於系爭專利被舉發答辯至行政訴訟時，原告於答辯狀所為之補充說明，鑑定人對此未予考慮，亦屬錯誤之見解。
㈢被告光田公司就系爭產品確為自己研發並申請獲准專利在案
，並無侵害原告專利權之故意、過失，民法侵權行為以故意、過失為其要件，原告就此應負舉證責任。
㈣原告以向海關查詢資料謂被告光田公司侵害系爭專利之營業
額達9,000萬元，惟此乃被告光田公司所有產品之銷售總額，與系爭單一產品銷售金額差距過大，蓋被告光田公司之產品有數十種，並非僅此一種。另被告光田公司自90年5月1日起至90年9月14日止退貨數量合計有96,845件，故自90年
5月14日至90年10月15日止，被告光田公司亦出口相同數量之96,845件，此乃退貨再出口，不能列入出口總數計算，經扣除後其總數應僅為215,271件，然原告亦未能證明該等均為涉案之仿品。又被告僅在89年9月至90年2月間有生產系爭專利物品，於90年3月原告會同警方搜索後，即未再生產。
㈤本件系爭證物之購買時間依原告提出之發票為90年2月21日
，原告自為之鑑定其鑑定日期為90年2月26日至90年3月2日，且鑑定報告中有明白表示待鑑定物所有人為光田公司，可認原告已知悉何人為侵害人，又依鑑定報告上所載傳真日期可知，原告於90年3月2日已知悉鑑定結果，而原告遲至92年9月2日始提起本件訴訟，顯已罹於時效，被告在此主張時效抗辯。並聲明：⑴如主文第1項所示。⑵如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執之事實：㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自84年9月21日至95年12月14日止。
㈡乙○○原為我國新型第68082號「噴水槍之全流孔結構改良
（追加一）」專利之專利權人，嗣被告光田公司提出舉發，為經濟部智慧財產局於94年6月23日認定舉發成立，應撤銷上開專利權。
㈢本件待鑑定物品（多功能水槍）為被告光田公司所製造、銷售。
㈣就原告所製作之專利侵害出口仿冒品明細表（見卷㈡第189頁）之形式上真正不爭執。
五、經本院協同兩造整理並簡化本件之爭點為：⑴被告光田公司製造及銷售之多功能水槍，是否侵害原告所有之系爭專利？⑵如⑴成立，原告得請求被告賠償之金額若干？茲析述如下：
㈠本件經兩造合意指定財團法人中國生產力中心（下稱中國生
產力中心）為鑑定機關（見卷㈡第11頁），被告並提出其所生產之多功能水槍，經原告當庭確認無誤後（見卷㈡第14、23頁），由本院送請中國生產力中心鑑定，鑑定結果認為：
⒈全要件原則分析：
經由獨立項要件之比較分析，因待鑑定物品於止水Ｏ形環的定位結構、花式噴水頭之花式噴水口及網狀噴水口分配數量、底蓋外緣與網狀片內側凸起周緣結合、「扇」狀全流封閉進水口形狀、網狀噴水口於弱水狀態時呈不出水狀態等，與系爭專利申請專利範圍敘述之文義不符合，故認定待鑑定物品不符合申請專利範圍文義讀取，兩者呈不相同。
⒉均等論分析：
①系爭專利利用於水道出口內部距出口端面適當距離設若干
肋條圍成一環階以供置一止水Ｏ形環方式，利用環階具承置止水Ｏ形環之功能，達到讓止水Ｏ形環能於水道出水端口定位、防止自水道流出之水洩漏之結果。此與待鑑定物品利用於水道出口周緣凹設一槽溝以供置入一止水Ｏ形環方式，利用此凹設之環槽溝具承置止水Ｏ形環之功能，達到讓止水Ｏ形環能於水道出水端口定位、防止自水道流出之水洩漏之結果。因待鑑定物品利用之方式、功能、達到之結果與系爭專利相同，故此部分認為兩者均等成立、視為相同。
②系爭專利於網狀片中央環列6個不同的噴水孔及2個封閉
孔共8個式樣方式，利用不同的噴水孔及封閉孔具不同噴水式樣之功能，達到形成花式噴水之結果，此與待鑑定物品於網狀片中央環列有5個不同的噴水孔及3個封閉孔方式，利用不同的噴水孔及封閉孔具不同噴水式樣之功能，達到形成花式噴水之結果。雖待鑑定物品於噴水孔與封閉孔之數量上有差異，但此差異只是數量上之增減，對熟悉該行業人員屬簡易之等效置換，且待鑑定物品利用之功能、達到之結果與本專利實質相同，故認為此部分兩者均等成立、視為相同。
③系爭專利利用底蓋的外緣抵住網狀片周緣結合，使底蓋與
網狀片間可形成一封閉空間方式，利用此封閉空間具與網狀片上之網狀噴水孔相通之功能，達到通水進入此空間噴出網狀噴水之結果，此與待鑑定物品利用底蓋的外緣抵住網狀片向內側延設周緣結合，使底蓋與網狀片間可形成一封閉空間方式，利用此封閉空間具與網狀片上之網狀噴水孔相通之功能，達到通水進入此空間噴出網狀噴水之結果，雖待鑑定物品底蓋不具延伸之外緣，但其對應結合之網狀片周緣卻具有此結構，此對熟悉該行業人員屬簡易之等效置換，且待鑑定物品利用之功能、達到之結果與系爭專利實質相同，故認為此部分兩者均等成立、視為相同。④系爭專利利用「凸」狀凹陷與水道對合可露出一段方槽凹
陷部分之方式，利用露出之方槽凹陷部分可將出水引入噴水槍內再由放射狀連接肋間的全流口及所有的噴水孔流出之功能，達到讓噴水頭可同時具有花式噴水、網狀噴水及全流式流水（弱水狀態）等多樣化出水模式之結果，此與待鑑定物品利用「扇」狀凹陷與水道對合可露出一段扇型槽凹陷部分之方式，利用露出一段扇型槽凹陷部分可將出水引入噴水槍內再由放射狀連接肋間的全流口及5個花式噴水孔流出之功能，達到讓噴水頭可同時具有花式噴水、網狀噴水及全流式流水（弱水狀態）等多樣化出水模式之結果，因待鑑定物品利用「扇」狀全流封閉進水口凹陷結構之方式（與水道對合後露出一段凹陷部分）、功能（將出水引入噴水槍內）、達到結果（噴水頭可同時具有花式噴水、網狀噴水及全流式流水），與系爭專利利用「凸」狀全流封閉凸緣凹陷結構之方式、功能、達到之結果，兩者實質相同，雖待鑑定物品網狀噴水孔於弱水狀態時不流出水，與本專利之網狀噴水孔於弱水狀態時流出水不同，但此不同，並不改變能其噴水頭可同時具有花式噴水、網狀噴水及全流式流水所具有結果，故認為此部分兩者均等成立、視為相同。
⑤綜合上述之均等分析結果，可認為待鑑定物品與系爭專利均等成立、視為實質相同。
⒊禁反言分析：
禁反言為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或文件中已被限定或已被排除之事項，應只限於系爭專利本身之申請歷史為前提之限制，至被告所提資料第5頁第4至5行對「Ｔ狀凹槽」之敘述，係專利權人於其他申請案之敘述，應不列入於系爭專利案之申請歷史資料，故不適用於本案禁反言之認定。
⒋先前技術阻卻分析：
雖待鑑定物品利用水道出口周緣凹設一槽溝以供置入一止水Ｏ形環之技術與申請案00000000號追加一專利案利用出水口周緣凹設一槽溝以供置入一類似橢圓形墊圈體之技術兩者實質相同，但待鑑定物品於網狀片環列噴水孔樣式及底蓋背面凹陷狀封閉進水口部分則與申請案00000000號追加一呈不相同結果，故認為申請案00000000號追加一技術不適用待鑑定物品之「先前技術阻卻」。
⒌鑑定結論：待鑑定物品（被告光田公司生產之多功能水槍）
落入原告所有之系爭專利案之申請專利範圍，此有專利侵害鑑定報告（隨卷）、專利侵害鑑定補充報告（隨卷）、中國生產力中心95年6月26日中營字第0950002324號函（見卷㈡第227至230頁）、95年10月4日中營字第0950003984號函（見卷㈢第40至42頁）可稽。
㈡被告質疑上開鑑定結果之正確性，並以三、㈡各點情詞為辯
，然查：鑑定機關上開鑑定流程，經核符合司法院93年11月
2日函送之「專利侵害鑑定要點」之規定，再者：⒈均等論部分：
按進行專利侵害技術比對應以系爭專利特徵技術為比對主體，以系爭專利所具有之特徵技術檢視待鑑定物品之技術中是否出現，而被告答辯內容有以待鑑定物品之技術為比對主體，拿申請專利範圍所沒記載之內容作比對之瑕疵。另外，申請專利範圍所記載之內容明確時，應以其所載之文字意義予以解釋，不應將圖示所揭露之內容引入申請專利範圍，被告答辯內容有將圖示內容引入申請專利範圍之瑕疵，故非可採（鑑定機關亦同此見解，見中國生產力中心95年10月4日中營字第0950003984號函，見卷㈢第40頁）。
⒉先前技術阻卻部分：
待鑑定物品於網狀片環列噴水孔樣式及底蓋背面凹陷狀封閉進水口部分，與被告所舉之先前技術即申請案00000000號追加一呈不相同結果，故不論係採「待鑑定對象－先前技術」一對一比對，或為「待鑑定對象－先前技術及通常知識之組合」一對多之比對，均不會構成「先前技術阻卻」，是鑑定機關就此所為之鑑定並無違誤。
⒊禁反言部分：
被告所舉原告於行政訴訟之參加訴訟答辯狀中，固記載：「…該引證案與系爭專利案並不同，且所述之Ｔ狀凹槽與本案凸狀凹槽亦係不同之形狀設計」等語（見卷㈢第33頁），惟憑此數語尚難遽認係原告就系爭專利範圍有何放棄或排除之事項，鑑定機關認本件並無禁反言之適用，於結論上亦無違誤。
⒋由上可知，鑑定機關於本件所為之鑑定應可採信，被告光田
公司製造及銷售之多功能水槍確有侵害原告所有之系爭專利乙節，足堪認定。
㈢被告另辯稱：多功能水槍確為被告自己研發並申請獲准專利
在案，並無侵害原告專利權之故意、過失，原告就被告之故意、過失應負舉證責任等語。惟按專利法第106條第1項：
「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該新型專利物品之權」之規定，旨在保障專利權人之獨占排他權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依民法第184條第2項之規定，即應推定其有過失（最高法院94年台上字第1340號判決意旨參照）。本件被告既未經原告同意而將系爭專利用以製造多功能水槍，依上說明，自應推定為有過失，而被告復未能舉反證證明其無過失之情事，是被告侵害系爭專利有過失乙節，亦堪認定。
㈣按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請
求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅；自行為時起，逾10年者，亦同；依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第21
6條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第108條準用第84條第1項、第5項、第85條第1項規定明確。另按加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算（最高法院95年台上字第736號、95年台上字第1177號判決意旨參照）。本件原告主張被告自89年7月起至90年10月止侵害系爭專利權，生產銷售仿冒品，並致原告受有損害，而依專利侵權之法律關係，請求被告賠償損害，又依原告所述，係因第三人在美國購得被告光田公司生產之仿冒品，其後寄回臺灣給原告，原告遂委託財團法人中華工商研究所（下稱中華工商研究所）進行鑑定，鑑定日期為90年2月26日至90年3月2日，然原告既為系爭專利之專利權人，對噴水頭之相關技術、其他噴水頭相關產品是否侵害其專利應知之甚詳，是依原告上開所述，於原告收到第三人所寄送之仿冒品後，即應知悉系爭專利有受侵害之情事（原告雖有委託中華工商研究所進行鑑定，惟該鑑定結果對原告而言應屬確認性質，不妨害原告應已知悉系爭專利遭侵害之認定，且依修正前專利法第131條第2項規定，專利權人於提出刑事告訴前，應檢附主張專利權受侵害之比對分析報告，原告自有先送鑑定之必要），且中華工商研究所作成之專利權侵害鑑定報告書內有「待鑑定物所有人：光田興業有限公司所製」等語（見卷㈠第237頁），堪認原告於委託鑑定時已知悉被告為侵權行為人，是原告至遲於委託鑑定時即90年2月26日已知悉有侵害行為及賠償義務人，然遲至92年3月4日始向被告寄發存證信函並於當日為被告收受（有鹿港郵局第66號存證信函暨收件回執在卷可佐，見卷㈠第19至21頁），並於92年9月2日向本院提起本件訴訟（有起訴狀上本院收狀章可稽，見卷㈠第3頁，未逾民法第130條所定6個月時效中斷期間），又被告侵害系爭專利屬持續性侵權行為，依上說明，原告之損害賠償請求權係陸續發生，消滅時效期間亦分別自其陸續發生時起算，是原告對被告於90年3月3日以前之損害賠償請求權，已逾專利法第84條第5項所規定之
2年時效期間，被告所辯：原告損害賠償請求權已罹於時效等語，就90年3月3日以前之部分，尚非無據，應屬可採。
㈤另原告於90年3月8日向警提出告訴，並於當日會同警方對
被告廠房實施搜索，扣得侵害專利品等情，業經本院依職權調閱臺灣苗栗地方法院檢察署90年度偵字第1935號卷宗查明屬實（該案因專利法於92年修正廢止有關刑罰之規定，經臺灣苗栗地方法院檢察署檢察官以92年度偵字第1991號為不起訴處分確定）。至90年3月4日以後原告所受損害部分，原告主張：依原告製作之專利侵害出口仿冒品明細表可知，被告自90年5月至90年10月間仍有出口紀錄，經計算共計為29,011,818元等語，被告則以：於90年3月原告會同警方搜索後，被告即未再生產侵害專利品，因被告自90年5月1日起至90年9月14日止，遭退貨數量合計96,845件，故自90年
5月14日至90年10月15日止，被告亦出口相同數量之96,845件，此乃退貨再出口，被告並未因此受利等語，資為抗辯。
經查：
⒈被告所稱：於90年5月1日起至90年9月14日止，被告遭退
貨96,845件等情，業據其提出與所述相符之進口報單9紙為證（左下角皆有「不良品」之字樣，見卷㈢第70至78頁），再觀諸專利侵害出口仿冒品明細表（見卷㈡第189頁），被告自90年5月24日至90年10月15日間之出口數量亦為96,845件，且兩者時間密接、數量復完全相同，是被告所辯：該批出口係不良品退貨再出口，其並未因此受利等語，應可採信。
⒉另自專利侵害出口仿冒品明細表觀之（見卷㈡第189頁），
被告自89年9月至90年2月，每月均有多筆出口紀錄，惟於90年3月、90年4月則無任何出口紀錄，直至90年5月方有前述不良品退貨再出口之紀錄，且原告復未能提出相關證據證明被告於90年3月8日遭搜索後有繼續侵害系爭專利之情事，是被告所辯：於90年3月8日原告會同警方搜索後，被告即未再生產侵害專利品等語，亦堪認定。
⒊再者，被告於90年3月4日至90年3月8日之間，並未有何
出口紀錄，此段期間被告縱有生產侵害系爭專利之物品，於90年3月8日被告遭搜索之當日亦應已為警所扣押，無從對原告造成損害。
六、綜上，被告固有侵害系爭專利之行為，惟原告對被告之損害賠償請求權，就90年3月3日以前之部分，已罹於時效而消滅，就90年3月4日至90年3月8日間之部分，亦難認有致原告受到損害，或被告因此受有利益之情形。至於90年3月
8日被告遭搜索之後，則無從認定被告有侵害系爭專利之情事。從而，原告本於專利法第84條、公司法第23條、民法第
188條第1項、第185條等規定，訴請被告應連帶給付原告4,000,000元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，已失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及所提證據，業經審酌，核與本件判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國96年4月9日
民事庭法官張文毓以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。
書記官黎東成中華民國96年4月9日