裁判字號：最高行政法院103年判字第705號判決
裁判日期：民國103年12月25日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決
103年度判字第705號上訴人 江易霖 訴訟代理人 江仁成 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 王美花
參加人力元生物科技有限公司代表人 李俊儒 （清算人）上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國102年9月18日智慧財產法院102年度行專訴字第32號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、參加人前於民國92年9月10日以「核酸之轉染」向被上訴人申請發明專利，並以西元2002年9月10日向美國申請之第10/241312號專利申請案主張優先權，復於96年3月12日提出申請專利範圍修正本，經被上訴人編為第00000000號審查准予專利後，發給發明第I282817號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利違反審定時專利法第22條第1項前段規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，復於99年8月13日所提舉發補充理由及100年9月28日面詢時主張系爭專利不具新穎性及進步性等理由，經被上訴人審查，於101年7月13日以（101）智專三（四）01039字第10120701820號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。上訴人不服，循序提起訴願及行政訴訟，經原審法院102年度行專訴字第32號判決駁回。上訴人不服，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：
（一）原證2（原證22至24為補強證據）可證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具產業上利用性：1.系爭專利申請專利範圍第1、39項關於「陽離子脂質」部分，經財團法人工業技術研究院（下稱工研院）依系爭專利說明書內所載實例1、實例2技術方法，實際進行實驗檢測，並無系爭專利所宣稱之效果，顯然無法再現，係屬造假。2.舉發證據3所提DOTAP脂肪塗佈方法，系爭專利並無使用氯化鎂溶液之步驟，況上訴人於實驗室實施舉發證據3之方法，效果不如預期。3.系爭專利說明書僅於實例7關於「陽離子聚合物（下稱PEI）」部分提出圖片、數據，亦僅與PEI有關。至於「陽離子脂質（DOTAP）」部分，完全未提出任何實際實驗數據。4.依原證25-1第72、668頁、原證27第70頁，微脂體標準製作流程共有7步驟，系爭專利僅省略第4、5步驟，實質上仍是於微脂體狀態下進行基因轉殖，仍屬微脂體方法，正可說明系爭專利因為細胞吞噬厚重的「微脂體」，使過量的DOTAP脂肪進入細胞而大量毒死。系爭專利之基因轉殖效率極低（1%~4%），毒性極高（大於90%），不可能有營業價值，不具產業利用性。5.被上訴人對於參加人之答辯內容亦認有委請具公信力單位作再現實驗之必要，惟被上訴人堅拒不命參加人為必要之實驗並由派員會同上訴人到場實施勘驗，實屬行政怠惰失職。
（二）1.系爭專利實是抄襲原證3（即舉發證據37）之構想，系爭專利之發明人 李建興 承認「DOTAP甲醇揮發乾燥塗佈法」是不能再現的實驗。另參舉發證據32至35，系爭專利技術係抄襲引用國外團隊的「DOTAP/DOPE1:1微脂體混合法」，參加人拿不出與系爭專利有關的實驗數據證明可以再現實驗，故意拿無關的國際期刊誤導被上訴人。2.系爭專利與原證3之技術內容，實質技術內容相同。依舉發證據32至34、38之1，益證系爭專利是抄襲48年以來的脂肪有機溶劑揮發乾燥塗佈法。又系爭專利所示之技術內容，分別抄襲自多種先前技術（原證28、29），且依被上訴人核駁理由先行通知書之引證1、2，可知系爭專利不具新穎性。由原證10可知Lipofectamine2000此種傳統微脂體liposome所進行的基因轉殖方法效果很強，原證26係屬1993年以前已存在之技術，系爭專利此部分抄襲該先前技術，並無新穎性。
（三）系爭專利申請專利範圍第1至49項不具進步性：1.系爭專利申請專利範圍第1、39項「陽離子脂質」部分，所舉實例為實例1、2、6，可見系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成。2.由原證10可知Lipofectamine2000此種傳統微脂體liposome所進行的基因轉殖方法效果很強，相較之下，系爭專利並無進步性。又系爭專利經工研院實際實施結果，細胞轉殖效率遠低於傳統Lipofectamine基因轉殖方法，同時DOTAP會造成細胞死亡而呈現黑色皺縮，遠遜於傳統Lipofectamine基因轉殖方法，亦遠遜於原證18BiochemicalPharmacology所示方法，應不具進步性。3.原證26顯示系爭專利發明人李建興使用裸露DNA（NakedDNA）進行基因轉殖之效果與「裸露DNA基因轉殖法」相似（皆小於4%），但系爭專利之細胞毒性極高，故與「裸露DNA基因轉殖法」相比，系爭專利不具進步性。
（四）日本專利局、美國專利商標局、歐洲專利局均未核准系爭專利（原證4、5、6、8、9、13至18、21），可證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不符專利要件。
（五）依被上訴人核駁理由先行通知書，系爭專利發明說明並未充分揭露，無法使發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並據以實施，且所請包含過多推測內容，效果難以確定，無法為發明說明及圖式所支持，不符專利法第26條第2、3項規定等語，求為判決訴願決定、原處分均撤銷。被上訴人應就第I282817號「核酸之轉染」發明專利申請專利範圍第1至49項為舉發成立應予撤銷專利權之審定。
三、被上訴人則以：
（一）由系爭專利之實驗結果或工研院之檢測報告（原證2）皆證實使用該基質及方法確能同時抓住核酸及真核細胞來達到核酸轉染之效果，並非為無法轉染或為不可行之方法，至於轉殖效率，僅為基因轉染技術在所使用不同批次細胞、實驗及不同熟練度之技術下，皆會造成結果之差異。不足以證明系爭專利不具產業利用性。
（二）系爭專利不需如原證3揭示兩階段程序繁複之轉染步驟，且其中舉發證據35為2005年發表之文獻，晚於系爭專利所主張優先權日期2002年9月10日；舉發證據32並未特定指出以DOTAP混合有機溶劑塗佈於基質以促進核酸轉染之技術特徵；舉發證據33至35並未特定指出DOTAP混合有機溶劑塗佈於基質並進一步抓住並促進核酸及真核細胞附著於基質，以促進核酸轉染之技術特徵；舉發證據36並未特定指出PEI混合有機溶劑塗佈於基質並進一步抓住並促進核酸及真核細胞附著於基質，以促進核酸轉染之技術特徵，上開證據均不足以證明系爭專利不具新穎性。
（三）系爭專利發明實質內容與原證10該Lipofectamine基因轉殖方法之技術內容並不相同，且lipofectamine2000具毒性，使用有其限制，故原證2之報告結果不足以證明系爭專利不具進步性。對於系爭專利與原證11「維基百科全書」網頁說明Sabatini教授2001年發展出逆向基因轉殖方法reversetransfection之比較，系爭專利並不需要如該文獻揭示兩階段程序繁複之轉染步驟，其發明實質內容與該文獻之技術內容並不相同，故其並無法證實系爭專利不具新穎性。
（四）上訴人稱系爭專利於日本、美國、歐洲之國外申請，均未獲准，證明系爭專利不具專利要件。惟各國專利審查、見解獨立，專利範圍又不盡相同，該些附件並不能據此證實系爭專利造假，且無法證實系爭專利不具產業利用性、新穎性或進步性等要件。
（五）關於系爭專利發明說明是否充分揭露，使發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並據以實施部分，上訴人從未提過專利法第26條第2、3項與引證的問題，且上訴人所提審查階段有關核駁先行通知書部分，系爭專利申請人曾於96年3月12日提出附件佐證功效照片，經審查委員審酌而核准專利等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：
（一）原證2（原證22至24、22-1、24-1為補強證據）無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具產業上利用性：1.系爭專利說明書第9頁【實施方式】、第16頁實例一及第16至17頁實例二已揭示如何於產業上製造及利用系爭專利申請專利範圍第1項含有「陽離子脂質部分」之基質，且揭示如何於產業上製造及利用系爭專利申請專利範圍第39項「利用所界定之基質於活體外引導核酸進入真核細胞的方法」，係屬可在產業上實施具有技術特徵之技術手段，即能製造所發明之物或能使用所發明之方法，故系爭專利申請專利範圍第1、39項（獨立項）均具產業利用性。又依系爭專利說明書第16至17、19頁所載，該等具體實驗結果亦可佐證系爭專利確具有產業利用性。2.原證2檢測報告亦顯示不論對於293T細胞或Hela細胞在DOTAP塗佈之孔盤中，該塗佈之孔盤確實能夠抓住核酸及真核細胞來達到核酸轉染之目的，雖數據不如所宣稱，惟基因轉染技術可能因使用不同批次細胞、實驗及不同熟練度之技術下，而使其結果有所差異，是無法僅憑原證2之實驗結果與系爭專利所得轉殖效率高低有別，遽認系爭專利之結果有造假而不具產業利用性云云。3.另原證2補強證據22-1、24-1，主要證明lipofectamine2000試劑（即原證2檢測報告中所使用作為與系爭專利效果比對對照組試劑）之成分及含量，然系爭專利之發明本質是否有無法於產業上製造及利用之情事，應以系爭專利之說明書所載之技術手段、創作目的觀察之，至原證2所使用之lipofectamine2000試劑之成分及含量比例並非產業利用性審查之標的。且原證23為上訴人稱工研院檢測報告照片2張，似非正式報告，無法得知其真正，其既未列在原證2之檢測報告中，經原審法院命上訴人補正，上訴人嗣具狀陳稱原證23係原證2光碟中之檔案，然縱其確為原證2檢測報告之光碟，其上方文字應非工研院原先報告之內容，而係後來另行加註，僅由該圖片內容，若無儀器判讀，無從得知其螢光百分比及轉殖效率等內容，是此文字說明自無可取。而原證24、24-1因未標示任何日期，難認其是否早於系爭專利之優先權日（2002年9月10日），上開證據不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。4.上訴人主張有關陽離子脂質DOTAP部分，完全未提出實際實驗數據圖示、照片，惟產業利用性重在判斷發明是否有被製造或使用之可能，是否有實際被製造或使用，並非所問。5.上訴人主張又以被上訴人曾以面詢記錄表表示，系爭專利應有公信單位的再現實驗始有公信力云云，惟產業利用性係審酌該發明有無被製造或使用之可能性，而與發明是否具有再現性無關，即無須探究系爭專利有無實驗再現性，亦無勘驗發明人實驗記錄或進一步實驗之必要。6.綜觀原證2之檢測報告並未記載經陽離子脂質DOTAP塗佈者對細胞產生大於90%之毒性乙節，系爭專利是否具有產業利用性，係審查其是否可具有被製造或使用之可能性，至於該基質或該方法是否另具有副作用或毒性，原則上並非專利審查之重點，另就基因轉殖試劑此領域，即使是已於商業上販售之試劑（如Lipofectamine2000），仍具有細胞毒性，益徵具有細胞毒性並非不得於商業上販售。
（二）系爭專利申請專利範圍第1至49項具新穎性：1.舉發證據32至36無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具新穎性：舉發證據35為2005年發表之回顧論文，其公開日(2005年)晚於系爭專利之優先權日，不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術，又舉發證據32揭示以微脂體包裹SV40DNA轉殖入細胞內之內容；舉發證據33、34內容主要揭示DOTAP脂質之化學合成步驟及將DOTAP、DOPE等各種脂質以各種比例混合以進行基因轉殖並探討陽離子脂質與胞膜轉染之機制、使用DOTAP/DOPE1：1微脂體混合之實驗法；舉發證據36揭示PEI做基因轉殖研究，惟上開文章均未同時揭示系爭專利申請專利範圍第1項之基質成分、以及第1項及第39項利用「陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125nmole/c㎡至
250nmole/c㎡之間及介於0.1ng/c㎡至10mg/c㎡之間」（下稱陽離子脂質在支持物的表層塗佈濃度範圍）之技術特徵。因此，舉發證據32至36均不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第39項及該等附屬項之全部技術內容不具新穎性。2.原證3無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具新穎性：經比對系爭專利申請專利範圍第1項與原證3之內容，原證3揭示之動物明膠係屬於系爭專利申請專利範圍第1項之生物聚合物，原證3揭示之玻片相當於系爭專利申請專利範圍第1項之支持物。惟原證3係採取先將質體DNA置於動物明膠中（即生物聚合物），印染於玻片並經乾燥後，再使DNA點曝露於脂質轉染溶劑中，然原證3並非直接將脂質轉染溶劑塗佈在支持物表層，即未揭示與系爭專利申請專利範圍第1項相同成分之基質，亦未揭示系爭專利申請專利範圍第1項及第39項陽離子脂質在支持物的表層塗佈濃度範圍之技術特徵。因此，原證3與系爭專利申請專利範圍第1項、第39項及該等附屬項之全部技術內容之技術特徵確有差異，原證3不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第39項不具新穎性。3.原證10無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具新穎性：原證10為轉染試劑（LipofectamineTM2000TransfectionReagent）之產品介紹，該試劑係用來進行DNA或siRNA的轉染，可以遞送DNA或siRNA以進行蛋白質的表現、基因靜默及功能的分析。惟原證10並未揭示該試劑之成分及含量等，姑不論原證24-1證據能力之問題，如依原證24-1，Lipofectamine係由兩種不同種類的脂質DOSPA與DOPE所組成，兩者的比例為3比1。然該等成分與比例均與系爭專利申請專利範圍第1項不同，且原證10及原證24-1均無法證明Lipofectamine轉染試劑具有系爭專利申請專利範圍第1項陽離子脂質在支持物的表層塗佈濃度範圍之技術特徵。原證10亦未揭露系爭專利申請專利範圍第39項所請「將陽離子分子與核酸和真核細胞接觸，其中該核酸和真核細胞兩者均附著至基質的陽離子分子上」之方法。另原證10亦未揭示系爭專利申請專利範圍第39項所述陽離子脂質在支持物的表層塗佈濃度範圍之技術特徵，因此，原證10與系爭專利申請專利範圍第39項之技術特徵確有差異，原證10不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第39項及該等附屬項之全部技術內容不具新穎性。4.原證11係說明Sabatini教授2001年發展出逆向基因轉殖方法，主要係將DNA印染於玻片上，然後再加入貼附細胞以進行轉染過程，該加入DNA及貼附細胞之順序與傳統之轉染方法不同。
惟原證11並未揭示與系爭專利申請專利範圍第1、39項相同成分之基質，且未揭示系爭專利申請專利範圍第1、39項陽離子脂質在支持物的表層塗佈濃度範圍之技術特徵。故原證11不足以證明系爭專利申請專利範圍第1、39項及該等附屬項不具新穎性。5.原證28圖2顯示之方法係利用熱揮發將硬脂胺ODA沉澱塗佈在支持物上，再將硬脂胺ODA脂肪介面浸入不同的DNA溶液，DNA磷酸骨架負電荷與脂肪薄膜之正電胺分子產生靜電吸引，而可抓住DNA，且圖3顯示該研究團隊所塗佈的陽離子脂肪確實有效抓住核酸DNA。然原證28並未揭露系爭專利申請專利範圍第1項完全相同之基質，亦未揭示該陽離子脂質在支持物的表層塗佈濃度。原證28之方法未揭示將核酸例如DNA引導入真核細胞之方法，自不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第39項及該等附屬項不具新穎性。6.原證29「細胞貼附至蛋白質-顯微圖案化-支持的脂質雙層膜」係系爭專利說明書所述之先前技術，其揭示一種構築受控制之介面的方法，該界面係位於細胞與合成之經支持的脂質雙層膜之間，其特徵係使用微接觸轉印法將「纖維連接蛋白素」壓印於玻璃支持物，再與脂肪泡一起培養，該支持物帶有蛋白質與脂質雙層之圖樣，嗣與血清白蛋白一起培養，其後將細胞加入，使細胞貼附於顯微圖樣之表面。因此，蛋白質顯微圖樣之目的係提供一種工具，以控制經支持的膜以及為了使與定位有關的細胞與脂質雙層並列，通常用於研究細胞與併入經支持的膜之大分子間的特殊交互作用等。然原證29揭示之脂肪泡與系爭專利之陽離子脂質不同，且原證29未揭示陽離子脂質在支持物的表層塗佈之濃度範圍，自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第39項及該等附屬項不具新穎性。7.原證30即系爭專利初審時被上訴人於核駁理由先行通知書所附之引證1美國專利公開案第UZ00000000000號，其揭示一種基因轉染粒子，係包含一包括一聚合物，一與樹狀聚合物共軛結合之支持物，以及一與該樹狀聚合物共軛結合之基因物質。其中該聚合物可為PEI，該支持物可為金屬，該基因物質可為DNA。惟引證1（原證30）並未揭示該陽離子脂質在支持物的表層塗佈之濃度範圍，即未揭示與系爭專利申請專利範圍第1項完全相同之基質，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。引證1（原證30）揭示該基因轉染粒子係先將樹狀聚合物與支持物共軛結合，再使基因物質與上開共軛物共軛結合形成一基因轉染粒子，其後以適當的動力加速使該粒子朝向植物或動物細胞，而使該粒子穿透並進入細胞，該方法之技術特徵與系爭專利申請專利範圍第39項之方法完全不同，亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。引證1（原證30）既未揭示系爭專利申請專利範圍第1、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，引證1（原證30）亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2至38、40至49項不具新穎性。8.引證2係關於一種高效率的陽離子微脂體，其係一種三明治形式的微脂體，係由於兩個bilomellar微脂體的內部包含一個或多個生物活性劑（例如核酸）所形成，其中含有DOTAP及至少一個膽固醇或膽固醇衍生物。
惟引證2並未同時揭示系爭專利申請專利範圍第1項之基質成分，以及陽離子脂質在支持物的表層塗佈之濃度範圍之技術特徵。因此，引證2不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第39項及該等附屬項不具新穎性。
（三）系爭專利申請專利範圍第1至49項具進步性：1.原證2無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具進步性：(1)原證2之報告包括Lipofectamine2000轉染試劑進行基因轉殖方法，並與系爭專利之方法進行比較。雖然Lipofectamine2000轉染試劑與系爭專利之基質均係用來進行DNA之轉染，惟原證2本身並未載明Lipofectamine2000轉染試劑之成分及組成，其中原證24-1未標示任何日期，難認是否早於系爭專利之優先權日（2002年9月10日），不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。縱依原證24-1及被上訴人所提之Lipofectamine2000資料，Lipofectamine係由兩種不同種類的脂質DOSPA與DOPE所組成，兩者的比例為3比1，然該等成分與比例均與系爭專利申請專利範圍第1項不同。又Lipofectamine2000轉染試劑係一種微脂體（liposome），參酌上訴人所提之原證27，微脂體須經由特定之步驟方能形成，其包括緩衝液震盪及超音波震盪等步驟以形成小顆單層之微脂體。然系爭專利說明書並未記載系爭專利之陽離子脂質或陽離子聚合物有形成微脂體之步驟，且系爭專利說明書亦記載沒有發現類似微脂體顆粒的存在。因此，Lipofectamine2000之微脂體構造與系爭專利之陽離子脂質構造並不同。又原證2並未揭露系爭專利申請專利範圍第1項基質之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1項之基質與原證2揭露之Lipofectamine2000轉染試劑有眾多差異，難謂所屬技術領域中具有通常知識者，可經由原證2之內容而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之基質。(2)上訴人另主張原證2可證系爭專利之轉殖效率遠低於Lipofectamine2000轉染試劑，不具進步性云云。惟進步性之判斷重點在於就先前技術與系爭專利之間的差異，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明的整體，並非僅以兩者之間的功效高低以判斷進步性之有無。縱使依原證2之檢測結果為系爭專利之轉殖效率低於Lipofectamine2000轉染試劑，然系爭專利申請專利範圍第1項與Lipofectamine2000轉染試劑之技術手段既屬不同，上訴人僅持原證2之檢測報告以二者之功效（轉殖效率）高低，遽謂原證2之檢測報告足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，要無足取。(3)綜觀系爭專利說明書之全文均未揭露其係使用微脂體來進行，惟上訴人主張系爭專利申請專利範圍第1項係使用微脂體方法，並提出原證25-1、25-2、26及27為證。惟查原證25-1於2007年7月10日初版、原證25-2無發行日期、原證26之公開日（民國92年）晚於系爭專利之優先權日（西元2002年），上開三證據均不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。姑不論其證據能力，原證25-1僅係說明脂微粒（即微脂體）的結構組成，其係屬習知技術；原證25-2係說明脂微粒與其他載體的優缺點比較；原證26係說明裸露DNA之轉染效率，均無法直接證明系爭專利申請專利範圍第1項之基質或第39項之方法係使用微脂體，無從認定系爭專利與Lipofectamine2000轉染試劑係採用相同之技術手段。又上訴人以原證27揭示之微脂體技術一書之部分內容，主張系爭專利省略微脂體標準製作流程中數個步驟，其實質上仍是於微脂體狀態下進行基因轉殖云云，並製作「微脂體標準製作流程與系爭案比較表」，惟系爭專利說明書均未揭露其係使用微脂體來進行，上訴人並未明確舉證以實其說，純屬其臆測之詞，應無可採。(4)上訴人再主張原證2之實驗報告證明系爭專利之基因轉殖效果與「裸露DNA基因轉殖法」相似（皆小於4%），但系爭專利之細胞毒性極高，所以與裸露DNA基因轉殖法相比，系爭專利不具進步性云云。惟原證26所採用之轉殖方法與系爭專利之方法並非在相同的實驗條件下進行，因此，將此兩者數據直接比較並無意義。(5)系爭專利申請專利範圍第39項之方法係提供一含有陽離子分子的基質，再使該陽離子分子與核酸和真核細胞接觸，而令核酸和真核細胞均附著至基質的陽離子分子來進行核酸轉殖。是以系爭專利申請專利範圍第39項之方法不須要先使核酸與含有陽離子分子的基質結合，再加入細胞，並非採兩階段程序繁複之轉染步驟，而係將核酸和細胞同時加入含有陽離子分子（包含陽離子脂質）之基質中。因此，系爭專利申請專利範圍第39項之發明內容與該Lipofectamine2000基因轉殖方法之技術內容並不相同，非為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術（Lipofectamine2000）所能輕易完成。故原證2不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具進步性。綜上，原證2不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項及第39項不具進步性，亦無法證明該等附屬項不具進步性。2.原證10、11無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具進步性：原證10之「Lipofectamine2000」與系爭專利申請專利範圍第1、39項之差異已如前述，原證11Sabatini教授所揭示的方法與系爭專利申請專利範圍第1、39項揭示之技術手段完全不同。又原證10、11並未提供任何教示或動機可完成系爭專利申請專利範圍第1項之基質、或第39項之於活體外引導核酸進入真核細胞的方法，難謂所屬技術領域中具有通常知識者根據原證10、11之內容可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1、39項之發明。因此，原證10、11不足以證明系爭專利申請專利範圍第1、39項及該等附屬項不具進步性。
（四）原證4至9、13至18、21無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不符專利要件：原證4至9、13、14、21分別為系爭專利申請人向日本、美國或歐洲專利局申請專利之法律狀態及相關說明書全文；原證15係為日本專利局之拒絕理由通知書；原證16至18為該拒絕理由通知書之引用文獻。
上開證據固可證明日本申請案已審定不予專利，美國對應案因未回應官方意見而放棄，歐洲對應案則因視為撤回而未被核准專利。然原證8所示之美國對應案、歐洲對應案之公開說明書、以及原證13日本對應案公開說明書申請專利範圍，皆與系爭專利核准公告之申請專利範圍之內容不同，且系爭專利獨立項申請專利範圍第1、39項之權利範圍均較上開對應案的請求項之權利範圍為限縮，是以審查比對之基礎既有不同，審查之結果亦當然無法完全參照。又原審已比對以上引證，認定上訴人所提之引證資料均無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具產業利用性、新穎性及進步性，自無從以參加人未能於其他國家取得專利權乙情，執為系爭專利亦應不准專利之論據。
（五）從而，系爭專利申請專利範圍第1至49項並無不能被製造或使用情形，自符合專利法所稱之產業利用性。且舉發證據32至36、原證3、10、11、28、29、引證1（原證30）、引證2並未揭示系爭專利申請專利範圍第1至49項之完全技術特徵，而無法證明其不具新穎性。另經整體技術特徵比對，系爭專利之主要結構與技術未為原證2、10、11所揭示，非為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，即具有進步性。故被上訴人所為「舉發不成立」之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。上訴人主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人就系爭專利申請專利範圍第1至49項為舉發成立應予撤銷專利權之審定，為無理由，應予駁回。
五、本院查：
（一）系爭專利係於92年9月10日申請，並以西元2002年9月10日為優先權日，經被上訴人於96年3月29日審定准予專利，是系爭專利有無應撤銷專利權之情事，應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布之專利法規定為斷。次按「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第1項、第21條至第24條、第26條、第31條或第49條第4項規定者。……」「以違反第12條第1項規定或有前項第3款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」審定時專利法第21條、第22條第1項第1款、第2款、第4項、第67條第1項第1款、第4項定有明文。
（二）經查，系爭專利之發明名稱為核酸之轉染（TRANSFECTION
OFNUCLEICACID），係關於一種用來接受核酸及真核細胞之基質，該基質包括一支持物及製備自陽離子脂質、配體結合的陽離子聚合物、及生物相容性之生物聚合物之混合物、陽離子聚合物及配體結合的陽離子聚合物之混合物，或配體結合的陽離子聚合物及生物相容性之生物聚合物的混合物之陽離子塗層塗佈其上。該陽離子塗層係抓住並促進核酸及真核細胞附著至該基質上。該發明亦揭示一種使用陽離子塗層轉殖核酸進入細胞的方法。系爭專利之申請專利範圍共計51項，其中請求項第1項、第39項為獨立項，其餘請求項均為附屬項等情，有系爭專利之發明專利說明書附於原審卷可稽。原判決就系爭專利之舉發證據，以原證2（原證22至24、22-1、24-1為補強證據），無法證明系爭專利申請專利範圍第1至49項，有不能被製造或使用而不具產業利用性之情形；舉發證據32至36、原證3、10、11、28、29、引證1（原證30）、引證2並未揭示系爭專利申請專利範圍第1至49項之完全技術特徵，而無法證明其不具新穎性；另經整體技術特徵比對，系爭專利之主要結構與技術未為原證2、10、11所揭示，非為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，即具有進步性等情，業據原審依調查證據之辯論結果，敘明其得心證之理由，且已詳細論斷上訴人之主張如何不足採，核其認事用法尚無違經驗或論理法則，或判決不適用法規及適用不當之違背法令情形。
（三）原判決已敘明原證2之報告包括Lipofectamine2000轉染試劑進行基因轉殖方法，並與系爭專利之方法進行比較，惟原證2本身並未載明Lipofectamine2000轉染試劑之成分及組成，縱參酌上訴人另提出之原證24-1所載成分，亦因系爭專利說明書並未記載系爭專利之陽離子脂質或陽離子聚合物有形成微脂體之步驟，且系爭專利說明書第16頁實例1第10至11行亦記載「……並且在其表面與培養基中也沒有發現類似微脂體顆粒的存在。」（原審卷1第40頁反面），且原證2亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之基質的技術特徵（即該基質「包含支持物及塗佈於支持物表層之陽離子脂質、配體結合的陽離子聚合物、陽離子聚合物及生物相容性的生物聚合物之混合物、陽離子聚合物及配體結合的陽離子聚合物之混合物、或配體結合的陽離子聚合物及生物相容性之生物聚合物之混合物」，且「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125nmole/c㎡至250nmole/c㎡之間及介於0.1
ng/c㎡至10mg/c㎡。」故系爭專利申請專利範圍第1項之基質與原證2揭露之Lipofectamine2000轉染試劑有眾多差異，難謂所屬技術領域中具有通常知識者，可經由原證2之內容而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之基質，是上訴人僅以原證2之檢測報告，尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。而原證2檢測報告之內容，既經審酌無以認定可資證明系爭專利申請專利範圍第1至49項不具產業利用性及進步性，則原審認無傳喚原證2檢測報告撰寫人即證人 林彥儒 到場作證之必要，經核並無不合。則上訴人仍主張系爭專利未載明有無使用微脂體不等同未使用微脂體，且系爭專利是否使用微脂體進行？，Lipofectamine之陽離子脂質組成，與系爭專利申請專利範圍第1項有無不同？僅需徵詢證人林彥儒之意見，即可明瞭，原判決有違論理法則及不適用行政訴訟法第133條、第162條第1、2項規定之違法，且判決理由不備、理由矛盾云云，無非係就原審原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，且就原審已論斷者而異於其主張部分，指摘論斷理由不備及矛盾，自難謂原判決有違背法令之情形。
（四）又原證25-1為「新編生物技術」封面頁、第72頁、及版權頁影本（原審卷1第229至231頁），主要係上訴人主張原證11維基百科關於「Reversetransfection」之網頁有關說明逆向基因轉殖方法（reversetransfection），係Sabatini教授等人於2001年所發展由微陣列所驅動（driven）的基因表現系統，此相關先前技術之公開日（2001年）早於系爭專利之優先權日（2002年9月10日），得為證明系爭專利不具專利要件先前技術之補強證據。原判決敘明原證25-1第72頁有關脂微粒係於1965年發現之技術，於1990年在生物技術上之應用之說明，主要係以此項證據所載內容，除無法直接證明系爭專利申請專利範圍第1項之基質或請求項39之方法係使用微脂體，且此書係於2007年7月10日初版，亦無從用以證明上訴人主張之相關先前技術之公開日（2001年），早於系爭專利之優先權日（2002年9月10日），上訴人以原判決既認脂微粒係於1965年發現之技術，於1990年在生物技術上之應用，復又否定引證文件所載技術之公開日已早於系爭專利之優先權日（2002年9月10日），而認原判決理由矛盾，應屬誤解，是其執此主張原判決有判決理由矛盾之違誤，自非可採。
（五）另上訴人主張系爭專利未能申請各國專利權，足證系爭專利不備專利要件云云，惟查，原證8所示為系爭專利歐洲對應案於專利局網站所示之法律狀態資料；原證6所示則為系爭專利美國對應案之法律狀態資料；原證13則為系爭專利案日本對應案專利申請書影本，依原證14雖可證明日本對應案之專利申請業經審定不予專利；惟原證6僅證明該美國對應案未回應官方意見而放棄；原證8僅敘明系爭專利歐洲對應案之法律狀態於專利資料庫查無資料，再參酌原證13日本對應案公開說明書申請專利範圍僅列48項請求項，與系爭專利請求項供計51項已有不同，是原判決認定系爭專利與前開對應案之請求項權利範圍有異，則審查比對之基礎不同，審查結果無法完全參照，尚無從以系爭專利對應案未能於其他國家取得專利權，而執為系爭專利應不准專利之論據，因認上訴人請求調查關於系爭專利於日本、歐洲對應案申請核駁資料，並無必要等語，核已敘明其得心證之理由，尚無不合。是上訴人主張前開對應案與系爭專利究有何不同，及其專利申請如何為他國否准，與系爭專利是否具進步性有關，故對判決結果有重大影響云云，核屬法律見解之歧異，上訴人指摘原審漏未調查審認，原判決有行政訴訟法第243條第2項第6款判決不備理由之違法，亦不足採。
（六）上訴意旨復主張原判決理由謂原證11無法證明系爭專利不具進步性，惟依其認定原證3、原證11無法證明系爭專利不具新穎性之理由，可證原證3及原證11之逆向基因轉殖方法已提供教示與動機，故所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1、39項之發明，是系爭專利不具進步性云云，惟查，原判決已論明原證11係說明Sabatini教授2001年發展出逆向基因轉殖方法，主要係將DNA印染於玻片上，然後再加入貼附細胞（adherentcells）以進行轉染過程，該加入DNA及貼附細胞之順序與傳統之轉染方法不同，惟原證11並未揭示與系爭專利申請專利範圍第1、39項相同成分之基質，且未揭示系爭專利申請專利範圍第1、39項之「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125nmole/c㎡至250nmole/c㎡之間及介於0.1ng/c㎡至10mg/c㎡。」技術特徵，因此原證11與系爭專利申請專利範圍第1、39項確有差異等語。據此可知，原證11並未提供任何教示或動機可完成系爭專利申請專利範圍第1項之基質、或第39項之於活體外引導核酸進入真核細胞的方法，是即無所謂所屬技術領域中具有通常知識者，得根據原證11之內容可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1、39項發明之情形。又原判決雖於比對系爭專利申請專利範圍第1項與原證3論及原證3揭示之「動物明膠」係屬於系爭專利申請專利範圍第1項之「生物聚合物」；及原證3揭示之「玻片」相當於系爭專利申請專利範圍第1項之「支持物」等比對性說明，惟其亦敘明在未揭示與系爭專利申請專利範圍相同成分之基質及技術特徵情形下，難謂已提供足夠之教示或動機，由所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1、39項之發明，而認系爭專利不具進步性。是原判決此部分之判決理由並無上訴人所稱之矛盾情形，是上訴人主張原審就系爭專利不具進步性未依職權調查證據，且原判決理由前後矛盾云云，自難採取。
六、從而，原審以系爭專利申請專利範圍第1至第49項並無不能被製造或使用情形，符合專利法所稱之產業利用性，且依上訴人所提證據，亦無法證明系爭專利不具新穎性及進步性，故被上訴人就本件專利舉發案所為「舉發不成立」之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，是原判決駁回上訴人原審之訴，經核並無不合。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。中華民國103年12月25日
最高行政法院第二庭
審判長法官劉鑫楨
法官楊得君法官吳慧娟法官蕭忠仁法官劉穎怡以上正本證明與原本無異中華民國103年12月25日
書記官吳玫瑩