裁判字號：智慧財產法院103年民暫字第11號民事裁定
裁判日期：民國104年01月30日
裁判案由：聲請定暫時狀態之處分
智慧財產法院民事裁定
103年度民暫字第11號聲請人中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗 代理人 黃麗蓉 律師代理人 馮達發 律師代理人 李彥群 律師相對人 宋健民 代理人 張澤平 律師代理人 林曉晴 律師代理人 周君達 律師上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：
主文聲請人以新臺幣壹仟零伍萬元，或同額之第一商業銀行總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為相對人供擔保後，相對人於兩造間如附表所示專利權移轉登記之訴訟判決確定前，應容許聲請人實施如附表所示之專利權。
聲請費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
理由
壹、聲請人聲請意旨略以：
一、聲請人中國砂輪企業股份有限公司是我國上市公司，也是世界鑽石工具（用以研磨、切削）之領導廠商。因相對人自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於民國（下同）85年10月28日簽訂英文版「JointVentureAgreement」（下稱「英文版JVA」，聲證2-1），委任相對人為聲請人研發製造鑽石工具之相關技術（下稱「系爭合作案」），聲請人並與相對人簽訂工作契約（聲證3）、聘任合約書（聲證4），委任相對人於聲請人公司工作。就系爭合作案，雙方於
91年8月21日另簽署中文版「JointVentureAgreement」（下稱「中文版JVA」，聲證2-2），聲請人亦自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC），委任相對人擔任總經理，負責執行系爭合作案，並於97年10月15日再簽署「JV增補條款」（聲證2-3），合意變更「英文版JVA」及「中文版JVA」關於專利權歸屬及其他約定內容。嗣於98年間，因相對人私自在外與聲請人競爭對手合作，並以系爭合作案專利作價入股，聲請人知悉後，為求補救，乃要求相對人於99及100年間陸續簽署「備忘錄」（下稱備忘錄㈠）、「備忘錄㈡」、「備忘錄㈢」（聲證2-4至2-6），以降低對聲請人之損害並提前清算部分系爭合作案專利，且於99年5月
1日起，將相對人轉調為技術顧問，仍負責執行系爭合作案、管理鑽石科技中心，至系爭合作案於102年10月28日屆期終止。依據兩造間合約，系爭合作案所產出之專利，係由聲請人出資及維護，以相對人名義登記專利，聲請人享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」等權利。兩造於102年10月28日合約屆期終止時，應依約清算專利結束合作關係，相對人並應於CMP鑽石碟產品之權利金支付期限即102年12月31日屆至後一週內，將所有實施於CMP鑽石碟產品之專利過戶登記予聲請人（「JV增補條款」第4條第4項、第5項參照，聲證2-3）。惟相對人竟違約拒不將聲請人已實施之專利過戶予聲請人，並威脅對聲請人提出專利侵權訴訟。
二、相對人於103年8月5日委請美國律師寄發警告函予聲請人（聲證1），聲稱聲請人之CMP鑽石碟產品侵害其美國專利第8,777,699號（下稱美國'699號專利），該美國專利尚有台灣對應案（台灣專利申請號000000000號，已於提出本件聲請後之103年9月11日公告為I451942號發明專利）及中國對應案（申請公布號CZ000000000），各專利說明書如附表1-1（見本院卷一第58-64頁）、更正附表1-2（本院卷二第161-177頁）、附表1-3（見本院卷一第82-88頁）（以下合稱系爭專利），系爭專利均屬系爭合作案產出之專利權，相對人不僅不得主張聲請人侵害專利權，更應容許聲請人實施系爭專利，惟相對人非但拒將系爭合作案產出之專利權過戶予聲請人，且將系爭合作案之多件專利擅自移轉予第三人，或擅自停止維護致專利權失效，而有多次不法侵害、變更標的現狀之行為。
三、美國'699號專利之所有技術特徵，均已揭示於聲請人於96年
4月27日申請之我國申請號第00000000號專利（聲證17），及第三人2008年11月6日申請之美國專利公開號第US2008/0000000A1號（聲證18），有「美國'699號專利」請求項第1項比對表（附表2）及美國專利商標局就該專利之審查意見（聲證19、19-1）可稽，系爭專利不具新穎性而有應予撤銷或廢止之事由。
四、兩造間對於聲請人有無「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」，聲請人有無侵害系爭專利權，系爭專利權是否有得撤銷之原因等法律關係，有所爭執。
五、系爭專利所涉CMP鑽石碟產品，為聲請人主力產品之一，於99年至101年之三年間，聲請人該產品之銷售額每年均達約
7億元以上（聲證16）。聲請人及聲請人鑽石碟產品之主要客戶為半導體產業之上市公司，諸如台灣積體電路製造股份有限公司，若相對人以聲請人侵害專利權為由，向法院起訴或聲請假處分禁止聲請人以製造、販賣、使用等方式實施系爭專利，將造成聲請人及聲請人客戶之重大損害。相對人已委請律師寄發專利侵權警告函，隨時有可能向法院起訴或聲請禁止聲請人為實施系爭專利之行為，聲請人有發生重大之損害與急迫危險之可能。系爭專利具有無效事由，且聲請人本有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」等權利，故聲請人於本案訴訟中有高度勝訴可能性。又相對人容許聲請人實施系爭專利或履行其不作為義務，至多僅受有相當於系爭專利權利金之損害。且系爭專利權利金支付期限已於102年12月31日屆滿，相對人本無權利金之損害可言。縱認相對人可能受有權利金之損害，惟相對人主張聲請人之CMP鑽石碟產品（即「中文版JVA」第6條所稱產品）侵害系爭專利，依「JV增補條款」第4條第2項之約定，系爭合作案之權利金係以「產品銷售額之7%」計算，相較於聲請人至少將受有「產品銷售額之100%」之損害，相對人之損害金額亦遠小於聲請人如無本件定暫時狀態處分所將受之前述重大損害，聲請人因本件定暫時狀態處分之利益顯然遠高於相對人因此可能遭受之損害。
六、系爭美國'699號專利及中國對應案雖分別為美國及中國專利，惟因系爭合作案合約未明文約定準據法，訂約當事人均為我國國民，相關之契約準據因素均指向台灣法，依聲請人美國律師之法律意見，美國法院會遵從我國法院對契約約定之專利權歸屬之認定（聲證20、20-1），且我國法院裁定命定暫時狀態之處分，有助於聲請人前往美國或中國聲請執行我國法院裁定，故有由本院裁定定暫時狀態之必要。
七、並聲明：在兩造間相對人應將如附表所示專利移轉登記予聲請人之訴訟判決確定前，相對人應容許聲請人實施如附表所示之專利權。
貳、相對人答辯意旨略以：
一、聲請人聲請定暫時狀態假處分之標的即系爭專利，並不屬於兩造合作案產出之專利，聲請人徒以與系爭專利無關之兩造合作案合約相關約定，主張其有系爭專利之「專利所有權」或「專利實施權」、「專利移轉請求權」之基礎，均屬無據。
二、兩造JV合約期間，本質上係由相對人提供技術，聲請人提供資金以合作發展JV事業。相對人向來即為技術的提供者，以非專屬授權的方式授權相關專利技術供聲請人於JV事業使用（中文版JVA附註、增補條款第3條)。系爭合作案所指鑽石工具之範圍，係視該鑽石工具是否符合97年增補條款第二條所定義之JV產品，即該鑽石應用工具是否係由相對人之專屬技術及聲請人提供之資源共同研究發展而成，且係由聲請人依「97增補條款」（聲證2-3）第5條第1項規定，由聲請人公司編列專利費用支付專利事務所服務費及規費。系爭專利不論就該專利之研究開發過程、相關申請之專利事務所服務費或規費之支付等，自始至終均與聲請人公司無涉，聲請人未有同意開發或為任何參與研發過程之行為，亦未曾提供任何資源共同研究發展，故系爭專利並不屬於97增補條款第二條所稱之「JV產品或技術」。美國'699號專利實係相對人經聲請人同意前往錸鑽公司任職後（備忘錄（三）第11條)，在JV事業之外自行申請取得之專利權。此觀諸美國'699號專利及台灣對應案、中國對應案之發明人為相對人宋健民，申請人為錸鑽公司(RiteDiaCorporation)，申請時間為
100年9月21日，美國'699號專利係103年7月15日核准取得專利權，台灣對應案係103年9月11日核准取得專利權，中國對應案尚未經核准，上開時間係在聲請人同意相對人前往錸鑽公司任職後，故系爭專利與聲請人所主張之系爭合作案內容無涉。
三、退步言之，縱認系爭專利屬兩造合作案所生之專利，聲請人就系爭專利亦無其所稱「專利所有權」、「專利移轉請求權」、「專利實施權」，玆分述如下：
⑴關於專利所有權部分：
依兩造間英文版JVA（聲證2-2）附註，及增補條款（聲證2-3）第3條約定可知，雙方合作關係乃由相對人提供技術，聲請人提供資金等資源，共同合作生產鑽石產品，雙方約明合作關係下所衍生智慧財產權為相對人所有，且登記相對人為專利權人，再由相對人非專屬授權予聲請人使用，兩造並無以共有方式共有系爭專利權之意，聲請人並無享有系爭專利之所有權。至於增補條款（聲證2-3）第3條第2項約定：若甲方（即聲請人）使用上述智慧財產權於產品或技術發展時，「則甲方擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值」，係指所授予專利使用之收益分配，而非指所有權之共有，又增補條款第4條第1項約定：甲方（即聲請人）使用乙方（即相對人）專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之，聲請人若係專利權人，其使用自身所有之專利何須再支付相對人權利金，益證聲請人所言，不足採信。聲請人又主張，依增補條款第4條第5項及備忘錄㈢第8條後段約定，權利金支付期間終止後，相對人應將兩造合作案專利移轉登記予聲請人，故聲請人於權利金支付期限屆滿後，即取得相關專利之100%所有權云云。查聲請人縱有移轉請求權（相對人否認之），聲請人至多僅有請求移轉專利之權利，在專利尚未移轉前，自無取得任何專利權，聲請人主張其就系爭專利於支付期滿後取得100%權利，洵無足採。
⑵關於專利移轉請求權部分：
聲請人雖主張依合資契約97增補條款第4條第5項之約定，聲請人依約支付權利金至102年12月31日，相對人應將與
CMP鑽石碟產品有關之專利，全部移轉登記予聲請人云云。惟查，中文版JVA第6條所指之專利係指「中華民國發明第一一五九五八號『具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法』及第一二五二四九號『以滲透法硬焊之鑽石研磨工具』及宋先生在美國取得的二項專利，專利號碼分別為6,039,641『BRAZEDDIAMONDTOOLSBYINFILTRATION』US6,286,498B1『METALBONDDIAMONDTOOLSTHATCONTAINUNIFORMORPATTERENDDISTRIBUTIONOFDIAMONDGRITS
ANDMETHODOFMANUFACTURETHEREOF』」，系爭專利非屬上開4項專利，則權利金支付期限並非至102年12月31日止，且美國'699號專利於103年7月15日方獲核准，聲請人尚未支付權利金，若認系爭專利屬於雙方合作關係而生之範疇（相對人否認之），則依上開約定，聲請人須於支付權利金15年後，方有專利移轉請求權，是聲請人主張其就系爭專利現有移轉請求權云云，委無可採。
⑶關於專利實施權部分：
兩造合作案係由相對人提供技術授權，聲請人提供其他資源，而雙方就合資產品之獲益比例分配之合資事業，雙方乃合資事業之股東關係，與出資聘請他人從事研究開發者，有所不同，是聲請人依據專利法第7條第3項但書「出資人得實施其發明、新型或設計」，主張其就系爭專利有專利實施權，洵屬無據。相對人對聲請人之非專屬授權，係以支付權利金為對價，而系爭專利今年方獲核准，相對人並未授權予聲請人，且聲請人亦尚未支付任何權利金，聲請人並未獲得任何實施權，又依兩造合資契約相關約定，聲請人須於支付權利金15年後，方有專利移轉請求權。聲請人現無任何請求移轉登記之權利，且縱有移轉請求權亦不等同於取得所有權，則聲請人聲稱其就系爭專利於支付期滿後取得100%權利，自得本於專利所有人之地位實施之，顯無理由。
四、聲請人雖提出之我國申請號第00000000號專利，及美國專利公開號第US2008/0000000A1號，主張美國'699號專利所有技術特徵，均已揭示於我國申請號第00000000號專利，及第三人96年9月19日申請之美國專利公開號第US2008/0000000A1號云云。惟查，上開前案並未揭示美國'699號專利請求項
1有關第一單層之超級研磨顆粒與第二單層之超級研磨顆粒實質上具有相同分佈的特徵。聲請人以上開前案主張系爭專利不具新穎性，並非可採。再者，關於美國及中國之專利之有效性並非我國法院所得審理，且關於系爭專利有效性之爭執，並非聲請人請求移轉登記系爭專利之本案訴訟，所能確定或除去者；法院即使判定系爭專利有欠缺專利要件而應予以撤銷，將導致聲請人無從請求移轉系爭專利權，其本案訴訟程序將無法確定聲請人所稱之爭執之法律關係。聲請人本件請求，未合於民事訴訟法第538條第2項規定，以本案訴訟能確定爭執之法律關係者為限，自不應准許。且本案訴訟既為請求移轉系爭專利，自與專利是否應撤銷或廢止無涉，聲請人以系爭專利有被撤銷廢止之可能性，作為本案勝訴高度可能性之釋明，實無理由。
五、聲請人主張相對人就兩造合作案專利權，有多次不法侵害、變更標的現狀之事實，並非實情。聲請人所稱相對人移轉合作案專利予第三人，皆係依聲請人之指示及同意（聲證2-4），執行兩造合資事業之對外合作案所為，並非擅自為之；而拋棄專利，更係配合聲請人削減專利費用預算之需求，並經聲請人同意所為之行為，上開情事，皆有相關簽呈、合約及信件等足資為證。況且，系爭專利非屬兩造合作案專利，聲請人自不得以他項專利權之情事，作為其就系爭專利受有損害或危險之釋明。又相對人從未以台灣及中國專利對應案對聲請人主張權利，就台灣與中國專利部分，聲請人實未提出任何事證釋明其有受損害之急迫危險，並無請求定暫時狀態假處分之必要。
六、綜上所述，聲請人未釋明其本案請求權，亦未釋明其符合聲請定暫時狀態假處分要件之事證，聲請人未盡其釋明義務，自應駁回聲請人之聲請。並聲明：駁回聲請人之請求。
叁、得心證之理由：
甲、程序方面：
一、本院就本件聲請有管轄權：㈠查本件系爭專利包含3件專利權（如附表所示），其中1件
為我國專利，2件分別為美國及中國專利，故本事件具有涉外因素。按我國涉外民事法律適用法就具體事件受訴法院是否有管轄權，並無明文規定，應以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
㈡聲請人係依兩造間JV合約之法律關係，及系爭專利不具新穎
性為由，聲請本件定暫時狀態之處分，就JV合約爭議部分，查兩造均為我國人，系爭JV合約係在我國簽訂，債務履行地亦在我國，依民事訴訟法第12條「因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄」規定之法理，本院應有國際管轄權。就系爭專利是否具有新穎性部分，因本件3件專利權，係同一發明於不同國家申請之對應案，就台灣對應案專利部分，本國法院具有管轄權，並無疑義，至於美國'699號專利及中國對應案部分，因其主要技術特徵與台灣對應案專利相同，如予一併審查，可符合訴訟經濟原則，且聲請人主張系爭專利不具新穎性，僅係防禦方法之一，本件定暫時狀態之處分，係請求相對人於兩造間本案訴訟判決確定前，應容許聲請人實施系爭專利權（即請求相對人為一定之不作為），並非請求本國法院直接宣告外國之專利權無效，應無違反智慧財產權屬地主義之原則。另參酌聲請人提出美國律師之法律意見，因本件締約當事人均為我國國民，相關之契約準據因素均指向台灣法，美國法院會遵從我國法院對契約約定之專利權歸屬之認定（聲證20、20-1）等情，本院認相對人抗辯我國法院就外國專利並無國際管轄權云云，不足採信。
二、準據法之選定：按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。又按，受僱人於職務上完成之智慧財產，其權利之歸屬，依其僱傭契約應適用之法律，涉外民事法律適用法第20條第1、2、3項本文，及第42條第2項，定有明文。本件兩造均為本國人，住所均在我國，系爭JV合約之債務履行地亦在我國，依涉外民事法律適用法第20條規定，系爭JV契約之關係最切之法律，應係我國法，故兩造間權利義務關係，應以我國法為準據法。又兩造間之JV合約係約定一方出資，他方提供技術，共同合作開發智慧財產權之契約，關於專利權之歸屬亦應類推適用涉外民事法律適用法第42條第2項規定，以JV合約應適用之我國法為準據法。
乙、實體方面：
一、按「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分」，為民事訴訟法第538條第1項定有明文。又按智慧財產案件審理法第22條第2項明定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之，其釋明有不足者，應駁回聲請」；智慧財產案件審理細則第37條第3項明定：「法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響」。所稱「釋明」者，係當事人提出可即時調查之證據，使法院就某事實之存否，得到「大致為正當」之心證為已足，與「證明」係當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，確信其主張為真實者，尚屬有間（民事訴訟法第284條、最高法院97年度台抗字第264號、98年度台抗字第807號裁判參見）。智慧財產案件審理法第22條之立法理由，固然揭櫫智慧財產案件之定暫時狀態假處分事件，因常涉及高科技產品，其特性為產品於市場上之替換週期甚短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，影響當事人財產上權益甚鉅，故法院對於聲請定暫時狀態處分要件之審核，應持審慎嚴謹態度，即應要求較一般定暫時狀態假處分事件更高之釋明程度，誠屬必然，惟定暫時狀態之假處分事件，本質上仍為本案判決確定前之保全程序，且係當事人為防止發生重大之損害或避免急迫之危險等必要之情形，而提出聲請，法院仍須在有限的時間內，就兩造所提出之證據，及法院調查證據所得之心證，權衡兩造之損害及利益之輕重後，作出准駁之判斷，至於債權人主張之法律關係是否確實存在，有待將來本案訴訟時，進行完整之調查及辯論後，始得確定，合先敘明。
二、本件聲請人主張，兩造於85年10月28日簽訂英文版JVA（聲證2-1），聲請人委任相對人為聲請人研發製造鑽石工具之相關技術，嗣於91年8月21日另簽署中文版JVA（聲證2-2），於97年10月15日再簽署「JV增補條款」（聲證2-3），聲請人並自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC），委任相對人擔任總經理，嗣兩造又於99年1月7日簽訂備忘錄㈠（聲證2-4）、99年5月1日簽訂備忘錄㈡（聲證2-
5）、100年1月21日簽訂備忘錄㈢（聲證2-6）之事實，為相對人所不爭執，並有聲請人提出上開合約在卷可稽，聲請人主張系爭專利屬於系爭合作案之專利權，聲請人享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有2/3權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」，有實施及請求移轉系爭專利之權利，且系爭專利不具新穎性，有得撤銷之事由，故相對人應容許其實施系爭專利。相對人則否認系爭專利屬系爭合作案之專利，並主張其並未授權聲請人實施系爭專利，聲請人亦未支付權利金，聲請人生產之S-DGDISK產品使用系爭專利，業已侵害相對人之專利權（見本院卷二第210頁），則兩造間對於聲請人有無實施系爭專利之法律關係，自屬存有爭執。
三、玆就本件定暫時狀態之處分，是否具有必要性之相關因素，審酌如下：
㈠聲請人將來勝訴可能性：
⑴關於系爭專利權是否屬於系爭合作案產出之專利權：
⒈兩造間訂立之英文版JVA（聲證2-1）、中文版JVA（
聲證2-2）之前言，係約定兩造合作生產鑽石工具（diamondtools）或鑽石產品，由聲請人提供技術以外必要之資源，相對人提供技術，所為之合作事業。另JV增補條款（聲證2-3）第2條關於「JV產品或技術之定義：依JV約定，經公司同意開發，由宋博士依其所有之專屬技術，配合公司擔所需資源共同研究發展的產品或技術屬之」，並未限定系爭合作案欲開發技術之範圍。
又中文版JVA第6條約定：系爭合作案使用相對人所有之專利權，包括中華民國發明第115958號、125249號、美國US0000000號、US0000000B1號專利權（下稱原始四項專利）。第4條約定：宋先生會在JointVenture的執行中為他的技術準備特定專利之申請，如果所申請之專利獲准，宋先生將擁有獲准專利之專利權。然而，中砂可以使用該專利而免付使用之權利金（免付權利金部分之約定，已為其後訂立之JV增補條款所變更）。由上開約定可知，兩造簽訂中文版JVA時，相對人擁有之專利權為原始四項專利，惟系爭合作案所發展之技術，並不以該四項專利為限，凡由聲請人提供資源，相對人提供技術，於JV合約有效期間內所共同開發鑽石工具相關技術均屬之。另由備忘錄㈢（聲證2-6）第1條所載，兩造提前清算之專利，主要為「鑽石金屬散熱片」及「鍍膜(DLC)」兩類與CMP無關之專利（見備忘錄㈢附件一至三所列之專利），並包含申請中之專利等情，亦可知系爭合作案之專利，並不限於已取得之專利權，尚包含申請中尚未核准之專利權。又原始四項專利之主要技術，在於將如鑽石立方氮化硼等研磨顆粒經由焊料硬焊或加熱加壓燒結方式結合於基材，用以增加研磨顆粒與基材間之結合力，以及延長具有該研磨顆粒基材之研磨工具的使用壽命，雖非直接揭示係用於系爭專利之化學機械研磨墊修整器，惟系爭專利中用以將研磨顆粒設置於金屬支撐層，以及將研磨顆粒耦合於剛性支撐體之技術，均包括使用焊料硬焊或加熱加壓燒結之技術，故系爭專利可認為係由原始四項專利衍生應用之技術，而屬於系爭合作案產出之專利權。
⒉相對人雖辯稱系爭專利係100年9月間所申請，乃聲請
人同意相對人前往錸鑽公司任職之後，故與系爭合作案無關云云。惟查，系爭3件專利均主張相同之優先權基礎案即美國61/384,976號，申請日為2010年9月21日（見本院卷一第58、82頁、本院卷二第161頁），故系爭專利之申請日應係99年9月21日，並非相對人所稱100年9月21日。而錸鑽公司係100年2月18日設立，相對人係100年2月14日到職（見聲證9公司基本資料查詢），故系爭專利申請時，錸鑽公司尚未成立。又聲請人為執行系爭合作案，在該公司內部成立鑽石科技中心（下稱DTC），聘任相對人擔任DTC總經理，並提供研究經費、人員、設備等，及編列預算支付相關專利費用（見聲證4聘任合約書、JV增補條款第5條第1項），相對人雖於99年4月30日離職（見本院卷一第111頁反面），惟翌日（同年5月1日）即轉任聲請人公司顧問，享有管理DTC之職權，並支領聲請人公司之顧問費及年終獎金至系爭合作案到期日102年10月28日為止（見備忘錄㈡第3條、備忘錄㈢第3條），聲請人並依約支付權利金予相對人（聲證16、16-2），系爭專利係JV合約有效期間所研發之技術，自屬聲請人公司支付研發費用產出之成果，由於技術之研發在時間上具有連續性，不得割裂就單一專利論斷聲請人有無提供研發及專利申請維護費用，故相對人辯稱系爭專利申請及取得時間在相對人前往錸鑽公司任職之後，聲請人未支付研發及專利申請維護費用云云，不足採信。
⒊綜上，本院認為聲請人主張，系爭專利係聲請人提供資
源所開發，為系爭合作案所產出之專利權，已為相當之釋明。
⑵聲請人主張其享有「專利實施權」、「專利所有權（權利
金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」等權利部分：
⒈聲請人主張其享有上開權利，業據提出兩造間相關合約
，即英文版JVA、中文版JVA、JV增補條款、備忘錄㈠、備忘錄㈡、備忘錄㈢（聲證2-1至2-6）等資料為證。經查，兩造簽訂英文版JVA及中文版JVA之後，嗣於97年10月15日簽訂JV增補條款，該JV增補條款前言謂：
本JV增補條款為原聲請人與相對人於85年10月訂定及91年8月修訂JV合約之延續，甲、乙方稟持善意，同意以下條款於生效日後，作為執行依據。另相對人於97年11月19日「DTC專利預算及產品研發」簽呈，亦表示JV增補條款為其與聲請人協調多年之結果，其已依新約放棄多項原來合約的權益等語（聲證25），足認JV增補條款之約定，在與原有英文版JVA及中文版JVA不同之範圍內，已變更原有JV合約之約定。又兩造嗣後於99年、10
0年間簽訂之備忘錄㈠、備忘錄㈡、備忘錄㈢，係因相對人擬與外部第三者技術合作，採用兩造共同之JV成果，兩造對於系爭合作案產出之專利權，應如何移轉或清算所為之約定（見上開備忘錄之前言），故關於系爭合作案，兩造間之權利義務關係，主要依JV增補條款之約定定之，至於備忘錄㈠、㈡、㈢，係有關部分專利權提前清算或處分事項之約定，其餘條款則係重申或確認前約之內容，合先敘明。
⒉相對人雖主張依兩造間JV合約相關約定，JV發展之產品
及技術均登記為相對人所有，且係非專屬授權予聲請人，聲請人須支付授權金為對價，惟聲請人未曾支付系爭專利之授權金，自無從主張任何權利云云。惟查，依JV增補條款第3條約定：依JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為相對人名義，聲請人擁有「優先使用權」。若聲請人使用該智慧財產權於產品或技術發展時，「聲請人擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值」。對於該智慧財產權所衍生之「非屬開發成本之義務及費用，兩造各自負擔比例為二比一」。雖相對人對聲請人為非專屬授權，然聲請人所使用之智慧財產權，「相對人對外授權時，不得傷害聲請人之利益」，其餘聲請人未使用之智慧財產權，相對人對外授權時，應先返還聲請人代為支付之所有費用並加計利息。若雙方同意出讓或對外授權聲請人使用之智慧財產權時，「對方支付之對價扣除成本後，三分之二歸屬聲請人所有」，三分之一歸屬相對人所有。系爭合作案終止後，所有因執行系爭合作案產生由相對人名義持有之專利權（除聲請人進行量產使用者外），相對人應返還聲請人所支付之一切費用並加計合理利息，該專利權之權利利益及價值「始完全歸相對人所有」，若相對人未返還價款，應於一周內無償過戶予聲請人，未來聲請人如使用該專利權，應依JV增補條款第4條約定支付權利金，如聲請人出讓或授權他人，他人支付之對價，聲請人於扣除必要成本後，應支付三分之一予相對人。第4條則約定，聲請人使用相對人專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。權利金之計算方式分為二種：91年修訂JV（即中文版JVA）第6條所載之原始4項專利技術所生產之產品，須支付銷售額之7％，支付期限至102年12月31日止。其餘聲請人使用於商業化量產之JV技術，自產品每月銷售額達新台幣100萬元之月開始支付權利金，支付期限為15年，權利金之計算係按產品之毛利率，支付銷貨淨額之4％至8％不等權利金。
⒊由上開約定綜合觀之，兩造間之合作關係，並非單純之
聘任關係，亦非單純之非專屬授權關係，蓋兩造間如係單純之聘任關係，聲請人支付金錢聘請相對人從事技術研發，聲請人之出資與相對人研發之技術具有對價之關係，通常應由出資人即聲請人取得專利權，且相對人之報酬應屬固定，而非依產品之銷售額計算，相對人亦無必須分擔非屬開發成本之義務及費用之理。如係單純之非專屬授權關係，相對人既為專利權人，以非專屬授權之方式授權聲請人使用系爭專利，衡情聲請人僅有支付權利金之義務，並無就系爭專利享有三分之二權利利益及價值，及要求相對人對外授權不得傷害聲請人之利益，且應先返還聲請人代為支付之費用並加計利息，及JV終止後相對人應返還聲請人為該等專利支出之費用及利息，專利權始能完全歸屬相對人所有，否則應將專利權無償過戶予聲請人之理。故系爭合作案，應係聲請人提供研發所需資源，相對人提供其專屬技術，共同合作開發與鑽石工具相關技術並共同分享利潤之合資事業（該合作案並未另行成立公司，而係在聲請人公司內部成立鑽石科技中心（DTC）為執行單位）。從而，本院認為聲請人主張系爭專利為其聘任相對人完成之專利，依專利法第7條第3項規定，聲請人享有實施權，及相對人主張系爭專利為其所有，聲請人僅為非專屬被授權人云云，均非可採。
⒋系爭合作案所產出之智慧財產權，雖登記為相對人之名
義，惟因相對人在權利行使上，不能自由為使用（對外授權不得傷害聲請人之利益）、收益（聲請人擁有智慧財產權三分之二之權利利益及價值，對外授權之對價三分之二歸聲請人所有等）、處分（出讓須經兩造同意，且讓與對價之三分之二歸聲請人所有，聲請人未使用於產品之專利權，JV期滿後相對人應將聲請人支付之一切費用返還，專利權之權益利益及價值始完全歸屬相對人，若未返還費用，應於一周內無償過戶予聲請人，聲請人有使用於產品之專利權，聲請人支付權利金期限終了時，相對人應將專利權移轉登記予聲請人），聲請人及相對人係按三分之二及三分之一之比例，分享專利權所帶來之收益及分擔非屬開發成本之費用，本院認為依兩造間JV合約之約定，並無使相對人享有完整的專利權之意思，故聲請人主張系爭專利依約雖登記在相對人名下，惟聲請人享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」等權利，尚非無據。
⒌相對人雖辯稱，系爭專利係登記於相對人名下，聲請人
縱使擁有三分之二之權利利益及價值，或得請求相對人移轉登記，亦僅為請求分配或請求移轉登記之權利，並非等同享有共有權或所有權，且聲請人並未就系爭專利支付權利金達15年，無從主張上開權利云云。惟按，發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第62條第1項定有明文，上開規定係為保護交易之第三人而設，專利權之處分行為以登記為對抗要件，而非生效要件，當事人間有關專利權歸屬之約定並未規定須以登記為生效要件，相對人並無主張登記之絕對效力之依據。再查，兩造有關權利金之計算，係依「產品」計算，非依「專利權」計算（見聲證16、16-1、16-2，98年至102年權利金計算明細），相對人既主張聲請人使用系爭專利之產品為S-DGDISK產品（聲請人否認之），堪認聲請人至少自98年開始支付該產品之權利金，至於相對人所稱聲請人自101年7月至102年12月止未支付權利金部分，聲請人主張相對人有違反JV合約之行為，聲請人業以相對人所負損害賠償債務1億2652萬9558元主張抵銷，業據提出主張抵銷之存證信函及回執為釋明（聲證22、22-1，該損害賠償部分現由本院10
2年度民專訴字第104號事件審理中），又聲請人是否就S-DGDISK產品支付權利金之期限是否屆滿，乃其得否請求移轉登記之問題，縱使支付權利金之期間尚未屆滿，聲請人依JV合約仍有實施系爭專利之權利，至於兩造間其餘有關實體權利之爭執，尚待本案訴訟審理、判斷，非本件定暫時狀態處分事件所得確定。
⑶聲請人主張系爭專利不具新穎性部分：
⒈經查系爭專利共為三件，分別為：美國'699號專利案、
我國專利案TWI451492及中國大陸專利公布CZ00000000
0號專利案。上述三件專利案均主張相同之優先權基礎案，即美國61/384,976號（申請日為2010年9月21日），及美國61/468,917號（申請日為2011年3月29日），故三件專利案判斷有效性之基準日均為2010年9月21日。
⒉聲請人提出之有效性證據為：
①97年11月1日公開之我國專利第00000000號「研磨工具」專利案（本院卷二聲證17-1)。
②2008年11月6日公開之美國專利第US2008/0000000A1
號「CONDITIONINGTOOLSANDTECHNIQUESFORCHEMICALMECHANICALPLANARIZATION」專利案（聲證18)。
以上兩證據之公開日均早於上開系爭專利之第一優先權日，可作為系爭專利之先前技術。
⒊系爭TWI451492專利請求項1,5,14,16項為獨立項，其
餘為附屬項。該專利係關於CMP墊修整器及其製造方法，其主要技術特徵為：將兩層鑽石顆粒實質相同分佈於金屬支撐部件兩側。另在第1項中尚包含將其中一層鑽石顆粒耦合於剛性支撐體之技術特徵。
⒋經查，美國US2008/0000000A1號於第2,6圖及相關文段
已揭露將兩層鑽石顆粒實質相同分佈於金屬支撐部件兩側之技術特徵，惟由其說明書第[0055]文段所載及第6圖可明顯看出：氧化鋯支撐件zirconiasupport與焊料Braze或是鑽石顆粒DiamondGrain間並無耦合關係，其僅係於燒製時放置預成型坯，故其未揭露我國TWI451492專利請求項1所述以一剛性支撐體耦合於第二單層鑽石顆粒的技術特徵，故不足以釋明系爭TWI451492專利不具新穎性。
⒌經查，我國專利第00000000號第5D圖已明確揭示在工作
面530a上鑽石顆粒232，與相對面的鑽石顆粒232係彼此對齊，並將下表面之鑽石顆粒經燒結而耦合於一背板
250之技術手段，故實已揭露系爭TWI451492專利將兩層鑽石顆粒實質相同分佈於金屬支撐部件兩側，以及以一剛性支撐體耦合於第二單層鑽石顆粒的技術特徵，故我國專利第00000000號足以釋明系爭TWI451492專利不具新穎性。
⒍系爭美國'699號專利之主要技術特徵相同於系爭專利TW
I451942，故其有效性比對結果相同於系爭專利TWI451
942，即美國US2008/0000000A1號不足釋明系爭美國'699號專利案不具新穎性，而我國00000000號足以釋明系爭美國'699號專利不具新穎性。
⒎系爭中國大陸CZ000000000號之主要技術特徵，並未包
括「以及一剛性支撐體，其耦合於相對該第一單層之該第二單層鑽石顆粒。」之技術特徵，故我國00000000號及美國US2008/0000000A1號均足以釋明系爭中國大陸CZ000000000號不具新穎性。
⒏相對人雖辯稱我國專利第00000000號未揭示「實質相同
分佈的位置」的重要技術特徵，且該專利申請案被相對人先前核准之專利核駁，足見系爭我國專利案I451492確為相對人所有云云，惟查，我國專利第00000000號第5D圖已明確揭示上述技術特徵，並非經由圖式推測的內容，當然屬於引證文件所直接揭露的一部分。又我國專利第00000000號業經公開，即構成先前技術的一部分，無論該案嗣後是否審定不予專利，均無礙作為新穎性審查之引證文件，故相對人之理由，不足採信。
⑷綜上，本院認為聲請人主張系爭專利屬於系爭合作案產出
之專利，其就系爭專利享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得
100%權利）」、「專利移轉請求權」之權利，及系爭專利不具新穎性，其於本案訴訟有勝訴可能性，已提出相當之釋明。
㈡雙方損害及利益之權衡：
查聲請人主張其生產之CMP鑽石碟產品為該公司主力產品之一，於99年至101年之三年間之銷售額每年均達約7億元以上，102年銷售額更達8億元以上，業據提出權利金收據為釋明（聲證16、16-1）。相對人指控侵權之S-DGDISK產品占所有CMP鑽石碟產品銷售額大約一半（見聲證16-1權利金收據第1頁，102年上半年S-DGDISK產品除以全部鑽石碟之銷售淨額為44％，聲證16-1第2頁以同樣方式計算，為47.1％）。本院審酌系爭專利所涉之產品銷售額甚鉅，且聲請人之主要客戶為半導體產業之上市公司，如台灣積體電路製造股份有限公司等，若相對人以聲請人侵害專利權為由，向法院起訴或聲請假處分禁止聲請人以製造、販賣、使用等方式實施系爭專利，將造成聲請人及聲請人客戶之重大損害，且相對人已委請律師寄發專利侵權警告函予聲請人，隨時可能採取法律行動，禁止聲請人為實施系爭專利之行為，聲請人有發生重大之損害與急迫之危險的高度可能性。反之，如命相對人容忍聲請人實施系爭專利或履行其不作為義務，相對人至多受有相當於系爭專利權利金即相當於產品銷售額7％金額之損害，本院權衡雙方損害之程度後，認為准許聲請人本件定暫時狀態之處分之聲請，保護之利益遠高於相對人因此可能遭受之損害，而應予准許。
四、擔保金之酌定：㈠按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，法院仍得
命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明文。又按，法院為附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得為假處分，此項擔保係備賠償債務人所應受之損害，法院定此項擔保額時，應斟酌債務人因假處分所可能受到之損害多寡，依職權裁量之（最高法院48年台抗字第18號、48年台抗字第142號判例意旨參照）。本件聲請人提出之證據資料，雖已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態之處分之必要性，惟聲請人主張之法律關係是否確實存在，仍待本案訴訟審理方能確定，本院依智慧財產案件審理法第22條第3項之規定，仍應命聲請人供擔保後，始准為定暫時狀態之處分。
㈡聲請人雖主張，聲請人於另案假處分事件（本院102年度民
專抗字第15號）就系爭合作案於4年4個月之本案訴訟期間內所可能應付之全部權利金，業已提供2億1039萬9448元之足額擔保後，對相對人強制執行在案，本案不應再重複命聲請人提供擔保云云。惟查，兩造間對於系爭專利是否屬於系爭合作案產出之專利權，及是否已支付權利金達15年之事實，存有爭執，故本院認為仍有命聲請人提供擔保金之必要。經審酌聲請人支付權利金係以「產品」而非以「專利權」計算，相對人指控系爭專利所涉產品S-DGDISK產品為聲請人支付權利金產品項目其中之一，惟因各產品使用之技術內容及涉及專利權之數量均有不明，無從區分每項產品應分擔之權利金比例。本院爰以聲請人101、102年度支付相對人權利金平均為58,725,710元（見本院卷一第220-221頁、本院卷二第60-61頁，00000000＋00000000＋00000000＋00000000＝00000000），及聲請人主張CMP專利共76件為計算基礎，得出每件專利每年可得權利金數額為772,707元（00000000÷76＝772707，元以下四捨五入），本件訴訟辦案期限以
4年4個月計算，系爭3件專利權於本案訴訟期間可得之收益約為10,045,191元（000000×3＝0000000，0000000×（4＋4/12）＝00000000）等情，酌定擔保金額如主文所示。
五、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第3項、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。
中華民國104年1月30日
智慧財產法院第三庭
法官彭洪英以上正本係照原本作成。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中華民國104年1月30日
書記官郭宇修附註：
一、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。
二、債權人依本裁定辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，聲請執行。