裁判字號：智慧財產法院98年行商訴字第12號判決
裁判日期：民國98年06月30日
裁判案由：商標異議
智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第12號民國98年6月18日辯論終結原告甲○○○○○○（歐洲）有限公司（PretAManger
(Europ)代表人乙○○○○○（Ni訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師被告經濟部智慧財產局代表人丙○○（局長）訴訟代理人丁○○
參加人日商‧江崎固力菓股份有限公司代表人 江崎勝久 訴訟代理人 李世章 律師
徐念懷 律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年11月13日經訴字第09706115540號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國（下同）94年12月23日以「PRET」商標指定使用於商標法施行細則第13條第30類之咖啡、茶葉、可可、糖、穀製點心片、麵粉及穀製粉、麵包、棒狀餅乾、糕餅、蛋糕、米果、鬆餅、麥粉、米、巧克力糖、糖果、冰及冰淇淋、蜂蜜、糖漿、調味醬、調味品、蛋黃醬、生麵糰、餡餅、派餅、 三明 治、捲狀 三明治 、布丁、壽司等商品，以及第43類之自助餐館、餐廳、咖啡館、速簡餐廳、利用網際網路以線上方式提供菜單供顧客預訂餐飲之餐廳服務、有關食物∕飲料及備辦宴席服務之資訊等服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人日商．江崎固力菓股份有限公司於96年2月15日以前揭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12、13款規定，對之提出異議，被告乃依法通知原告答辯。原告則於答辯時申請將註冊第0000000號商標分割為2件商標，其一為本件系爭註冊第0000000號「PRET」商標（下稱系爭商標圖樣，圖樣如附圖1所示），指定使用於第30類之咖啡、茶葉、可可、糖、穀製點心片、麵粉及穀製粉、麵包、棒狀餅乾、糕餅、蛋糕、米果、鬆餅、麥粉、米、巧克力糖、糖果、冰及冰淇淋、蜂蜜、糖漿、調味醬、調味品、蛋黃醬、生麵糰、餡餅、派餅、三明治、捲狀三明治、布丁、壽司等商品上；其二為註冊第0000000號「PRET」商標，指定使用於第43類之自助餐館、餐廳、咖啡館、速簡餐廳、利用網際網路以線上方式提供菜單供顧客預訂餐飲之餐廳服務、有關食物∕飲料及備辦宴席服務之資訊等服務上，是項分割申請經被告核准並公告於97年1月1日出版之第35卷第1期商標公報。嗣後參加人復聲明就分割後之系爭註冊第0000000號「PRET」商標續行異議程序，檢具註冊第67493號商標（下稱據以異議商標，圖樣如附圖2所示）。案經被告審查後，以二造商標構成近似，復指定於同一或類似之商品上，客觀上有使相關消費者產生混淆誤認之虞，系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第13款之規定，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告主張：㈠按「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商
標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊」為商標法第23條第1項第13款所明定。依93年4月28日經濟部經授智字第0000000000-0號令訂定發布，並於93年5月1日起施行之「混淆誤認之虞」審查基準，「商標近似」與「商品或服務類似」雖然為判斷兩商標「混淆誤認之虞」之主要因素，惟商標法第23條第1項第13款規定之適用，應以兩商標有無致相關消費者混淆誤認之虞為前提。而判斷「混淆誤認之虞」尚有其他因素，作為輔助因素，例如：商標識別性之強弱；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；系爭商標之申請人是否善意等因素，而這些輔助因素可能增加或減弱混淆誤認的程度。故兩商標是否構成混淆誤認之虞，需依不同案情斟酌考量各項因素作個別判斷，即為實務上所稱「個案拘束原則」，合先敘明。
㈡系爭註冊第0000000號「PRET」商標與據以異議之註冊第67493號「PRETZ」商標並不構成近似：
⒈查參加人為日本知名之糖果餅乾製造公司，尤其以類似「
紐結形椒鹽捲餅」（英文為PRETZEL）之直式點心棒聞名。又參加人據以異議之註冊第67493號「PRETZ」商標，乃源自於英文「PRETZEL」（紐結形椒鹽捲餅），「PRETZ」隱喻類似「紐結形椒鹽捲餅」之直式點心棒；以「PRETZ」為商標，指定使用於點心棒，極具商品說明性，並非識別性強之商標。
⒉按，原告公司「PRETAMANGER(EUROPE)LIMITED」乃由
SinclairBeecham與JulianMetcalfe於西元1980年中期在倫敦設立，原告公司致力於提供大眾天然食材製成之三明治，該公司之特取部分「PRETAMANGER」為法文，法文「pretamanger」乃英文「readytoeat」，即中文「馬上可以食用」之意。系爭商標「PRET」乃源自於原告公司名稱「PRETAMANGER」，原告將「PRETAMANGER」簡化為「PRET」，「PRET」即英文「ready」之意；以「PRET」做為商標，指定使用於三明治商品，為識別性強之商標，且由原告系爭商標設計背景、歷史及源由，充分可證知原告系爭「PRET」為其原創且為善意申請及使用「PRET」商標，事實明顯。
⒊又查參加人在其母國日本對原告註冊第0000000號「PRET
」商標提出評定案，日本商標局審查後即為評定不成立處分，參加人不服日本商標局評定不成立之處分，依法提起訴願，惟日本訴願主管機關仍做出訴願駁回之決定，該決定書中明白認定兩造商標並不構成近似。而參加人在新加坡亦對原告第T01／16791D號「PRET&Design」商標提出異議案，新加坡智慧財產局亦認定兩造商標並不構成近似，而為異議不成立之處分。茲析述日本訴願主管機關及新加坡智慧財產局認定兩造商標不近似之理由如下：
⑴觀念不近似：
新加坡智慧財產局認為據以異議「PRETZ」商標，源自於英文「PRETZEL」，有點心棒之意，此由新加坡「PRETZ」商標指定使用於第30類之「PRETZEL」商品可資證明；而系爭商標「Pret」為法文，雖有英文「ready」之意，但該法文並非公眾所熟悉；是一般消費者看到「PRETZ」商標，會聯想到「PRETZEL」（紐結形椒鹽捲餅），但看到「Pret」卻不會聯想到「PRETZEL」，是兩造商標在觀念上並不構成近似。而日本訴願主管機關亦認定系爭商標「PRET」與據以異議「PRETZ」商標在觀念上並不構成近似。故兩造商標在觀念上，「PRET」為英文「ready」之意，「PRETZ」乃隱喻類似「紐結形椒鹽捲餅」點心棒，兩造商標在觀念上並不近似，事實顯然。
⑵讀音不近似：
日本訴願主管機關認為系爭商標「PRET」中「RE」之羅馬拼音為「レ」(re)，故「PRET」之讀音為「プレット（pu-re-t）」。而參加人在日本廣告據以異議商標「PRETZ」商品之讀音為「プリッツ(pu-ri-tz)」，故一般消費者均以(pu-ri-tz)呼唱異議人「PRETZ」商標商品。是兩造商標在讀音上一為(pu-re-t)，一為(pu-ri-tz)，兩造商標在讀音上並不構成近似。而新加坡智慧財產局則認為系爭商標「PRET」之讀音為「pre」，字尾「T」並不發音，或僅為無聲子音「t」；而據以異議商標「PRETZ」字尾「Z」為發音明顯之有聲子音「
z」；是兩造商標在讀音上區別明顯，並不近似。⑶外觀不近似：
日本訴願主管機關認為系爭商標「PRET」由四個英文字母組成，而據以異議商標「PRETZ」由五個英文字母組成，兩造商標均由很少之英文字母所組成，但兩造商標有字尾有「Z」及沒有「Z」之區別，且「PRET」又非據以異議商標「PRETZ」特別顯著之部分，是兩造商標只要在正常注意下，即可容易區分兩造商標之不同，兩造商標在外觀上並不構成近似。
而新加坡智慧財產局亦認為「PRET」與「PRETZ」為不同之文字，「PRET&Design」與「PRETZ」並不構成近似。
由上述日本及新加坡商標主管機關與訴願機關之決定可證，非僅原告系爭商標與參加人據以異議商標分別顯然不構成近似，在日本及新加坡之案件審理，日本訴願主管機關及新加坡智慧財產局均明白認定兩造商標在外觀、讀音及觀念上均不構成近似。原告欲強調者乃參加人為日本公司，日本商標局及日本訴願主管機關對於關係人「PRETZ」商標之註冊及使用情形最為瞭解，故會做出「PRET」與「PRETZ」在外觀、讀音及觀念上均並不構成近似之決定。而同為華人為主之新加坡，則對英文較為熟悉，新加坡智慧財產局亦認定兩造商標並不構成近似，故兩造商標區別明顯之事實彰彰明甚。
⒋再查前述「混淆誤認之虞」審查基準第5.2.5點：「商標
給予商品／服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能混淆的近似程度。特別要再強調，外觀、觀念或讀音其中之一的相近，雖可能導致商標整體印象的近似，但卻非絕對必然」；茲再整理兩造商標不構成近似之理由如下：
⑴觀念不近似：
兩造商標在觀念上，「PRET」為英文「ready」之意，「PRETZ」乃隱喻類似「紐結形椒鹽捲餅」點心棒。查原告速食店已經在英國、紐約及香港成長到約150家店面，而台灣業已深度國際化，國人出國旅行或留學者眾，國人在出國旅行或留學時，或瀏覽無國界之網際網路時，即可輕易知曉原告「PRET」速食店，進而瞭解「PRET」速食店之特色與意義及其與「PRETZ」點心棒之區別。
⑵讀音不近似：
系爭商標「PRET」之讀音為「プレット(pu-re-t)」，而參加人據以異議商標「PRETZ」之讀音為「プリッツ
(pu-ri-tz)」。是兩造商標在讀音上一為(pu-re-t)，一為(pu-ri-tz)，兩造商標在讀音上並不構成近似。
⑶外觀不近似：
系爭商標「PRET」由四個英文字母組成，而據以異議商標「PRETZ」由五個英文字母組成，兩造商標均由很少之英文字母所組成，但兩造商標有字尾有「Z」及沒有「Z」之區別，且「PRET」又非據以異議商標「PRETZ」特別顯著之部分，是兩造商標只要在正常注意下，即可容易區分兩造商標之不同，兩造商標在外觀上並不構成近似。
⒌被告及訴願原決定機關經濟部僅拘泥於兩造商標外文字母
之比對，無視參加人母國之日本訴願主管機關及同為華人社會之新加坡智慧財產局皆認定兩造商標在外觀、讀音及觀念上均不構成近似之事實，亦無視兩造商標實際確為讀音及觀念區別明顯之事實，被告及訴願原決定機關經濟部認定兩造商標構成近似之見解，明顯違誤。
㈢系爭註冊第0000000號「PRET」商標與據以異議之註冊第67
493號「PRETZ」分別使用於其指定商品上，並不會導致消費者混淆誤認：
⒈原告以公司名稱特取部分「PRETAMANGER」及簡化之「
PRET」及「PRET&Design」做為商標，使用於其速食店招牌及速食店內所供應之三明治、沙拉、甜點、飲料之包裝容器上。原告之速食店主要供應都會午餐，為相當成功之餐飲業。原告速食店多數販售馬上可以食用之三明治、點心及飲料，該等餐飲多屬外帶，但原告速食店也提供店內用餐設施。從西元1986年第一家速食店開幕以來，原告速食店已經在英國、紐約及香港成長到約150家店面。是原告自西元1986年第一家速食店開幕以來，至今已有二十年之歷史，原告之「PRET」、「PRET&Design」及「PRETAMANGER」商標已成為消費者所知悉且熟悉之商標。茲呈送原告公司執行長CliveSchlee先生於西元0000年
0月0日針對國外申請第1,137,865號「PRET&Design」商標異議案所出具之宣誓書英文本及其中譯文與附件A-
D及原告公司執行長CliveSchlee先生於西元0000年0月00日針對歐盟「PRETAPORTER」商標異議案所出具之宣誓書英文本附簡譯文及附件1-9以資證明。
⒉由證4號附件A及B及證5號附件3-4，可得知原告將「
PRET」、「PRET&Design」及「PRETAMANGER」商標使用於原告速食店裡裡外外，包括招牌、食品、飲料、食品包裝、餐巾紙、糖包、紙袋。由證5號附件1可得知原告英國各地速食店地址及其開幕日期。由證5號附件5-7可得知原告對於促銷「PRET」、「PRET&Design」及「PRETAMANGER」商標速食店及食品不遺餘力，不僅經常有促銷廣告，報章雜誌對於PRETAMANGER速食店及其商品亦常有介紹。而原告公司自西元2000年至西元2005年在歐洲之總營業額均達壹億英鎊以上，詳細資料請見證5號宣誓書英文本。又原告速食店之「PRET」及「PRETAMANGER」商標在西元2005年因為其所提供之高品質食品、飲料及顧客最佳服務，而榮獲傑出商標，原告亦因善待員工，使其員工能提供顧客最佳服務，而榮獲最佳僱用企業，在證5號附件8-9有詳細之報導。
⒊茲析述兩造商標分別使用於其指定商品上，並不會導致消費者混淆誤認之理由如下：
⑴商品性質不同：
原告主要販售天然食材製成之三明治，用以供應都會午餐，而「PRET」商標三明治力求新鮮，當日必會銷售處理完畢；而參加人則販售「PRETZ」商標點心棒，係零嘴、點心之類，保存期間較久，並非餐飲。
⑵公司經營型態不同：
原告係以速食店、餐廳方式來販售「PRET」商標商品，屬於餐飲業，原告並不會囤積「PRET」商標三明治，原告速食店亦不會銷售他人商標之商品，更不會銷售參加人商標之糖果餅乾；而參加人則為糖果餅乾製造商，有糖果餅乾製造工廠、倉庫，並大量製造「PRETZ」商標糖果餅乾。
⑶銷售管道不同：原告「PRET」商標之三明治只在原告速
食店內販售，一般市場買不到。而參加人「PRETZ」商標糖果餅乾則透過像零售店、量販店、超級市場等一般市場來販售。
⑷商標使用型態不同：
原告「PRET」商標使用在原告速食店裡裡外外，包括招牌、食品、三明治、飲料、食品包裝、餐巾紙、糖包、紙袋等等。而參加人「PRETZ」商標只使用在餅乾包裝上。
⒋綜上所述，原告「PRET」商標三明治與「PRETZ」商標點
心棒之商品性質截然不同，且兩造商標之使用型態不同，又兩造商標商品絕對不會出現在相同之銷售場所，且參加人並沒有舉證兩造商標有實際發生混淆誤認之情事，是相關消費者必然可以區分兩造商標之不同，兩造商標分別使用於其指定商品上，並不會導致消費者混淆誤認，事實顯然。
⒌查被告及訴願原決定機關經濟部無視原告「PRET」商標三
明治與「PRETZ」商標點心棒之商品性質截然不同之事實，僅拘泥於兩造商標指定使用商品之比對，被告及訴願原決定機關經濟部亦無視兩造商標分別使用於其指定商品上，並不會導致消費者混淆誤認之事實，被告及訴願原決定機關經濟部之見解，明顯違誤。
㈣原告之「PRET」商標與參加人之「PRETZ」商標業已在台灣及世界各國並存註冊多年：
⒈查參加人雖然於63年1月1日即在國內取得據以異議之註
冊第67493號「PRETZ」商標，然原告自88年9月16日起即在國內取得下列「PRET」、「PRET&Design」及「PRET
AMANGER」註冊商標：┌──────────┬─────┬─────┐│││││商標圖樣│註冊號數│商品／服務│││││││││├──────────┼─────┼─────┤││││││868794│麵包、三明││││治等│││││├──────────┼─────┼─────┤││││││868646│麵包、三明││││治等│││││├──────────┼─────┼─────┤││││││124340│速食餐廳│││││││││├──────────┼─────┼─────┤││││││120235│速食餐廳│││││││││├──────────┼─────┼─────┤││││││0000000│麵包、三明││││治等│││││├──────────┼─────┼─────┤││││││0000000│麵包、三明││││治等│││││├──────────┼─────┼─────┤││││││0000000│速食餐廳│││││││││├──────────┼─────┼─────┤││││││0000000│速食餐廳│││││││││├──────────┼─────┼─────┤││││││0000000│麵包、三明││││治等│││││├──────────┼─────┼─────┤││││││0000000│麵包、三明││││治等│││││└──────────┴─────┴─────┘由上可知原告之「PRET」商標自88年9月16日註冊於麵包、三明治等商品以來，至今已與據以異議之註冊第67493號「PRETZ」商標在台灣併存註冊將近8年之久。
⒉原告已在澳洲、中國、賽浦路斯、歐盟、法國、德國、恩
格西島、香港、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、日本、澤西島、馬來西亞、馬爾他、墨西哥、紐西蘭、新加坡、南非、瑞士、台灣、英國及美國取得「PRET」及「PRET&Design」商標之註冊。原告同時是古巴、北韓、匈牙利、列支敦士敦、立陶宛、摩納哥、挪威、波蘭、馬爾地夫、蘇聯、斯洛伐克、斯洛維亞及南斯拉夫指定使用於第30類商品之馬德里國際註冊第696033號商標之商標權人。
⒊原告上述「PRET」及「PRET&Design」國外商標註冊與
參加人於澳洲、歐盟、法國、德國、愛爾蘭、日本、墨西哥、蘇聯、新加坡、南非及英國指定於第30類之PRETZ註冊商標，參加人於法國、德國、印尼、日本、挪威、瑞士及美國之GLICOPRETZ註冊商標，參加人於香港、日本、馬來西亞及台灣之PRETZ&Design註冊商標以及參加人於新加坡之GLICOPRETZ&Design註冊商標併存。除上述直接併存例子以外，參加人在歐盟各國擁有許多國內註冊，與原告之歐盟註冊商標併存，茲呈送兩造商標於澳洲、歐盟、南非及英國併存註冊之商標註冊證影本供參。
㈤原告之「PRET」商標商品與參加人之「PRETZ」商標商品業已在世界各國市場併存多年：
⒈原告於西元1986年在英國倫敦開第一家「PRET」速食店，
而後原告速食店已經在英國、美國、香港及新加坡成長到約150家店面；在原告公司網站www.pret.com，對於原告公司歷史、所銷售之商品及英國、美國、香港及新加坡各地之原告速食店地址，均有詳細之介紹。而參加人公司網站www.glico.co.jp，亦說明關係人有美國公司以促銷該公司商品，且參加人之「PRETZ」商標商品在香港及新加坡均有銷售，又參加人西元2003年12月24日針對新加坡「PRETDEVICE」商標異議案所出具之宣誓書第6點內亦陳明參加人之「PRETZ」商標在新加坡、香港及美國均有使用。又參加人之「PRETZ」商標商品在英國商店亦有銷售，原告之英國商標代理人雇員於英國倫敦「東方美味」零售店購得「PRETZ」商標商品。是兩造商標商品已在英國、美國、香港及新加坡市場上併存多年，並無混淆誤認情事之發生。
⒉又原告之「PRET」速食店已經在英國、紐約及香港成長到
約150家店面，且兩造商標商品在英國、美國、香港及新加坡市場上併存多年，亦無混淆誤認情事之發生。而參加人對於兩造商標商品在英國、美國、香港及新加坡市場上併存多年，並無混淆誤認情事之發生之事實，並未提出反證，亦不加否認。是即便台灣有「PRET」速食店，兩造商標也因商品性質不同，公司經營型態不同，銷售管道不同及商標使用型態不同，而不會有導致消費者混淆誤認之虞。
㈥綜上所陳，系爭註冊第0000000號「PRET」商標與據以異議
之註冊第67493號「PRETZ」並不構成近似，且兩造商標分別使用於其指定商品上，並不會導致消費者混淆誤認；又兩造商標業已在世界各地併存註冊，兩造商標商品亦在世界各地市場上併存銷售多年，兩造商標並無致消費者混淆誤認之情事發生，是系爭註冊第0000000號「PRET」商標應無商標法第23條第1項第13款規定之適用，殆無疑義。並聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡訴訟費用由被告負擔。
三、被告主張：㈠商標圖樣「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊
商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款所明定。所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品／服務之來源，包括誤認來自不同來源的商品／服務以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。
㈡經查：
⒈本件系爭註冊第0000000號「PRET」商標，由4個英文字
母組成，而據以異議之註冊第67493號「PRETZ」商標係由5個大寫英文字母構成。判斷商標近似與否，得就商標整體的外觀、觀念、讀音等來觀察，是否已達到可能混淆的近似程度，因此本件異時異地，隔離為整體觀察下，二者商標在外觀部分皆由單純之外文字母組成，系爭商標之
4個外文字母「PRET」與據以異議商標5個外文字母「PRETZ」幾近相同，書列順序亦相同，雖二商標在字尾另有外文「Z」之細微區別，惟在拼音性之外文例如英、法、德、日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，而系爭商標與據以異議商標圖樣重疊性高，讀音亦高度雷同，故系爭商標字尾外文「Z」對相關消費者而言，此部分之辨識重要性則相對降低，尚不足以作為區別商標之依據。雖原告認兩造商標在觀念上有所差異，但外文字詞之商標，若其字義非我國一般民眾所普遍熟悉，應著重於文字讀音及外觀之比對，是本件兩造商標之外觀、讀音既屬高度近似，相關消費者自有可能誤認其商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成近似之商標。原告雖訴稱系爭商標係取自於其公司特取名稱之一部分，原為法文，其意義與英文「ready」一字相同，為其所獨創使用；而據以異議商標乃源自英文「PRETZEL」一字，具有商品說明性質，其識別性不高云云；惟查，商標設計之概念與其隱含之意義，係屬商標申請人主觀之內部意思，相關消費者並無法單視其商標可得知，是二造商標是否近似，仍應就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣本身比較判斷。
⒉本件系爭商標指定使用於蛋糕、小甜圓麵包、餅乾、米果
、糖果等商品，而據以異議商標則指定使用於糖果、餅乾、麵包、蛋糕、米果等商品上，二者指定使用之商品通常屬於休閒零嘴，在滿足消費者之口腹之欲，具有相同或類似之功能，產製者、消費族群亦常相同，故依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二商品或服務間即存在類似的關係。原告雖訴稱系爭商標係實際使用於其所供應新鮮（當日銷售處理完畢）之三明治、沙拉、甜點、飲料及其包裝容器等商品上，且該等商品只透過原告所經營之速食店銷售，而與據以異議商標所指定使用之商品性質及其銷售場所，以及商標之使用型態截然不同云云；惟查，審究系爭商標之註冊是否有違反首揭法條之規定，係以兩造商標申請註冊時所指定使用之商品為斷，而與兩造商標權人目前實際經營業務種類、產品項目或銷售方式無涉，是所訴顯有誤解，核不足採。
⒊原告雖訴稱二造商標在台灣已併存註冊多年，且二造商標
所指定使用之商品亦在澳洲、歐盟、日本、新加坡、英國等世界各國市場上併存銷售多年，系爭商標已為我國消費者所熟知云云；惟查，就原告所檢送系爭商標之使用證據資料（原告於異議、訴願、行政訴訟階段所檢送之證據資料完全對應相同）而言，其店面及使用態樣之照片或文宣資料上，並無日期標示；原告之公司網頁資料及公司執行長之宣誓書，或無系爭商標圖樣之揭示，或所標示圖樣與系爭商標並非完全相同；至原告公司西元2000年至2004年之財務報表僅顯示公司整體之營運狀況，並未顯示系爭商標在各別國家（尤其是我國）之使用情形。再者，由原告訴願理由中所述「台灣還沒有『PRET』速食店」等語可知，系爭商標迄今仍未曾在我國境內實際使用，原告亦未舉證說明其曾在我國境內從事相關廣告行銷活動，則單憑前述系爭商標在我國以外其他國家之使用事實，尚難逕予認定我國相關消費已熟知系爭商標，而得以與據以異議商標相區辨，是所訴核不足採。又原告復以其尚未在台灣設立「PRET」速食店為由，主張系爭商標之註冊根本不會造成消費者產生混淆誤認之情事一節，按商標法第23條第1項第13款所規定之構成要件乃「有致相關消費者混淆誤認之『虞』」，其在防止後申請註冊之商標一旦註冊後，其使用有招致消費者混淆誤認之可能，故並不以「現在」或已「實際」產生混淆誤認情事為要件，是所訴核不足採；從而，原告訴稱參加人未能舉證二造商標有實際發生混淆誤認之事實一節，亦顯屬誤解。
㈢綜上所述，本件衡酌兩造商標之近似及商品類似之程度，客
觀上自有致相關消費者混淆誤認之虞，應有前揭法條規定之適用。至原告所舉於我國獲准註冊之第868794號等商標，核其圖樣或指定使用之商品及服務與系爭商標不同，申請註冊時間及案情有別；又原告訴稱系爭商標已在其他數十個國家獲准註冊，且二造商標在澳洲、歐盟、日本、新加坡、英國等世界各國已併存註冊多年；參加人在日本及新加坡2國，對原告在各該國之註冊商標提出評定及異議案，業經日本特許廳及新加坡智慧財產局作成評定不成立及異議不成立之處分在案，且參加人不服日本特許廳所為評定不成立處分而提起之訴願案，亦經該國訴願受理機關駁回其訴願在案等節；因各國國情不同，商標法制及審查基準互異，自不得比附援引執為本件有利之論據。另本件商標既應依商標法第23條第
1項第13款規定撤銷其註冊，則其是否尚有違商標法第23條第1項第12款之規定，即毋庸審究，併予敘明。並聲明求為判決：㈠駁回原告之訴。㈡訴訟費用由原告負擔。
四、參加人主張：參加人成立於公元1929年之日本零食製造商，迄今已有80年之歷史，其以製造冰淇淋、糖果及餅乾聞名世界，並首創在販售之零食商品內附贈兒童喜愛各式小玩具之行銷手法，深受廣大消費者喜愛。參加人多年來以「AWholesomeLife
intheBestofTaste」為宗旨，希望提供最美味之食品讓消費者享有身心健康的人生。參加人提供販售超過30種不同食品之商品，產品項目包括各式餅乾、冰品、咖哩食品塊、幼兒食品、均衡營養食品、巧克力糖等。參加人不但為日本本國首屈一指之零食製造商，其自公元1970年起將經營網絡擴展至全球，首先在泰國成立分公司─泰國固力菓股份有限公司（THAIGLICOCO.,LTD.），之後更分別於公元1982年在法國、公元1995年在中國上海、公元2003年在美國加州設立分公司，持續拓展參加人商品之銷售範圍及市場占有率。是參加人所製造之商品，均可見於新加坡、印尼、馬來西亞、香港、中國大陸、台灣、法國、德國、比利時、荷蘭、義大利、奧地利、瑞士、西班牙及美國市場。前揭事實，先予敘明。
㈠據以異議商標為一著名商標：
查參加人早於62年即在中華民國提出申請，於63年1月1日取得第67493號「PRETZ」商標之註冊保護，指定使用註冊申請時商標法施行細則第27條規定之第26類「蜜餞、糖果、餅乾、麵包、蛋糕、米果、薄脆餅、巧克力餅乾、牛奶糖、玉米片、酥餅、玉米酥、口香糖」商品。又原告雖於94年12月23日以「PRET」字樣申請註冊第0000000號商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定之商品及服務分類表第30類之「咖啡、茶葉、可可、糖、榖製點心片、麵粉及榖製粉、麵包、棒狀餅乾、糕餅、蛋糕、小甜圓麵包、餅乾、有餡糕餅、米果、鬆餅、新月形麵包、粗麥粉、米、樹薯粉、西谷米、巧克力糖、糖果、冰及冰淇淋、蜂蜜、糖漿、鹽、芥茉、醋、調味醬、沙拉醬、調味用香料、蛋黃醬、生麵糰、餡餅、派餅、三明治、捲狀三明治、布丁、壽司、果子餡餅」商品，然在上開期日之前，據以異議商標早已為相關業者及消費者所熟知，其屬商標法第23條第1項第12款所指之高知名度著名商標無疑。茲逐一論述據以異議商標為著名商標之理由如下：
⒈參加人除在其本國申請註冊第0000000號「PRETZ」商標
，指定使用於國際分類第30類之「菓子（糖果、餅乾、糕餅），麵包」商品外，並已在歐盟、香港、南韓、新加坡、菲律賓、中國、沙烏地阿拉伯、澳洲、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、芬蘭、德國、西班牙、葡萄牙、英國、冰島、俄羅斯、南非、印度取得商標註冊。參加人更有以「GLICOPRETZ」在印尼、挪威、瑞典、丹麥、比利時、法國、瑞士、義大利、澳洲取得商標註冊；以據爭商標之泰文標記在泰國取得商標註冊；以「馬來文標記／PRETZ／百力旨」之三段式型態取得商標註冊。是據爭商標業經參加人在世界各國申請註冊保護，已建立優質品牌形象並享有一定之盛名。
⒉次查據以異議商標所表彰之餅乾商品，為參加人行銷多年
之主力商品之一，參加人每年重金邀請知名偶像藝人代言，如公元2007年代言人為傑尼斯偶像國分太一、公元2002年代言人為流行歌手 松浦亞彌 ，並拍攝一系列電視宣傳廣告。又經網際網路檢索發現，在台灣購物網站或百貨公司超市，均可購得據以異議商標商品；在消費者個人網誌中亦可見「PRETZ」同好關於「PRETZ」餅乾商品之討論。
㈡系爭商標之註冊有致相關公眾混淆誤認或減損據以異議商標識別性之虞：
⒈系爭商標近似於據以異議商標：
按「混淆誤認之虞審查基準」5.2.規定，判斷二商標是否近似，原則上係以：⑴具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆誤認二商標來自同一來源；⑵商標圖樣整體為觀察判斷；⑶異時異地隔離觀察；⑷商標整體之外觀、觀念及讀音來觀察。查系爭商標與據以異議商標兩者，均以「PRET」之類型之方式呈現，而系爭商標僅在字尾附加Z字，兩者確屬近似商標：⑴具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意商
標最主要之功能在提供商品／服務之消費者藉以區辨商品／服務來源，即應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。查系爭商標與據以異議商標中皆有「PRET」之字樣，系爭商標僅在字尾附加Z字。又系爭商標指定使用於第30類之餅乾、糖果等商品；據爭商標則同樣知名於零食商品領域。因此，一般具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意，於購買低單價之零食類商品時，必將會有所混淆，進而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。
⑵商標圖樣整體觀察：
判斷商標近似，除應以商標圖樣整體為觀察外，尚須有所謂主要部分觀察。主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者之整體印象。系爭商標之主要顯著部分為「PRET」字樣；據以異議商標之整體即為「PRETZ」字樣，兩者僅有一字之差，其確屬近似商標。
⑶異時異地隔離觀察：
一般實際購買之行為態樣，消費者均憑藉對商標未必清晰完整之印象，在不同的時間或地點，作重覆選購之行為。在異時異地隔離觀察之情況下，系爭商標及據爭商標給予消費者之主要印象皆為「PRET」，消費者並不會仔細區辨兩者不同，將誤認兩者商品來自同一來源。
⑷外觀近似、觀念近似、讀音近似：
就系爭商標與據以異議商標兩者之外觀、觀念或讀音觀察，其給予消費者之印象皆為「PRET」，兩者在目視之外觀及唱呼之讀音上幾近一致，確屬近似商標。
⒉系爭商標註冊有減損據以異議商標識別性之虞：
系爭商標與據以異議商標皆以「PRET」為其吸引消費者注意之主要識別特色，參以據以異議商標著名於食品類商品之事實，若准系爭商標註冊，無異容許原告攀附據以異議商標之著名性，藉此銷售標示系爭商標之食品類商品，而該「無謂競爭（Concurrenceparasitaire）」之行為，將嚴重減損據爭商標在食品類商品上之識別性。申言之，原告利用參加人所有著有盛譽之商標招徠食品類商品領域內之消費者，俾從據以異議商標之聲望中獲取利益，其顯著性因此被沖淡，喪失對顧客之吸引力。
綜上所述，若高度近似據以異議商標之系爭商標准予註冊，將致相關消費者混淆誤認，且嚴重損及參加人市場上之正當競爭權益。並聲明求為判決：㈠原告之訴駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。
五、兩造之爭點：系爭商標與據以異議商標，其圖樣是否近似，其指定使用之商品是否類似，是否有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第23條第1項第13款規定不得註冊之適用？
六、本院之判斷：㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商
標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第13款本文所規定。復按判斷商標近似，得就商標整體的外觀、觀念或讀音來觀察是否已達到可能混淆的近似程度。而判斷商標是否近似，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準，並應異時異地隔離及整體觀察為原則。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相同或類似商品／服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品∕服務為同一來源之系列商品∕服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品∕服務類似等相關因素之強弱程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈡查系爭商標圖樣係由未經設計之單純外文「PRET」所構成；
據以異議商標亦係由未經設計之單純外文「PRETZ」所構成，由於我國國民外文基礎教育為英文，而普通之英文字典中，查無「PRET」或「PRETZ」，是以具有普通知識經驗之我國相關消費者，其所認識者僅為無意義之數個英文字母組合體而已，尚難普遍推知各該外文之深一層意義，故二造商標能觀察比較者，應為外觀及讀音部分。次查，二造商標外觀上相較，均為印刷體，系爭商標之4個外文字母「PRET」，與據以異議商標「PRETZ」前四個外文字母「PRET」完全相同，書列順序亦相同，雖二商標在字尾另有外文字母「Z」有無之區別，惟該「Z」字只是依附在「PRET」之末，並未顯著，整體外觀異時異地隔離觀察之下，實不易區辨。再查，我國一般消費者對於外文字慣用KK音標方式發音，系爭商標與據以異議商標應讀作／prεt／及／prεtz／，兩者之發音亦極為相近。是二造商標在前述外觀及讀音之比較後，以一般具有普通知識經驗之相關消費者，於異時異地隔離觀察之下，實不易區辨，應屬構成近似之商標。
原告雖訴稱系爭商標「PRET」係取自於其公司特取名稱之一部分，原為法文，其意義與英文「ready」一字相同，而據以異議商標「PRETZ」乃源自英文「PRETZEL」一字，乃隱喻類似「紐結形椒鹽捲餅」點心棒，二者觀念不近似；又系爭商標「PRET」之讀音為「プレット(pu-re-t)」，而據以異議商標「PRETZ」之讀音為「プリッツ(pu-ri-tz)」，二者讀音不近似；又系爭商標「PRET」由四個英文字母組成，而據以異議商標「PRETZ」由五個英文字母組成，兩造商標均由很少之英文字母所組成，但兩造商標有字尾「Z」有無之區別，且「PRET」又非據以異議商標「PRETZ」特別顯著之部分，二造商標在正常注意下即可容易區分，故外觀上不近似云云。惟查，商標設計之概念與其隱含之意義，係屬商標申請人主觀之內部意思，相關消費者並無法單視其商標可得知，是二造商標是否近似，仍應就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣本身比較判斷。又原告將系爭商標「PRET」與據以異議商標「PRETZ」之「E」字，作不同之發音，乃其個人或日本國之見，與前述我國慣用之發音不同，本院尚難採認。又「拼音性之外文例如英、法、德、日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量。」（我國「混淆誤認之虞審查基準」5.2.6.5規定參照），本件二造商標非但起首字母相同，且其後第2、3、4字母亦相同，僅字尾「Z」有無之不同，依前揭說明，自應認定近似度極高，原告徒以二造商標有字尾「Z」有無之區別，即謂二者外觀不近似云云，自難採取。
㈢其次，系爭商標所指定使用之穀製點心片、麵包、棒狀餅乾
、糕餅、蛋糕、米果、鬆餅、麥粉、米、巧克力糖、糖果、餡餅、派餅、三明治、捲狀三明治等商品，與據以異議商標所指定使用之糖果、餅乾、麵包、蛋糕、米果、薄脆餅、巧克力糖果、巧克力餅乾、牛奶糖、玉米片、酥餅等商品，二者指定使用之商品通常屬於休閒零嘴，在滿足消費者之口腹之欲，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，在原料、用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似商品。
原告雖訴稱系爭商標係實際使用於其所供應新鮮（當日銷售處理完畢）之三明治、沙拉、甜點、飲料及其包裝容器等商品上，且該等商品只透過原告所經營之速食店銷售，而與據以異議商標所指定使用之商品性質及其銷售管道，以及商標之使用型態截然不同云云。惟查，審究系爭商標之註冊是否有違反首揭法條之規定，係以兩造商標申請註冊時所指定使用之商品為斷，而與兩造商標權人目前實際經營業務種類、產品項目或銷售方式無涉，是原告所訴存有偏執，自不足採。
㈣原告另訴稱二造商標在台灣已併存註冊多年，且二造商標所
指定使用之商品亦在澳洲、歐盟、日本、新加坡、英國等世界各國市場上併存銷售多年，系爭商標已為我國消費者所熟知云云。惟查，就原告所檢送系爭商標之使用證據資料而言，其店面及使用態樣之照片或文宣資料上，並無日期標示；原告之公司網頁資料及公司執行長之宣誓書，或無系爭商標圖樣之揭示，或所標示圖樣與系爭商標並非完全相同；至原告公司西元2000年至2004年之財務報表僅顯示公司整體之營運狀況，並未顯示系爭商標在各別國家（尤其是我國）之使用情形。再者，由原告訴願理由書第10頁倒數第2行所述「台灣還沒有『PRET』速食店」等語可知，系爭商標迄今仍未曾在我國境內實際使用，原告亦未舉證說明其曾在我國境內從事相關廣告行銷活動，則單憑前述系爭商標在我國以外其他國家之使用事實，尚難逕予認定我國相關消費已熟知系爭商標，而得以與據以異議商標相區辨，是原告此部分所訴，亦不足採。
㈤系爭商標及據以異議商標圖樣，依我國相關消費者之認知，
均為無意義由數個英文字母組合而成者，已如前述，故均為創意性之商標，識別性相當。又系爭商標既未曾在我國境內實際使用，自不會造成我國消費者產生混淆誤認之情形，但不代表將來實際使用系爭商標後仍不會產生混淆誤認之情形。又兩造均未主張其有多角化經營之情形。另系爭商標迄未在我國境內實際使用，原告亦未舉證說明其曾在我國境內從事相關廣告活動，難認我國相關消費者已熟知系爭商標；反觀，據以異議商標之商品，在台灣購物網站或百貨公司超市均可購得，在消費者個人網誌中亦可見「PRETZ」同好關於「PRETZ」餅乾商品之討論，此有參加人於異議階段所提補充理由書附件11、12之網站資料在卷可稽，顯見據以異議商標為我國消費者較為熟悉者。
㈥至原告所舉於我國獲准註冊之第868794號等商標，核其指定
使用之商品及服務與系爭商標不盡相同，案情有別；另原告稱系爭商標已在其他數十個國家獲准註冊，且二造商標在澳洲、歐盟、日本、新加坡、英國等世界各國已併存註冊多年；參加人在日本及新加坡2國，對原告在各該國之註冊商標提出評定及異議案，業經日本特許廳及新加坡智慧財產局作成評定不成立及異議不成立之處分在案，且參加人不服日本特許廳所為評定不成立處分而提起之訴願案，亦經該國訴願受理機關駁回其訴願在案等節；因各國國情不同，商標法制及審查基準互異，甚至商標圖樣本身即有不同，自不得比附援引執為本件原告有利之論據。
㈦綜上所述，衡酌二造商標近似之程度、所指定使用之商品同
一或高度類似、據以異議商標為我國相關消費者較為熟悉者及前揭其他因素，相關消費者極有可能誤認二造商標為同一來源之系列商標，或者誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，是系爭商標之註冊自有首揭法條規定之適用。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
七、據上論節，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1項前段，判決如主文。中華民國98年6月30日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官汪漢卿法官王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年6月30日
書記官鄭堯中