裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第2822號判決
裁判日期：民國96年05月24日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
95年度訴字第02822號原告甲○○訴訟代理人 何崇民 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
丁○○
參加人星聯鋒股份有限公司代表人乙○○（董事長）上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年06月19日經訴字第09506170220號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：訴外人乙○○於民國（以下同）88年07月29日以「具非對稱性內凹弧形齒或內凹具非對稱性內凹弧形齒或內
凹非弧形齒之棘輪構造以及使用此棘輪構造之棘動工具」向被告申請新型專利，嗣於88年08月02日將上該專利名稱更正為「具非對稱性內凹弧形齒或內凹非弧形齒之棘輪構造以及使用此棘輪構造之棘動工具」，經被告編為第00000000號審查准予專利；旋將上該專利之申請權讓與參加人。後被告於系爭專利經訴外人簡文先異議不成立確定後發給新型第186160號專利證書。嗣原告以其違反核准時專利法第98條第1項第1款、第2款及第2項規定，對之提起舉發。案經被告審查，於94年12月23日以（94）智專三㈢05051字第09421153190號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷，並為舉發成立之審定。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠原處分及訴願機關有違進步性審查規定：
1.查訴願機關認「原告舉發理由所主張之標的僅原公告申請專利範圍第8項，並未對結合第8項『對稱性內凹非弧形齒』之原公告第18項棘動工具一併提出舉發主張」、「參加人於94年11月23日提出之系爭專利範圍更正本並無違反專利法第64條之規定」，故維持被告所作之舉發不成立之審定結果。
2.原處分及訴願機關有違進步性審查規定：⑴查訴願機關既屬行政機關，其所為之審判自然具有行政程
序性質，而訴願決定亦屬一種行政處分，故訴願機關判斷時，自應以「原處分決定時」據引核駁之引證證據及系爭案相關之N01及N03法律及事實狀態為準，恪盡行政監督之責，以維原告之權益。
⑵查訴願機關明知系爭專利分別有N01、N02及N03同時進行
，參加人所做之答辯理由皆關係到系爭案之存續問題，更是關乎大眾權益之維護，自然需就系爭案相關之N01及N03舉發證據、理由及諸證據所具備之事實，予以審酌，故訴願決定漠視被告有關系爭案N01及N03漏而未審之缺失，顯係一有悖行政機關應恪盡之監督職責所為之失當處分；且訴願決定僅係抄襲原處分之理由，再重新編排及增修無關之文字，更有違訴願法之「判斷不備理由」之事實；針對原告訴願主張有關94年11月23日所為之系爭專利範圍准予更正有違專利法64條規定理由，縱然被告以前93年答辯過程所為之二次專利範圍更正，並未獲准更正，故以原公告專利範圍逕予比對並未有變更實質及擴大專利範圍之事實。
⑶訴願機關既屬行政機關，其所為之訴願決定，自然需依系
爭案答辯、面詢時之主張事實加以審酌，且原告亦於訴願書中陳明參加人於答辯時一再強調棘輪構造之外周圍是否形成有供C形扣容置之環凹槽，乃可防止棘輪轉動時產生偏擺，而該特徵卻未見於各舉發證據，足以證明系爭案將環凹槽修進獨立請求項後所具備之進步性。參加人答辯過程將環凹槽撰入獨立項，以求與諸舉發證據有所區隔，則證明環凹槽之重要性；且眾所周知棘輪若缺少「環凹槽」之設計自然無法以可轉動方式穩固置於扳手頭部內部卡掣扳轉，系爭案更正後之專利範圍雖然將第2、8兩獨立項及附屬項刪除，看似有專利範圍之減縮，但實質上其保留之申請專利範圍所揭棘輪缺少了環凹槽，實與參加人答辯理由時一再訴說其棘輪外周圍之環凹槽有多重要，更是系爭案較諸證據進步之關鍵，專利範圍更正時卻未將之撰入獨立請求項，豈非相互矛盾；而訴願機關卻未能依參加人答辯所述事實加以審酌更正之專利範圍適合性及合理性，即否決原告之主張，實有違行政機關應盡之監督之責，實難令原告甘服。
㈡揆諸上述，原處分及訴願決定確有不當、違法之處，特此狀祈鈞院鑒核，賜准判決如聲明，以維權益，毌任感禱。
乙、被告主張：㈠被告就本件舉發案內容予以審查，並無疏而未審之情事：
1.按專利舉發屬公眾審查程序，與被告依職權審查在專利法上分屬不同之程序，而由不同之法條所規範。有關舉發系爭專利違反專利法之事實及證明之義務，均應由舉發人負擔，被告僅得就舉發人於舉發程序中所主張之理由及證據而為審查，其未經舉發人提起舉發之事項，尚不得依職權逕予審查，始符合專利舉發之公眾審查程序採當事人進行主義之立法精神。
2.查本件舉發理由稱：「引證一可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性及不具進步性。」另舉發補充理由稱：「引證二至四可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性；引證一結合引證二、引證一結合引證三、引證一結合引證五可證明系爭專利申請專利範圍原公告第8項不具進步性。」據上，原告所提舉發理由概以系爭專利未更正前之申請專利範圍論究，主張系爭專利未更正前申請專利範圍第8項違反專利法第98條第1項第1、2款及第2項之規定，案經參加人於94年11月23日提出申請專利範圍更正本，業已將申請專利範圍原公告第8項予以刪除，因此，原告所提之舉發理由及其爭點已不復存在。
3.至原告所稱「審查系爭專利須參酌系爭案相關之N01及N03舉發證據、理由及諸證據所具備之事實予以審酌」，嫌有誤解，查原告同時對系爭專利提出3件舉發案（N01至N03），分別提出不同的證據及理由而對系爭專利不同的申請專利範圍提起舉發，參加人針對每一舉發案的舉發理由及證據個別提出答辯，被告依各舉發案的舉發理由、證據及答辯理由審查，已盡審查之能事，依前揭專利舉發之公眾審查程序採當事人進行主義之立法精神，被告就本件舉發案內容予以審查，自無疏而未審之情事，原告起訴為無理由。
㈡原告訴稱：「系爭案參加人於答辯時一再強調棘輪構造之外
周圍是否形成有供C形扣容置之環凹槽，乃可防止棘輪轉動時產生偏擺，而該證據卻未見於各舉發證據，足以證明系爭案將環凹槽修進獨立請求項後所具備之進步性。...系爭案更正後之專利範圍雖將第2、8兩獨立項及附屬項刪除，看似有專利範圍之減縮，但實質上其保留之申請專利範圍所揭棘輪缺少了環凹槽，...專利範圍更正時卻未將之撰入獨立請求項，豈非相互矛盾。」經查，參加人於93年02月27日提出申請專利範圍更正本，雖於原公告第1、2、8項中增加「內周圍表面可供螺件容置」及「外周圍表面相對於非對稱性內凹弧形齒的一端設有一可供C形扣容置的環凹槽」等文字，查其已變更申請專利範圍，難謂符合專利法第108條準用第64條第2項後段之規定，且未經被告核准。參加人另據被告94年09月02日智專三㈢05051字第09420808150號函更正申請專利範圍，自應以原公告申請專利範圍為基礎，而非以93年02月27日所提申請專利範圍更正本為更正基礎，因此，參加人於94年11月23日所提申請專利範圍更正本並無「專利範圍擴張」之情事。又查原告係主張本件系爭專利原公告申請專利範圍第8項違反專利法第98條第1項第1、2款及第2項之規定，參加人既已將原公告申請專利範圍第8項予以刪除，就本件舉發案而言，其所保留之申請專利範圍自無庸審究。
㈢綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為主張：理由
一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公告使用者。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭專利核准時專利法第97條、第98條第1項第1款、第2款及第2項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。
從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、本件係訴外人乙○○於88年07月29日以「具非對稱性內凹弧形齒或內凹具非對稱性內凹弧形齒或內凹非弧形齒之棘輪構造以及使用此棘輪構造之棘動工具」向被告申請新型專利，於88年08月02日將上該專利名稱更正為「具非對稱性內凹弧形齒或內凹非弧形齒之棘輪構造以及使用此棘輪構造之棘動工具」，經被告編為第00000000號審查准予專利；旋將上該專利之申請權讓與參加人。嗣原告以其違反核准時專利法第98條第1項第1款、第2款及第2項規定，對之提起舉發。
案經被告審定為「舉發不成立」之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。
三、本院判斷如下：㈠按關於專利舉發，目前專利法規定係採當事人進行主主義；
有關舉發系爭專利違反專利法之事實及證明之義務，均應由舉發人負擔，專利專責機關僅得就舉發人於舉發程序中所主張之理由及證據而為審查，其未經舉發人提起舉發之事項，尚不得依職權逕予審查，並作成舉發審定之餘地。
㈡查原告於其91年08月29日及94年03月01日所提出本件舉發案
，揆諸上開之舉發理由書及補充理由書內容，主張「引證一至四可證明系爭專利原公告（89年05月21日）申請專利範圍第8項不具新穎性」、「引證一可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性及不具進步性。」、「引證二至四可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性；引證一結合引證二、引證一結合引證三、引證一結合引證五可證明系爭專利申請專利範圍原公告第8項不具進步性。」等語，足認原告所提出本件舉發案，係針對系爭專利原公告申請專利範圍第8項不具新穎性及進步性之情事，且為原告所不爭執，洵堪認定。
㈢次查，被告審查時，參加人於94年11月23日提出系爭專利申
請專利範圍更正本，將原公告申請專利範圍第2項至第13項、第15項至第17項、第19項至第20項刪除，保留原公告申請專利範圍第1、14、18項等3項，依序另編為第1、2、3項，並經被告於94年12月02日以（94）智專三㈢05051字第09421100920號函知原告，將准予更正，並請原告於期限內表示意見，惟原告於期限屆至仍未表示意見之事實，亦有參加人申請函及被告機關函各一份在卷可按；足證原告亦知悉其於本件舉發案所主張之事由，於系爭專利更正後並不存在之事實。從而，原告原所主張系爭專利原公告申請專利範圍第8項不具新穎性及進步性之情事，既經參加人刪除該申請專利範圍第8項，則其所稱之事實及理由已不復存在，被告以無加以審究之必要為由，而為「舉發不成立」之審定，依法自無不合。
㈣至原告所主張訴願機關明知系爭專利分別有N01、N02及N0
3同時進行，自應就系爭案相關之N01及N03舉發證據、理由及諸證據所具備之事實予以審酌乙節；惟查專利舉發係採個案審查，且係採當事人進行主主義，已如上述；原告對系爭專利雖同時提出3件舉發案（N01至N03），分別提出不同的證據及理由而對系爭專利不同的申請專利範圍而提起舉發，然被告僅就本件舉發案（即N02）內容予以審查，至N01及N03案，既未在本件舉發範圍之內，被告機關自毋庸予以審究，依法自屬有據；是原告上開主張，自不足採。
四、綜上所述，被告認系爭專利未違反核准時專利法第98條第1項第1款、第2款及第2項規定，所為本件舉發不成立之處分，依法並無不合；訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成舉發成立之審定，均為無理由，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國96年5月24日
第七庭審判長法官李得灶
法官林育如法官黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年5月24日
書記官蘇婉婷