智慧財產法院103年度民專上字第5號民事判決

裁判字號：智慧財產法院103年民專上字第5號民事判決

裁判日期：民國104年03月26日

裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產法院民事判決103年度民專上字第5號上訴人群聯電子股份有限公司法定代理人潘健成訴訟代理人陳寧樺律師李懷農律師陳軍宇律師輔佐人吳明洲被上訴人必恩威亞太有限公司法定代理人謝岱高訴訟代理人黃璽麟律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國102年10月30日本院101年度民專訴字第156號第一審判決提起上訴，本院於104年2月26日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：
(一)上訴人為中華民國發明專利公告號第I297156號、發明名稱為「通用序列匯流排(USB)記憶體裝置」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國（下同）97年5月21日起至115年2月6日止。系爭專利之相關技術內容已揭示於中華民國專1利公報，而被上訴人為專業之記憶體產品廠商，與上訴人為具競爭關係之相關同業，應明知或可得而知系爭專利之專利權為上訴人所享有，竟仍製造並利用公司網站登載及線上購物網站販售記憶體產品，經上訴人送請「國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心」進行專利侵害鑑定，確認被上訴人所生產之積木碟（BrickAttache）2G、4G、8G、16G、32G；迷彩碟（CamouflageAttache）4G、8G、16G；魔豆隨身碟（MagicBean）4G、8G、16G、32G；迷你商務碟（CubeAttache）8G、16G；曲線碟（CurveAttache）4G、8G、16G、32G；HPv145w隨身碟4G、8G；HPv165w隨身碟8G；HPv175w隨身碟8G、16G等商品（下稱系爭產品）有侵害系爭專利請求項1(更正後)至5及9至13之情形，上訴人依民法第184條第1項前段、修正前專利法第84條第1項、第3項規定，請求被上訴人賠償損害、排除侵害及請求銷燬侵害專利權物品。
(二)系爭專利具進步性：
1.更正後系爭專利請求項1之部分：1之更正，合於專利法之相關規定：
更正後系爭專利請求項1之內容為：「一種通用序列匯流排（USB）記憶體裝置，包括：一外殼，有複數個方向性凹陷和複數個凹狀物，其中該複數個凹狀物係位於該複數個方向性凹陷內，該複數個方向性凹陷是用來使該USB記憶體裝置在插入凹型USB槽時更容易連接；以及一電子印刷電路板組合(PCBA)，設置在該外殼內，其中該PCBA藉由按壓位於該複數個方向性凹陷內的該複數個凹狀物來固定，並在該外殼和該PCBA中形成一空間」。前開更正內容之「該複數個凹狀物係位於該複數個方向性凹陷內」，係針對「複數個凹狀物的位置2與該複數個方向性凹陷的關係位置」之技術特徵所為之進一步界定，故更正內容符合「申請專利範圍之減縮」的更正事項。而依系爭專利說明書第8頁第9至10行之內容及圖6可知，系爭專利圖6所示之「方向性凹陷」（元件符號511）需形成「凹狀物」（元件符號512），「PCBA」方能透過按壓「凹狀物」之方式來固定，因此系爭專利在「方向性凹陷」（元件符號511）之特定位置凹入而形成的結構物即為「凹狀物」（元件符號512），故「該複數個凹狀物係位於該複數個方向性凹陷內」之更正，並未超出申請時說明書申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。另更正內容「按壓位於該複數個方向性凹陷內的……」之部分，係針對「複數個凹狀物的位置與該複數個方向性凹陷的關係位置」之技術特徵所為之進一步界定，並為使申請專利範圍之描述內容前後一致，故一併更正用語。而更正後系爭專利請求項1所欲解決之問題即凹狀物提供PCBA支撐使得習知的薄片得以被取代與更正前相同，並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，則前開更正符合專利法第67條第1項第2款、第2項及第4項之規定。
1具進步性：
系爭專利透過「位於複數個方向性凹陷內的複數個凹狀物」1個元件，達成「定位」、「支撐PCBA」之功能。其PCBA包含記憶體控制器、儲存記憶體、USB介面電路、一積體電路封裝，係用於儲存大量資料之裝置。其另於「特定位置」形成「凹狀物」，具有較大的「一空間」，可放入「LED」等模組。被證36（即被上證4）具有一「鏤空形態」的「開口512」、「一整個長條狀結構物」的「裝置516」、位於適配器514側邊的「裝置515」，及欠缺「USB介面電路」、「積體電路3封裝」並非用於儲存大量資料之「模組5」。「鏤空形態」的「開口512」不可能具有「裝置516」之存在，即未揭露系爭專利「位於複數個方向性凹陷內的複數個凹狀物」之技術特徵。被證36至少需利用「鏤空形態」的「開口512」與「裝置516」2個元件來達成「定位」、「支撐」之功能。另「模組5」並非PCBA。被證33（即被上證5）所揭示之USB連接器之規格，其USB連接器上方及下方之方向性凹陷，一律呈現「鏤空形態」，方向性凹陷內並不存在「凹狀物」，即未揭露系爭專利「位於複數個方向性凹陷內的複數個凹狀物」之技術特徵。被證37（即被上證6）圖3所揭露者並非PCBA。設若被證36之「開口512」呈現所謂「非鏤空型態」，將不具有「定位」之功能。因被證36之「開口512」若呈現所謂「非鏤空型態」，將無法與USB母座之彈片進行接合，故無法達成「定位」之功能。
1具有「無法預期之功效」：
a.更正後系爭專利請求項1之「凹狀物」可達成「終局性按壓……固定PCBA」的功效。被證36需更換不同模組，故其「卡合裝置」須為「非終局性之卡合」，方能達成置換不同模組之需求。更正後系爭專利請求項1之PCBA並無置換之需求，反需「終局性」固定於外殼內，更正後系爭專利請求項1之「凹狀物」可將PCBA「終局性按壓……固定」於外殼之內，產生被證36之「卡合裝置」完全無法預期之功效。
b.更正後系爭專利請求項1之「凹狀物」具有「定位功能」：更正後系爭專利請求項1之「凹狀物」位於特定位置之「方向性凹陷」內，具有定位功能，更正後系爭專利請求項1可透過於特定位置「方向性凹陷」內之「凹狀物」「按壓……固定」PCBA。然被證36之「裝置516」係一位於「適配器514」上之4長條狀結構，且並非位於「開口512」內，故「裝置516」無法於「開口512」之特定位置達到「按壓……固定」模組5之功能，被證36僅透過「卡合裝置」將「模組5」卡合於「適配器514」內。
c.更正後系爭專利請求項1之「凹狀物」可有效節省生產成本：更正後系爭專利請求項1之「凹狀物」位於特定位置「方向性凹陷」內，更正後系爭專利請求項1於製程上僅需沖壓待形成「方向性凹陷」處之外殼，即可形成「凹狀物」，而該等「凹狀物」可用以按壓……固定PCBA，更正後系爭專利請求項1可透過較有效率之「一體成形」之製程加以達成。然被證36之「裝置516」係一位於「適配器514」上之長條狀結構，被證36於製程上需將「適配器514」加工出一長條型結構，且被證36需於加工出一長條型結構「裝置516」後，另行製作複數個「開口512」，顯無法透過「一體成形」之製程加以達成，故被證36之製程顯需耗費較高之生產工序及成本。另被證36需由另一「卡合裝置」方能將模組5卡合於適配器514中，僅由「裝置516」無法將模組5卡合於適配器514之內，被證36之技術需另外製作一「卡合裝置」，故需較高之生產成本。
1解決長期存在之問題：
參照系爭專利說明書第6頁「先前技術」可知，系爭專利領域長期存在PCBA厚度不足的問題，故需置放「薄片」以增加高度。2007年申請之上證20亦係透過「薄片」解決厚度不足之問題，足見系爭專利於2006年2月7日提出申請後，「通用序列匯流排(USB)記憶體裝置」之技術領域，仍透過「薄片」解決厚度不足之問題。被證36固嘗試透過位於「適配器514」上之長條狀結構「裝置516」解決問題，然「裝置516」或「裝置516」搭配「卡合裝置」，皆無法達到「按壓……固定」模組55之功能，故「被證36」無法滿足系爭專利領域需要「按壓……固定」PCBA之基本需求，亦無法解決系爭專利長期存在之問題。而更正後系爭專利請求項1之「凹狀物」可透過「按壓……固定」之方式，將PCBA「終局性按壓……固定」於外殼內，進而解決通用序列匯流排記憶體裝置長期存在「PCBA厚度不足而需要使用薄片」之問題，自具有進步性。
1克服技術偏見：
參照系爭專利說明書第6頁「先前技術」可知，為解決PCBA厚度不足之問題，系爭專利之先前技術往往係採用「使用薄片」此一技術手段，而不使用其他技術方法。於系爭專利申請後，仍透過「薄片」解決厚度不足之問題，已如前述，可知「使用薄片」係習知技藝人士長期以來所沿襲之技術方式，而忽略了使用其他方式解決PCBA厚度不足問題之可能。被證36雖揭示一「裝置516」，惟該「裝置516」不具「按壓……固定」之功能，需由另一「卡合裝置」方能將模組5「卡合」於適配器514內。然多設置一「卡合裝置」將提高成本，且該「卡合裝置」亦無法達到將PCBA「終局性按壓……固定」之需求，故習知技藝人士不會採用被證36解決系爭專利所欲解決之問題。系爭專利不受習知技藝人士之技術偏見影響，藉由「凹狀物」而「按壓……固定」PCBA，不須使用傳統之薄片設計，更無需設置被證36之「卡合裝置」，克服「使用薄片」之技術偏見，而解決PCBA厚度不足之問題，系爭專利更正後請求項1自具進步性。
1已獲商業上之成功：
上訴人使用系爭專利技術所生產之隨身碟產品推出後，頗受好評，銷售量亦佳，競爭同業亦有抄襲系爭專利技術之情形，如被上訴人所生產系爭產品之技術特徵，並未使用被證36之「裝6置516」解決系爭專利所欲解決之問題，反係使用系爭專利之「凹狀物」，足證系爭專利獲得商業上之成功，而有進步性。被證36所揭露之內容與系爭專利之差異，已如前述，且被證36之「模組5」係用於身份認證、電子商務、線上付款等之SIM卡裝置，無法進行大量資料儲存與傳輸。系爭專利之PCBA係用於儲存大量資料之技術領域，可進行大量資料儲存與傳輸，二者技術領域完全不同。系爭專利係為解決PCBA厚度不足所為之發明，實非被證36所可比擬，自屬一全新之技術，應屬於開創性發明，而具有進步性。
為解決PCBA厚度不足之問題，系爭專利之先前技術往往採用「使用薄片」之技術手段，而不使用其他技術方法，甚或於系爭專利申請後，「上證20」仍透過「薄片」解決厚度不足之問題，皆已如前述，相較於先前技術，系爭專利顯然省略利用「薄片」解決厚度不足之技術特徵，系爭專利僅透過「凹狀物」即可解決PCBA厚度不足之問題，並同時可達成「按壓……固定」之功效。至於其他先前技術，如被證36須透過「裝置516」與「裝置515」之「協同作用」方能確保「模組5」位於一定的高度，故被證36係透過「二個元件」方能確保模組5位於一正確高度。再被證36之「裝置516」係一位於「適配器514」上之長條狀結構，此長條狀結構佔去相當體積，故其於「模組5」與「適配器514」之間僅剩較小空間，難以放入「LED模組」等其他元件。另「裝置516」之長條狀結構，在製程上不僅需於「適配器514」上加工出一長條型結構，更需另行製作複數個「開口512」，顯無法透過「一體成形」之製程加以達成。故被證36之製程顯需耗費較高之生產工序及成本。系爭7專利僅透過「凹狀物」一個元件即可解決PCBA厚度不足之問題，並同時可達成「按壓……固定」之功效，使得PCBA得以「終局性按壓……固定」於外殼內，可減少元件數目，有效降低生產成本。又系爭專利之「凹狀物」係位於「方向性凹陷」之特定位置，即可達到定位、支撐、按壓……固定之功能，無須浪費多餘空間，因此於「凹狀物」與「外殼」之間有足夠空間放入「LED模組」等其他元件；另系爭專利僅需透過「一體成形」之「凹狀物」與「方向性凹陷」，故製程上可有效節省生產工序及成本。系爭專利僅透過一個元件，被證36則需要二個元件方能達成所謂「卡合」功能，系爭專利不僅有效降低各元件製造手續、時間、成本，甚至能產生被證36所無法預期「終局性按壓……固定」之功效，應認定系爭專利非能輕易完成，而具有進步性。
就元件位置觀之，被證36之「裝置516」位於「適配器514」上。而系爭專利之「凹狀物」係位於特定位置之「方向性凹陷」內。系爭專利之「凹狀物」位於特定位置之「方向性凹陷」內，顯與被證36不同，進而使「凹狀物」達成「按壓……固定」PCBA之效果，產生被證36無法預期之終局性「按壓……固定」之功效，故系爭專利具有進步性。
2.系爭專利請求項2之部分：被證36至39並未揭露更正後系爭專利請求項1之技術特徵，即未揭露系爭專利請求項2「……如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置」之技術特徵。又被證33與USB2.0規範僅揭露「底座材料」可為「磷青銅、銀、鎳」或「其他適合材料」，亦即USB連接埠材料可能為「磷青銅、銀、鎳」或「其他適合材料」，未必限於使用導電金屬材料，市面上亦常見以塑8膠製成之USB連接埠，實不得逕認被證36之連接埠之材料必為導電金屬材料製成。被證36既未揭露系爭專利請求項2之技術特徵，則縱組合被證37、38、39等專利，亦均無法揭露系爭專請求項2之技術特徵，故被證36至39之組合無法證明系爭專利請求項2不具進步性。
3.系爭專利請求項3之部分：證36至39並未揭露更正後系爭專利請求項1之技術特徵，即未揭露系爭專利請求項3「……如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置」之技術特徵。被證36第[0062]段之中譯為「……這些肋條可以以彎曲、加壓、沖壓等方式獲得」，被證36至多僅揭露以彎曲、加壓、沖壓等方式可獲得肋條即裝置516，惟裝置516並不等於系爭專利之「凹狀物」，而所謂「彎曲、加壓、沖壓」之方式，亦不等於系爭專利請求項3所載明技術特徵「藉由沖壓該外殼來一體成形」。被證36第10A至C圖之「適配器514」至少包括「裝置516」、「引導裝置515」、「開口512」、「卡合裝置」等元件，然被證36並未教示如何得到其他元件，更未揭露如何以「一體成形」之方式製成該等元件，故被證36第3圖既無法揭露系爭專利請求項3「一體成形」之技術特徵，自無法證明系爭專利請求項3不具進步性。被證36既未揭露系爭專利請求項3之技術特徵，則縱組合被證
37、38、39等專利，亦均無法揭露系爭專請求項2之技術特徵，故被證36至39之組合無法證明系爭專利請求項3不具進步性。
4.系爭專利請求項4之部分：被證36至39並未揭露更正後系爭專利請求項1之技術特徵，即未揭露系爭專利請求項4「……如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置」之技術特徵。被證37第[0013]段之中譯為「9塑膠外部34得以包覆電子印刷電路板32……」，亦即被證37所揭露者僅係一「塑膠外部」包覆電子印刷電路板之產物而已，顯非系爭專利之「積體電路封裝」，被證37之「塑膠外部」自無法揭露系爭專利之「積體電路封裝」，故被證37第3圖無法揭露系爭專利之「PCBA」技術特徵，則被證36無法揭露更正後系爭專利請求項1之技術特徵，被證37亦未揭露系爭專利請求項4，被證36、37之組合自不足以證明系爭專利請求項4不具進步性，縱再組合被證38、39等專利，仍均無法揭露系爭專請求項4之技術特徵，故被證36至39之組合無法證明系爭專利請求項4不具進步性。
5.系爭專利請求項5之部分：被證36或被證36至39之組合並未揭露更正後系爭專利請求項1之技術特徵，被證36至39之組合亦無法揭露系爭專利請求項4之技術特徵，均已如前述，則縱被證37第[0002]段揭示「其中該儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體（EEPROM）其中之一」，被證36、37之組合仍無法證明系爭專利請求項5不具進步性，縱再組合被證38、39等專利，仍均無法揭露系爭專請求項5之技術特徵，故被證36至39之組合無法證明系爭專利請求項5不具進步性。
6.系爭專利請求項9之部分：系爭專利請求項9之「PCBA」包含「記憶體控制器」、「儲存記憶體」、「USB介面電路」、「一積體電路封裝」，用於儲存大量資料之裝置。再依系爭專利圖7可知「USB介面電路523」係符合USB2.0規範，具有4個金屬接腳，可與USB凹槽連接，達到大量資料傳輸等功能。被證36之「模組5」僅為一般SIM卡即「用於身份認證、電子商務、線上付款等SIM卡功能」之裝置，與系爭專利之「PCBA」不同，不具有「USB10介面電路」，故縱將「模組5」裝入適配器514中仍無法與USB凹槽連接，達到大量資料傳輸等功能。被證36之「模組5」自未揭露系爭專利之PCBA。又被證36揭露透過「裝置516」與「導引裝置515」協同作用，且可舉起模組5。然被證36並未詳述所謂「協同作用」所指為何，難以逕認「協同作用」即同於系爭專利請求項9「向內突出……固定」之功能。被證36另揭示一卡合裝置，係利用「一卡合裝置」，將「模組5」卡合於該適配器514內，被證36並非透過「裝置516」將「模組5」卡合於適配器514之內，故「裝置516」無法揭露系爭專利請求項9之「凹狀物」。且被證36具「反向教示」，所謂「卡合」之效果係不需要將此模組5終局地卡合於適配器514中。被證36將模組5卡合於該適配器514內，與系爭專利請求項9藉由「凹狀物」、「向內突出……固定」、「PCBA」之技術特徵完全不同。此外，被證36未揭露系爭專利請求項9之「外殼」與「PCBA」等技術特徵，已如前述，則被證36亦未揭露系爭專利請求項9「並在該外殼和該PCBA中形成一空間」之技術特徵。再者，被證37、38所揭露者僅係一「塑膠外部」包覆電子印刷電路板之產物，顯非系爭專利之「積體電路封裝」。故被證37、38皆未揭露系爭專利之「PCBA」。被證39第7頁揭露「保護承體光電封裝10也可視需要包含一上側保護承體366」。亦即被證39表示所謂「光電封裝」確可視需要包含一「保護承體」。故被證39恰可證明上訴人關於系爭專利「PCBA」技術特徵之解釋，合乎系爭專利說明書之內容。綜上，被證36至39均未揭露系爭專利請求項9之技術特徵，組合被證36至39亦未揭露系爭專利請求項9之技術特徵，被證36至39不足以證明系爭專利請求項9不具進步性。
7.系爭專利請求項10之部分：11系爭專利請求項10已揭示「如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體置，其中該外殼是以導電金屬材料製成」。被證36僅敘明其適配器是USB型式，並未揭露系爭專利請求項10「該外殼是以導電金屬材料製成」之技術特徵。又被上訴人亦未主張被證37至39可揭露系爭專利請求項10「該外殼是以導電金屬材料製成」之技術特徵，則被證36至39均未揭露系爭專利請求項10之技術特徵，組合被證36至39亦未揭露系爭專利請求項10之技術特徵，被證36至39自無法證明系爭專利請求項10不具進步性。
8.系爭專利請求項11之部分：系爭專利請求項11之內容為「如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該複數個凹狀物是藉由沖壓該外殼來成形」。被證36之「裝置516」並非系爭專利請求項9之「凹狀物」，已如前述，被證36自亦無法揭露系爭專利請求項11之技術特徵。又被上訴人亦未主張被證37至39可揭露系爭專利請求項11「該複數個凹狀物是藉由沖壓該外殼來成形」之技術特徵，則被證36至39均未揭露系爭專利請求項11之技術特徵，組合被證36至39亦未揭露系爭專利請求項11之技術特徵，被證36至39自無法證明系爭專利請求項11不具進步性。
9.系爭專利請求項12之部分：系爭專利請求項12之內容為「如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該PCBA進一步包括：一記憶體控制器；一儲存記憶體，來和該記憶體控制器通訊；一USB介面電路，來和該記憶體控制器通訊；以及一積體電路封裝，用來將該記憶體控制器、該儲存記憶體、以及該USB介面電路整合到該USB記憶體裝置內」，然縱將「模組5」裝入適配器514中仍無法與USB凹槽連接，達到大量資料傳輸等功能，已如前12述，被證36自亦未揭露系爭專利請求項12，另被證37至39並未揭露系爭專利之「PCBA」，已於前述請求項9具進步性之理由中敘明，綜上所述，被證36至39均未揭露系爭專利請求項12之技術特徵，組合被證36至39亦未揭露系爭專利請求項12之技術特徵，被證36至39不足以證明系爭專利請求項12不具進步性。
10.系爭專利請求項13之部分：系爭專利請求項13之內容為「如申請專利範圍第12項所述之USB記憶體裝置，其中該儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體(EEPROM)其中之一」。被證36至39既未揭露系爭專利請求項12之技術特徵，自未揭露系爭專利請求項13之技術特徵。則因被證36至39均未揭露系爭專利請求項13之技術特徵，組合被證36至39亦未揭露系爭專利請求項13之技術特徵，故被證36至39不足以證明系爭專利請求項13不具進步性。
(三)關於損害賠償之計算：
1.被上訴人就系爭產品所得利益，每年平均毛利至少為新台幣（下同）8,467,504元或9,999,960元：
8,467,504元：
被上訴人前於101年9月11日民事陳述意見狀主張略以：「被告即被上訴人過去三年間即98至100年間銷售系爭7項產品即原起訴侵權產品之平均毛利金額為7,363,047元」。參照相關實務見解，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即得依被上訴人銷售侵權產品所獲之「毛利」加以計算。故被上訴人銷售原起訴7種不同型號、共計20支隨身碟產品，每支隨身碟每年平均毛利至少為368,152.35元（計算式：7,363,047元÷20=368,152.35元）。上訴人另於102年513月21日追加主張被上訴人之「HPv145w隨身碟4G」、「HPv145w隨身碟8G」、「HPv175w隨身碟8G」隨身碟產品，故被上訴人就系爭23支產品所得利益，每年平均毛利至少為8,467,504元（計算式：368,152.35元×23=8,467,504元）。
就標明「PNY」品牌隨身碟而言，每年平均毛利至少為9,999,960元：
參照原證28可知，被上訴人自2011年11月起至2012年8月底止共計10個月間，於亞洲地區銷售隨身碟產品，共計有1,500,000支之多。而上訴人於網路購物所購得系爭產品之型號即達18種之多；平均每種型號之銷售量應為83,333支（計算式：1,500,000支÷18種=83,333支），以系爭產品共計8種型號、總計23支之數量計算，其中標明「PNY」品牌者共5種，其10個月內之銷售量即達416,665支（計算式：83,333支×5種=416,665支），1年之銷售量更達到499,998支（計算式：
416,665支÷10×12=499,998支），若以每支至少200元計算，銷售總金額即達99,999,600元，依財政部統計處分布之同業利潤標準顯示，系爭產品所屬「隨身碟製造行業（對照第6次修訂分類編號2719-99）毛利率高達30%，如以上訴人所知「隨身碟製造行業」業界最低毛利10%計算，標明「PNY」品牌之系爭5種型號產品，每年平均毛利亦達9,999,960元。
2.被上訴人同為生產、製造、銷售「隨身碟」產品之資深廠家，具有相當之研發能力，亦應曾就「隨身碟」相關產品申請專利，被上訴人對於身為競爭對手之上訴人所擁有之系爭專利相關技術自應熟知，自有能力及義務對於所生產之系爭產品是否侵害他人專利，事前進行了解、調查並進行變更、迴避設計。系爭專利既於97年5月21日即獲准註冊，並公告在案，實難想像14被上訴人，遲至上訴人於本件起訴前主動通知被上訴人侵權情事時，始知悉系爭專利之存在。被上訴人雖稱其已變更設計，然上訴人至遲於102年4月23日，亦持續自公開市場發現被上訴人另有其他侵權產品，縱認被上訴人曾有所謂「變更設計」之通知行為，被上訴人亦未徹底執行系爭產品之回收、銷燬等排除、防止侵害行為，足證被上訴人侵權行為仍然持續當中，其侵權行為顯係出於故意。被上訴人既係故意侵權，上訴人不論依修正前專利法第85條第3項或現行專利法第97條第2項之規定，均得請求最高3倍之懲罰性損害賠償。
3.又被上訴人於起訴後仍為侵害，已如前述，上訴人損害賠償請求計算之期間，應自本件訴訟起訴前2年起，直至訴訟確定之期間，共計至少7年11個月（計算期間：98年1月1日至105年12月10日）。被上訴人每年平均毛利至少為8,467,504元或9,999,960元，亦於前述，以及實務就懲罰性賠償大多酌定2倍至3倍，故被上訴人應給付上訴人之損害賠償金額顯然超過800萬元。
4.上訴人係依修正前專利法第85條第1項第2款即現行專利法第97條第2款選擇以「侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償，參照相關實務見解可知，若依「侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償，無須審酌「系爭專利對系爭產品收益之貢獻比例或所占比例」，縱認應審酌「系爭專利對系爭產品收益之貢獻比例或所占比例」，系爭專利「一外殼」之元件對系爭產品收益之貢獻比例，至少具有50%以上之貢獻度︰
考量系爭專利之「全部元件」即「一外殼」及「一電子印刷電路板組合(PCBA)」：
系爭專利屬於「一物品一專利」之專利，包含「一外殼」及「15一PCBA」。計算「損害賠償」時，自一併審酌「一外殼」及「一PCBA」對系爭產品收益之貢獻比例或所占比例。參照系爭專利說明書第6頁「先前技術」之內容可知，「PCBA」因厚度不足，無法符合USB2.0之規範而無法單獨販售，除使用先前技術放置薄片外，「PCBA」必須與使用系爭專利技術「位於該複數個方向性凹陷內的凹狀物」之「一外殼」搭配，方能符合USB2.0之規範，而於市場上販售。則系爭專利克服「PCBA」厚度不足需要使用墊片之問題，使「一外殼」與「一PCBA」兩個元件相互多重作用，形成相互依存不可分離之共同單位，且此二元件一同販售可有效降低生產製造成本，提昇消費者購買動機，故被上訴人販售系爭產品時，自須一併銷售「一外殼」與「一PCBA」兩個元件。
一外殼」之元件對系爭產品收益之貢獻比例，至少佔50%以上：
系爭專利「通用序列匯流排(USB)記憶體裝置」係由「一外殼」與「一PCBA」兩構件構成，缺一不可，此二構件同屬系爭專利重要技術；因此對於使用系爭專利技術之產品而言，「一外殼」貢獻之利益與「一PCBA」貢獻之利益應屬相等，兩者各佔一半，故「一外殼」對系爭產品之貢獻度，至少為被上訴人所得毛利之一半。以「一外殼」之貢獻度為被上訴人所得利益之一半計算，被上訴人銷售23支系爭產品每年平均毛利至少為8,467,504元，故「一外殼」每年所貢獻之毛利至少為4,233,752元，且被上訴人於起訴後仍持續生產、販售侵權產品，侵權期間將長達7年11個月。又因被上訴人於起訴後仍持續生產、販售侵權產品，上訴人最高可請求3倍之懲罰性損害賠償。故被上訴人應負擔之損害賠償金額至少為100,551,61016元，亦遠超過800萬元。爰起訴請求：1.被上訴人應給付上訴人1,500萬元(上訴後減縮為800萬元)及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。2.被上訴人應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之侵害上訴人專利之產品，全數回收並銷燬。3.上訴人願供擔保，聲請宣告假執行。
二、被上訴人則以：
(一)系爭專利不具進步性：系爭專利既經經濟部智慧財產局核准更正，被上訴人即就更正後之系爭專利仍不具進步性為說明：
1.更正後系爭專利請求項1之部分：4第10A至C圖、第[0025]段「Accordingtoonecharacteristicoftheinvention,theportisoftheUSBtype（依本發明的特徵，此連接埠是USB型式）」及第[0066]段「Inthechipcardtechnologyusedbytheinvention,thedevices……use……componentsinaccordancewithallorpartofISO7816orthestandardforSIMminicardsoreventhecardsofthenextgeneration（在本發明所使用的晶片卡科技中，本裝置……使用……依ISO7816或SIM迷你卡或甚至下一代卡的標準的全部或部分而製成的元件）」等相關段落已揭示一種通用序列匯流排(USB)記憶體裝置，故已揭示更正後系爭專利請求項1之「一種通用序列匯流排(USB)記憶體裝置」之內容。
4第10A至C圖及其相關段落如第[0054]、[0060]及[0061]段，已揭示一轉換器514（adaptor514）具有複數個開口512(opening512）和複數個用以舉起模組5之裝置516（means516forraisingthemodule5），揭露「複數個方向性凹陷和複數個凹狀物」之技術特徵。且因被上證4所示專利揭露之連接17埠為USB型式，故被上證4之機械結構須符合USB規範。而依被上證5之機械（Mechanical）結構說明中之6-7及6-9圖早已規範USB裝置之接合裝置乃由公槽中之4個凹陷（上下各2個）及凹陷之範圍（長度及寬度）與母槽之彈片接合以固定。4第[0062]段「Theribscanbeobtainedbybending,pressing,punchingetc.」（這些支持物可以以彎曲、加壓、沖壓等方式獲得），因該支持物經由彎曲、加壓、沖壓等方式獲得時亦必須符合被上證5所要求之方向性凹陷，故上開支持物藉由彎曲或加壓所獲得時，該方向性凹陷必然會形成上訴人更正專利範圍後所主張之「凹狀物」。故被上證4已揭示「複數個凹狀物係位於該複數個方向性凹陷內」及「該複數個凹狀物和該複數個方向性凹陷是藉由沖壓該外殼來一體成型」之技術特徵。
4第[0054]段「Whenthelining511isappliedtoallthebottomfaceofthepart51,itpreferablyasopenings512intendedtoreceivethebottomlockingblades33boftheport.（當襯料511被鋪在組件51的全部底面時，其最好有用以接合此連接埠的底部鎖片的開口512）」及第[0063]段「Theadaptor514canalsocomprisetopand/orbottomopenings512……intendedtoreceivethelockingblades33aand／or33bwhenitisinsertedintheport3（此轉換器514也可以包含頂部及／或底部的開口512……該開口的目的是在當被插入到連接埠3時，接合鎖片33a及／或33b）」，已教示開口512係用來使該USB記憶體裝置在插入凹型USB槽時更容易連接。
4所揭「轉換器514」、「開口512」及「裝置516」係可分別對應至系爭專利之「外殼」、「方向性凹陷」及「凹狀物」。是更正後系爭專利請求項1之「一外殼（轉換器514）18，有複數個方向性凹陷（開口512）和複數個凹狀物（裝置516），其中該凹陷（開口512）是用來使USB記憶體裝置（圖10C整體裝置）在插入凹型USB槽時更容易連接」之技術特徵已於被上證4中揭示。
4第10A至C圖及第[0066]段「Inthechipcardtechnologyusedbytheinvention,thedevices……use……componentsinaccordancewithallorpartofISO7816orthestandardforSIMminicardsoreventhecardsofthenextgeneration(在本發明所使用的晶片卡科技中，本裝置……使用……依ISO7816或SIM迷你卡或甚至下一代卡的標準的全部或部分而製成的元件)」等相關段落已揭示一模組5設置在該轉換器514）內，其中被上證4所揭之「轉換器514」及「模組5」係可分別對應至系爭專利之「外殼」及「電子印刷電路板組合（PCBA）」，自已揭示更正後系爭專利請求項1之「一電子印刷電路板組合（PCBA）（模組5）設置在該外殼（轉換器514）內」之技術特徵。
4第10A至C圖、第[0023]段「Theadaptoradvantageouslycomprisesmeansofguidingandlockingthesaidmodule5andpossiblymeansofpositioningthemodule5ataheightcorrespondingtoaheightdeterminedbythethicknessoftheport.（此轉換器包含導引及鎖住此模組5的裝置及可能包含將模組5固定在一定高度的裝置，該高度是由連接埠的厚度來決定）」及第[0061]段「Italsocomprisesmeans516forraisingthemodule5orthepart51sothatthecontactareas28areincontactwiththeconnectionlugs32whenthedongle1consistingoftheadaptorplusmoduleassemblyisinsertedintheport3:thesemeans516canberibssituatedatthebaseofthe19connector514oronthesidesandthuscooperatewiththeguidancemeans515（此轉換器也包含舉起模組5或組件51的裝置516，如此當包含此轉換器及模組組合的連接器1被插入到連接埠3時，接觸區域28就可以與連接片32相接觸：這些裝置516可以是設置在連結器514底部或側邊的支持物並因此與導引裝置515合作）」可知，圖10C已揭示模組5藉由按壓該複數個裝置516來固定，並在該轉換器514和該模組5中形成一空間，其中被上證4所揭示之「轉換器514」、「模組5」及「裝置516」係可分別對應至系爭專利之「外殼」、「電子印刷電路板組合（PCBA）」及「凹狀物」，故已揭示更正後系爭專利請求項1之「其中該PCBA（模組5）藉由按壓該複數個凹狀物（裝置516）來固定，並在該外殼（轉換器514）和該PCBA（模組5）中形成一空間」技術特徵。綜上所述，被上證4及5之組合已經充分揭示更正後系爭專利請求項1之所有技術特徵。
2.系爭專利請求項2之部分：如前所述，被上證4第[0025]段記載所揭之連接埠是USB型式，故被上證4第10C之轉換器514材料須符合USB規範。而依被上證5第6.5.4.2節PlugShellMaterials（外殼材料）「SubstrateMaterial:……phosphorbronze,nickelsilver,orothersuitablematerial.（基礎材料：……磷青銅、銀、鎳或其他合適的材料）」，故被上證4所揭之轉換器514為導電金屬材料製成。則被上證4已揭示系爭專利請求項2之「如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置，其中該外殼（轉換器514）是以導電金屬材料製成」技術特徵。
3.系爭專利請求項3之部分：被上證4第[0062]段「Theribscanbeobtainedbybending,20pressing,punchingetc.（這些支持物可以以彎曲、加壓、沖壓等方式獲得）」已教示可以沖壓方式對該轉接器514進行加工，故已揭示系爭專利請求項3之「其中該複數個方向性凹陷（開口512）和該複數個凹狀物（裝置516）是藉由沖壓該外殼（轉換器514）來一體成形」技術特徵。
4.系爭專利請求項4之部分：被上證6第3圖已揭示PCBA包括一記憶體控制晶片14（controllerchip14）；一快閃記憶晶片12（flashmemorychip12），來和該記憶體控制晶片14通訊；一USB介面電路30（USBconnector30），來和該記憶體控制晶片14通訊；以及一塑膠殼體34（Plasticcase34），用來將該記憶體控制晶片14、該快閃記憶晶片12、以及該USB介面電路30整合到該USB記憶體裝置內；其中被上證6所揭之「記憶體控制晶片14」、「快閃記憶晶片12」、「USB介面電路30」及「塑膠殼體34」係可分別對應至系爭專利之「記憶體控制器」、「儲存記憶體」、「USB介面電路」及「積體電路封裝」。另系爭專利第1至4圖已自述USB記憶體裝置之PCBA12或PCBA32係為先前技術，故被上證6自已充分揭示本項之技術特徵。
5.系爭專利請求項5之部分：被上證6第[0002]段「Flashmemorytechnologiessuchasthoseusingelectrically-erasableprogrammableread-onlymemory（EEPROM)haveproducedchipsstoring1G-Bytesormore.Smallflash-memorycardshavebeendesignedthathaveaconnectorthatcanplugintoaspecializedreader,suchasforcompact-flash,secure-digital,memorystick,orotherstandardizedformats.（快閃記憶體技術，例如，那些使用電子抹除式可複寫唯讀記憶體(EEPROM)的技術，已經產出儲存1G或更多容量的晶片。
21小型快閃記憶卡已經被設計為具有插入特別讀取裝置例如小型快閃記憶體、保全數位裝置、記憶棒或其他具有固定格式等之連接器）」已揭示儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體（EEPROM），故被上證6自已充分揭示本項之技術特徵。
6.系爭專利請求項9之部分：如前所述，被上證4第10A至C圖、第[0025]段已揭示一種通用序列匯流排(USB)記憶體裝置，故已揭示系爭專利請求項9之「一種USB記憶體裝置」之內容。被上證4第10A至C圖及相關段落（第[0054]、[0060]及[0061]段）已揭示一轉換器514具有複數個開口512和複數個用以舉起模組5之裝置516。被上證4所揭之連接埠是USB型式，故被上證4之機械結構必須符合USB規範。而依被上證5中第6章關於USB裝置之機械（Mechanical）結構之說明中之6-7圖早已經規範USB裝置之接合裝置乃由公槽中之4個凹陷（上下各2個）與母槽之彈片接合以固定。故被上證5已揭示方向性凹陷為複數之特徵。被上證4第[0062]段揭示該支持物經由彎曲、加壓、沖壓等方式以符合被上證5所要求之方向性凹陷，該方向性凹陷必然會形成上訴人更正專利範圍後所主張之「凹狀物」。故被上證4已揭示「複數個凹狀物向內突出」之技術特徵。被上證4第10A至C圖及第[0066]段已揭示一模組5設置在該轉換器514內，其中被上證4所揭之「轉換器514」及「模組5」係可分別對應至系爭專利之「外殼」及「電子印刷電路板組合(PCBA)」。
故已揭示系爭專利請求項9之「其中該PCBA設置在該外殼內」之技術特徵。另由被上證4第10A至C圖及第[0023]及[0061]段可知，第10C圖已揭示模組5藉由按壓該複數個裝置516來固定，並在該轉換器514和該模組5中形成一空間，其中被上22證4所揭示之「轉換器514」、「模組5」及「裝置516」係可分別對應至系爭專利之「外殼」、「電子印刷電路板組合(PCBA)」及「凹狀物」，故已揭示系爭專利請求項9之「該複數個凹狀物向內突出以固定該PCBA，並在該外殼和該PCBA中形成一空間」之技術特徵。綜上所述，被上證4及5之組合已經充分揭示本項之所有技術特徵。
7.系爭專利請求項10之部分：如前所述，被上證4第[0025]段已揭示連接埠是USB型式，第10C之轉換器514材料必須符合USB規範，而依被上證5第
6.5.4.2節記載基礎材料：……磷青銅、銀、鎳或其他合適的材料，故被上證4所揭之轉換器514為導電金屬材料製成，已揭示系爭專利請求項10「如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該外殼是以導電金屬材料製成」之技術特徵。綜上所述，被上證4及5之組合已經充分揭示本項之所有技術特徵。
8.系爭專利請求項11之部分：如前所述，被上證4第[0062]段已教示可以沖壓方式對該轉換器514進行加工，故已揭示系爭專利請求項11之技術特徵，自已充分揭示本項之所有技術特徵。
9.系爭專利請求項12之部分：如前所述，被上證6第3圖已揭示PCBA包括一記憶體控制晶片
14、一快閃記憶晶片12，和該記憶體控制晶片14通訊；一USB介面電路30，和該記憶體控制晶片14通訊；以及一塑膠殼體34，用來將該記憶體控制晶片14、該快閃記憶晶片12、以及該USB介面電路30整合到該USB記憶體裝置內；其中所揭「記憶體控制晶片14」、「快閃記憶晶片12」、「USB介面電路30及「塑膠殼體34」係可分別對應至系爭專利之「記憶體控制23器」、「儲存記憶體」、「USB介面電路」及「積體電路封裝」。另系爭專利第1至4圖已自述USB記憶體裝置之PCBA12或PCBA32係為先前技術，故被上證6自已充分揭示本項之所有技術特徵。
10.系爭專利請求項13之部分：如前所述，被上證6第[0002]段已揭示儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體(EEPROM)，自已經充分揭示本項之所有技術特徵。
11.在機械工程製造原理上，所謂「終局性卡合」乃需透過三個象限（XYZ軸）中分別限制其活動範圍，始能達到「終局性卡合」之功能，則上訴人以「系爭專利透過按壓『位於該複數個方向性凹陷內的該複數個凹狀物』，將PCBA『固定』於外殼內」，無關於敘述XYZ三個象限所限制之活動範圍，不能達成所謂「終局性卡合」之功能；所謂之「固定」與「終局性卡合」不能為相同之解釋，亦不得逕以上開解釋推論被上證4之內容已就系爭專利中「終局性卡合」之功能為「反向教示」。而在機械工程製造原理上所使用「定位」一詞，乃需透過三個象限（XYZ軸）中分別限制其活動範圍，始能達到「定位」之功能，上訴人所述之「透過『在特定位置之複數個方向性凹陷』內的『複數個凹狀物』1個元件，達成『定位』功能」，僅敘述了XYZ象限中之一個軸所限制之活動範圍，並無達成所謂之「定位」功能。又上訴人所稱之「『其中該PCBA藉由按壓位於該複數個方向性凹陷內的該複數個凹狀物來固定……』亦即，……達成『支撐PCBA』之功能」，即與被上證4[0050]中所揭示：「Thethicknessofthedonglemustbeapproximately2mmsothatthecontactareas28ofthemodulecanbeincontactwiththeelectricalconnectionlugs32of24aportoftheUSBtypewhenthedongleisinsertedintheport,asdepictedinFIG.7c.」之內容相同，並未創造「定位」功能。
則「定位」與「按壓」、「固定」尚不能為相同之解釋，另系爭專利說明中之所有圖式及內容均足以表示其所謂之「記憶體裝置之外殼」即一個用來連接USB之裝置外殼。
12.被上證5圖6-7僅說明USB公槽母槽接合之位置及方式，並未限制公槽接合位置需「鏤空」。系爭專利說明書第5頁關於「先前技術」之說明，以「為了因應電腦越來越模組化的趨勢，共同開發出一種通用序列匯流排（USB）介面標準。USB標準定義了電腦和附加設備之間的高速序列資料介面……」，表示系爭專利內容亦應符合USB介面標準，若被上證5圖6-7須一律呈現「鏤空形態」，則系爭專利之內容即與USB之介面標準不符。被上證7之圖片均為市售之USB產品，由該產品中連接器公槽接合位置並非呈現「鏤空形態」以觀，業者對於被上證5中圖6-7之內容解釋上，均不以「鏤空」為唯一之內容。
13.沖壓技術在工業技術上並非高端之技術，並不需要逐步在專利說明中敘述步驟，具有通常技術知識之人士，對於被上證4說明書中所敘述之bending,pressingandpuncturing已可知悉其一體成形之沖壓製程。又被上證4[0050]段揭示：「Thethicknessofthedonglemustbeapproximately2mmsothatthecontactareas28ofthemodulecanbeincontactwiththeelectricalconnectionlugs32ofaportoftheUSBtypewhenthedongleisinsertedintheport,asdepictedinFIG.7c.」，即在處理PCBA厚度不足，而又須與USB規範中連接阜接合使電流通過之要求，故若PCBA之厚度相同，即未創造較被上證4所揭示之技術特徵於高度上更高之空間。被上證4中之肋條（Rib）與系爭專利中25方形之凹狀物，雖於空間上有些微差異，惟該空間上之差異，在系爭專利上並無實質上之功能，依系爭專利內容中，LED控制器為設置在PCBA上，故該LED控制器在推入連接裝置之過程，只要被上證4會造成阻擋效果之情形時，系爭專利亦同會被阻擋，既系爭專利所謂之凹狀物所突起處所阻擋之寬度相同，高度亦屬相同，則系爭專利之空間與肋條所佔之空間，相對於系爭專利所謂可放入LED模組而言，應屬相同，系爭專利並未創造額外可「放入LED模組」之空間，故系爭專利所謂空間上與被上證4之肋條所創造之空間相較，顯非技術思想之高度創作。
(二)關於損害賠償之計算：
1.被上訴人於101年9月11日所主張之平均毛利金額為7,363,047元部分，係以98年至100年間之歷史紀錄來推算未來。該金額係因當時上訴人所主張之禁止生產之請求之聲明所為訴訟標的價額之預估，並非對於實際生產之利益所為之陳述，況被上訴人為免爭議，已於101年8月24日起變更產品之具有爭議性部分之設計，於該日期後所生產之產品自已與系爭專利無關。上訴人將其預估之內容平均計算每支產品之毛利為368,152.35元，乃以每支產品之生產銷售之數量為相同，作為該計算式之假設前提，然系爭產品之生產數量及銷售金額均不相同，其所涉及之成本亦有不同，自不得以此為計算基準。上訴人以上開假設為基礎，另行計算23支隨身碟產品之結論亦屬有誤，因產品之銷售具有互相排擠之效果，並非推出每一項新產品，其銷售額均會與原來產品之銷售額一致，而原來產品之銷售額亦會因新產品之推出而受到影響，此為經驗法則。上訴人之假設前提顯然與經驗法則違背，不足採信。
2.PNY隨身碟之銷售額並不等同於本件系爭產品之銷售額，因銷26售產品中並非全部皆為系爭產品，自不得以PNY所銷售之產品作為系爭產品之銷售額為計算基礎。又線上購物中所銷售者為零售價格，並非被上訴人出售予批發業者之價格。又被上訴人經上訴人之通知後，隨即將上訴人之專利文件委託專業律師進行研判，雖認定系爭專利之保護範圍顯為社會上所已襲用已久之技術而無進步性，但為免爭議損害之擴大，遂先行變更設計，不能以此逕認被上訴人侵權行為係出於故意。又上訴人所舉市場銷售之產品，均已經為批發商之銷售行為，而非被上訴人製造後銷售予批發商之銷售行為，故雖市場上仍有系爭產品流通之事實，亦非被上訴人之生產或銷售之行為。
3.系爭專利具特色之內容僅在於其使用墊高印刷電路板（PCBA）之形狀與被證36之形狀不同而已，並不具有進步性，縱認系爭專利具有進步性，參照我國實務見解之精神及美國聯邦法院對於「完全市場價格原則」之適用條件，系爭專利之特色顯非創造出消費者需求之主要因素，亦非創造快閃記憶體之主要價值之元件，自不得以快閃記憶體之全部市場價格作為計算損害之基礎。系爭產品之連接器外殼部分，被上訴人向第三人所採購之價格從使用該元件至停止使用為止，共計使用數量為1,955,438支，採購成本約為3,392,872元，縱該部分元件為向上訴人所採購，亦不計算可能之成本，其所受之損害至多亦僅為3,392,872元。
三、原審主要係以被證36（即被上證4）足以證明系爭專利請求項1不具進步性，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人應給付上訴人800萬元整及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。3.被上訴人應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之物品，「積木碟（Brick27Attache）2G、4G、8G、16G、32G」、「迷彩碟（CamouflageAttache）4G、8G、16G」、「魔豆隨身碟（MagicBean）4G、8G、16G、32G」、「迷你商務碟（CubeAttache）8G、16G」、「曲線碟（CurveAttache）4G、8G、16G、32G」、「HPv165w隨身碟8G」、「HPv175w隨身碟16G」、「HPv145w隨身碟4G」、「HPv145w隨身碟8G」、「HPv175w隨身碟8G」，全數回收並銷燬。4.前二項聲明，上訴人願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單為被上訴人供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告假執行。
四、查上訴人係中華民國發明公告第I297158號「適用序列匯流排
（USB）記憶體裝置」專利之專利權人，專利權期間自97年5月21日至115年2月6日止，此有系爭專利之專利證書及發明專利說明書（見原證2）為證。被上訴人並不爭執上開產品係由其公司所販賣，且均落入上訴人所主張專利權之文義範圍（見本院卷（三）第2、196頁背面），惟主張被上證4、5、6之分別組合，可證上訴人所主張之專利權無效。按主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。而專利是否具有應撤銷、廢止之原因，應依核准審定時之專利法為斷。查系爭專利之申請日為95年2月7日，經核准審定後，於97年5月21日公告，發給發明專利證書，故系爭專利有無應撤銷之原因，自應依核准審定時即92年2月6日修正公布之專利法為斷。又上訴人於提起上訴後於103年4月1日向經濟部智慧財產局（下稱智慧28局）就系爭專利請求項1申請更正（見上證21），並於同年5月22日提出更正專利事項補充說明書（見上證23）。被上訴人雖抗辯該更正不應准許，惟智慧局已於103年5月29日以該更正為申請專利範圍之減縮，符合現行專利法第67條第1項第2款、第2、4項之規定，准予更正（見上證24），並於103年6月21日公告（見上證25）。次按申請專利範圍經更正公告者，溯自申請日生效。現行專利法第68條第3項定有明文，且被上訴人亦已於103年8月18日具狀表示因智慧局已核准更正申請，故以更正後之內容提出上訴人所主張之系爭專利請求項不具進步性之抗辯理由（見本院卷（二）第199頁）。從而，本件應審酌之專利權範圍為更正後系爭專利請求項1、請求項2至5及請求項9至13。另被上訴人於本院審理時僅以被上證4（即被證36）、5（即被證33）之組合抗辯系爭專利更正後之請求項1、請求項2至3、9至11不具進步性，並以被上證4、5、6（即被證37）之組合抗辯系爭專利請求項4、5、12、13不具進步性，故本件之首要爭點為上訴人所主張之專利權是否有被上訴人所抗辯之應撤銷理由。
五、次查系爭專利係一種通用序列匯流排（USB）記憶體裝置，包含一外殼，有複數個方向性凹陷和複數個凹狀物，其中凹陷是用來使USB記憶體裝置在插入凹型USB槽時更容易連接；以及一電子印刷電路板組合（PCBA），設置在外殼內，其中PCBA藉由按壓複數個凹狀物來固定，並在外殼和PCBA中形成一空間（見系爭專利說明書摘要之記載）。上訴人於本件專利侵權所主張之專利權內容如下：
1.一種通用序列匯流排(USB)記憶體裝置，包括：一外殼，有複數個方向性凹陷和複數個凹狀物，該複數個凹狀物係位於該複數個方向性凹陷內，該複數個方向性凹陷是用來使該USB記29憶體裝置在插入凹型USB槽時更容易連接；以及一電子印刷電路板組合(PCBA)，設置在該外殼內，其中該PCBA藉由按壓位於該複數個方向性凹陷內的該複數個凹狀物來固定，並在該外殼和該PCBA中形成一空間。
2.如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置，其中該外殼是以導電金屬材料製成。
3.如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置，其中該複數個方向性凹陷和該複數個凹狀物是藉由沖壓該外殼來一體成形。
4.如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置，其中該PCBA進一步包括：一記憶體控制器；一儲存記憶體，來和該記憶體控制器通訊；一USB介面電路，來和該記憶體控制器通訊；以及一積體電路封裝，用來將該記憶體控制器、該儲存記憶體、以及該USB介面電路整合到該USB記憶體裝置內。
5.如申請專利範圍第4項所述之USB記憶體裝置，其中該儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體(EEPROM)其中之一。
9.一種USB記憶體裝置，包括：一電子印刷電路板組合(PCBA)；以及一外殼有複數個凹狀物，其中該PCBA設置在該外殼內；該複數個凹狀物向內突出以固定該PCBA，並在該外殼和該PCBA中形成一空間。
10.如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該外殼是以導電金屬材料製成。
11.如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該複數個凹狀物是藉由沖壓該外殼來成形。
12.如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該PCBA進一步包括：一記憶體控制器；一儲存記憶體，來和該記憶體控制器通訊；一USB介面電路，來和該記憶體控制器通訊；以及30一積體電路封裝，用來將該記憶體控制器、該儲存記憶體、以及該USB介面電路整合到該USB記憶體裝置內。
13.如申請專利範圍第12項所述之USB記憶體裝置，其中該儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體(EEPROM)其中之一。
系爭專利之主要圖式如下：
被上證4為2004年12月23日公開之US2004/0000000A1「Donglewhichisintendedtobeconnectedtoaportofatelecommunicationsdevice」美國專利，其主要圖式如下：
31被上證5為USB開發公司共同建立的USB制定者論壇（USBImplementersForum，USB-IF）於2000年4月27日公布之UniversalSeriesBusSpecification-Revision2.0（下稱USB2.0規範）。被上證6為2005年3月17日公開之US2005/0000000A1「ManufacturingMethodsforUltra-SlimUSBFlash-MemoryCardwithSupportingDividersorUnder-sideRibs」美國專利，其主要圖式如下：
被上證4、5、6均為「通用序列匯流排(USB)記憶體裝置」，為同一技術領域，且其公開日均早於系爭專利95年2月7日之申請日，故可作為判斷系爭專利是否具備專利要件之先前技術。
六、又查被上證4說明書第[0025]段揭示連接埠是USB，再由說明書第[0066]段實質揭示插入USB連接埠的裝置為依ISO7816或SIM迷你卡或甚至下一代卡之標準的全部或部分而製成的晶片卡元件，其中該晶片卡具有記憶體，故被上證4已揭示更正後系爭專利請求項1之「一種通用序列匯流排(USB)記憶體裝置（圖10C整體裝置）」。又被上證4圖10A、10B及10C實質揭示插入USB連接埠的裝置包括一轉接器514(即被上訴人32所稱之轉換器514)，該轉接器514具有複數個開口512、複數個引導裝置515及複數個裝置516，且該裝置516係設置於長條狀之溝槽處。另說明書第[0054]、[0063]段揭示在轉接器514頂部或底部設置複數個開口512，透過該等開口512可使轉接器514更容易的插入連接埠3中，如此可以使開口512在插入USB連接埠的裝置時更容易連接。其中被上證4之「轉接器514」及「裝置516」係可分別對應更正後系爭專利請求項1之「外殼」以及「凹狀物」。故被上證4已揭示更正後系爭專利請求項1之「一外殼（轉接器514），有複數個方向性凹陷和複數個凹狀物（裝置516），該複數個凹狀物（裝置516）係位於該複數個方向性凹陷內，該複數個方向性凹陷是用來使該USB記憶體裝置（圖10C整體裝置）在插入凹型USB槽（連接埠3）時更容易連接」之技術特徵。又被上證4圖10A、10B、10C實質上揭示模組5設置於轉接器514內。其中被上證4之「轉接器514」係可對應更正後系爭專利請求項1之「外殼」。故被上證4已揭示更正後系爭專利請求項1之「一電子印刷電路板組合(PCBA)（模組5），設置在該外殼（轉接器514）內」。再被上證4圖10A、10B及10C實質上揭示模組5係透過引導裝置515及裝置516固定於轉接器514中，並在轉接器514與該模組5間形成一空間。再者，另由說明書第[0023]段以及第[0061]段實質已揭示透過引導裝置515及裝置516之設計可將模組5固定在合適的高度。其中被上證4之「轉接器514」、「裝置516」及「空間」係可分別對應更正後系爭專利請求項1之「外殼」、「凹狀物」及「空間」。故被上證4已揭示更正後系爭專利請求項1「其中該PCBA藉由按壓位於該複數個方向性凹陷內的該複數個凹狀物（裝置516）來固定，並在該外殼（轉接器514）和該PCBA中形成一空間」之技33術特徵。
七、比對更正後系爭專利請求項1與被上證4之技術特徵，其差異在於：(a)被上證4並未明確揭露模組5是電子印刷電路板組合；(b)由系爭專利第5、6圖可知凹狀物512係設置於方向性凹陷511內，該方向性凹陷511為一個孔洞的形狀。惟查，(a)所謂的電子印刷電路板組合其實是指電子印刷電路板以及電子元件的組合，電子印刷電路板用以支撐電子元件，並提供該等電子元件之線路連接，系爭專利係透過電子印刷電路板組合儲存資料，被上證4說明書第[0066]段實質揭示在模組5（對應於系爭專利之電子印刷電路板組合）可以為SIM迷你卡，其中該SIM迷你卡可以儲存資料，是被上證4亦可達成如系爭專利之PCBA52儲存資料之功效，故更正後系爭專利請求項1僅為被上證4儲存資料媒介的簡單變化，並未產生無法預期之功效；(b)被上證4圖10A、10B及10C之裝置516（對應於系爭專利之凹狀物）係設置於溝槽（對應於系爭專利之方向性凹陷）處，該溝槽為長條的形狀，故被上證4亦可達成如系爭專利之PCBA52藉由位於方向性凹陷511內的凹狀物512之支撐功效，故更正後系爭專利請求項1僅為被上證4的裝置516之簡單變化，並未產生無法預期之功效。從而，更正後系爭專利請求項1為所屬技術領域具通常知識者依被上證4所揭之技術內容所能輕易完成，亦可達成如更正後系爭專利請求項1之相同功效，整體觀之，被上證4足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性。既被上證4足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，而被上證4揭露之連接埠為USB形式，故被上證4之結構必須符合USB規範，被上證5為規範USB裝置之接合裝置，故被上證4、5之組合亦足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性。
34八、再查系爭專利與被上證4之最主要差異即在於系爭專利係將被上證4於特定位置之長條凹狀物結構，改為在特定位置之複數個凹陷物，其差異可如下圖所示：
上訴人雖主張被上證4與被上證5之組合並未揭露更正後請求項1「在特定位置之『複數個方向性凹陷』內的『複數個凹狀物』」所欲達成之「定位」、「支撐PCBA」之功能，故更正後系爭專利請求項1應具進步性云云。惟查，被上證4圖10C所揭露模組5對應於系爭專利之PCBA即電子印刷電路板組合，而裝置516即兩長條凹狀物之結構，係為支撐模組5，且該模組5必須要位於正確的位置才可插入於USB槽中，而由於轉接器514內之空間已如此狹小，則無須「卡合」，裝置516仍有「定位」、「支撐」之功能。再者，被上證4所揭露之連接埠為USB形式，其結構必須符合被上證5之USB規範，由被35上證5揭露之USB裝置中，可知USB中之電路板與USB槽中之高度、長度等，均須符合USB之接合裝置規範，故該領域具有通常知識者於參酌被上證4中模組5之結構，為了使其符合被上證5之USB規範，即有動機設計合適的高度，以達成「定位」、「支撐PCBA」之功能。故上訴人主張被上證4、5不具備定位、支撐之功能，無法作為系爭專利不具進步性之理由，並不可採。上訴人又稱系爭專利於「特定位置」形成「凹狀物」，相較被上證4之「一整個長條狀結構物」，具有較大的空間可放入「LED」模組云云。惟查，被上證4圖10C已教示裝置516為一整個長條狀結構物，該裝置516內即會有多餘的空間，且系爭專利亦未界定該空間之利用方式，故上訴人此部份之理由，並不可採。
九、至上訴人主張系爭專利具有「無法預期之功效」、「解決長期存在的問題」、「克服技術偏見」、「獲得商業上的成功」及「有效的節省生產成本」，系爭專利為非屬技術領域中具有通常知識所能輕易完成云云。按專利是否具進步性，固應依所屬技術領域中之通常知識者，是否依申請前之先前技術即可輕易完成為判斷標準，然除非是先驅之首創發明，絕大多數之專利，均係先前技術之累積，則如何避免後見之明的疑慮，上訴人所稱之「無法預期之功效」、「解決長期存在的問題」、「克服技術偏見」及「獲得商業上的成功」等，確實可作為判斷專利是否具進步性之標準（上訴人所稱之「有效的節省生產成本」屬專利之功效，應歸於是否有無法預期之功效來判斷），即智慧局之審查基準及學說所稱之輔助性判斷因素（secondaryconsiderations）。惟查，被上證4圖10A、10B及10C實質上已揭示模組5係透過引導裝置515及裝置516固定於轉接器514中，且轉接器514與該模組5間有36一空間，透過該引導裝置515及裝置516之結構，可將模組5固定在合適的高度，使轉接器及模組組合之連接器1得以插入連接埠3，該等技術已可解決系爭專利所稱定位、支撐之功能，故系爭專利實無所謂「克服技術偏見」之情形。又被上證5即USB2.0規範第6.5.4.2節已揭示基礎材料之內容，則系爭專利與被上證4之基礎材料應屬相當，而被上證4又已教示可以沖壓方式對該轉接器514進行加工，而沖壓技術已屬一相當成熟之技術，則無論是被上證4之一長條狀溝槽或系爭專利之複數個方向性凹陷，其所應用之材料及技術，均屬相當，故上訴人主張系爭專利可解決製作成本較高，且產生無法預期之功效，或系爭專利為全新技術或省略或改變技術特徵等語，均不可採。此外，市場上就系爭產品之相關技術，至少存在兩種方式：一種係如系爭專利所自陳之先前技術或如上訴人所提上證20之以薄片支撐、墊高之方式，另一種即為設有如系爭專利之方向性凹陷或是被上證4之裝置516即一長條狀溝槽以支撐、墊高之方式。上訴人並無法證明其專利產品之市場佔有率超越以其他技術製作之產品，且市場上之相關產品仍以薄片支撐、墊高之方式為主流，故難謂系爭專利已解決該技術領域內長期存在之問題，況上訴人亦無法證明其專利產品係因該專利之技術特徵而獲致商業上之成功，故實難認系爭專利因解決長期存在之問題或具商業上之成功而可認具有進步性。
十、被上證4與被上證5之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：
系爭專利請求項2為依附第1項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置，其中該外殼是以導電金屬材料製成。」查被上證4與被上證5之組合足以證明更正37後系爭專利請求項1不具進步性，且被上證4說明書第[0025]段揭露連接埠是USB型式，故被上證4之轉接器514之材料必須滿足USB之規範，而USB2.0規範即被上證5第6.5.4.2節規定外殼之基礎材料可以為磷青銅、銀、鎳或其他合適的材料，因此被上證4轉接器514可以為導電金屬材料製成，況系爭專利之先前技術即說明書第6頁第7行及第2圖亦揭露金屬導電外殼11，故當該發明所屬技術領域中具有通常知識者要選擇轉接器514之材質時，參酌USB2.0規範即被上證5或系爭專利之先前技術，均應有動機選擇轉接器514之材質為導電金屬材料，故系爭專利請求項2實可為所屬技術領域具通常知識者依被上證4與被上證5之組合所能輕易完成，而不具進步性。
十一、被上證4與被上證5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：
系爭專利請求項3為依附第1項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置，其中該複數個方向性凹陷和該複數個凹狀物是藉由沖壓該外殼來一體成形。
」查被上證4與被上證5之組合足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，又被上證4說明書第[0060]段實質揭露裝置515係由肋條(rib)(被上訴人稱為支持物)所組成，說明書第[0061]段實質揭露裝置516可以是肋條，說明書第[0062]段實質揭露肋條可以沖壓方式製作，故當該發明所屬技術領域中具有通常知識者要製作轉接器514時，參酌肋條之沖壓方式及轉接器514之一體結構，應有動機將開口512及裝置516藉由沖壓該轉接器514來一體成形，故系爭專利請求項3實為所屬技術領域具通常知識者依被上證4與被上證5之組合所能輕易完成，而不具進步性。
十二、被上證4與被上證5之組合足以證明系爭專利請求項9不具38進步性：
1.系爭專利請求項9之內容為「一種USB記憶體裝置，包括：一電子印刷電路板組合(PCBA)；以及一外殼有複數個凹狀物，其中該PCBA設置在該外殼內；該複數個凹狀物向內突出以固定該PCBA，並在該外殼和該PCBA中形成一空間。」查被上證4說明書第[0025]段揭示連接埠是USB，再由說明書第[0066]段實質揭示插入USB連接埠的裝置為依ISO7816或SIM迷你卡或甚至下一代卡之標準的全部或部分而製成的晶片卡元件，其中該晶片卡具有記憶體，故被上證4已揭示系爭專利請求項9「一種USB記憶體裝置」。又被上證4圖10A、10B及10C實質上揭示模組5設置於轉接器514內，且在轉接器514上設有裝置516，再由說明書第[0066]段實質揭示在模組5設有積體電路晶片。其中被上證4之「轉接器514」、「裝置516」係可分別對應系爭專利請求項9之「外殼」、「凹狀物」。故被上證4已揭示系爭專利請求項9之「一電子印刷電路板組合(PCBA)；以及一外殼（轉接器514）有複數個凹狀物（裝置516），其中該PCBA設置在該外殼（轉接器514）內」。另被上證4圖10A、10B及10C揭示模組5係透過引導裝置515及裝置516固定於轉接器514中，並在轉接器514與該模組5間形成一空間，再由說明書第[0023]段及第[0061]段實質已揭示透過引導裝置515及裝置516之設計可將模組5固定在合適的高度。其中被上證4之「裝置516」、「轉接器514」及「空間」係可分別對應系爭專利請求項9之「凹狀物」、「外殼」及「空間」。故被上證4已揭示系爭專利請求項9之「該複數個凹狀物（裝置516）向內突出以固定該PCBA即模組5，並在該外殼即轉接器514和該PCBA中形成一空間」之技術特徵。
392.比對系爭專利請求項9與被上證4之技術特徵之差異在於：被上證4並未明確揭露模組5是電子印刷電路板組合。惟查，所謂的電子印刷電路板組合其實是指電子印刷電路板及電子元件的組合，電子印刷電路板用以支撐電子元件，並提供該等電子元件之線路連接，系爭專利係透過電子印刷電路板組合儲存資料，被上證4說明書第[0066]段實質揭示在模組5即對應於系爭專利之電子印刷電路板組合可為SIM迷你卡，其中該SIM迷你卡可以儲存資料，故被上證4亦可達成如系爭專利之PCBA52儲存資料之功效，系爭專利請求項9僅為被上證4儲存資料媒介的簡單變化，亦即所屬技術領域具通常知識者依被上證4所揭之技術內容即可輕易完成系爭專利，故被上證4足以證明系爭專利請求項9不具進步性。又被上證4揭露之連接埠為USB形式，故被上證4之結構必須符合USB規範，而被上證5為USB接合裝置之規範，既被上證4足以證明系爭專利請求項9不具進步性，則被上證4與被上證5之組合亦足以證明系爭專利請求項9不具進步性。
十三、被上證4與被上證5之組合足以證明系爭專利請求項10不具進步性：
系爭專利請求項10為依附第9項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該外殼是以導電金屬材料製成。」查被上證4與被上證5之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性，而被上證4說明書第[0025]段揭露連接埠是USB型式，圖7C實質揭露模組5插入於連接埠3中，故被上證4之轉接器514之材料必須滿足USB的規範，而USB2.0規範即被上證5第6.5.4.2節規定外殼之基礎材料可以為磷青銅、銀、鎳或其他合適的材料，因此被上證4之轉接器514可以為導電金屬材料製成，況系爭專利之先前技40術即說明書第6頁第7行及圖2亦揭露金屬導電外殼11，故當該發明所屬技術領域中具有通常知識者要選擇轉接器514之材質時，參酌USB2.0規範即被上證5或系爭專利之先前技術，應有動機選擇轉接器514之材質為金屬，故系爭專利請求項10實可為所屬技術領域具通常知識者依被上證4與被上證5之組合即可輕易完成，而不具進步性。
十四、被上證4與被上證5之組合足以證明系爭專利請求項11不具進步性：
系爭專利請求項11為依附第9項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該複數個凹狀物是藉由沖壓該外殼來成形。」查被上證4與被上證5之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性，又被上證4說明書第[0060]段實質揭露裝置515係由肋條所組成，說明書第[0061]段實質揭露裝置516可以是肋條，說明書第[0062]段實質揭露肋條可以為沖壓方式製作。故被上證4已揭示系爭專利請求項11之「該複數個凹狀物(裝置516)是藉由沖壓該外殼(轉接器514)來成形」之技術特徵。故系爭專利請求項11為所屬技術領域具通常知識者依被上證4、被上證5所揭之技術內容所能輕易完成，而不具進步性。
十五、被上證4、被上證5與被上證6之組合，足以證明系爭專利請求項4、5不具進步性：
1.系爭專利請求項4為依附第1項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第1項所述之USB記憶體裝置，其中該PCBA進一步包括：一記憶體控制器；一儲存記憶體，來和該記憶體控制器通訊；一USB介面電路，來和該記憶體控制器通訊；以及一積體電路封裝，用來將該記憶體控制器、該儲存記憶體、以及該USB介面電路整合到該USB記憶體裝置內。41」查被上證4與被上證5之組合足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，而被上證6圖3實質揭露記憶體控制晶片14係與快閃記憶晶片1及USB介面電路30通訊，塑膠殼體34係將記憶體控制晶片14、快閃記憶晶片12及USB介面電路30整合USB記憶體裝置中。其中被上證6之「記憶體控制晶片14」、「快閃記憶晶片12」、「USB介面電路30」以及「塑膠殼體34」係可分別對應系爭專利請求項4之「記憶體控制器」、「儲存記憶體」、「USB介面電路」及「積體電路封裝」。既然被上證6已實質揭露系爭專利請求項4之「記憶體控制器」、「儲存記憶體」、「USB介面電路」以及「積體電路封裝」之結構，且系爭專利所陳之先前技術亦揭示PCBA12、32之記憶體可用以提供儲存資料。再者，被上證4、被上證5與被上證6均同屬USB記憶體裝置之技術領域，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當面臨設置PCBA之相關問題時，應有動機考量該等證據之技術內容並予以應用或組合，其組合應屬明顯，故系爭專利請求項4為所屬技術領域具通常知識者依被上證4、5、6所揭之技術內容所能輕易完成，而不具進步性。
2.系爭專利請求項5為依附第4項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第4項所述之USB記憶體裝置，其中該儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體(EEPROM)其中之一。」查被上證4與被上證5、6之組合已足以證明系爭專利請求項4不具進步性，而被上證6說明書第[0002]段實質揭露使用電子抹除式可複寫唯讀記憶體(EEPROM)以及快閃記憶體之儲存記憶體的技術。被上證4、被上證5與被上證6均同屬USB記憶體裝置之技術領域，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當面臨選擇記憶體的技術相關問題時，42應有動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，故系爭專利請求項5為所屬技術領域具通常知識者依被上證4、5、6所揭之技術內容所能輕易完成，而不具進步性。
十六、被上證4、被上證5與被上證6之組合足以證明系爭專利請求項12、13不具進步性：
1.系爭專利請求項12為依附第9項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第9項所述之USB記憶體裝置，其中該PCBA進一步包括：一記憶體控制器；一儲存記憶體，來和該記憶體控制器通訊；一USB介面電路，來和該記憶體控制器通訊；以及一積體電路封裝，用來將該記憶體控制器、該儲存記憶體、以及該USB介面電路整合到該USB記憶體裝置內。」查被上證4與被上證5之組合已足以證明系爭專利請求項9不具進步性，而被上證6圖3實質揭露記憶體控制晶片14係與快閃記憶晶片12及USB介面電路30通訊，塑膠殼體34係將記憶體控制晶片14、快閃記憶晶片12以及USB介面電路30整合USB記憶體裝置中。其中被上證6之「記憶體控制晶片14」、「快閃記憶晶片12」、「USB介面電路30」及「塑膠殼體34」係可分別對應系爭專利請求項12之「記憶體控制器」、「儲存記憶體」、「USB介面電路」及「積體電路封裝」。既被上證6已實質揭露前揭系爭專利請求項12之「記憶體控制器」、「儲存記憶體」、「USB介面電路」及「積體電路封裝」之結構，且系爭專利所陳之先前技術中亦揭示PCBA12、32之記憶體可用以提供儲存資料。再者，被上證4、被上證5與被上證6均同屬USB記憶體裝置之技術領域，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當面臨設置PCBA之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，其組合應屬明顯，故系爭專利請求項1243為所屬技術領域具通常知識者依被上證4、5、6所揭之技術內容所能輕易完成，而不具進步性。
2.系爭專利請求項13為依附第12項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第12項所述之USB記憶體裝置，其中該儲存記憶體為快閃記憶體和電子抹除式唯讀記憶體(EEPROM)其中之一。」查被上證4與被上證5、被上證6之組合已足以證明系爭專利請求項12不具進步性，而被上證6說明書第[0002]段實質揭露使用電子抹除式可複寫唯讀記憶體(EEPROM)以及快閃記憶體之儲存記憶體的技術。又被上證4、被上證5與被上證6均同屬USB記憶體裝置之技術領域，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當面臨選擇記憶體的技術相關問題時，應有動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，其組合應屬明顯，故系爭專利請求項13為所屬技術領域具通常知識者依被上證4、5、6所揭之技術內容所能輕易完成，而不具進步性。
十七、綜上所述，被上證4、5之組合可證明系爭專利申請專利範圍更正後第1項、第2至3項、第9至11項不具進步性；被上證4、5、6之組合可證明系爭專利申請專利範圍第4、5、12、13項不具進步性，而均有應撤銷事由之存在，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，故雖被上訴人不爭執系爭產品落入系爭專利權之申請專利範圍，上訴人仍不得對被上訴人主張權利，是上訴人請求判決如其聲明所示，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審所為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，其理由與本件雖略有不同，但結論並無二致，上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
44十八、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
十九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。中華民國104年3月26日智慧財產法院第二庭審判長法官曾啟謀法官蔡如琪法官熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國104年4月7日書記官謝金宏附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
45上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬轉任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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