裁判字號：最高行政法院102年判字第373號判決
裁判日期：民國102年06月14日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決
102年度判字第373號上訴人日商‧UCC控股股份有限公司代表人 上島豪太 訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師 黃闡億 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 王美花
參加人環球水泥股份有限公司代表人 侯博義 上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國101年12月27日智慧財產法院101年度行商訴字第107號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理由
一、參加人前於民國99年3月29日以如附圖1所示「UCCcollection及圖」商標，聲明圖樣中「collection」不在專用之列，指定使用於商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第35類之五金零售批發、建材零售批發等服務，向被上訴人申請註冊，經核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。上訴人嗣以系爭商標有違100年6月29日修正，101年7月1日施行前之商標法（下稱修正前商標法）第23條第1項第12款及第14款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查結果，核認系爭商標未違反前揭規定，而於101年1月13日以中臺異字第G00000000號商標異議審定書為異議不成立之行政處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，向原審提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：註冊第0000000號、第0000000號「ucc及圖」商標異議事件均與本案相似，其所指定使用之自行車、腳踏板、自行車手把豎管等商品，與該案據以異議之「UCC」商標所使用之咖啡商品及咖啡廳服務，雖無明顯利益競爭關係，惟本院101年度判字第47號、第48號判決均認定，使用相同或近似於他人著名商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而有降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標之識別性之虞，至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以異議商標所指定使用之商品或服務，毫無關聯，惟並不影響上開法條之適用，況修正前商標法第23條第1項第12款後段不以先商標權利人須有多角化經營為必要。其次，原審法院就註冊第0000000號及第0000000號商標異議事件所為之判決，既經本院廢棄，且原審法院就註冊第0000000號商標異議事件所為之101年度行商更（一）字第1號更審判決，已認定該商標有違反修正前商標法第23條第1項第12款後段之規定，故本案原處分及訴願決定所為不利上訴人之理由，顯已失其憑藉而不可採。又本院101年度判字第47號、第48號判決明白指出修正前商標法第23條第1項第12款後段所稱之著名商標，其著名程度無庸高至一般公眾所普遍認知之程度，原處分及訴願決定認如附圖2所示據以異議之「UCC」商標（下稱據以異議商標）雖屬著名商標，然未達高度著名程度，顯增加法律所無之限制，且未綜合審酌其他判斷因素，違背修正前商標法第23條第1項第12款後段規定意旨。再者，系爭商標由五條白色線條組成之立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「collection」所組成，其「collection」英文有「產品系列」之意，為相關消費者熟知之字彙，且經商標權人聲明不在專用之列，而以極小字體置於最下方，「collection」字樣並無識別商品或服務來源之作用。系爭商標上方之墨色圓圈中之「U」字圖形，則呼應其中間字體極大之「UCC」首字，且為簡單線條組合，僅予人裝飾圖樣之印象，系爭商標之相關消費者顯以「UCC」品牌或「UCC」商標稱呼之，「UCC」字樣顯為商標之主要識別部分。而據以異議商標由單純未經設計之小寫外文ucc所構成，「UCC」為據以異議商標之識別依據。兩商標相較，均有相同「UCC」，雖其字母之大小寫不同，外型有些微差別，然於外觀上極相彷彿，在觀念及讀音上均相同，予人「UCC」品牌之印象，且均以「UCC」商標稱呼之，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通所用之注意，極有可能會有所混淆而誤認兩商標商品、服務來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。而上訴人為保護自身之商標權益，在我國前於63年間起即以「UCC」申請註冊於各種茶、咖啡、可可及其混合製品等商品，並在世界各國廣泛取得註冊，是據以異議商標所表彰之信譽早已廣為相關公眾所共知，已達著名商標之程度。況據以異議商標之外文字母組合並非習見，為上訴人所創用，其先天識別性甚高，且除上訴人外，以該字母組合作為商標或商標之一部分尚存有效者，僅有第三人忠益服裝材料有限公司（下稱忠益公司）以之搭配中文「優喜喜」並結合圖形，作為商標使用於鈕扣、拉鍊、扣條等商品之2件商標。系爭商標權人另二件同時於100年間註冊之第0000000號及第0000000號商標，暨彬富公司註冊之第0000000號、第0000000號商標，上訴人均已對該等商標提出異議。訴願決定雖以力達國際貿易有限公司（下稱力達公司）註冊有「UCC」字樣之商標，作為不利上訴人之判斷。惟力達公司所有之註冊第0000000號商標經上訴人提出異議後，業經被上訴人以該商標有違修正前商標法第23條第1項第12款後段規定，為撤銷該商標註冊之處分，經濟部援引該等商標為不利上訴人之判斷，實有違誤。足認並無第三人普遍以外文「UCC」作為商標使用之情形，顯見據以異議商標具有高度創意性與識別性，因系爭商標之註冊而減損其識別性之可能性極高。另系爭商標權人前於49年間設立，卻遲至50年後始以公司外文名稱各字首之縮寫作為商標圖樣申請註冊，已與常理有違，依一般經驗判斷，極可能因據以異議商標在此期間持續在臺灣各地使用，且廣泛於各種媒體行銷宣傳而建立極高知名度及信譽後，故出於惡意，企圖攀附據以異議商標之信譽。綜上所述，本件兩商標近似之程度極高，據以異議商標復為著名商標，系爭商標權人嗣後始以高度近似之系爭商標圖樣，指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務申請註冊，客觀上自有使相關消費者誤認兩商標之商品或服務來自同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第23條第1項第12款前段規定之適用。縱認不構成修正前商標法第23條第1項第12款前段規定，惟允許系爭商標權人以相同之「UCC」商標使用於不同之五金零售批發、建材零售批發等服務，經行銷相當期間後，曾經強烈指示單一來源之「UCC」商標可能會變成指示二種或二種以上來源之商標，或失去單一聯想或獨特性之印象，客觀上即可能會減弱或分散據以異議商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力，致有減損據以異議商標之識別性之虞，應有修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之適用等語。求為判決將原處分與訴願決定均撤銷，並命被上訴人應為撤銷系爭商標註冊之處分。
三、被上訴人則以：系爭商標將多數白色線條組成之立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「collection」組成，其「collection」雖經參加人聲明不在專用之列，然與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對。而據以異議商標則由單純橫書外文「UCC」組成，兩者相較，雖均有外文「UCC」，惟以整體觀察原則，系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，其立體「U」字圖形有其設計性，其與外文「UCC」有相輔作用，兩者均為系爭商標予消費者寓目之識別部分，不應將其割裂觀察。系爭商標另有圖形及外文「collection」，縱認兩商標雖構成近似，然近似程度不高。其次，據上訴人於異議階段及訴願階段所檢送之資料，固可認據以異議商標於系爭商標99年3月29日申請註冊時，在咖啡及其飲料等商品或服務之相關事業或消費者間熟知，成為著名商標，惟系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，據以異議商標指定在咖啡及其飲料等商品或服務相較，兩者商品及服務之性質迥異，行銷管道及提供者顯然不同，市場區隔明顯，兩造商標指定或使用之商品與服務間，應不具有關聯性，不具競爭關係。而據以異議商標雖經上訴人廣泛使用，後天識別性高，然以系爭商標之「UCC」為參加人「UNIVERSALCEMENTCORPORATION」各字首之縮寫，而系爭商標主要識別部分除「UCC」外，尚有具設計意匠之立體「U」字圖形，識別性難謂不高。系爭商標復指定使用於與上訴人著名之咖啡及其飲料商品、服務無關之五金、建材零售批發等服務，難謂其申請有引起相關消費者混淆誤認來源之意圖。職是，兩商標商品、服務之市場區隔至為明顯，營業利益無明顯衝突，渠等間不具有競爭關係，客觀上無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自無修正前商標法第23條第1項第12款前段之適用。又系爭商標圖樣為文字與圖形之聯合式商標，除其外文「UCC」之字型設計與據以異議商標有別，且另有外文「collection」外，其內置經設計外文「U」之圓形圖形亦具有相當之設計性，並占其整體圖樣之2分之1，亦為其整體圖樣上十分引人注意之識別部分。是兩造商標雖構成近似，然因系爭商標圖樣除於外文「UCC」之字型設計有所差別外，另有醒目之「U」字設計圖形及外文「collection」，應認兩造商標近似程度不高。況系爭商標有其相當識別性，系爭商標之註冊非必使人與據以異議商標所提供之商品或服務產生聯想。是系爭商標之註冊並未違反修正前商標法第23條第1項第12款後段規定。又據以異議商標先使用之咖啡及其飲料等商品或服務，其與系爭商標指定使用之五金零售批發、建材零售批發等服務相較，五金、建材零售批發等服務，非在提供咖啡及其飲料等商品之銷售，在滿足相關消費者需求或服務提供者上，均無相關之處，據以異議商標與系爭商標非屬同一或類似之商品及服務，系爭商標之註冊自與修正前商標法第23條第1項第14款規定構成要件未符。再者，系爭商標與上訴人先使用之據以異議商標相較，雖均有外文「UCC」，惟系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，據以異議商標為單純文字組成，兩者非屬相同。而系爭商標另有立體「U」字圖形及外文「collection」，兩商標近似程度不高，況「UCC」亦代表參加人名稱「UNIVERS
ALCEMENTCORPORATION」各字首之縮寫，自無從由其近似程度證明為參加人襲用據以異議商標之主觀意圖，足認系爭商標之註冊，應無修正前商標法第23條第1項第12款、第14款等規定之適用等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人則以；系爭商標為「UCCcollection」英文字及球形部分，加上2D線條表現出3D建築之層次感所組成，系爭商標具創意圖形設計，屬於識別性極強之創意性商標，而據以異議商標單純以英文字「UCC」所組成，註冊識別性較為薄弱。雖「UCC」與「UCCcollection」兩商標均有「UCC」，然音節數目不同，且系爭商標有設計圖樣，兩者之外觀、讀音及觀念之近似程度低，並無近似混淆的問題。且相關消費者並不依品牌讀音，而係以外觀作為選擇之依據，縱兩商標之讀音或外觀存在部分近似，惟商標之外觀及觀念具有差異，就整體印象而言，引起商品或服務之相關消費者，有混淆之可能性極低，應認為非屬近似之商標。再者，據以異議商標在產業界主要係銷售咖啡相關產品或設備，或提供餐飲服務，並未從事五金零售批發、建材零售批發等相關裝潢或修繕工程。而環球水泥集團成立於48年9月，並於60年2月公開上市，且早在2003年11月間即向中國提出註冊申請、2006年在越南註冊「UCC」商標，均早於系爭商標2008年12月在臺灣之註冊，可證系爭商標並非抄襲據以異議商標之知名度，而參加人亦無抄襲據以異議商標或搭便車之意圖。另系爭商標將多數白色線條組成之立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「collection」組成，其「collection」雖經商標權人聲明不在專用之列，然上訴人實際使用之據以異議商標，則由單純橫書外文「UCC」組成，兩者相較，雖均有外文「UCC」，惟判斷商標近似，應以整體觀察為原則，系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，其立體「U」字圖形有其設計性，其與外文「UCC」有相輔作用，兩者均為系爭商標予相關消費者寓目之識別部分，自不宜將系爭商標割裂觀察，以系爭商標另有圖形及外文「collection」，應認兩商標雖構成近似，然近似程度難謂極高。上訴人檢送之證據，固可認據以異議商標於系爭商標99年3月29日申請註冊時，於咖啡及其飲料等商品或服務之相關事業或消費者間所熟知為著名商標，惟系爭商標係指定使用於五金零售批發、建材零售批發之商品、服務，其與據以異議商標著名之咖啡及其飲料等商品或服務相較，兩者性質迥異，行銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯，渠等間不具有關聯性，無競爭關係。據以異議商標雖經上訴人廣泛使用，後天識別性高，然以系爭商標之「UCC」為參加人「UNIVERSALCEMENTCORPORATION」各字首之縮寫，其主要識別部分除「UCC」外，尚有具設計意匠之立體「U」字圖形，識別性難謂為不高。系爭商標復指定使用於與上訴人著名之咖啡與其飲料商品及服務無關之非金屬製壁板、非金屬製天花板、合板、建築用石材、建築用非金屬製壁磚等相關商品，即難謂其申請有引起相關消費者混淆誤認來源之意圖。職是，兩商標客觀上尚無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自無修正前商標法第23條第1項第12款前段之適用。而上訴人所提資料，或可證明據以異議商標於咖啡及其飲料等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，然難據該等證據資料即謂上訴人在我國境內有大量、廣泛宣傳或銷售，已為國內大多數一般民眾普遍認識，亦無法證明相關消費者可認識據以異議商標對非咖啡飲料之商品或服務，具有一定之品質保證或享有特別之商譽，而符合修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之高度著名程度。再者，系爭商標由多數白色線條組成之立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「collection」組成，其與據以異議商標為單純外文字母「UCC」組成相較，其近似程度低。況系爭商標有其相當識別性，系爭商標之註冊，未必使人與上訴人所提供之商品或服務產生聯想。又據以異議商標是否著名，依修正前商標法第23條第2項規定，其判斷時點以系爭商標申請註冊時為準，被上訴人中臺異字第G00000000號商標異議審定書認定註冊第00000000號商標於96年7月31日申請註冊時為高度著名，然其距系爭商標99年3月29日申請註冊日已逾2年，而商標之著名程度會隨時間經過、行銷策略等而有所改變，相關消費者對商標之認識程度，亦會隨資訊之發達而有所增進，故實難援引該案，即認於咖啡及其飲料有關商品或服務之著名據以異議商標，會因與非金屬製壁板、非金屬製天花板、合板、建築用石材、建築用非金屬製壁磚等相關商品之系爭商標之使用，致減損據以異議商標於咖啡及其飲料商品或服務之識別性。職是，系爭商標之註冊並無修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之適用。再依上訴人檢送之資料，雖知早於系爭商標99年3月29日申請註冊日前，即有使用據以異議商標於咖啡及其飲料等商品或服務。惟據以異議商標先使用之咖啡及其飲料等商品或服務，其與系爭商標指定使用之五金零售批發；建材零售批發等商品相較，兩者商品、服務之性質迥異，在功能、用途、產製者、提供者、消費族群、行銷管道及販賣場所等因素上復明顯有別，不具有共同或關聯之處，應非屬構成同一或類似之商品及服務。再者，系爭商標與上訴人先使用之據以異議商標相較，雖均有外文「UCC」，惟系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，據以異議商標為單純文字組成，兩者非屬相同。而系爭商標另有立體「U」字圖形及外文「collection」，兩商標近似程度不高，而「UCC」亦代表商標權人公司名稱「UNIVERSALCYCLECORPORATION」各字首之縮寫，自無從由其近似程度證明為商標權人襲用據以異議商標之主觀意圖。職是，系爭商標之註冊與修正前商標法第23條第1項第14款規定構成要件未符。另系爭商標在建材市場及營建業上其著名度遠逾據以異議商標，且相關消費者不致於將系爭商標與據以異議商標混淆。又上訴人並未提出商標相關使用證明，可知據以異議商標間接承認未將其商標充分使用，且其商標使用證據薄弱，即便在不同類別不同屬性之產品上，市場區隔有別，且營業利益衝突不明顯，非屬構成類似之商品，客觀上仍可能會減弱或分散上訴人商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力，而遭致撤銷。反之，參加人所提供之商標使用證據強大與時間久遠，符合著名商標之要件，上訴人之引證並無法與本案相提並論，據以異議商標與系爭商標，市場區隔有別，且營業利益衝突不明顯，應可同時並存。本院101年度判字第47號及第48號判決，雖認定被上訴人對修正前商標法第23條第1項第12款後段之審查標準過於嚴格。惟修正前商標法第23條第1項第12款後段之審查標準之權限在被上訴人，基於司法行政分立之原則，行政機關就此等事項之決定，具有判斷餘地，法院應予尊重等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人為一咖啡製造廠商，其創立於1933年間，所製造之各種咖啡遍銷全球，於63年間起在我國提出「UCC」商標，申請商標註冊於各種茶、咖啡、可可及其混合製品等商品，並在世界各國廣泛取得註冊，是上訴人長期積極推廣據以異議商標，推廣範圍及地域遍及世界各處，上訴人除大量使用據以異議商標外，業經原處分機關與司法機關認定為著名商標。職是，據以異議商標為相關事業或消費者所熟悉，其表彰之信譽廣為相關公眾所共知，致著名商標程度甚明。其次，據上訴人前於異議階段及訴願階段提出之資料可知，上訴人長期持續在臺灣市場使用據以異議商標，積極推廣與宣傳據以異議商標，在我國國內大量銷售據以異議商標指定之咖啡商品與服務，該等商品或服務屬相關消費者日常所得接觸，並為社會公眾所熟悉，故據以異議商標已為國內相關消費者所普遍熟知，具有相當知名度，應屬修正前商標法第23條第1項第12款所稱之著名商標。（二）本件不適用修正前商標法第23條第1項第12款前段：據以異議商標「UCC」之外文字母組合並非習見，其為上訴人刻意設計之商標，為高度創意之創造性商標，其先天識別性最高，屬最強勢商標，倘有攀附者，易引起相關消費者產生混淆誤認。除上訴人使用「UCC」商標圖樣外，以該字母組合作為商標或商標部分而註冊在案者，僅有忠益公司以之搭配中文「優喜喜」並結合圖形，作為商標使用於鈕扣、拉鍊、扣條等商品，益徵據以異議商標為創造性商標。又系爭商標之中文意義為環球水泥集團，故「UCC」為「UNIVERSALCEMENTCORPORTION」縮寫。而其圖樣設計球形部分代表參加人之球體內部，取環球英文字「UNIVERSAL」之首字U，用2D線條表現3D建築之層次感，連結產品特性與logo，以此作為品牌形象，屬於識別性極強之創意性商標，致相關消費者產生深刻印象，在臺灣持續廣泛使用多年，亦強化其原有之識別性，是系爭商標亦為創造性商標。故據以異議商標雖為創造性商標，然系爭商標亦為識別性最強之創意性商標，兩者均有高度之識別性，難謂系爭商標有攀附據以異議商標之情事。準此，原審法院認兩商標所指定使用之商品或服務，應不致使相關公眾或消費者，有產生混淆誤認之虞。其次，據以異議商標單純組合英文字「UCC」，而系爭商標則為「UCCcollection」英文字及球形部分，加上2D線條表現出3D建築之層次感所組成，雖「UCC」與「U
CCcollection」兩商標均有「UCC」，然音節數目不同，且系爭商標有設計圖樣，兩者之外觀、讀音及觀念之近似程度低，自無近似混淆之情事。縱使兩商標之讀音或外觀有部分近似，惟商標之外觀及觀念具有差異，就整體印象而言，引起商品或服務之相關公眾或消費者，有混淆之可能性極低，應認為非屬近似之商標。因此，兩商標之外觀與觀念有異。又系爭商標將多數白色線條組成之立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「collection」組成，參加人雖聲明「collection」不在專用之列，然因上訴人使用之據以異議商標，其由單純橫書外文「UCC」組成，兩者相較，雖均有外文「UCC」，惟系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，其立體「U」字圖形有其設計性，其與外文「UCC」有相輔作用，兩者均為系爭商標予相關公眾或消費者寓目之識別部分，自不宜將系爭商標割裂觀察。準此，系爭商標另有圖形及外文「collection」，兩商標非屬近似商標。又兩商標指定之商品及服務之性質迥異，行銷管道及提供者顯然不同，市場區隔明顯，兩造商標指定或使用之商品與服務間，應不具有關聯性，兩商標指定之商品或服務不類似，故兩者之營業利益無明顯衝突，亦不具有競爭關係，客觀上無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，應非屬構成同一或類似之商品及服務。且因行銷管道及販賣場所明顯有別，不論依商品近似檢索參考資料表或依社會一般通念，均非相同或類似商品或服務。準此，兩商標指定商品或服務之交易方式與行銷場所，不具重疊性。另查上訴人之據以異議商標商品，經上訴人投入極多心血宣傳行銷，已為國內相關消費者所普遍熟知之著名商標。而兩商標在市場併存之事實均為相關消費者所認識，並足以區辨為不同來源者，自應尊重該併存之事實，兩商標均應賦予商標法之保護。（三）本件不適用修正前商標法第23條第1項第12款後段：據以異議商標與系爭商標均為識別性高之創造性商標，兩商標圖樣亦無近似之情事，且兩商標指定之商品、服務之性質不同，在功能、用途、產製者、提供者、相關消費族群、行銷管道及販賣場所等因素，有明顯區隔，不具有共同或關聯處，故兩商標為渠等相關消費者所熟悉而能區隔各自來源，況系爭商標未稀釋或弱化據以異議商標之識別性。因此，系爭商標與據以異議商標各使用在不具競爭關係或不類似之商品或服務，縱使系爭商標圖樣有「UCC」文字，經其普遍使用之五金零售批發、建材零售批發等服務結果，不致減弱著名商標之識別性。準此，系爭商標未減損據以異議商標之識別性。又查系爭商標指定及實際使用之五金零售批發、建材零售批發等服務，其與據以異議商標指定之咖啡商品相較，並非價值較低廉或具有負面評價之劣質商品，使相關消費者將原本優質之商品而與欠缺品質之商品產生聯想。職是，系爭商標之使用結果，不致發生降低據以異議商標在咖啡商品所代表之品質或信譽之虞。綜上所述，兩商標均有高度識別性、兩商標不構成近似、不成立同一或高度類似商品或服務、兩商標均為相關消費者較熟悉之商標、行銷方式與行銷場所不同、申請系爭商標為善意等因素綜合判斷，認相關公眾不致有可能誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認兩商標之使用者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，故系爭商標未違修正前商標法第23條第1項第12款前段之不得註冊事由。暨系爭商標亦未減損據以異議商標之識別性或減損據以異議商標信譽之虞，是系爭商標未違修正前商標法第23條第1項第12款後段之不得註冊事由。職是，原處分所為核駁註冊申請之審定（為異議不成立之審定之誤），於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
六、上訴人上訴意旨復執與起訴主張相同之論證外，另略以：（一）「二造商標之商品或服務是否具有關聯性」，並非適用商標淡化保護理論時所需考慮之因素，甚至可以說「二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯」乃適用修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之前提要件。在「二造商標之商品或服務是否具有關聯性」，並非適用商標淡化保護理論時所須考慮之因素的情形下，然原判決以系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發服務，與據以異議商標所著名之咖啡飲料相關商品或服務，並無關聯性為由，認為系爭商標無減損據以異議商標識別性之虞云云，顯有適用修正前商標法第23條第1項第12款後段規定不當之違誤，並有判決理由矛盾及違背「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」之規定之違法。（二）據以異議商標與系爭商標二者之主要識別部分均為「UCC」，依一般生活經驗法則及論理法則判斷，自易使消費者產生混淆誤認或減損據以異議之著名商標之識別性，而判斷有無混淆誤認之虞及判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞，應探究者為據以異議商標之識別性高低，而非系爭商標之識別性高低，然原判決竟以「UCC」並非習見，乃高度創意之創造性商標為由，認為系爭商標與據以異議商標同為創造性商標，是系爭商標並無使消費者產生混淆誤認之虞，亦無減損據以異議之著名商標之識別性之虞云云，顯有違「混淆誤認之虞」審查基準、商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準之規定，並有違論理法則。再者，本案原處分及訴願決定均認定本案兩造商標構成近似，惟原審法院竟未說明原處分機關及訴願決定機關有何組織不合法、無判斷權限，或其判斷係出自於錯誤的資訊或事實、有違公認一般價值、有違正當程序、平等原則、不當聯結之禁止等原則，即作出相反之判斷，自行認定兩造商標並不近似，顯有違法院對不確定法律概念之審理原則。（三）查系爭商標係由5條白色線條組成之立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「collection」所組成，其「collection」英文為固有字彙，有「產品系列」之意，為一般消費者熟知之字彙，且經商標權人聲明不在專用之列，又以極小字體置於最下方，該「collection」字樣並無識別商品或服務來源之作用，而系爭商標上方之墨色圓圈中之「U」字圖形，則呼應其中間字體極大之「UCC」之首字，且為簡單線條組合，僅予人裝飾圖樣之印象，見到系爭商標之消費者顯然以「UCC」品牌或「UCC」商標稱呼，「UCC」字樣顯為該商標之主要識別部分，而據以異議商標則由單純未經設計之小寫外文ucc所構成，「ucc」為據以異議商標之識別依據。二造商標相較，均以「UCC」作為主要識別部分，雖其字母之大小寫不同，然於外觀上極相彷彿，在觀念及讀音上完全相同，依前述主要部分觀察原則及「外觀、觀念、讀音」判斷原則加以判斷，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能產生混淆而誤認二造商標商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標應屬構成近似之商標，且近似程度極高。然原判決未依循前述商標近似判斷原則，逕自認定二造商標非屬近似之商標，實有違「混淆誤認之虞」審查基準所揭示之前述判斷原則。（四）參加人雖於49年設立，惟其遲至50年後始以系爭商標申請註冊，然參加人並未提出系爭商標已使用60年之證據資料，參加人在臺灣銷售建築材料之原物料的歷史長短，與系爭商標是否已經參加人長期廣泛使用，係屬二事，原判決竟以「參加人在臺灣銷售建築材料之原物料，已有60年之歷史」，作為其認定系爭商標為我國相關消費者所熟悉之理由，顯然違背一般經驗法則、論理法則及有不依證據認定事實之違背法令。又參加人為證明系爭商標已經其長期廣泛使用，雖在本案異議審理階段提出中國大陸及越南之註冊證影本、98年度年報、參加人公司第六屆董事會第六次會議議程記錄、官方網站網頁、大樓外牆廣告照片、展覽會照片等證據，然因上開證據均無從據以認定參加人有長期廣泛使用系爭商標之事實，原審法院未詳查參加人提出之各項使用證據之證據力，逕認系爭商標「在臺灣持續廣泛使用多年」、「參諸參加人在臺灣銷售建築材料之原物料，已有60年之歷史，衡諸常情，系爭商標應為我國相關消費者所熟悉」、「兩商標為渠等相關消費者所熟悉而能區隔各自來源」云云，顯有不依證據認定事實之情形，有違行政訴訟法第189條第1項之規定。（五）本件兩商標近似之程度極高，據以異議商標復為著名商標，系爭商標權人嗣後始以高度近似之系爭商標圖樣，指定使用於「五金零售批發、建材零售批發」服務申請註冊，客觀上自有使相關消費者誤認兩商標之商品或服務來自同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第23條第1項第12款前段規定之適用。縱認不構成修正前商標法第23條第1項第12款前段規定，惟允許系爭商標權人以相同之「UCC」商標使用於不同之「五金零售批發、建材零售批發」服務，經行銷相當期間後，曾經強烈指示單一來源之「UCC」商標可能會變成指示二種或二種以上來源之商標，或失去單一聯想或獨特性之印象，客觀上即可能會減弱或分散據以異議商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力，致有減損據以異議商標之識別性之虞，應有修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之適用。（六）另與本案案情幾近相同之註冊第0000000號「UCCcollection及圖」商標異議事件，業經本院102年度判字第310號判決廢棄原判決在案，請予參酌等語。
七、本件原審以系爭商標之註冊並未違反商標法第23條第1項第12款前後段及後段之規定，被上訴人所為異議不成立之審定（原判決誤載為核駁註冊申請之審定），於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤可言。而駁回上訴人原審之訴，固非無據。惟查：
㈠、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款定有明文。次按，判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。有93年5月1日施行「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3可資參照(101年7月1日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3亦同）。因此，判斷商標近似，雖應以整體觀察為依歸，惟主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。本件系爭商標圖樣係由上下分列並有大小之別之外文「UCC」及「collection」組成其文字部分，並於前開文字部分上方置一圖形組合而成，其圖形部分係於墨色之圓形圖樣中，以平行等距之方式並列5條白色線條，以幾何之方式呈現外文字母「U」，使其有立體之感。又系爭商標中之「collection」部分經聲明不專用，固然於判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比對。惟查，系爭商標「collection」係以顯然縮小字體置於字體較大之「UCC」之下方，且經參加人聲明不在專用之列，該「collection」字樣顯無識別商品或服務來源之作用，另系爭商標上方之墨色圓圈中之「U」字圖形，亦係呼應圖樣中間字體較大之「UCC」，足見系爭商標係以「UCC」作為識別商品或服務來源之主要部分。而據以異議商標係呈斜體之未經設計外文UCC小寫字母所構成。二造商標相較，系爭商標主要部分與據以商標均有相同之「UCC」字母，則在系爭商標圖樣中主要部分「UCC」文字與據以異議商標在外觀高度近似，又於該主要部分觀念或讀音相同情形下，原審仍認兩商標之外觀與觀念有異，總體觀察不近似，兩商標非屬近似商標等語（詳參原判決事實及理由伍、三、㈡），即不無再行斟酌之餘地。
㈡、原審已說明據以異議商標「UCC」之外文字母組合並非習見，其為上訴人刻意設計之商標，為高度創意之創造性商標，其先天識別性最高，屬最強勢商標，倘有攀附者，易引起相關消費者產生混淆誤認。除上訴人使用「UCC」商標圖樣外，以該字母組合作為商標或商標部分而註冊在案者，僅有忠益公司以之搭配中文「優喜喜」並結合圖形，作為商標使用於鈕扣、拉鍊、扣條等商品，益徵據以異議商標為創造性商標等情明確（原判決事實及理由伍、三、㈠、⒈參照）。而系爭商標圖樣亦係以「UCC」作為識別商品或服務來源之主要部分。則系爭商標以近似業已註冊使用在先並已臻著名（詳後述）之「UCC」作為系爭商標之主要部分，在後申請註冊，能否謂仍屬於識別性極強之創意性商標，即有疑義。原審認系爭商標之中文意義為環球水泥集團，故「UCC」為「UNIVERSALCEMENTCORPORTION」縮寫。而其圖樣設計球形部分代表參加人之球體內部，取環球英文字「UNIVERSAL」之首字U，用2D線條表現3D建築之層次感，連結產品特性與logo，以此作為品牌形象，屬於識別性極強之創意性商標一節，並未考量系爭商標之申請註冊，參加人係以近似業已註冊在先，並已臻著名之據以異議商標「UCC」作為系爭商標主要部分之事實，其論斷尚有未洽。
㈢、復按，就「混淆誤認之虞」的規範，修正前商標法第23條第1項第12款前段及同條項第13款均有規定，二者區別在於保護客體之不同。第12款前段規定保護之客體為著名商標，而第13款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標。因此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上具一致性，故修正前商標法第23條第1項第12款前段規定有關「混淆誤認之虞」的判斷，同樣可援用93年5月1日發布之「混淆誤認之虞」審查基準。此有96年11月9日施行之（修正前）商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準2.「第23條第1項第12款前段規定之適用」之說明可資參照。又修正前商標法第23條第1項第12款前段之不得註冊事由，係以相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞為要件，並不以同一或類似商標或服務為限。雖然就「混淆誤認之虞」要件之審查，參照「混淆誤認之虞」審查基準，亦應審酌商品或服務是否類似暨其類似之程度。惟判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素，尚包括先權人多角化經營之情形（96年11月9日發布之修正前「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」參照）。本件依上訴人所提本院101年度判字第47號、第48號判決、102年度判字第310號判決顯示，上訴人以據以異議商標圖樣註冊指定使用於咖啡、乳粉、紙製品、爐具、瓦斯爐、熱水器、飲料、各種飲食店、飯店、咖啡廳、餐廳、燈泡及照明器具、自行車摩電燈、車輛燈具防目眩裝置、電鍋、電子鍋、衛浴設備、空調設備、冷器機、鍋爐、捕獵用手工具、餐刀、非電熨斗、包裝用封貼、紙尿褲、信封、書籍、雜誌、筆、打字機、圖畫、衣服、運動裝、領帶、襪子、被褥、布製廣告牌、粉盒、唇筆、園藝用手套、麵粉、醬油、各種糖、蜜、乾鮮、冷凍果蔬、餅乾、麵包、建築物之營建/代建、室內裝潢工程施工、土木建築工程之營建及修繕等商品及服務。則上訴人如有以據以異議商標多角化經營之事實或計畫，是否有影響本件適用修正前商標法第23條第1項第12款前段之混淆誤認之虞之判斷，即有疑義。原判決以系爭商標與據以異議商標不類似，作為系爭商標之註冊無前揭商標法第23條第1項第12款前段之適用之論據，而未再審酌據以異議商標是否有多角化經營之事實或計畫，其所為論斷，自非允洽。
㈣、本件據以異議商標屬修正前商標法第23條第1項第12款所稱之著名商標，為原審依卷內證據所確定之事實（原判決事實及理由伍、二參照）。惟原審認參諸參加人在臺灣銷售建築材料之原物料，已有60年之歷史，衡諸常情，系爭商標應為我國相關消費者所熟悉一節。原判決就此認定並未於說明參加人在臺灣銷售建築材料之原物料，有60年之歷史，其是否均係以系爭商標圖樣作為其來源主體之標識？又該60年之使用證據為何？均未於判決中加以說明。原判決未論明系爭商標之使用證據為何，即以參加人在臺灣銷售建築材料之原物料，已有60年之歷史，遽依常情論斷系爭商標應為我國相關消費者所熟悉部分，此部分事實之認定自有未依證據判斷之違誤。從而原判決關於系爭商標之註冊未違反修正前商標法第23條第1項第12款前段之不得註冊事由，有上述未洽之處，仍待依本院上述法律見解重行審究。
㈤、再按，減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據以異議商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題（前揭商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準3.1.1、3.2參照）。又按，使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以異議商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法條之適用（本院101年度判字第47號、第48號判決參照）。而原審既已說明兩商標指定之商品、服務之性質不同，在功能、用途、產製者、提供者、相關消費族群、行銷管道及販賣場所等因素，有明顯區隔，不具有共同或關聯處，故兩商標為渠等相關消費者所熟悉而能區隔各自來源等情。則依上說明，此種情形，如允許系爭商標註冊，則於據以異議商標為著名商標之特定來源聯想，可能會使據以異議商標之識別性遭受損害，此即為前揭商標法第23條第1項第12款後段商標淡化保護所要解決之問題。詎原審以系爭商標與據以異議商標各使用在不具競爭關係或不類似之商品或服務，縱使系爭商標圖樣有「UCC」文字，經其普遍使用之五金零售批發、建材零售批發等服務結果，認亦不致減弱著名商標之識別性，其論斷與前揭著名商標淡化之判斷原則不符，自非妥適。依前所述，原審關於系爭商標為識別性高之創造性商標，據以異議商標與系爭商標非近似商標之論斷尚有未洽。從而原判決以據以異議商標與系爭商標均為識別性高之創造性商標，兩商標圖樣亦無近似之情事，且兩商標指定之商品、服務之性質不同，在功能、用途、產製者、提供者、相關消費族群、行銷管道及販賣場所等因素，有明顯區隔，不具有共同或關聯處，兩商標為渠等相關消費者所熟悉而能區隔各自來源，據而論斷系爭商標未稀釋或弱化據以異議商標之識別性，亦有待重行依本院上開法律見解另予審究之必要。
㈥、綜上所述，原審以系爭商標之註冊並未違反修正前商標法第23條第1項第12款前、後段之規定，而維持原處分及訴願決定，並駁回上訴人之訴部分，既有上述可議之處，且影響結論之判斷。上訴意旨指摘此部分違誤，求予廢棄，為有理由，自應發回原審法院依上述本院法律見解加以究明，另為妥適之裁判。
八、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條、第260條第1項，判決如主文。
中華民國102年6月14日
最高行政法院第六庭
審判長法官廖宏明
法官林文舟法官侯東昇法官江幸垠法官陳國成以上正本證明與原本無異中華民國102年6月14日
書記官王史民