臺北高等行政法院95年度訴字第1045號判決

裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第1045號判決

裁判日期：民國96年03月07日

裁判案由：商標評定

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第01045號原告日商‧吉田股份有限公司代表人甲○○○訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師黃闡億律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 (局長)訴訟代理人乙○○
丁○○戊○○
參加人尚立國際股份有限公司代表人丙○○訴訟代理人 崔君瑋 律師
練家雄 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1月24日經訴字第0950616040號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：訴外人祥記實業股份有限公司(下稱祥記公司)前於84年9月21日以「PORTER及圖」商標(下稱系爭商標、如附圖一所示)，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋、購物袋、鑰匙包、化粧袋、手提包」商品，向改制前中央標準局申請註冊，經該局准列為註冊第730178號商標，發給商標註冊證，專用權期間自85年10月1日至95年9月30日止，另於91年間申准移轉登記予參加人尚立國際股份有限公司(下稱尚立公司)。
嗣原告於92年11月26日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評定。被告審查期間，因商標法於92年11月28日修正施行，依該法第91條第1項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。原告乃於93年3月2日補充理由主張前揭評定條款相當於現行商標法第23條第1項第12及14款之規定，案經被告併同審查，以94年10月17日中台評字第920578號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經決定駁回後，遂提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加本件訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定、原處分均撤銷。
⒉被告應做成「註冊第730178號『PORTER及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：⒈系爭商標申請人是否業經先使用人同意，而得於國內申請
商標之註冊？⒉系爭商標有無襲用據爭商標有致公眾誤信之虞之情事？㈠原告主張之理由：
⒈按原告係以系爭商標違反該商標註冊時即82年12月22日
修正公布之商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評定，而參酌86年5月7日修正公布商標法立法理由中關於第37條第7款部分記載：「…保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」可知，86年
5月7日修正公布之商標法第37條第7款僅增加著名性要件，又86年5月7日修正公布之商標法第37條第7款即與現行商標法第23條第1項第12款本文前段之規定相同。
因此，系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定即相當於現行商標法第23條第1項第12款之規定，系爭商標須同時違反上開二規定，始撤銷其註冊，合先敘明。
⒉原告與祥記公司間之授權契約早已終止，倘使祥記公司
之後手即參加人繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
⑴原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年5月間中止。
⑵祥記公司於授權契約有效存續期間內，性質上僅為原
告之代理商或經銷商性質，其與一般代理商、經銷商不同者，僅其具有生產背包、手提袋類產品之能力，而原告於授權契約中雖同意該該該該公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式(以西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約為例，如第5條至第9條約定)，及西元1996年1月間、2000年5、6月間所簽訂的最後二份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA(即原告)品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA之同意」(原文為ForunityofimageofYoshidabrand,advertisementpublicity,standingboards,advertisi
ngcolumnetc.,shouldbeapprovedbyYoshida.)，即可明瞭，祥記公司僅屬原告之經銷商(或代理商)性質，只不過原告同意其得自行生產原告設計的產品(或其自行設計經原告同意的產品)，此與Ａ公司委託Ｂ公司生產Ａ公司產品，另授權Ｃ公司經銷Ａ公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合Ｂ公司與Ｃ公司之功能而已。祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告，原告係藉由祥記公司於台灣地區行銷據以評定商標商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」系列商標所表彰之信譽為原告公司之信譽，而非祥記公司或尚立公司之信譽。
⑶參加人曾於另案審定第00000000號「PORTERDASH!及
圖」聯合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「Porter哈日包燒上身」「……其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的海外版」「Porter於1962年由KichizoYoshida所創立」「日本超人氣背包─PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，…在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，…」「PORTER受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」等為訴求，促銷PORTER相關系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對同樣含有PORTER字樣的系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。
⑷保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進
工商企業正常發展，為商標法第1條所揭示之立法目的。倘使參加人保有系爭商標專用權顯有使消費者繼續對系爭商標商品之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告公司商譽之虞，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。因此，原告雖曾同意祥記公司註冊PORTER商標，惟不得以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37條第1項第7款不得註冊事由之規定。
⒊系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定：
⑴兩造商標構成近似：系爭商標與據以評定諸商標(下
稱據爭商標，如附圖二所示)相較，均有相同之外文「PORTER」或衣著打扮完全相同之服務生人形圖，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
⑵據以評定商標為著名商標：原告早於西元1962年即首
創PORTER商標，使用於背包、皮包、手提袋等商品上，並於1977年起陸續於日本申請註冊PORTER系列商標，為促銷據以評定商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌長期持續廣告外，並有原告所是提出1984年至2003年間據以評定標商品展售會相關資料影本、販售據以評定商標商品之賣場照片、日本皮包公會及23家販售皮包零售商所出具之證明文件文件影本、1989~1991年「皮革製品及關連企業業績速報820社」、1990~1992年「皮革產業有力企業業績速報920社」等客觀證據資料可證，原告並透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，而台灣與日本間商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，兩地之商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣各知名書局連鎖店及便利超商，均有展示販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌(關於此事實，為鈞院90年訴字第3766號判決所肯認)，我國相關消費者除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據以評定商標外，自1988年12月起至2001年5月止原告並曾授權祥記公司在台灣行銷標示據以評定商標之背包類商品，台灣消費者所認識之據以評定商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品質，祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告。且依一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。故依上開證據資料，堪認據以評定商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合現行商標法第23條第1項第12款之著名商標。況由參加人於另案審定之「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之上述雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度。
⑶兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：兩造
商標高度近似，且系爭商標所指定使用之書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包等商品與據以評定商標主要使用之背包、皮包、手提袋商品屬同一或類似商品。況依前所述，參加人於另案審定上揭「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告公司之文字。兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。
⒋參加人雖援引最高行政法院92年判字第1331號判決及現
行商標法第52條規定，主張系爭商標於85年10月1日獲准註冊時，既合於商標法第23條第1項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性云云，惟查，現行商標法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。
」該規定係有關法規判斷基準時點之規定，並非事實判斷基準時點之規定，又最高行政法院上揭判決表示：「撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」查本案原處分為被告機關於94年10月17日所為之中台評定第H00000000號商標評定，則以上開判決見解，判斷本案原處分合法性之基準時，應為94年10月17日原處分發布時之事實或法律狀態，惟參加人竟援引上開判決見解，卻又以系爭商標85年10月
1日獲准註冊時點作為事實判斷基準時，其主張顯然相互矛盾。
⒌再查，原告與祥記公司間之契約關係，係因該公司以書
面通知終止契約而於西元2001年5月間中止，該公司亦於終止函中表明係依據授權契約第13條規定而通知終止契約，並未言及原告有違約情事，原告否認有參加人所指之違約情事。參加人於另案提出之「原告於歐盟異議案所提出之宣誓書影本」中記載，造成原告與祥記公司合作關係惡化的原因，係其隱瞞在香港註冊PORTER系列商標之事實及其在台灣販售標示PORTER系列商標的劣質品，原告並無違約情事。參加人主張原告重大違反協議書之約定云云，實屬無稽。至原告以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER、PORTERDASH等商標之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張」參加人之主張，並不可採。
⒍參加人雖又主張原告與祥記公司間所簽訂之協議書並非
商標授權契約，該協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題云云。惟查：
⑴檢視祥記公司致原告之信函內容，係以吉田商標授權
契約或授權契約，稱呼其與原告所簽訂之契約，顯然祥記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且西元2000年5、6月間簽訂之最後一份合約，其封面亦載明「LICENSEAGREEMENT」(中譯：授權契約)。據原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予(契約原文：grant)祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創用之PORTER、PORTERDASH、LUGGAGELABEL等商標產品的權利(見上開授權契約書第1條、第2條及第3條)，原告對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。
⑵原告與祥記公司前後共簽訂四份授權契約，每份契約
均記載同意註冊條款(見合約第4條約定)，顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如參加人所稱原告一次放棄註冊商標之權利(何等重大的權利放棄)，否則僅於第一份合約記載同意註冊條款即可，何須四份授權契約均為相同記載。按契約之解釋，應探求當事人之真意(最高法院43年台上字第577號判例參照)。將原告於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊原告創用的PORTER等多款商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益。除非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則不應如此解釋契約。
⑶以1988年12月簽訂的第一份授權契約為例，原告與祥
記公司所簽訂4份授權契約的核心部分應為第1條：「原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHTZONE及在原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」(原文：YOSHIDAGRANTSTOGALLANTTHEEXCLUSIVERIGHTSOFMANUFACTURING,MARKETINGANDDISTRI-BUTIONOFPRODUCTSUNDERLIGHTZONEANDALL
THEOTHERCOLLECTIONSTHEBRANDNAMEANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&CO.,LTD.)具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊原告所有PORTER、PORTERDASH、LUGGUGELABEL等多款商標(第4條)、原告控制祥記公司生產的產品品質(如第5條約定原告應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定(或選定)設計款之一件原樣予原告；第6條約定原告應提供祥記公司必要之技術協助；第7條約定祥記公司應向原告顯示其製造每樣產品的物件編號；第8條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經原告同意；第9條約定原告得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等)、祥記公司每年依出售原告商標商品銷售額的一定比例支付權利金(原文為royalty)(第11條)，但不得低於一定金額(第12條)。原告與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷原告所有上揭多款商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。
⑷按契約之解釋，應探求當事人之真意(最高法院43年
台上字第577號判例參照)。原告與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、原告授權祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之PORTER等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性(亦即在祥記公司支付權利金的前提下，原告才允許祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之PORTER等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標)，此由西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約中之第11條第1項之約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以
FOB售價計算之一定比例權利金予原告，但不得少於最低權利金金額」，亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背原告與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。
㈡被告主張之理由：
⒈修正前商標法第37條第1項第7款規定，商標圖樣「襲用
他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言(最高行政法院92年度判字第157號判決參照)。再判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受(最高行政法院91年度判字第1382號判決參照)。
⒉查本案依參加人前手祥記公司與原告於1988年12月5日
起至2000年5月所簽訂之協議書內容觀之，原告就其設計之皮包系列商品(bagcollections)同意祥記公司於日本、香港以外之地區註冊取得PORTER、PORTER及人形圖、PORTERDASH！等商標之註冊，而本案系爭商標於84年9月21日申請註冊，尚在前開協議書有效期間內，合於前開協議書之約定範疇。則系爭商標申請註冊時既已獲得原告之允許，主觀上自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，則系爭商標之申請註冊，自無前揭條款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則關係人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。
⒊至原告所稱其與祥記公司所簽訂者係授權契約且授權契
約已失效，商標權應即歸還之主張，經核原告與祥記公司所簽之前述協議書性質，究屬授權契約或合作協議，雙方雖各有不同之主張，惟不論其性質如何，該契約明白載有同意註冊之條款，亦為原告所承認，僅係認其同意之效力有其範圍與期限而已，但查請求評定商標之註冊為無效，係主張其註冊有違背註冊當時適用之法律，而系爭商標之註冊，並無違反註冊當時規定，已如前述，其商標本身之註冊自無不當。況且商標註冊乃屬持續性之效力，其商標權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，若如原告所言，僅係單純的授權關係人前手使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。
況且參加人前手因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之舉動，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷。至於雙方對契約內容有所爭議，應屬雙方之私權爭執，應另循訴訟解決。
㈢參加人主張之理由：
⒈按撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發
布時之事實或法律狀態(參照最高行政法院92年度判字第1331號判決)。而現行商標法第52條亦規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」又依現行商標法第91條第1項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。故本件必以系爭商標註冊公告時，依商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由，始得撤銷其註冊。據此，系爭商標於84年6月16日獲准註冊時，既合於商標法第23條第1項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性，此一事實亦為鈞院95年度訴字第64號判決所認定。
⒉原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而
遭祥記公司終止雙方協議關係，蓋依上揭協議書約定，祥記公司在日本國以外之地區，對於系爭商標商品有「專屬製造銷售權及商標註冊申請權。詎原告竟於協議關係持續期間，私自在英國銷售相關商標商品，甚至申請相關商標之註冊，顯已違反協議書之約定，此為原告於歐盟異議案提出之宣誓書中所自認，並有原告在美國申請商標註冊之登記資料可資佐證。再者，原告自1999年年底開始，即拒絕履行上開協議書協議書第5、6條所定應提供技術協助，並供應祥記公司樣品之協助義務，甚至在西元2000年7月，原告竟發函指責祥記公司在台灣銷售之產品是贗品(即日語：偽物)，並無理要求祥記公司將系爭商標出賣予原告。迨於西元2000年9月間，祥記公司正式以書面通知其行為已構成重大違約，要求其儘速處理，原告亦毫無改善補救之誠意，祥記公司只得於2001年4月4日以書面終止雙方協議關係，故協議書之終止乃導因於原告之重大違約所致。詎原告無理要求祥記公司出賣系爭商標未果後，竟提起本件評定，請求撤銷系爭商標之註冊，於法於理，均可議。
⒊原告在與祥記公司合作期間曾向祥記公司提出移轉美國
、英國、法國、香港等地「PORTER」系列商標權(含系爭商標)之要約；在雙方合作關係終止後，原告亦曾致函祥記公司，表示願以三千八百萬元日幣價購祥記公司商標，足以證明祥記公司於系爭商標註冊後即成為系爭商標之商標權人，原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張。
⒋原告恣意將其與祥記公司之協議書解釋為「商標授權契
約」，又將祥記公司定性為「代理商或經銷商」，企圖將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，與法不合，殊無可採：
⑴查祥記公司與吉田公司當年簽訂協議書之契約標的可
分為兩部分：第一部分關於產品製造銷售，由原告負責產品設計及技術協助而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與原告應取得之權利金無涉。因而，協議書對於權利金之約定，並非所謂「商標授權」之對價，而是針對原告授權祥記公司在日本以外之世界各地獨家製造銷售相關產品，並提供技術指導所取得之報酬，故不得將該「權利金」曲解商標授權金，更不得將協議書之性質扭曲為「商標使用授權契約」。第二部分乃PORTER等相關商標註冊申請權之分配，原告僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有(香港地區自西元1993年開始歸祥記公司)，由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，吉田公司全無任何補償之義務。
⑵是故，自雙方簽署協議書後，PORTER等相關商標在我
國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得各該商標之商標權，則系爭商標在我國之商標權自始為祥記公司所有，而原告於締約時或締約後從未在我國申請各該商標註冊，既無商標權，無從排除他人之使用，有何商標使用授權可言？由是可知，協議書中關於產品製造銷售部分，固屬繼續性法律關係，但就同意祥記公司註冊相關商標之部分，實乃一次性之意思表示，性質實為商標註冊申請權之移轉與分配，而非商標使用授權關係。
⑶按代理商係以他人之名義而非以自己之名義從事交易
行為，而經銷契約在本質上係屬於買賣契約。依原告與祥記公司之協議書，祥記公司從未以原告之名義製造、銷售系爭商標商品，祥記公司從事系爭商標之推廣、行銷活動時，亦從未表示系爭商標係表彰原告之商譽或名義，則祥記公司與代理商之地位迥然不同；次以協議書係約定由原告負責產品設計及技術協助，而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，暨祥記公司從未向原告批貨，並未以經銷商之地位在市場上轉賣原告製造之產品，則祥記公司絕非原告之經銷商。
⑷又查，商標權之價值端賴權利人長期持續之經營，積
極投入鉅額之資金與人力成本，透過產品之大量銷售以及行銷推廣活動，建立消費者對該商標之認識與市場認同後，該商標始有商業價值可言，故一商標之價值主要應歸功於使用經營者而非原創者。就此，祥記公司在1988年與原告協談合作之際，即顧慮系爭商標當時在我國鮮為人知，無甚價值，故其代表人即向原告公司代表人表示「既然祥記要在世界各地推廣，當然必須要享有商標權，否則這筆投資單單為人作嫁並沒有太多利益」。是故協議書第4條之規範乃在於分配系爭商標在全球各地之註冊申請權，在日本以外之地區，由祥記公司申請註冊，並在註冊後取得商標所有權，享受其經營系爭商標之成果，同時也自行承擔投資風險。基上，原告訴稱祥記公司使用在我國系爭商標之效果及信譽，應歸於原告云云，毫無根據，顯不可採。
⒌再按，協議書中同意註冊之意思表示，屬於一次性之意
思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，除非另有撤銷之意思表示或意思表示無效之情形，原告應受同意註冊之意思表示所拘束，不因協議關係終止而影響商標註冊之效力。此與一般商標使用授權關係中，商標權人授權使用之後仍保有原權利，並於授權關係終止或終了後，被授權人即不得繼續使用之概念有別。系爭協議書既未約定禁止轉讓，或載明協議關係終止後，祥記公司應撤回其所註冊之商標，或將商標移轉註冊予原告，故不論協議書有效期間內或協議關係終止後，祥記公司及其商標受讓人(即參加人)概為我國境內系爭商標之商標權人殆無疑義，系爭商標不因協議關係終止而驟變為違法註冊。又祥記公司依協議書約定於我國境內不但專有製造、行銷商品之權，更有申請註冊系爭商標之權利。祥記公司及其商標受讓人(即參加人)，因而投入鉅額經費廣告、拓展銷售通路，並積極維護品牌信譽，自應為系爭商標之商標權及商譽主體。
⒍復依原告檢附之商標註冊資料可知，截至西元1985年間
原告僅在日本提出7相關商標申請案，迄至1988年12月5日與祥記公司締結系爭協議書時，在日本亦僅享有5相關商標權；且原告在當時並無積極將系爭商標行銷海外之客觀事實及證據。再由1988年原告自己草擬之系爭協議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權，則原告當時自滿於日本市場之營收獲利，且1988年間確無拓展系爭商標海外市場及取得日本國以外商標權保護之意，故其於自己草擬之協議書作成「概括同意註冊」之意思表示，適正符合原告之主觀認識，於經驗與論理法則均無不合。客觀事實及經驗邏輯昭昭明甚，豈容原告於兩造關係終止之後，恣意扭曲事實而為錯誤誘導，故系爭商標之註冊應無違法情事可言。是故，系爭商標之註冊亦應有商標法第23條第1項第12款但書之適用，其註冊應予維持，原告之主張顯係誤認同意之法律性質及終止之對象與效力，故其主張並無理由。
⒎系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款本文規定之情形：
⑴按商標法施行細則第16條及最高行政法院92年度判字
第562號判決可知，所謂「著名商標」，雖不以在我國註冊為必要，然終究須在我國境內達到著名之程度始可。是原告如欲主張據以評定商標為我國著名商標，應就其在我國如何著名詳盡說明及舉證，例如：該商標權人是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？斷不能空言文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風潮，或旅遊頻繁為由，無證據推定該商標係屬「著名」。
⑵查原告公司簡介、日本皮革產業之相關年鑑、在日本
之註冊資料、日本雜誌及在日本展售會及賣場資料等，均係關於原告在日本商業活動之資料，而與我國無關。尤以日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內主要媒體，而原告單單提出日本雜誌資料，但未就各該期別之日本雜誌在台灣販售之事實及販售數量提出任何證明。因此，單憑前開各項日文影印資料，實無從證明原告於日本發行之雜誌宣傳廣告在我國境內已建立普遍之通路及擁有廣大讀者群。而原告以訴願理由書附件3之日本雜誌在台灣各書店及各便利商店亦有販售，並未舉證證明前開特定期別之各日本雜誌確實曾在我國販售，亦未證明其實際販售之數量若干。是本件如需以前開特定期別之各日本雜誌作為認定據以評定商標在系爭商標註冊時為我國著名商標之基礎，則有調查前開疑點之必要，或剔除上開附件3之證明力。
⑶至於原告援引鈞院90年訴字第3766號判決，辯稱據以
評定商標為我國著名商標。然查，該判決所審究之相關事實為「該案原告是否因地緣關係知悉參加人之商標存在」，亦即是否有修正前商標法第37條第1項第14款之情形，而非對於外國商標在我國是否達到著名程度表示鈞院之見解。故該判決與本件案情有別，尚不得比附援引，執為認定據以評定商標為我國著名商標之論據。
⒏系爭商標於註冊公告時，無令相關公眾產生混淆誤認之
虞，且據以評定商標在我國之所有權係歸屬於參加人，經祥記公司與參加人在國內長期大量使用PORTER系列商標，已建立相關事業及消費者之廣泛認識，市場上普遍知悉原告與吉田公司並無事業合作關係，台灣PORTER與日本PORTER乃不同體系，則相關公眾均不會混淆誤認系爭商標與吉田公司之外國商標：
⑴查祥記公司與原告簽訂協議書後，早自1989年起即積
極在我國及其他20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件。嗣祥記公司將其國內外PORTER系列商標權全部移轉予參加人，參加人即致力於該品牌之行銷，銷售據點遍及全省北中南各地達19處之多，國人對參加人之系爭商標已有普遍之認識。是經祥記公司與參加人多年來在我國境內廣泛使用系爭商標，從事商品行銷販賣及經營系爭商標，相關消費者均能普遍認知系爭商標屬於祥記公司及其後手即參加人所有；反觀原告於設立前期即無致力於日本國以外市場之經營，而原告在與祥記公司簽署協議書後，更未曾以原告之名義在我國積極宣傳本件據以評定之商標，則消費者在國內各大百貨公司、媒體雜誌廣告上所接觸見聞系爭商標商品及訊息，均為祥記公司與參加人所為，而非出自原告之計畫及投資。今系爭商標既已為參加人所繼受，並大量廣告使用，早已建立消費者廣泛認識，可清楚區辨系爭商標為國內商標，絕無造成混淆誤認之可能。
⑵至於原告所舉參加人之宣傳資料，均晚於系爭商標註
冊公告日，無法證明系爭商標註冊公告時，相關公眾對於兩造商標有何混淆誤認？況系爭商標源自於日本，既非虛構或不實，參加人即無否認或避諱之必要。原告固為系爭商標之原創者，但不代表其在我國當然享有商標權，事實上，原告與祥記公司簽訂協議書，經祥記公司申請註冊系爭商標，並讓與於參加人後，系爭商標在我國之商標權即歸屬於參加人所有，原告無權干涉參加人對於系爭商標之使用。甚者，參加人亦於公司網站上正式聲明參加人與原告互不隸屬，參加人為系爭商標在我國唯一合法之商標權人，誠無令公眾混淆誤認之虞，更與商標法之立法目的無違。至於本件訴願理由書附件10、11中，西元2002年12月12日之雜誌報導，並非參加人所製作刊登，故不得以該雜誌記者偏差之報導，即稱參加人意圖使消費者認為PORTER相關系列商標表彰之商品來源或產銷主體為原告云云，參加人謹此鄭重否認。
理由
一、按「本法92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第91條第1項所規定。查本案係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，依上揭規定，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊；再依本案申請評定時商標法(即91年5月29日修正公布之商標法)第77條之1第
2款規定，商標評定案件適用註冊時之規定，而系爭商標係於85年10月1日獲准註冊，是依現行商標法第91條第1項規定，本案商標評定須同時違反82年12月22日修正公布之商標法(即系爭商標註冊時商標法)及現行商標法之規定，始撤銷其註冊，合先敘明。
二、本件訴外人祥記公司前於84年9月21日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包等袋類商品，向改制前中央標準局申請註冊，經准列為註冊第730178號商標，其後，於91年間申准移轉登記予參加人。嗣原告以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款規定，於92年11月26日對之申請評定。被告審查期間，因商標法於92年11月28日修正施行，原告乃補充理由主張前揭評定條款相當於現行商標法第23條第1項第12款及第14款規定，案經被告審查結果，以原告與參加人之前手祥記公司訂有授權契約，同意該公司得於日本以外地區註冊取得「PORTER及人形圖」等系列商標，祥記公司申請系爭商標之註冊，尚在該協議書有效期間內且合於該協議書之約定範疇，其主觀上自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，系爭商標之註冊即無前揭條款規定之適用，參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言，而以94年10月17日中台評字第920578號商標評定書為「申請不成立」之處分之事實，有原告前開評定申請書、補充理由書及被告前開商標評定書附原處分卷可稽，堪信為真實。
三、原告起訴主張：其與祥記公司之授權契約早已終止，該公司公司即不得再使用系爭商標，倘使其後手即參加人繼續保有系爭商標專用權，顯不符商標法立法目的；再者，據爭商標為著名商標，系爭商標與據爭商標均構成近似，且參加人於另案審定「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之宣傳廣告資料中，均一再記載使相關消費者誤認其產製商品源自原告公司之文字，兩造商標間確有致相關消費者產生混淆誤認之虞等語，應有註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定之適用等語。故本件厥應審究者，係系爭商標申請人是否業經先使用人同意，而得於國內申請商標之註冊？及系爭商標有無襲用據爭商標有致公眾誤信之虞之情事？
四、經查：㈠按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者
」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言；惟若系爭商標申請人經先使用人同意而於國內申請商標之註冊者，則無該款規定之適用。而在判斷是否有違反該款規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該申請條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受(最高行政法院91年度判字第1382號判決參照)。
㈡查原告與祥記公司曾分別於西元1988年12月、1993年5月
、1996年1月及2000年5月間簽訂協議書，為原告所不爭，並有上開協議書附本院卷可稽(見本院卷原證6)，其中第2份協議書(即1993年5月間所簽訂者)之有效期間為1993年1月1日起至1995年12月31日止，系爭商標申請註冊日(84年9月21日)即在該份協議書有效期間內。依該協議書第1條約定：「Yoshida(即吉田公司)授與Gallant(即祥記公司)專屬權利，得以製造、行銷吉田公司設計之皮包類商品，及祥記公司開發並使用吉田品牌之商品。」第2條約定：
「產品包含吉田公司之系列商品，包括但不限於PORTER、PORTERDASH、LUGGAGELABEL及其他由吉田公司新開發、經營之產品。」及第4條約定：「上述商標可由祥記公司於日本以外之其他國家註冊。」可知，原告除授予祥記公司得製造、行銷該公司所設計YOSHIDA品牌(包括PORTER、PORTERDASH、LUGGAGELABEL等系列商標)皮包類商品，及開發使用該品牌商品之專屬權利外，並同意前揭系列商標得由祥記公司於日本以外之其他國家註冊；復參諸祥記公司於84年9月21日申請註冊系爭商標時，尚在前開授權契約書之有效期間內等情，足認祥記公司於我國申請註冊系爭商標，已事先獲得原告之允許，故揆諸前揭說明，祥記公司申請註冊系爭商標註冊時，既已獲得先使用人即原告之同意，即難認其有基於不公平競爭之意圖，非出於自創且有意抄襲原告已使用之商標而申請註冊之情事，自無系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，則系爭商標既無前揭法條規定之不得註冊事由，參加人嗣後受讓取得系爭商標權，自亦無「襲用他人商標」之違法情事可言。
㈢原告雖主張其與祥記公司之授權契約早已終止，該公司即
不得再使用該商標，如令其後手即參加人繼續保有系爭商標權，不符商標法立法目的云云。惟查，系爭商標於84年10月1日獲准註冊時，係在祥記公司與原告協議契約有效期間內，且祥記公司申請註冊之系爭商標，亦在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍及使用商品類別等情，均為原告所不爭，則系爭商標申請註冊時，原告既已同意祥記公司得於我國註冊該商標，縱渠等之授權契約關係已於2001年5月間終止，亦僅使該契約往後失其效力，尚不影響雙方於原有契約關係存續中各自取得之權利，易言之，並不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性，至上開協議書終止後，所涉商標權或經營權歸屬等私權紛爭問題，即非本件行政訴訟所得審究，原告執此主張系爭商標違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定云云，亦非有據。
五、綜上所述，原告之主張，尚無足採，原處分認系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第
1項第12款規定不得申請註冊之違法事由，就原告之評定申請為申請不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告仍執前詞，訴請判決如聲明所示，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國96年3月7日
第二庭審判長法官徐瑞晃
法官陳金圍法官蕭惠芳上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年3月7日
書記官李淑貞