裁判字號：最高行政法院89年判字第388號判決
裁判日期：民國89年02月17日
裁判案由：發明專利申請
行政法院判決八十九年度判字第三八八號
原告美商．寶鹼公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師被告經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十七年十二月十七日台八七訴字第六二一二八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十四年二月九日以其「含有包含３－聚羥基丁酸酯與３－聚羥基己酸酯之生物可降解聚羥基鍵烷酸酯的薄膜及吸收物件」係一種含有生物可降解共聚物之薄膜及吸收物件。共聚物包含至少二種無規則重複單體單元，第一種無規則重複單體單元具有結構，第二種無規則重複單體單元具有結構
其中至少百分之五十的無規則重複單體單元具有第一種無規重複單體單元之結構，吸收物件包含液體可滲透頂層、生物可降解共聚物之液體不可滲透底層及置於頂層和底層間之吸收核心等情（下稱本案），向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正說明書及申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，發給（八六）台專（捌）○一○六七字第一四九三五六號專利再審查審定書。原告不服，依法提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂循序提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、原處分及一再訴願決定認本案不具專利要件之文獻依據及理由：⑴歐洲第五三三一四四號專利案（下稱引證一），已揭示本案申請專利範圍第１項述及之共聚物，故已揭示本案主要技術內容。⑵日本特開五－一五九號專利案（下稱引證二）已於其說明內容說明可作為生物可降解之聚羥基鍵烷酸酯薄膜之共聚物為３－羥基丁酸酯與C-C羥基鏈烷酸酯之共聚物，且於申請專利範圍第７至９頁教示其共聚物可用於絲狀、織布狀、不織布狀乃至癒著防止膜，故該等共聚物於薄膜加工處理上並無問題，此案內容已包括系爭專利之技藝。⑶世界智慧財產權組織Ｗ000－00000號專利案（下稱引證三）有針對引證二相同聚合物之教示。⑷日本 特開平 0－000000號專利案（下稱引證四）揭示３－羥基丁酸酯與己內酯共聚合製備之共聚物包裝材，其實例雖為－己內酯，但以－己內酯替代-己內酯係熟習此項技藝者所熟知並可輕易完成。簡言之，前述引據文獻中，均針對本案所採用聚合物本身非關該聚合物之任何特定性質或應用）教示之引用，唯有引證二之引據係因認定其已教示本案所採聚合物本身即可用於薄膜之加工處理上。二、惟本案係與生物可降解共聚物薄膜相關之發明，其重點在於本案發明人發現，不同於業界人士所認定者，本案申請專利範圍所界定之特定聚羥基鏈烷酸酯實際上係具熱安定性，故可用於如薄膜之塑膠物料的製備。如本案說明書所陳，聚羥基鏈烷酸酯係已知具生物可降解性之聚合物，然而，由於３－聚羥基丁酸酯之已知熱不穩定性，此項技藝之人士一般均認為聚羥基鏈烷酸酯係不適於塑膠物質之用途。熟習此項技藝者普遍存有「聚羥基鏈烷酸酯不適用為塑膠物質」之偏見，而不將之用於塑膠物質之應用上。與業界人士所認知相反者，本案發明人研究發現，如本案申請專利範圍所界定由特定羥基烷酸酯單體單元組合而成之特定聚羥基烷酸酯，係具製成塑膠物件所需之熱安定性，而可用於如尿布等吸收物件之不透水塑膠層中，如此以提供對環境更為無害之吸收物件。三、引證一、引證三及引證四之引述內容，均僅針對本案所採聚合物製備之教示，完全未述及本案重點所在之內容，完全未教示本案技術特徵。至於引證二，雖關於可應用於如癒著防止膜之醫療用軟質部件之物料的教示，但該物料實係由聚羥基烷酸酯（或其聚合物或混合物）與0.01至重量脂質化合物所組成。縱使引證二教示可適用於塑膠膜之材料，該材料必定含有0.01至重量脂質化合物，明顯異於系爭專利，該脂質化合物係一不可或缺之成份。四、引證二說明內容明白指出，聚（３－羥基丁酸酯）雖具熱塑性，但因其會於熔點附近熱分解（熱安定性不佳），故加工性不佳、用途不大。於引證二中，其教示將聚羥基烷酸酯應用於如癒著防止膜等醫療用軟質部件之手段為，於該聚羥基烷酸酯中添加0.01至重量之脂質化合物。如引證二說明內容所教示，該脂質化合物除可賦予聚羥基烷酸酯可塑性或柔軟性外，另可降低聚羥基烷酸酯之熔點，由此可使得該物料可於較低溫度加工，而不致於加工時熱分解。由引證二之教示內容，熟習此項技藝之人士將更認定，單獨由聚羥基烷酸酯並無法提供適於塑膠物件之應用的材料，而必需另添加其量為0.01至重量之脂質化合物，方可將聚羥基烷酸酯應用於塑膠物件上，此即，引證二申請專利範圍第７至９項關於絲狀、織布狀、不織布狀及＼或癒著防止膜之應用，係針對聚羥基烷酸酯與脂質化合物之組合，而非該聚羥基烷酸酯本身。另引證二僅關於聚合物物種之說明，並非教示「可作為生物可降解之聚羥基鏈烷酸酯薄膜之共聚物」。且引證一、三及四至多僅述及本案所採之聚合物，而未教示本案技術特徵所在之該聚合物適用於塑膠物件的熱安定性。熟習此項技藝人士根本無法由引證一、二、三及四之教示內容，而輕易思及本案技術特徵所在該聚羥基烷酸酯熱安定性之應用，更無法由之而輕易推知本案之薄膜及吸收物件。本案實為突破熟習此項技術者長久存在之偏見的發明，其進步性毋庸置疑。五、聚羥基烷酸酯具環境所欲之生物可降解性，但一直受困於其一直被認定之缺乏熱安定性而未被應用於塑膠製品中。本案之針對前述偏見的突破，將使該等生物可降解聚合物於塑膠物件的應用獲得肯定，由此而提供對環境更為無害之產品，本案之實用性至為明顯。六、綜上所述，被告、訴願機關及再訴願機關對本案審查之認事用法均屬不當，本案確具專利要件，依法可准予專利權二十年。請求依法判決將原處分、訴願決定及再訴願決定均予撤銷等語。
被告答辯意旨略謂︰查本案被告所據引證一之說明書及申請書專利範圍第１至４項揭示含有至莫耳之３－羥基丁酸酯重複單體單元及至２莫耳之３－羥基己酸酯之重複單體單元之生物可降解性共聚物，其已揭示本案申請專利範圍第１項所述之共聚物及其生物可降解之特性；又其申請專利範圍第５至項則揭示可包含其它之無規則重複單體單元，如本案申請專利範圍第２項所述，故此引證一已揭示本案之主要技術內容，並且專利範圍亦已包含本案所述之生物可降解共聚物。相同共聚物可製得相同性質（熱安定性、機械性）之薄膜，本案所請之薄膜特徵在於共聚物之成份上，而此共聚物已為引證案所揭示；又本案申請專利範圍第１項所請之生物可降解「薄膜」及聚合物之一般物品形態，並非如原告所稱「新穎用途」；且原告亦承認本案所請薄膜之聚合物並非新穎，故此薄膜為由已知共聚物經由一般方法製得乃熟習此行業者根據習知技藝所能輕易完成的。另引證二專利案申請專利範圍第７至第９項之說明，可知其共聚物可用於絲狀、織布狀、不織布狀乃至癒著防止膜等用途，顯示此類共聚物在薄膜加工上並無問題，又由其說明書所述之「生物可降解之聚羥基鏈烷酸酯薄膜之共聚物為３－羥基丁酸酯與C-C羥基鏈烷酸酯之共聚物」，即可證明此類羥基鏈烷酸酯共聚物本即可製成薄膜。又引證三亦揭示此等聚合物，其可為具生物降解性之薄膜；引證四揭示３－羥基丁酸酯與已內酯共聚合物製備之共聚物包裝材，故本案所請薄膜之共聚物組成已經揭露，而有關薄膜之製成，亦僅係申請前既肴技術或知識之運用，而為熟習此項技術者所能輕易完成，故不符專利法第二十條第二項之規定。綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定並無違法，原告之訴無理由，請判決駁回原告之訴等語。
理由按稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作，為專利法第十九條所規定。又同法第二十條第二項復規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。本件原告於八十四年二月九日以其「含有包含３－聚羥基丁酸酯與３－聚羥基己酸酯之生物可降解聚羥基鍵烷酸酯的薄膜及吸收物件」係一種含有生物可降解共聚物之薄膜及吸收物件。共聚物包含至少二種無規則重複單體單元，第一種無規則重複單體單元具有結構，第二種無規則重複單體單元具有結構其中至少百分之五十的無規則重複單體單元具有第一種無規則重複單體單元之結構，吸收物件包含液體可滲透頂層、生物可降解共聚物之液體不可滲透底層及置於頂層和底層間之吸收核心之本案，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正說明書及申請專利範圍，申經再審查結果，以引證一之說明書及申請專利範圍第一項至第四項揭示含有百分之五十至百分之九十八莫耳之３－羥基丁酸酯重複單體單元及百分之五十至百分之二莫耳之３－羥基己酸酯之重複單體的共聚物，已揭示本案申請專利範圍第一項所述之共聚物；引證一申請專利範圍第五項至第十二項則如本案申請專利範圍第二項所述，可包含其他無規則重複單體單元；本案之主要技術內容已為引證一所揭示，本案之共聚物亦為引證一之申請專利範圍所包含。相同共聚物可製得相同性質之薄膜，本案所請之薄膜特徵在於共聚物之成分，該共聚物已為引證一所揭示。又引證二說明書第四欄第十一行至第四十九行說明，可作為生物可降解之聚羥基鏈烷酸酯薄膜之共聚合物為３－羥基丁酸酯與C-C羥基鏈烷酸酯之共聚合物，其內容包括本案之技藝，引證三說明書第八頁第二十一行至第三十三行亦有相同之揭示；引證四揭示３－羥基丁酸酯與己內酯共聚合製備之共聚物包裝材，其實例雖為－己內酯，但以－己內酯替代-己內酯係為熟習此技藝人士所能輕易完成，仍不予專利。核與首揭法律規定及說明並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無違誤。原告雖起訴主張如事實欄所載。然查於原告不服原處分，提起訴願後，訴願決定機關為昭慎重，乃將本件原卷及訴願理由書等，送請工業技術研究院審查，其審查意見略謂：「．．．二、根據訴願人之專利請求第１項之敍述，雖已由初審之共聚物，改為共聚物之薄膜，然其共聚物之組成已完全揭示在引證案EP533144之第１頁第５～行之中及專利請求１～４項內，故此共聚物新穎性不存在乃是不爭之事實，此點訴願人亦承認（見訴願理由第３頁第３行）。而且，由claim1來看，本訴願案所請求之標的雖為薄膜，但其內容皆為共聚物之敍述，並無任何薄膜特徵之說明。三、至於訴願人第２項以後請求之有關薄膜之說明，強調其熱安定性之加工性，可作成薄膜，非前面技藝所揭示乙節，如中標局引證案之特開平5-159之第２頁之專利請求項之第７～９項之說明，指出此共聚物可用於絲狀、織布狀、不織布狀乃至癒著防止膜之用途，明顯指出在膜之加工並未有問題，又，雖然特開平5-159所揭示之生物可降解聚合物係與脂類化合物一起使用（組成物），亦未特別強調此聚合物之熱安定性，但由此引證案說明書第四欄第～行所述及之「生物可降解之聚羥基鏈烷酸酯薄膜之共聚物為3-羥基丁酸酯與C-C羥基鏈烷酸酯之共聚合物」即可證明聚羥基鏈烷酸酯可製成薄膜，並非如訴願人所稱係其新發現，故膜之製造非高度技術之創作，正如中標局指出可由熟習此行業者所能輕易完成，因此中標局引用專利法第二十條第二項規定予以駁回，於法並無不合。四、綜上所述，本訴願案確不具進步性，故訴願應予駁回。」嗣原告提起再訴願後，被告復將再訴願理由書等，再送請工業技術研究院作成答辯意見略謂：「．．．一、本再訴願案之再訴願理由（一）認為遭駁回所依據引證未日本特開平5-159號專利公開案並未教示其可成膜之特性，再訴願理由（二）則指陳該發明係可解決熱安定性問題，此種理由顯然是再訴願人單方面認定，事實上，在引證案中其強調之重點在于優良之生物可分解性及其可加工絲狀、織布狀、不織布狀（請求項7），也可加工成膜狀（請求項9），因此，此種共聚物加工成膜性並未如再訴願人所一再強調之熱安定性之問題存在，因此再訴願理由（二）熱安定性之基本假設並不成立外，且再訴願理由（一）亦顯牽強。二、根據上項之說明，這些共聚物確具成膜性因此以膜之型態可用於疤著防止膜（引證案一）也好，或用於吸收物性也好，它基本上仍是薄膜之簡單轉用，不能如本再訴願案之專利請求項之第一項要求薄膜專利，且此種成膜技術乃業界可輕易完成，並無技術特徵，再訴願理由（一）、（二）顯然不成立。三、依以上理由，本再訴願案之再訴願理由並不成立，建議駁回其再訴願。」此有審查意見書及答辯意見書附訴願卷可參。此項審查及答辯意見，具有鑑定性質，客觀公正，足堪採信。原告主張本案確具「進步性」、「實用性」云云，揆諸上開審查及答辯意見，尚無可採。次查本案「含有包含３－聚羥基丁酸酯與３－聚羥基己酸酯之生物可降解聚羥基鍵烷酸酯的薄膜及吸收物件」，其技術特徵為：㈠如申請專利範圍第１項所請之一種包含生物可降解共聚物之薄膜，其中該生物可降解共聚物包含至少二種無規則重複單體單元，其為３－聚羥基丁酸酯與３－聚羥基己酸酯之共聚物，其中至少為３－聚羥基丁酸酯重複單體單元；㈡如申請專利範圍第４項所請一種吸收物件，其包含（ａ）一個液體可滲透頂層；（ｂ）如第１項之生物可降解共聚物之液體不可滲透頂層；（ｃ）一個置於頂層和底層間之吸收核心。其申請專利範圍第一項之敍述，雖由共聚物改為共聚物之薄膜，但其內容皆為共聚物之敍述，並無關於薄膜特徵之說明，而此共聚物之組成已為引證一專利說明書第一項第五行至第十行之說明及其申請專利範圍第一項至第四項所完全揭示，本案所請共聚合物之組成不具新穎性，況原告亦自承本案所請薄膜之聚合物並非新穎，故此薄膜為由已知共聚物經由一般方法製得乃熟習此行業者根據習知技藝所能輕易完成。末查由引證二申請專利範圍第七項至第九項之說明，可知其共聚物可用於絲狀、織布狀、不織布狀乃至癒著防止膜等用途，顯示此類共聚物在薄膜加工處理並無問題，雖其所揭示之生物可降解聚合物係與脂類化合物一起使用（組成物），並未特別強調熱安定性，但由其說明書第四欄第十一行至第四十九行所述生物可降解之聚羥基鍵烷酸酯薄膜之共聚物為３－羥基丁酸酯與C-C羥基鏈烷酸酯之共聚物，即可證明聚羥基鍵烷酸酯本即可製成薄膜。又引證三說明亦揭示此等聚合物，其可為具生物降解性之薄膜；引證四揭示３－羥基丁酸酯與已內酯共聚合製備之共聚物包裝材，益證本案薄膜之共聚物組成已經揭露，而有關薄膜之製成，亦僅係申請前既有技術或知識之運用，而為熟習此項技術者所能輕易完成，自不得申請取得發明專利。從而，原告前開主張，尚不足採。綜上所述，本件原處分不予專利，於法並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無違誤，原告起訴意旨難謂有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十九年二月十七日
行政法院第二庭
審判長評事 陳石獅
評事 彭鳳至 評事 黃合文 評事 林茂權 評事 王立杰 右正本證明與原本無異
法院書記官蘇金全中華民國八十九年二月二十一日