裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第1524號判決
裁判日期：民國93年08月05日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第一五二四號
原告甲○○訴訟代理人丁○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人乙○○右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十二年二月十八日經訴字第○九二○六二○三○九○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十九年三月十七日以「甲○○標章圖（三）」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條第十六類之念珠、香冥紙、祭祀用紙製假禮品商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第九四一六六五號商標，嗣乙○○以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第八、十款之規定，對之申請評定，經被告以九十一年十月十四日（九一）智商○三九○字第九一○○八五一九九號發文之中台評字第九一○○九九號評定書為申請成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
（參加人未於言詞辯論期日到場，聲明及陳述依其準備程序所為而記載。）⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十六類之商品，有否文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，而構成註冊時商標法第三十七條第十款之違反？㈠原告主張之理由：
⒈凡商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商
標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，為前揭商標法第三十七條第十款所明定。而所謂商品之說明，係指商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或依商品本身之說明有密切關連者，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用為必要，此有最高行政法院八十四年度判字第一四四二號判決可憑，惟上述判決很顯然與系爭商標案件並未有相符之案情。
⒉依被告駁回本案之理由，乃係以系爭商標以元寶圖案作為商標圖樣之主要部分
之一申請註冊，並指定使用於極具關連性之念珠、香冥紙、祭祀用紙製假禮品等商品，依社會一般通念及坊間習俗，應為其所指定使用商品本身之說明或與商品本身說明有密切關連，自有首揭法條之適用。然就系爭商標之圖樣來審視，可看出系爭商標乃由古錢幣與小元寶間隔配置，環繞四週成一環鍊狀，此一設計與中央之元寶圖有相關連之關係。蓋原告係以傳統民俗之習俗來思考產品之圖樣，以吸引消費者樂於購買本項產品，在本件商標之圖樣設計上，中央之大元寶圖係被思考成一能夠不斷生出金錢之聚寶盒，其意思是讓使用者在焚化後，能獲得庇佑，使所經營之企業能像聚寶盒一樣的獲得很多盈餘，且中央的大聚寶盒所生出來的錢不斷的滿溢出來，直到落到四個角落所設之中型元寶盆後，仍然能夠裝滿且溢出來，而且金錢會更大量不斷的生出，直到掉滿地上，此即四週環狀元寶及古錢幣設計之意思，表示使用本項產品能夠獲得好的回應。
⒊原告之設計乃憑藉著靈感及為一般使用者之利益著想，固然，宗教上有些迷信
之做法，係因主其事者，或因本身之利益，或因信仰者本身過分的依賴他人，導致形成著迷及迷失自我身心之狀態，惟上述行徑與本案之設計並無關連，純為宗教上之一種用具、用品，就像佛教寺中供奉之大佛像，雖然耗費了很多的金錢去製作，以便讓信徒膜拜，但其基本教義也是教導吾人要行善，與道教之教義並未有所不同，只不過道教有焚燒金、冥紙之習俗不同而已。從現原告所設計之系爭商標圖樣，乃基於上述之教義及民眾之需求而形成，故使用元寶為做為金錢及聚寶盒乃無可厚非之事，而在商標圖樣上，大、中、小型元寶之配置係經過巧思及美觀來設計，才能讓消費者一見就喜愛採用，否則，簡單型態之金、冥紙那麼多，仿冒者為何不去仿冒，卻偏偏要仿冒系爭商標之產品。固然，系爭商標圖樣上使用到元寶之圖形，但是，本件商標所申請的仍是一整體之特殊圖形設計，並非只去申請單一之元寶圖形，如果，只是將元寶隨意佈滿於一平面紙上，那就只是類似單一圖之佈局，而未有任何創意可言。故本件系爭商標並不是如被告所述為商品之說明。
⒋其次，若依照被告所述，系爭商標為所指定商品之說明，那麼，在系爭商標被
核准後，仍然有第0000000號「佛帽圖」、第0000000號「太極圖形」，第0000000號「蓮花圖形」等文件商標被核准，且其俱都指定使用祭祀用紙之同樣產品，查，上開圖形乃皆為道教及佛教之基本習知圖樣，且為非常通俗、簡單之圖形，其不符前揭法條之規定，比起系爭商標更有甚之，然被告就上述單一之通俗圖形都能核准，系爭商標還將圖形做了非常有意義、有想像力的設計，反而被認定為商品說明，實在是有欠公允。再者，申請人即原告所設計之商標圖樣，乃係以元寶為主之聚寶盒，在圖面上做具有美感及商業上之設計，考量的是如何讓消費者喜愛購買，並非如早期核准商標註冊之包裝全圖，且非所謂裝飾之圖樣，而此一商標圖樣之設計係在市面上尚未有雷同之商品及商標之情況下創作衍生，如果被告是不能核准註冊，那申請人所設計之商標如何尋求保護，如申請人一再抄襲他人之商標圖樣來製造銷售，又何必一再的申請商標，是被告在鼓勵吾人一再創新、進步的理念下，應將系爭商標之註冊予以合法，以合乎設立商標法之意義。
⒌原告以為被告在駁回本案時，並未能考慮到申請人之處境，蓋原告在八十九年
三月十七日申請系爭商標之註冊時，即已開始使用，期間並首創業界之舉，大量的以大型型錄做廣告，在全國各地有大量的經銷商販賣本項產品，乃引起消費者之注意而喜愛採購，直到本件產品開始暢銷後，就開始有人仿冒，經過原告提出警告後，才有人對系爭商標提出評定，可見系爭商標之設計乃經過相當時日之行銷乃獲消費者之認同，然搭便車者除了獲取現成之利益外，更以劣質、印刷不良之產品銷售給客戶，失去為商者所應保持之道德，就像在夜市賣的一些品質不良的光碟片，只要付了錢，買回去之後，無人能去找銷貨者詢問品質的問題，受害者總是消費者，今仿冒者以他人之名義提出對已使用多時之商標提出評定，被告卻以毫無干係之理由來撤銷本案之註冊，令不斷創新、研發的原告，簡直不知如何對該項產品再進行開發，如何獲得保障。
㈡被告主張之理由：
⒈商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關
評定其註冊為無效，為修正前商標法第五十二條第一項所明定。又依同法第七十七條之一第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第00000000號商標係於九十年五月十六日核准註冊，其商標之評定核應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先敘明。
⒉凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品
之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第十款所明定。所謂商品之說明，係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。查系爭商標圖樣上之圖形，係由一四方形外框內置元寶及古銅錢圖案所組成，據參加人檢送之證據資料觀之，被告早於八十二年間即以核駁第二○八五四一號核駁審定書審認坊間業者，習以錫箔紙，作成元寶狀，供作喪禮祭祀焚化用之香冥紙俗稱元寶。是以，原告於八十九年三月十七日以元寶圖案作為本件系爭商標圖樣主要部分之一，並指定使用於極具關連性之念珠、香冥紙、祭祀用紙製假禮品等商品，依社會一般通念及坊間習俗，應為其所指定使用商品本身之說明或與商品本身說明有密切關連，自有首揭法條之適用。另原告所舉註冊第0000000、0000000、0000000等諸案例，核其商標圖樣與系爭商標圖樣不同，案情各異，自不得執為系爭商標無違前揭法條規定之論據，併予敘明。
㈢參加人主張之理由：
答辯理由同被告。
理由
一、按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為現行商標法第五十二條所明定。系爭商標係於九十年五月十六日核准註冊，有商標註冊簿可憑。本件商標之評定應適用八十七年十一月一日施行之商標法。又按商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第十款所明定。又本款之立法意旨係在維護同業間之公平競爭秩序。而所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。
二、系爭商標圖樣係由一四方形外框內置於中央及四角之「元寶」及多數「古銅錢」圖案所組成，惟依被告早於八十二年間即以核駁第二○八五四一號核駁審定書審認坊間業者，習以錫箔紙，作成元寶狀，供作喪禮祭祀焚化用之香冥紙，坊間業者，習以錫泊紙，作成元寶狀，供作喪禮祭祀焚化用之香冥紙，俗稱元寶，而認以元寶圖形及中文元寶作為商標圖樣之主要部分之一申請註冊，並指定使用類似於香冥紙之香、線香、香爐商品，難謂非係該等商品直接明顯之說明等情。因此，原告以「元寶」圖案作為商標圖樣之主要部分之一申請註冊，並指定使用於極具關連性之念珠、香冥紙、祭祀用紙製假禮品等商品，有作為其商標商品之功用具有招財進寶、財源廣進或作為元寶之效果，依社會一般通念及坊間習俗，應為其所指定使用商品本身之說明或與商品本身說明有密切關連，自有首揭法條之適用。原告主張系爭商標所申請的係一整體之特殊圖形設計，並非只去申請單一之元寶圖形，非屬商品之說明一節，非屬可採。至原告所指系爭商標被核准後，仍然有第0000000號「佛帽圖」、第0000000號「太極圖形」，第0000000號「蓮花圖形」等文件商標被核准，且其都指定使用祭祀用紙之同樣產品，其不符前揭法條之規定，比起系爭商標更有甚之，被告就系爭商標認定為商品說明，實在是有欠公允部分。經查，原告所指他案商標圖樣與本件不同，基於商標審查個案拘束原則，自不能以彼例此，且亦屬另案是否妥適問題，均不能據為有利原告判斷之論據。
三、從而，被告以系爭商標圖樣有違註冊時商標法第三十七條第十款規定而為系爭商標註冊應為無效之處分，於法應無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十三年八月五日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年八月六日
書記官王英傑