裁判字號：臺灣高等法院臺中分院96年智上易字第10號民事判決
裁判日期：民國96年12月12日
裁判案由：損害賠償
臺灣高等法院臺中分院民事判決96年度智上易字第10號上訴人即被上訴人即擴張之訴原告甲○○訴訟代理人 江燕鴻 律師被上訴人即上訴人即擴張之訴被告 曹瑞吉 即瑞發木材廠訴訟代理人 陳建勛 律師複代理人 陳瑾瑜 律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於民國96年8月22日臺灣彰化地方法院95年度智字第11號第一審判決提起上訴，上訴人甲○○並擴張聲明，本院於96年11月28日言詞辯論終結，判決如下：
主文原判決關於命上訴人曹瑞吉即瑞發木材廠給付超過新台幣參萬貳仟肆佰貳拾玖元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人甲○○在第一審之訴及其假執行之宣告均駁回。
上訴人曹瑞吉即瑞發木材廠應再給付上訴人甲○○新台幣陸萬貳仟伍佰零肆元，及自民國九十六年九月二十八日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
甲○○其餘上訴（含擴張之訴）駁回。
曹瑞吉即瑞發木材廠之其餘上訴駁回。又原判決主文第二項未段關於「現有存貨應予以銷毀」部分，應更正為「曹瑞吉即瑞發木材廠存放於彰化縣○村鄉○○村○○路○段○○巷○號瑞發木材廠內之二十六張木門板應予以銷燬」。
第一審關於命甲○○負擔訴訟費用部分，及第二審訴訟費用（含擴張之訴部分）關於甲○○上訴及擴張聲明部分，由上訴人甲○○負擔五分之三，餘由上訴人曹瑞吉即瑞發木材廠負擔。第二審訴訟費用關於曹瑞吉即瑞發木材廠上訴部分，由曹瑞吉即瑞發木材廠負擔五分之二，餘由甲○○負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按關於新型專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判，專利法第108條準用同法第90條第1項固定有明文。惟同條第2項並規定，法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。查上訴人即被上訴人甲○○（下簡稱上訴人或甲○○）於87年間取得專利號碼：新型203032號「實心木門改良」新型專利、專利期間自87年12月11日起至98年10月21日止（下簡稱系爭專利權），有專利證書在卷可按（見原審卷第33頁）。而被上訴人即上訴人曹瑞吉（下簡稱被上訴人或曹瑞吉）雖曾於95年8月14日、96年2月9日、向經濟部智慧財產局（下簡稱 智財局 ）舉發甲○○系爭專利權，不具新穎性及進步性等，然分別遭智財局96年4月3日、（96）知專三（三）06006字第09620190210號審定書審定「舉發不成立」；及96年8月21日、（96）智專三（三）06006字第09620462490號審定書審定「舉發不成立」，有舉發審定書在卷可按（見原審卷第239至241頁；本審卷第60至62）。反之，被上訴人曹瑞吉取得智財局核發之新型第M276885號「木門板結構改良」新型專利權，遭人向智財局舉發後，智財局以95年9月15日、（95）智專（三）0
6006字第09520759320號審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」，亦有審定書在卷可考（見原審卷第313至316頁；本審卷第109頁）。查上訴人甲○○系爭專利權既經被上訴人曹瑞吉二次舉發均不成立，則被上訴人曹瑞吉逕依專利法第108條準用同法第90條第1項規定，主張伊就上開舉發撤銷甲○○系爭專利權案件，提起訴願而未確定前，停止本案審判云云，顯欠缺停止之正當性，自難准許。
貳、訴訟要旨：
甲、上訴人甲○○部分：
一、上訴人甲○○上訴及擴張聲明：㈠原判決關於駁回上訴人後列第二項聲明部分廢棄。
㈡被上訴人曹瑞吉即瑞發木材廠應再給付上訴人新台幣（下同
）伍拾參萬肆仟捌佰陸拾參元及自上訴狀送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
㈢原判決主文第二項「被告不得銷售侵害原告所有第203032號
實心木門改良新型專利權之產品，現有存貨應予以銷毀」，其中關於「現有存貨應予以銷毀」部分廢棄，應更正為「被上訴人曹瑞吉即瑞發木材廠存放於彰化縣○村鄉○○村○○路○段○○巷○號瑞發木材廠內之二十六張木門板應予以銷燬」。
㈣第一審及第二審訴訟費用由被上訴人負擔。
二、答辯聲明㈠駁回對造之上訴。
㈡第一審及第二審訴訟費用均由對造負擔。
三、甲○○陳述除與原判決記載相同者，予以引用外，另補稱：查，本件曹瑞吉雖係從民國（下同）93年10月間，即開始製造、販賣系爭侵害甲○○專利權之木門商品，惟甲○○於原審時僅請求自94年4月26日起至95年4月25日止（計1年）之損害賠償，且損害額超過新台幣（下同）三百萬元部分，放棄不予請求。現本於相同之法律關係，提起擴張之訴，請求自93年11月1日起至95年6月30日止（計1年8個月）所受之損害賠償【原審誤以為甲○○係請求自95年4月26日起至同年6月25日止二個月期間之損害賠償，故僅計算該二個月期間之損害額及酌定該損害額三倍內之賠償，判命曹瑞吉共應給付甲○○十二萬九千四百二十九元（計算式：32,429元+97,000元＝129,429元）；現甲○○本於相同之法律關係，提起擴張之訴，請求自93年11月1日起至95年6月30日止（計1年8個月）所受之損害賠償】。又損害賠償數額之計算方式如下：參照曹瑞吉年度平均營業毛利3,891,493元之百分之五為其一年期間製造販賣系爭木門之所得，共計為十九萬四千五百七十五元（計算式：3,891,493元×5/100＝194,575元）。
計算自93年11月1日起至95年6月30日止（計1年8個月）之損害額為「三十二萬四千二百九十二元」（計算式：194,575元×20/12年＝324,292元）。再者，曹瑞吉自94年11月25日起即已知悉甲○○擁有系爭專利權，惟仍繼續製造、販賣系爭侵害甲○○專利權之木門商品，其主觀上顯有故意，並依專利法第85條第3項之規定，請求三倍損害額，即計算被上訴人自94年12月1日起至95年6月30日止（計7個月），因本件侵害行為獲利十一萬三千五百零二元（計算式：194,575元×7/12年＝113,502元），則其三倍以內之損害額為三十四萬五百零六元（計算式：113,502元×3＝340,506元）。
綜上，甲○○依民法第184條第1項、第2項本文、專利法第108條準用同法第84條、第85條、第106條等規定，提起上訴及擴張聲明，向曹瑞吉請求六十六萬四千二百九十二元之損害賠償（計算式：324,292元+340,000元＝664,292元）；惟因原審業已判命被上訴人應給付上訴人十二萬九千四百二十九元，故被上訴人應再給付上訴人五十三萬四千八百六十三元（計算式：664,292元-129,429元＝534,863元）。又查本件甲○○係於87年12月11日取得本件中華民國新型第203032號實心木門改良專利權，並經主管機關就該新型專利是否符合專利要件（如：充分揭露要件、新穎性、實用性、進步性等）於賦予專利權之前，詳細遂一予以實質審查，始授予專利權。是曹瑞吉抗辯系爭專利權未具新穎性及進步性，不得取得新型專利云云，顯無理由。又按新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在，專利法第108條準用第73條第2項規定。查被上訴人曹瑞吉取得智財局核發之新型第M276885號「木門板結構改良」新型專利權，遭人向智財局舉發後，智財局以95年9月15日、（95）智專（三）06006字第09520759320號審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」確定在案。又按民法第184條第2項明定：「違反保護他人法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限」。次按依專利法第106條第1項規定，新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣之權利，旨在保護新型專利權人之智慧財產權，自屬上開民法第184條第2項保護他人之法律，是行為人倘若已侵害專利權人之專利權，自應由侵權人即曹瑞吉證明其行為無過失。
乙、被上訴人即上訴人曹瑞吉即瑞發木材廠部分：
一、上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。
㈡上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
㈢第一審廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。
㈣如受不利益判決，上訴人願供擔保免為假執行。
二、答辯聲明㈠駁回對造之上訴。
㈡第一審及第二審訴訟費用均由對造負擔。
三、曹瑞吉陳述除與原判決記載相同者，予以引用外，另補稱：查甲○○在原審雖將損害賠償之計算方式，自專利法第85條第1項第1款之「依民法第216條規定」，變更為依第2款「以侵害人因侵權行為所得之利益」為計算損害之方法。惟查，曹瑞吉始終否認有侵害甲○○系爭新型專利權，自亦否認甲○○受有損害，而甲○○始終未就其是否因為曹瑞吉製造生產系爭木門而受有損害、所受之損害與曹瑞吉製造系爭木門間有相當因果關係等構成要件，及曹瑞吉有何主觀故意過失事實，盡主張及舉證義務，是甲○○提起本件之訴，為無理由。又專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告」。然查甲○○行使系爭專利權時，並未依上開規定提示「新型專利技術」對曹瑞吉進行警告，應依民法第217條規定，減輕或免除曹瑞吉之賠償責任。又曹瑞吉遲至95年1月5日接獲智慧財產局限期答辯函，始知甲○○擁有系爭「實心木門改良」專利。是以，原審認定曹瑞吉自94年11月25日起即有侵害系爭專利之故意，顯有未洽。又按專利法第108條準用第79條規定：「新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限」。經查，本件甲○○未曾依上揭規定，將其專利權標示於其製造之商品上，故自外觀上，根本無從辨識該商品究竟是否屬於有專利權之商品，是依上揭專利法第108條準用第79條規定，甲○○自不得向曹瑞吉請求損害賠償。又甲○○系爭專利欠缺「新穎性」及「進步性」，本不得申請新型專利，是系爭專利權應不合法，並由曹瑞吉提起訴願請求撤銷中，則甲○○自不得請求曹瑞吉損害賠償。末查，又曹瑞吉自95年7月20日起即未再製造甲○○所主張有侵害對造專利之木門板，另系爭有侵害對造專利之木門板，僅剩26張存放於彰化縣○村鄉○○村○○路○段○○巷○號瑞發木材廠，沒有編號，有照片為證等語，資為抗辯。
參、法官協議兩造爭點整理：（見本審卷第72頁反頁及第77頁反頁）
一、兩造不爭執事項：㈠甲○○為系爭新型專利之專利權人，專利號碼：新型203032
號「實心木門改良」、專利期間自87年12月11日起至98年10月21日止，專利範圍：詳如彰化地方法院95年智字第11號判決第7頁第三項如下第⒈⒉⒊所載。
⒈一種實心木門改良，係包含左、右兩直主骨架板及依設定
形狀之數根橫主骨架板、輔骨架板、內門板所組成；其特徵在於：該直、橫主骨架板及輔骨架，係設成一內層體，內層體正、背表面設高價材薄片，其側邊設高價材側邊體，該內層體係由數根不同紋路之條狀廉價材結合為一體；藉由表面、側邊為高價材、內為不同紋路廉價材，而得價格低廉外在質感完全相同於高價材及不易變形之實心木門者。
⒉如前述之實心木門改良，其內層體亦可設成短長度廉價材
呈參差相接、或雙層結合為一體，而達充分利用原本規格不符用途之廢料之功效者。
⒊如前述之實心木門改良，其高價側邊體呈小體積條狀，而可方便加工其嵌合槽條者。
㈡甲○○所開設之允榮製材股份有限公司於94年11月25日向
智慧財產局舉發曹瑞吉所擁有之專利，嗣後智慧財產局審查後以95年9月15日智專三㈢06006字第09520759320號審定書，主文：舉發成立，應撤銷專利權（即撤銷曹瑞吉之專利權）。
㈢曹瑞吉於96年2月9日舉發甲○○所擁有之專利，嗣經經濟
部智慧財產局審查後以96年8月21日智專三㈢06006字第09620462490號審定書，其主文：舉發不成立。嗣後曹瑞吉不服上開審定書並向經濟部提起訴願中。
㈣曹瑞吉自94年7月28日聲請智慧財產局准予核准專利期0生產，迄95年9月15日舉發撤銷專利。
二、兩造爭執事項：㈠曹瑞吉製造並販售之系爭木門產品有無侵害甲○○之專利權
？㈡曹瑞吉侵害甲○○所有系爭專利權，主觀上有無故意或過失
？㈢甲○○得請求之損害賠償數額為何？
肆、得心證之理由：
一、按專利權之取得，就其實體內容方面，因審查與否可分為「註冊主義」（又稱形式審查主義）及「審查主義」（又稱實體審查主義）。註冊主義僅審查申請文件是否齊備，程式是否符合，說明書、圖式是否完整詳細，申請費是否繳納等，至於申請案本身實體上的問題，則藉由公眾審查解決，由其他人循舉發程序，撤銷其專利權。註冊主義之優點在於作業程序簡便、快速、費用經濟；弊端為舉發案件數繁多，且由於未經實體審查，其專利權可信度較差，不利於社會經濟之穩定性。相對於註冊主義，審查主義除前揭形式之審查外，更對申請專利之內容是否符合專利要件（如：充分揭露要件、新穎性、實用性、進步性等）進行實體審查。審查主義之優點為所取得之專利權可信度較高，產業界較有信心投入資金、人力開發專利，同時舉發案件亦相對減少，減省專利專責機關處理舉發案件的人力、時間等；弊端為申請案歷時較久，審理內容較繁複，必須實體審查後方能決定准否專利（ 陳文吟 著「我國專利制度之研究」第159-161頁參照）。我國為因應正式成為WTO會員，於民國（下同）92年1月3日修正專利法全文138條，並於93年7月1日施行，其中修正條文第97條至99條，將申請新型專利由實質審查改採形式審查（陳文吟著「我國專利制度之研究」第25-26頁；及92年專利法修正草案總說明第1、5、7、77-79條參照），是倘若新型專利權之核發係在93年7月1日之前，則主管機關已就該新型專利權之要件為實體之審查後，始授予權利。經查本件甲○○係於87年12月11日取得本件中華民國新型第203032號實心木門改良專利權，業如前述，並有該專利證書、智財局專利公報及專利說明書等在卷可稽（見原審卷第7至11頁）。故甲○○所取得之系爭專利權，業經主管機關就該新型專利是否符合專利要件（如：充分揭露要件、新穎性、實用性、進步性等）於賦予專利權之前，詳細遂一予以審查，始授予甲○○專利權。又由於專利申請案之審查，基於專利檢索手段之有限性，欲窮盡查察專利申請案其申請日前之所有先前技術之狀況，實有所難，為此我國以公眾審查制即舉發制為救濟之道，即任何人對專利案有不符法定情事時，得提出舉發，要求再審查，撤銷其專利權（ 陳智超 著專利法理論與實務第233、234頁；陳文吟著我國專利制度之研究第233頁；及專利法第108、67、68條參照）。又提起舉發程序後，依專利法第108條準用同法第73條第1、2項規定：「㈠發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：①未依法提起行政救濟者。②經提起行政救濟經駁回確定者。㈡發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」。換言之，甲○○系爭專利權在他人尚未舉發成立撤銷之前，仍屬合法有效專利權。查曹瑞吉雖前先後舉發甲○○系爭專利權違反專利法第94條規定，而不具備「新穎性」及「進步性」，然均遭智財局舉發審定書審定「舉發不成立」在案，業如前述，雖曹瑞吉對上開舉發審定書提起訴願中，然揆諸上開說明，在行政爭訟尚未撤銷甲○○系爭專利權之前，甲○○系爭專利權均屬合法有效之專利權，從而，曹瑞吉抗辯甲○○專利未具新穎性及進步性，不得取得系爭新型專利權云云，顯無理由。又按所謂「重複專利」者，謂兩個以上專利申請案，其專利權範圍相同。若由於疏忽，對於兩個以上相同之發明或新型，或對於兩個以上相同或近似之新式授予兩個以上專利時，該等專利互為重複專利，互成專利權範圍牴觸之關係（經濟部智慧財產局於九十三年間修正後之「專利侵害鑑定要點」第二十五頁參照），專利法就此於該法第三十一條定有明文。又專利權之有效與否，其授予或撤銷均係專利主管機關之權責，當事人若對專利權之有效性或申請專利範圍之牴觸與否有爭執時，應透過舉發程序以釐清之，業如前述(專利法第六十七條、第一百零七條參照），查本件甲○○既獲專利主管機關核發系爭專利權，在未經舉發程序撤銷之前，應屬合法有效之專利權，甚且曹瑞吉取得之木門板結構改良之新型專利權，經他人舉發業經智財局以舉發成立撤銷之，亦如前述，是曹瑞吉抗辯，甲○○系爭專利權有「重複專利」情形，應不合法云云，亦不足採，合先敍明。
二、又甲○○主張曹瑞吉即製造、販賣之木門，侵害甲○○系爭專利權，然為曹瑞吉所否認，是本件首應審究者，厥為曹瑞吉製造、販賣之木門，有無侵害系爭專利權？茲分述如下：㈠查本件曹瑞吉於原審自認曾製造系爭木門（見原審卷第144
頁）。又原法院依兩造之合意，囑託國立雲林科技大學專利侵害鑑定中心鑑定曹瑞吉系爭木門是否有侵害甲○○所有系爭專利權（見原審卷第30頁）。又該鑑定機關依智財局頒布之鑑定侵害判斷之流程，首先解析系爭專利權之申請範圍，即上開不爭執事項第一項第㈠款第1、2、3目等。其次，分析待鑑定對象之技術內容：「待鑑定對象之木門一種實心木門改良，係包含左、右兩直主骨架板及依設定形狀之數根橫主骨架板、輔骨架板、內門板所組成，直、橫主骨架板及輔骨架，係設成一內層體，內層體正、背表面設高價材薄片，其側邊設高價材側邊體，該內層體係由數根不同紋路之條狀廉價材結合為一體；藉由表面、側邊為高價材、內為不同紋路廉價材，而得價格低廉外在質感完全相同於高價材及不易變形之實心木門者」。再其次依全要件原則逐一比對系爭專利與待鑑定對象結果：系爭專利之全要件即直主骨架板(10)、橫主骨架板(20)內門板(30)、輔骨架板(40)、嵌合槽條(6)、高價材薄片(60)、廉價材(61)、木屑(31)、高架材側邊(62)等，比對待鑑定對象全要件即直主骨架板、橫主骨架板、內門板、輔骨架板、嵌合槽條、高價材薄片、廉價材、木屑、高架材側邊等，均完全相同，而符合全要件原則。再進一步利用逆均等論加以分析比對，即就系爭專利及待鑑定對象其中之整體技術特徵、內層體之接合方式、黏著劑種類、高價側邊體嵌合方式等比對結果，系爭專利與待鑑定對象利用實質上相同的技術手段，故不適用逆均等論。又再進一步判斷有無審批歷程禁反言（prosecutionhistor
yestoppel）原則之情況，以確認申請人對本專利之實施技術是否在申請歷程中曾經為了取得專利權而主動限縮申請專利範圍。按專利法第一百零六條第二項規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式」，本案由上述分析中可得知曹瑞吉先生提供之木門乃以完全相同技術手段，達到與甲○○先生所有之新型專利證號第203032號專利權相同的功效，且第203032號的專利權期間從民國八十七年十二月十一日至民國九十八年十月二十一日止，目前尚在有效保護期間內，故有侵權之嫌；此外，甲○○先生之專利證書內未見有任何限縮或放棄性言詞出現。綜上，鑑定結論為，曹瑞吉即瑞發木材廠所製造系爭木門落入甲○○所有第二○三○三二號新型專利之申請專利範圍內（即侵害甲○○所有系爭專利權）等語，有國立雲林科技大學專利侵害鑑定中心鑑定書可證（外放）。準此，曹瑞吉木門確有侵害甲○○系爭專利權，足堪認定，且無重新鑑定之必要。
㈡又曹瑞吉雖辯稱：其所製造之木門，內層體部分須使用長度
相同之木材及係將木材送入機器中切割出嵌合槽條，並非採用獨立製作方式為之云云，惟查：木門內層體之接合，是否必須利用長度相同廉價材並非系爭專利之保護範圍重點，曹瑞吉所製造之木門內層體須利用長度相同之木材，無礙於其為實質相同技術手段；至高價側邊體嵌合方式，為方法專利保護客體，系爭專利為物品之構造，故成形方法與系爭專利權保護範圍亦無關，應認曹瑞吉之產品係為實質相同技術手段，是曹瑞吉所辯，自不足信。又曹瑞吉辯稱：其所生產之實心木門，係以膠水黏合再置入機器中壓實10小時後，始能製造，與甲○○不同，故並未侵害甲○○之專利權云云。惟查甲○○主張曹瑞吉所仿製販賣之實心木門其「構造方法」侵害系爭專利權，與曹瑞吉之「製作過程」是否與甲○○相同無涉；且新型專利本係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，製作過程尚非新型專利得申請之範疇，是曹瑞吉此部分之抗辯，顯有誤會。
㈢又曹瑞吉辯稱伊於93年間，向川劦企業有限公司（下簡稱川
協公司）購買「氣／油壓半自動拼板機」，並由訴外人陳慶發交付「拼板機板料承置臂預壓固定構造之改良」「指接機之自進料裝置」「併板機之改良構造」「併板機之自動夾料裝置」等新型專利證書，並依照其操作手冊，運用該機器將製造成系爭木門，足證系爭專利權欠缺新穎性及進步性云云。然詳核該機器之操作手冊（見原審卷第271至297頁），其內容為機械之結構組裝、操作說明及保養維修等諸事項，其中有關該機械之若干設計可使木料膠合更加完美、木材含水率之限制及加壓時間差異等描述，與曹瑞吉製造侵害甲○○專利權之木門係屬二事；另曹瑞吉所呈之專利證書（見本審卷第91至94頁），係川劦公司以該「拼板機」取得之專利權，亦與本案系爭「木門」專利權無涉，是曹瑞吉上開辯詞，亦不足採。
㈣又按專利法第104條固規定：「新型專利權人行使新型專利
權時，應提示新型專利技術報告進行警告」。然徵諸該條文之立法理由謂：「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。此為新型專利技術報告制度設計之核心。爰參照日本實用新案法第二十九條之二規定，明定新型專利權人行使其權利時，應提示新型專利技術報告進行警告」。申言之，該條條文目的在僅係防止專利權人權利之濫用，並非在限制人民訴訟權利，即該條條文規定，提示警告云云，僅係注意規定，並非苛以專利權人義務，專利權人縱未踐行該提示警告，亦不構成民法第217條與有過失責任。
是曹瑞吉抗辯，本件甲○○事前並未依專利法第104條規定：「應提示新型專利技術報告進行警告」，應不得向曹瑞吉請求賠償或有民法第217條與有過失責任云云，顯有誤會。
㈤又按專利法第108條固準用同法第79條「發明專利權人應在
專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償」之規定；然按同法第79條但書明定：「但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限」。查甲○○固未在其生產、販售之木門產品或其包裝上標示系爭專利證書號數（查甲○○於本院卷第116頁自承僅在公司廣告型錄中標示系爭專利證書，並提出該型錄於本審卷第142至163頁）。然查曹瑞吉於本審中自承；「．．．，依原告（按即甲○○，下同）所提出智慧財產局95年9月15日（95）智專三
（三）06006字第09520759320號舉發審定書，其謂：『本舉發案經本局於95年1月5日以（95）智專一（二）15156字第09540040510號函請被舉發人（即被告曹瑞吉，下同）於法定期限內答辯，惟被舉發人逾期未答辯』等語。則被告於95年1月5日接獲智慧財產局限期答辯函，始知原告擁有系爭『「實心木門改良』專利．．．」等語（見本審卷第106頁）。換言之，曹瑞吉於95年1月5日收受智財局限期答辯函後，即知甲○○系爭專利權無誤，則曹瑞吉自95年1月5日起知悉系爭專利權，甲○○自得於該日起向其請求損害賠償。
㈥又按專利法第105條第1項規定：「新型專利權人之專利權遭
撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責」。經查曹瑞吉先前固取得智財局核發之新型第M276885號「木門板結構改良」新型專利權，但遭人向智財局舉發後，智財局以95年9月15日、（95）智專（三）06006字第09520759320號審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」在案，業如前述，查曹瑞吉取得之專利權既遭撤銷，自應依上開規定，負損害賠償之責。是曹瑞吉抗辯伊因信賴智財局核發之上開「木門板結構改良」新型專利權而生產系爭木門，自不負損害賠償之責云云，顯不足採。
㈦又按民法第184條第2項前段明定：「違反保護他人法律，致
生損害於他人者，負損害賠償責任」，即本條項侵權行為之類型於行為人違反保護他人法律時，即推定存有過失。次按依專利法第106條第1項規定，新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣之權利，旨在保護新型專利權人之智慧財產權，自屬上開民法第184條第2項保護他人之法律，是行為人倘若已侵害專利權人之專利權，自應由侵權人證明其行為無過失。經查本件曹瑞吉所製造之系爭「實心木門」產品，既已侵害甲○○系爭新型專利權，且曹瑞吉自95年1月5日起即知悉系爭專利權，如前所述，則自該日起，推定曹瑞吉有過失無誤。
㈧又甲○○主張自伊經營之允榮製材股份有限公司於94年11月
25日向智財局舉發曹瑞吉取得「木門板結構改良」新型專利權起，曹瑞吉即有主觀上故意云云。然曹瑞吉否認有故意侵權行為等詞。查曹瑞吉上開新型專利權，固遭他人舉發在案，然衡情舉發案件並非一定成立，自難逕以提起舉發案件之時起，即認定曹瑞吉有主觀故意，且該舉發案件遲至95年9月15日始成立並撤銷曹瑞吉專利權，亦如前述，即該舉發案件，前、後長達九個月餘，則自應以舉發成立日即95年9月15日作為認定曹瑞吉有無主觀故意，然曹瑞吉迄95年9月15日舉發撤銷專利後，即未再生產系爭木門，亦如前開不爭執事項，準此，甲○○未能舉證證明曹瑞吉有主觀故意，自難依專利法第85條第3項規定，請求曹瑞吉賠償3倍損害金。是原判決逕准許甲○○請求自95年4月26日起，迄同年6月25日止之三倍損害金97,000元，顯有未洽，應予廢棄。另甲○○於本院主張自95年12月1日起，迄同年6月30日止，請求賠償三倍損害金340,506元（查扣除一審判准之97,000元後，尚餘243,506元），同無理由，應予駁回。
三、查曹瑞吉過失侵害甲○○系爭專利權既經認定，對於甲○○因而所受之損害，自應負連帶賠償責任，茲所應審酌者，為甲○○所得請求曹瑞吉賠償之金額，爰分述如下：
㈠按專利法第108條準用同法第85條第1項第2款規定：「依侵
害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」。查曹瑞吉九十三年、九十四年度營業毛利，依序為一百六十一萬六千五百七十七元、六百一十六萬六千四百零八元，有其營利事業所得稅結算申報書二紙在卷可考（見原審卷第247、248頁）。則以該二年度平均數為基準，核算結果，其年度平均營業毛利為三百八十九萬一千四百九十三元（計算式：【1,616,577＋6,166,408】÷2＝3,891,493，不足一元部分四捨五入，下同）。又曹瑞吉於原審自認其製造販售系爭木門之所得，約佔其年度營利所得百分之五等語在卷（見原審卷第268頁反面），故認曹瑞吉製造系爭木門之年度營業毛利為十九萬四千五百七十五元（計算式：3,891,493×5％＝194,575）。又查曹瑞吉自95年1月5日起即知悉系爭專利權，則自該日起，推定曹瑞吉有過失，業如前述。又迄甲○○請求賠償至95年6月30日止（查曹瑞吉自認迄95年7月20日即未再製造侵害系爭專利權之木門；見本審卷第77頁），共計5月26日，則曹瑞吉應賠償94,933元（計算式：《194,575×5/12=81,073》+《194,575×26/365=13,860》=94,933；小數點以下四捨五入）。再者，扣除原判決判令曹瑞吉賠償自95年4月26日起，迄同年6月30日止損害金32,429元後，曹瑞吉應再賠償62,504元（計算式：94,933-32,429=62,504），甲○○逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。
㈡次按專利法第108條準用同法第84條第1、3項規定：「發明
專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」；「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置」。查曹瑞吉既有侵害甲○○系爭專利權情形，則甲○○請求曹瑞吉不得銷售侵害系爭專利權之產品，於法有據。又查曹瑞吉自認侵害系爭專利權木門板二十六張，存放於彰化縣○村鄉○○村○○路○段○○巷○號瑞發木材廠內，並有照片為證等詞在卷（見本審卷第77、90頁）。則甲○○請求曹瑞吉不得銷售侵害系爭專利權之產品，有理由。且甲○○請求銷燬並更正原判決主文第二項末段關於「現有存貨應予以銷毀」部分，為「被上訴人曹瑞吉即瑞發木材廠存放於彰化縣○村鄉○○村○○路○段○○巷○號瑞發木材廠內之二十六張木門板應予以銷燬」乙節，洵屬有據。
伍、綜上所述，上訴人甲○○依侵權行為之法律關係，於第一審請求被上訴人曹瑞吉給付32,429元本息部分，暨曹瑞吉不得銷售侵害系爭專利權產品，且應將存放於彰化縣○村鄉○○村○○路○段○○巷○號瑞發木材廠內之二十六張木門板應予以銷燬，為有理由，應予准許，逾此部分請求，為無理由，應予駁回。是原審就超過上開應准許部分，為曹瑞吉敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。曹瑞吉上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至於上開應准許部分，原審判命曹瑞吉給付，並為假執行之宣告，核無違誤，曹瑞吉上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。又甲○○於第二審請求（含擴張聲明）曹瑞吉再賠償62,504元及自上訴狀送達曹瑞吉翌日起，即自96年9月28日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。是原審就上開應准許部分，為甲○○敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，尚有未洽，甲○○上訴及擴張聲明意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第三項所示。至於上訴人甲○○之請求（含擴張聲明）不應准許部分，原判決為上訴人甲○○敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合，上訴及擴張聲明意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回甲○○上訴。又查本件財產權訴訟之第二審判決，其上訴所得受之利益，未逾新台幣一百五十萬元，不得上訴第三審（民事訴訟法第466條參照），是本院判決後，即告確定，自勿庸為假執行及免為假執行之宣告，併此敍明。
陸、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，均與本院心證之形成，不生影響，爰不一一再加以論述，併此敍明。
柒、據上論結，本件甲○○之上訴及擴張聲明為一部有理由，一部無理由，曹瑞吉之上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第四百五十條、第四百四十九條第一項、第七十九條，判決如主文。
中華民國96年12月12日
民事第一庭審判長法官吳火川
法官簡清忠法官陳繼先以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官陳三軫中華民國96年12月12日
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