裁判字號：最高行政法院93年判字第429號判決
裁判日期：民國93年04月22日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決九十三年度判字第四二九號
上訴人琴觀股份有限公司代表人乙○○被上訴人經濟部代表人甲○○右當事人間因商標異議事件，上訴人不服中華民國九十一年十月三日臺北高等行政法院九十年度訴字第四九八五號判決，提起上訴。本院判決如左：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由上訴人於民國（下同）八十三年一月十二日以「奈森克林NICEANDCARING」商標，作為其註冊第四八三二一一號「奈森克林」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第四十八類之商品，向原處分機關中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經准列為第六五五八六八號審定聯合商標（下稱系爭聯合商標）。公告期間，原審參加人美商奈斯貝克產品公司（下稱原審參加人）以本件審定商標有違當時商標法第三十七條第一項第七款規定，於八十三年九月十六日對之提起異議，經原處分機關以八十四年五月二十九日中台異字第八四○四五七號商標異議審定書為異議成立處分。上訴人不服，一再訴願均遭駁回，訴經本院以八十五年度判字第一二九二號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，原處分機關以八十五年七月三十日中台異字第八五○八一三號商標異議審定書重為異議不成立之處分。原審參加人不服，一再訴願遞遭駁回後，經本院以八十七年度判字第一號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，原處分機關以八十七年六月十八日中台異字第八七○五三六號商標異議審定書重為異議成立之處分。上訴人不服提起訴願遭駁回後，經再訴願決定機關又將原訴願決定及原處分撤銷。嗣因商標法於八十七年十一月一日修正施行，原審參加人改以本件商標有違異議時商標法第三十七條第十四款之規定提起異議，經原處分機關重為審查，以八十九年一月五日中台異字第八八○九一○號商標異議審定書為異議不成立之處分。原審參加人仍不甘服，提起訴願，被上訴人撤銷原處分，經原處分機關重行審查，以八十九年十月二十一日中台異字第八九○七○七號商標異議審定書仍為異議不成立之處分。原審參加人不服，復提起訴願，被上訴人決定將原處分撤銷，上訴人不服，遂提起行政訴訟。
上訴人於原審起訴主張：被上訴人訴願決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，實已違反行政院以台八十八訴字第一九六一八號再訴願決定。按訴願法第九十六條之規定，若撤銷原處分之訴願決定意旨內諭示由原處分機關再予審酌時，原處分機關於重新審理後，仍得為與前處分相同結果之處分。至於被上訴人將其前次訴願決定之理由「尚難以系爭商標既有所本，既逕認原審參加人未於系爭商標申請前早知悉據以異議商標之存在」，擴張解釋為「縱使原審參加人商標來源有所本，但原審參加人既與訴願人早有業務往來關係，而在系爭商標申請之前即已知悉據以異議商標之存在，且系爭商標與據以異議之商標圖樣構成近似，商品復屬同一或類似，則系爭商標之註冊自有違商標法第三十七條第十四款之規定」，實無足採。次按，系爭聯合商標之正商標為註冊第四八三二一一號「奈森克林」商標，原審參加人曾對該正商標申請評定註冊無效不成立確定在案，其主張之事實及證據與本次申請之內容雷同，因此對於中文「奈森克林」部分，依據商標法第五十九條規定，被上訴人及原審參加人不得再有異議或另行為相反之決定。系爭聯合商標之聯合部分「NICEANDCARING」，為美商CHAINS公司在美國註冊取得專用權之商標，並授權上訴人使用登記，並非抄襲自原審參加人。再查，原審參加人之商標在臺灣無大量行銷之事實，更無任何廣告之行為，國內消費者對其並無認識，因此，絕無可能使一般消費者產生混淆誤認之虞。尤有進者，原審參加人所指上訴人涉嫌違反公平交易法情事，亦經臺灣臺北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事判決確定在案，而其在該案所提出之事證與本案之事證雷同，而被上訴人卻稱該判決對本案並不生當然之拘束力，亦顯違事理。末按，就商標全部外觀、文義、讀音而言均有不同，實無混淆誤認之虞，原審參加人「Nice'Nclean」商標（下稱據爭商標）與系爭商標均在美國獲准註冊，顯見該國主管機關認定二商標並不近似，今上訴人經「NICEANDCARING」商標之美商所有人之同意，加上上訴人所有第四八三二一一號「奈森克林」商標，申請系爭聯合商標之註冊，被上訴人率爾認定近似，顯違事理，為此，求為判決撤銷原處分及訴願決定等語。
被上訴人則以：按異議時商標法第三十七條第十四款規定之適用，主要係在有無具一定之「特定關係」，而事先「知悉」他人商標之存在，與修正前之規定於判斷上尚有差異，而原處分機關仍援引行政院台八十八訴字第一九六一八號再訴願決定書之意旨為「異議不成立」之論據，於法本有未當，從而被上訴人經（八九）訴字第八九○八七二三二號訴願決定，並無違反行政院再訴願決定意旨。次按臺灣臺北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事判決，其據以認定事實之證據資料與本件並非完全相同，對本件非當然生拘束力。又原處分機關既已認定系爭聯合商標圖樣上之外文與據爭商標之外文屬近似之商標，復指定使用於同一或類似商品，而原審參加人亦提出上訴人曾經銷售其產品之證據資料，且據爭商標係早於西元一九八七年即在美國獲准註冊，而系爭商標圖樣上之外文則係源於美商CHAINS公司於一九九三年在美國獲准註冊之商標，於一九九四年九月十日簽訂授權協議而來，是以，尚難以系爭商標既有所本，即逕認上訴人未於系爭聯合商標申請前早已知悉據爭商標之存在，故原處分機關未斟酌全部相關案情，整理出兩造爭議之事實真相，即率以系爭商標圖樣上外文並不能證明襲用據爭商標圖樣之事實，而為異議不成立之處分，自嫌疏略。另本件與中台評字第八五○三○號商標評定書之認定，因兩案被異議及被評定之商標不同，自無一事不再理原則適用等語，作為抗辯。
原審駁回上訴人在原審之訴係以：依本件商標異議審定時商標法第三十七條第十四款規定，系爭聯合商標與據爭商標外文雖不相同，惟原處分機關業於八十九年一月五日
（八九）智商○八○○字第八九○○○○七五一號審定書認定兩者屬近似商標，且指定使用於同一或類似商品。又因上訴人於異議答辯書中，已自承曾銷售原審參加人之商品，且上訴人銷售原審參加人商品之日期早於系爭商標申請日八十三年一月十二日。因此被上訴人於八十九年六月二日經（八九）訴字第八九○八七二三二號決定書認上訴人既與原審參加人早有業務往來關係，而在系爭商標申請之前即已知悉據爭商標之存在，且系爭商標與據爭商標圖樣構成近似，商品復屬於同一或類似，原處分所為異議不成立之處分，容有重行審酌之必要，而將原處分撤銷。詎原處分機關未依循上述被上訴人訴願決定之見解，仍以上訴人系爭聯合商標申請註冊既有所本，認並無襲用原審參加人據爭商標，而再為異議不成立之處分，該處分未依循被上訴人訴願決定之意旨，於法核有未洽。被上訴人以原處分機關未遵照被上訴人撤銷理由，作出與兩造當事人於他案就同一商標圖樣爭訟事件各級審理機關相左之認定，自有疏略等情，而撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，經核尚無不合。上訴人所為主張，非屬可採等由，為其判斷之基礎。
本院按訴願法第九十六條規定：「原行政處分經撤銷後，原行政處分機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之，並將處理情形以書面告知受理訴願機關。」本件系爭聯合商標前經行政院以八十八年五月十九日台八八訴字第一九六一八號再訴願決定將原訴願決定及原處分撤銷，經原處分機關重為審查，以八十九年一月五日中台異字第八八○九一○號審定書，為異議不成立之處分。原審參加人不服提起訴願，被告八十九年六月二日經（八九）訴字第八九○八七二三二號訴願決定撤銷原處分，係以：本件上訴人既與原審參加人早有業務往來關係，而在系爭商標申請之前即已知悉據以異議商標之存在，且系爭商標與據以異議商標圖樣構成近似，商品復屬同一或類似，則系爭商標之註冊是否無違商標法第三十七條第十四款之規定，即不無斟酌之餘地，從而原處分機關所為本件異議不成立之處分，容有重行審酌之必要，爰將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分等情，為其理由。嗣原處分機關重行審查，以八十九年十月二十一日中台異字第八九○七○七號審定書，仍審定「異議不成立」，其主要理由無非係以系爭商標圖樣上外文「NICEANDCARING」與據以異議商標上外文「NICEN`CLEAN」尚非相同，並不能證明襲用之事實，充其量二者固有近似之嫌，復指定使用於同一或類似商品，但觀諸上訴人所檢送之美國註冊資料、行政院公平交易委員會（八四）公參字第一○○六二號函、臺灣臺北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事判決及授權使用證明等資料，上訴人所使用中文「奈森克林」係於八十年間自妮思公司受讓而來，而「NICEANDCARING」商標則係美商CHAINSINC.在西元一九九三年於美國註冊取得專用權，與據以異議商標併存於同類商品，嗣於八十三年授權上訴人使用，從而上訴人以中文「奈森克林」及外文「NICEANDCARING」之聯合式做為系爭商標圖樣申請註冊，依上訴人所舉前揭事證，皆有所本，自能證明其使用及申請註冊之行為為正當，徵諸商場競爭秩序，復無背於善良風俗之處，本案所適用商標法第三十七條第十四款立法意旨，係參酌德、日立法例及巴黎公約第六條之（七）規定所增訂，其法意在規範襲以他人註冊商標有違商場秩序之不當行為。再依上訴人答辯時檢送得證明其申請本件商標註冊之正當權源證據，堪認系爭商標之註冊並無前揭條款規定之情事等情，為其論據。此有各該訴願決定書及審定書在卷可稽，被上訴人前開訴願決定所為撤銷原審定處分，既係指摘其適用法律之見解有所違誤，原處分機關即應受訴願決定之拘束。是則本件訴願決定認為此次原處分機關重為處分之內容，及援引立法例強調上訴人有正當權源，並未遵照被上訴人前訴願決定之撤銷理由，仍作成與前次處分內容無異之處分，爰將原處分機關中台異字第八九○七○七號審定書予以撤銷，揆諸上開訴願法之規定尚無違誤。上訴論旨主張原處分機關依據重新審查之結果，仍為異議不成立之處分，無違訴願法第九十六條之規定云云，自無足採。又本案原處分機關於八十七年六月十八日所作中台異字第八七○五三六號異議審定書為「異議成立」之處分，固遭行政院台八十八訴字第一九六一八號再訴願決定撤銷，惟其依據係八十七年十一月一日修正前商標法第三十七條第一項第六、七款規定之違法事由。而本件被上訴人訴願決定撤銷原處分機關前開「異議不成立」之處分，係依據八十七年十一月一日修正施行商標法第三十七條第十四款之規定而為論斷。二者法律依據既有不同，自無相互拘束之可言。上訴論旨指摘被上訴人之訴願決定，違反再訴願決定云云，尚有誤會。另本件之爭點在於被上訴人之訴願決定，是否合於訴願法第九十六條之規定，原審誤認爭點在於系爭聯合商標有無違反審定時商標法第三十七條第十四款，已有可議；從而原判決就系爭聯合商標，是否相同或近似於據爭商標，上訴人與原審參加人有無業務往來而知悉據爭商標存在各節所為論斷，均屬贅述，亦欠允洽。原審為上訴人敗訴之判決，所持理由雖有未合，然於判決之結果不生影響，仍應維持。上訴論旨指摘原判決不當，求為廢棄，為無理由，應予駁回。至於上訴人就原判決贅述部分所為其他爭執，核與本件爭點無關，爰不逐一審究，附此敍明。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十三年四月二十二日
最高行政法院第三庭
審判長法官廖政雄
法官林茂權法官林清祥法官鍾耀光法官姜仁脩右正本證明與原本無異
法院書記官張雅琴中華民國九十三年四月二十三日