智慧財產及商業法院110年度民專上字第2號民事判決

裁判字號：智慧財產及商業法院110年民專上字第2號民事判決

裁判日期：民國110年12月23日

裁判案由：確認專利權等

智慧財產及商業法院民事判決110年度民專上字第2號上訴人 蔡人舉 訴訟代理人 曾威凱 律師兼送達代收人
張靜律師被上訴人 胡厚飛
宋立遠 上二人共同訴訟代理人 吳梓生 律師複代理人 鄭志誠 律師上列當事人間因確認專利權等事件，上訴人對於中華民國109年10月30日本院109年度民專訴字第70號第一審判決提起上訴，本院於110年11月25日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。準此，智慧財產第一審民事事件固非由本院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之本院受理。查上訴人起訴主張被上訴人胡厚飛、宋立遠（下合稱被上訴人），侵害中華民國I444254號「增加強度之套筒」發明專利（下稱系爭專利1）、第I482690號「增加強度之套筒」發明專利（下稱系爭專利2，而與系爭專利1合稱系爭專利）。是本件為有關專利法所生之第二審民事事件，本院有專屬管轄權。
貳、實體事項：
一、上訴人主張略以：
(一)上訴人起訴聲明：上訴人先位聲明請求：1.確認系爭專利1之專利權、專利申請權，均為上訴人所有；2.被上訴人胡厚飛應將系爭專利1之專利權移轉登記予上訴人；3.確認系爭專利2之專利權、專利申請權，均為上訴人所有；4.被上訴人胡厚飛應將系爭專利2之專利權移轉登記予上訴人。其主張略以：
1.上訴人與星聯鋒公司簽訂系爭契約：上訴人為中華民國第I366501號「套筒」發明專利（下稱系爭501號專利）專利權人。被上訴人胡厚飛代表星聯鋒股份有限公司（下稱星聯鋒公司），前於民國101年4月26日與上訴人簽訂預應力套筒合作備忘錄（下稱系爭契約），約定由上訴人提供系爭501號專利之技術予星聯鋒公司，並協助星聯鋒公司順利生產、量產預應力套筒產品，再由星聯鋒公司獨家負責銷售，並按銷售數量給付一定金額之權利金予上訴人，作為與上訴人合作之利潤。
2.系爭專利產品落入系爭501號專利範圍：系爭契約第1條定義：任何專利從系爭專利所延伸之專利修改、改版，均屬於此合約之專利範圍，若為HI-FIVE從系爭專利所延伸之專利新型，亦屬於此合約之專利範圍等語。詎被上訴人胡厚飛因與上訴人簽訂系爭契約，進而熟習系爭專利之核心技術後，借用被上訴人宋立遠之名義，先後於101年6月5日、同年11月5日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請而取得系爭專利1、第I444255號「增加強度之套筒」發明專利及系爭專利2。前開註冊第I444255號「增加強度之套筒」發明專利，嗣經上訴人舉發成立確定。而依系爭專利製造之套筒產品，經鑑定比對，落入系爭501號專利請求項1至4、8至10之專利權範圍；系爭501號專利之請求項7至13係採用選擇式依附，故套筒產品有部分落入請求項7、13之專利權範圍。
3.上訴人請求權基礎：在上訴人系爭501號專利前，市面上所生產之套筒為一體成形，無「套接環」經導引段滑入承接環卡住定位之設計，系爭專利就此技術特徵，仿造而侵害上訴人之系爭501號專利，而為延伸專利。因星聯鋒公司未依系爭契約履行，系爭契約已於104年12月21日終止，被上訴人胡厚飛見系爭契約已終止，不再受系爭契約拘束，隨即於106年2月22日申請就系爭專利增列胡厚飛為第2位發明人，再於同年3月23日由被上訴人宋立遠將系爭專利之專利權讓與胡厚飛。胡厚飛利用簽訂系爭契約，進而竊取上訴人系爭501號專利技術，再借用宋立遠名義申請專利，足徵被上訴人非專利申請權人及專利權人，上訴人得請求確認系爭專利之專利權、專利申請權，均為其所有，胡厚飛應將系爭專利之專利權移轉登記予上訴人，爰依專利法第5條、第96條第5項及民法第179條、184條第1項、第2項本文、第185條第1項規定提起本件訴訟。
(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：1.原判決廢棄；2.確認系爭專利1之專利權、專利申請權，均為上訴人所有；3.被上訴人胡厚飛應將系爭專利1之專利權移轉登記予上訴人；4.確認系爭專利2之專利權、專利申請權，均為上訴人所有；5.胡厚飛應將系爭專利2之專利權移轉登記予上訴人。並主張略以：
1.系爭專利非被上訴人胡厚飛獨立發明：被上訴人胡厚飛於101年4月簽訂系爭契約後，即先後找沒有專業背景之被上訴人宋立遠等人冒名申請系爭專利。準此，倘胡厚飛為系爭專利獨立發明人，亦未藉由系爭契約竊取系爭501號專利技術，被上訴人應無必要找人冒名申請與系爭501號專利幾乎完全相同之專利，並授權星聯鋒公司生產銷售。
2.系爭專利仿造上訴人之系爭501號專利而違反系爭契約：根據系爭契約第1條定義可知，被上訴人胡厚飛與上訴人締約之際，合約所要合作之核心，即是上訴人擁有系爭501號專利及附件（A）各國專利之核心技術，以此作為量產並獲利之前提，故而在合約第1條明訂專利範圍，更進一步約定任何專利從系爭專利所延伸之專利修改、改版，均屬於此合約之專利範圍。上訴人提出專利侵害鑑定報告，根據報告結論，系爭專利仿造而侵害上訴人之系爭501號專利及附件（A）各國專利。準此，系爭專利屬系爭契約所定之專利範圍之延伸。
二、被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並答辯如後：
(一)被上訴人胡厚飛未違反系爭契約第1條約定：
1.系爭契約第1條文義不能推定系爭專利為上訴人所有：根據系爭契約第1條約定之文義可知，僅約定上訴人授權予星聯鋒公司之系爭501號專利之專利範圍，由上訴人所為任何從附件（A）專利所延伸之專利修改、改版之專利，仍包含在系爭501號專利之專利範圍；而由星聯鋒公司所為從附件（A）所延伸之新型專利，亦在系爭501號專利之專利範圍。該條內容並無關於專利權歸屬之約定，該條未約定在系爭501號專利之專利範圍內之其他專利，其專利權應歸屬於上訴人，星聯鋒公司自己所為從附件（A）所延伸之新型專利，其專利權應屬於星聯鋒公司所有。
2.系爭專利為被上訴人胡厚飛所發明：系爭契約係上訴人與星聯鋒公司所簽訂，被上訴人非系爭契約之當事人，基於契約相對性原則，被上訴人不受系爭契約之契約效力所拘束。系爭專利實際上為被上訴人胡厚飛自行研發之發明專利，且經智慧局專利審查委員會實質審查，確認具備專利要件，並無違反專利法規定，認定屬發明專利而通過審查；胡厚飛申請系爭專利時，固借用被上訴人宋立遠之名義為登記，然被上訴人等間借名登記之行為，業經臺灣高等法院臺中分院（下稱臺中高分院）以108年度上易字第1189號刑事判決（下稱本案相關判決）認定被上訴人無罪，並已確定在案。系爭專利確為胡厚飛所發明，其與宋立遠、 劉文斌 協議後，將專利申請權讓與宋立遠、劉文斌，由宋立遠、劉文斌以受讓人之身分，向智慧局申請系爭專利之專利公告，難認有何損害上訴人之利益。
3.系爭專利與系爭501號專利不同：上訴人前於107年間曾對系爭專利分別提出舉發，並以系爭契約、系爭501號專利等資料作為證據，主張系爭專利由系爭501號專利所延伸或改版，被上訴人胡厚飛非系爭專利之發明專利申請權人，依據專利法第71條第1項第3款規定，請求撤銷系爭專利。案經智慧局審理後，就系爭專利1之舉發案部分認定，經比對系爭專利1與系爭501號專利之技術特徵後，已確認二專利之結構特徵設計不同，系爭專利1之專利權範圍與系爭501號專利實質不相同，由系爭501號專利無從認定胡厚飛非系爭專利1之發明專利申請權人。就系爭專利2之舉發案部分，智慧局認定系爭專利2與系爭501號專利之技術特徵不同，並非實質相同之發明，且二專利所欲解決問題之目的及功效不同。
(二)上訴人不得依不當得利或侵權行為規定請求移轉系爭專利：
1.系爭專利不在系爭契約第1條所定授權專利之範圍：系爭專利不在系爭契約第1條所定系爭授權專利之專利範圍，被上訴人行使系爭專利，不僅無須依系爭契約之約定給付授權金，系爭專利非屬上訴人所有。
2.上訴人與星聯鋒公司契約履行無關：被上訴人胡厚飛本於發明人地位，將專利申請權讓予被上訴人宋立遠辦理系爭專利之申請登記事宜，係本於被上訴人間之契約關係，應無不當得利或侵權行為。系爭契約之對象為星聯鋒公司，上訴人得否依系爭契約第1條約定，請求星聯鋒公司移轉星聯鋒公司自己所為從附件（A）所延伸之新型專利，為上訴人與星聯鋒公司間之契約履行問題。職是，上訴人依據不當得利、侵權行為之法律關係或專利法第96條第5項規定，其於法無據。
參、本院得心證之理由：
一、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷一第329至343頁之110年4月23日準備程序筆錄）。
(一)當事人不爭執事項：
1.上訴人為系爭501號專利之專利權人。被上訴人胡厚飛代表星聯鋒公司，前於101年4月26日與上訴人簽訂系爭契約，約定由上訴人提供系爭501號專利之技術予星聯鋒公司，並協助星聯鋒公司順利生產、量產預應力套筒產品，再由星聯鋒公司獨家負責銷售，並按銷售數量給付一定金額之權利金予上訴人，作為與上訴人合作之利潤。
2.系爭契約第1條約定「定義：預應力套筒專利案號：如附件
（A），任何專利從附件（A）所延伸之專利修改、改版皆屬於此合約之專利範圍。若為HI-FIVE從附件（A）所延伸之專利新型亦屬於此合約之專利範圍」。系爭契約嗣於104年12月21日終止。
3.被上訴人胡厚飛於106年2月22日，申請將胡厚飛增列為系爭專利之第2位發明人，由智慧局於同年3月9日、同年3月16日准予登記。再於同年3月23日由被上訴人宋立遠將系爭專利之專利權讓與胡厚飛，經智慧局於同年4月24日准予登記。
被上訴人偽造文書刑事案件經臺中高分院108年度上易字第1189號刑事判決，判決被上訴人無罪確定。
(二)當事人主要爭點：當事人主要爭點如後：1.上訴人依專利法第5條第2項規定，請求確認系爭專利之專利權、專利申請權為其所有，是否有理由？2.上訴人依照民法第179條、184條第1項、第2項本文、第185條第1項及專利法第96條第5項規定，請求被上訴人胡厚飛應將系爭專利移轉登記予上訴人，是否有理由？
二、本件有提起確認之訴之要件：
(一)確認判決之法律上利益要件：按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言（參照最高法院104年度台上字第1355號民事判決）。確認法律關係成立或不成立之訴，具備前開要件時，即有受確認判決之法律上利益。原告因法律關係之存否不明確，致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，原告應以否認其法律關係存在之人為被告。查上訴人於原審起訴聲明確認系爭專利為上訴人所有，暨被上訴人應將系爭專利移轉登記予上訴人。被上訴人否認上訴人之主張。準此，本院自應探究上訴人提起本件確認之訴，是否有即受確認判決之法律上利益。
(二)上訴人有即受確認判決之法律上利益：
1.確認專利申請權與專利權之歸屬：按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。專利法第5條第2項、第7條第1項本文及第12條第1項分別定有明文。準此，專利經核准公告後，專利申請權人成為專利權人。而研發成果經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還專利權，以維護其權利（參照司法院102年度智慧財產法律座談會之民事訴訟類相關議題提案及研討結果第2號）。
2.系爭專利申請權及專利權之歸屬不明：上訴人主張其有系爭專利之專利權及專利申請權，為被上訴人所否認，因此雙方就原告是否為系爭專利申請權人及專利權歸屬何人有所爭執，而該等不明確之情形，攸關上訴人得否享有系爭專利之權利義務，致上訴人在法律上之地位，有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決加以除去，故上訴人提起本件確認訴訟即有確認利益。準此，上訴人提起本件確認系爭專利之申請權與專利權之訴，堪認有確認利益。
三、上訴人請求確認系爭專利權及申請權為其所有為無理由：
(一)系爭契約第1條約定：按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條第2項定有明文。上訴人雖主張其與被上訴人胡厚飛間有系爭契約第1條約定，故上訴人為系爭專利之專利權人、專利申請權人云云。惟觀諸系爭契約第1條約定定義：預應力套筒專利案號：如附件（A），任何專利從附件（A）所延伸之專利修改、改版，均屬於此合約之專利範圍。倘為HI-FIVE從附件（A）所延伸之專利新型，亦屬於此合約之專利範圍等語（見原審卷第21頁）。參諸系爭契約附件（A）記載「申請案號臺灣00000000」，此為上訴人所有系爭501號專利（見原審卷第357頁）。
(二)解釋系爭契約第1條文義：上訴人雖主張系爭契約第1條約定，系爭專利為系爭501號專利之延伸改版，得以推論方式取得系爭專利云云。惟系爭契約第1條之文字記載，乃就系爭契約附件（A）所延伸之專利修改、改版及星聯鋒公司從系爭契約附件（A）所延伸之專利新型約定，均屬於系爭契約之專利範圍，此係就專利權範圍所為之約定，而關於衍生專利權之權利歸屬，該條並無明文約定。且審酌系爭契約其他條項之文字，亦未就衍生專利之權利歸屬而為約定。準此，上訴人前開主張，應屬無據。
四、上訴人請求被上訴人移轉登記系爭專利為無理由：上訴人雖主張其為系爭專利發明人，被上訴人行為違反系爭契約而侵害系爭專利，依專利法第96條第5項與民法第179條、第184條、第185條規定，請求被上訴人應將系爭專利移轉登記予上訴人。然被上訴人否認之。職是，本院自應審酌上訴人上開請求，有無理由。
(一)專利法第96條第5項為無理由：
1.債之相對性原則：按發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。專利法第96條第5項定有明文。基於債權契約相對性原則，契約之效力僅及於契約當事人之間，無從拘束非契約當事人（參照最高法院109年度台上字第125號民事判決）。債之關係僅存在於特定之債權人與債務人間，除法律另有規定外，並無拘束第三人之效力。且債權契約具相對性，除法律另有規定或其他特別情形外，僅對當事人發生效力。債權債務之主體應以締結契約之當事人為準，倘非締結契約之債權人，即無基於契約對債務人請求履行債務之餘地。再者，法人與自然人均具有獨立之人格，各自有完整之權利能力，法人之法定代理人代理法人為法律行為時，表明以法人代理人為之，尚難認為該法律行為當然對於自然人發生效力。
2.被上訴人非為系爭契約：系爭契約為上訴人與星聯鋒公司所簽訂（見原審卷第23頁），而被上訴人胡厚飛係以星聯鋒之法定代理人為簽約行為，是系爭契約之主體即當事人，為上訴人及星聯鋒公司，並非上訴人及被上訴人。專利法第96條第5項規定之行為主體為發明人，所規範者為發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。上訴人於原審審理時就胡厚飛為系爭專利之發明人，並不爭執（見原審卷第359頁），且此部分業經臺中高分院108年度上易字第1189號刑事確定判決所是認，亦有前開判決在卷可稽（見原審卷第153至160頁）。職是，上訴人非系爭專利之發明人，自無從依專利法第96條第5項規定請求。
(二)民法第179條、第184條及第185條為無理由：按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，倘原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，被告就其抗辯事實縱不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，自應駁回原告之請求。上訴人雖主張被上訴人有民法第179條、第184條、第185條規定，係以被上訴人取得系爭501號專利技術特徵，進而研發系爭專利為其依據。
系爭501號專利之發明人為上訴人，業經智慧局於100年5月1日公開，後於101年6月21日公告在案，此有上訴人提出之專利案件權利異動在卷可證（見原審卷第19頁）。是系爭501號專利已於100年5月1日公開，最能代表系爭501號專利之技術特徵之圖式及其符號說明（參照101年11月9日修正前之專利法施行細則第15條）。故於100年5月1日公開時起，系爭501號專利之技術特徵已為公眾所可得知悉，為公開之資訊，被上訴人縱有參考系爭501號專利之技術特徵而研發系爭專利，自無侵害上訴人之權利或無法律上受有利益可言。至上訴人雖主張系爭專利已落入系爭501號專利之範圍云云。然本件上訴人所起訴請求者為確認專利權訴訟，並非侵害專利權訴訟，此部分與系爭專利權之歸屬無涉。
五、本判決結論：綜上所述，上訴人就本件訴訟之提起，固有確認利益。然系爭契約第1條未約定上訴人為系爭專利權人，且被上訴人胡厚飛為系爭專利之發明人。況系爭契約當事人，核為上訴人與星聯鋒公司，非本件當事人。準此，上訴人雖主張被上訴人違反系爭契約之約定而侵害系爭專利，依專利法第5條、第96條第5項及民法第179條、第184條第1項、第2項本文、第185條第1項規定，請求確認系爭專利為上訴人所有；被上訴人胡厚飛應將系爭專利之專利權移轉登記予上訴人，均為無理由。準此，上訴人主張，不足為憑，原審判決核無不法，應予維持。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、本院無庸審究之說明：上訴人雖聲請調查如後證據：㈠就朴子精密企業股份有限公司等8家公司行號，函詢星聯鋒公司或被上訴人胡厚飛有無委託渠等代工生產「套筒」產品之相關製程，暨受託生產之期間、數量分別為何；㈡命胡厚飛提出星聯鋒公司自104年12月起實際銷售系爭套筒商品之出貨單、統一發票等文件；㈢傳喚證人即0000000000之業務○○○（見本院卷一第349至354、495至496頁）。為說明被上訴人或星聯鋒公司所生產之套筒商品有侵害上訴人之系爭501號專利云云，並提出專利侵害鑑定報告以核其說（見本院卷一第393至492頁）。然本件訴訟之主要爭點，是關於上訴人請求移轉系爭專利有無理由，並非被上訴人有無侵害上訴人之系爭501號專利而請求損害賠償，上訴人主張均非本件爭點。準此，本件為判決之基礎已臻明確，上訴人不得對於被上訴人主張專利權，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國110年12月23日
智慧財產第一庭
審判長法官李維心
法官蔡如琪法官林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國110年12月23日
書記官蔡文揚附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。