裁判字號：智慧財產法院102年民專訴字第47號民事判決
裁判日期：民國102年09月10日
裁判案由：排除侵害專利權等
智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第47號原告 蘇育志 訴訟代理人 潘東翰 律師被告 林彥光 即仲台實業行
駱文仕 即鎧翔實業社共同訴訟代理人 詹德柱 律師複代理人 王子平 律師上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於102年8月20日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，不在此限；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第1款、第2項定有明文。本件原告起訴時聲明第1項原為「被告應連帶給付原告新台幣219,264元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。」嗣於民國102年7月18日本院言詞辯論程序中更正聲明為：
「被告林彥光即仲台實業行應給付原告新台幣109,632元，被告駱文仕即鎧翔實業社應給付原告新台幣109,632元。並均自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息」（見本院卷第218頁）。被告就上開訴之變更追加並無異議，而為本案之言詞辯論，揆諸上開說明，原告所為訴之變更追加，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告為新式樣第D123153號「拉門用之飾片框」專利之專利權人（102年1月1日原稱新式樣專利者改稱設計專利），專利權期間自97年6月1日起至108年1月17日止（下稱系爭專利）。詎被告林彥光即仲台實業行、駱文仕即鎧翔實業社未經原告同意或授權，竟販售侵害系爭專利之「拉門用之飾板」產品（下稱系爭產品），經原告送鑑定後認系爭產品與系爭專利屬相似物品而屬侵權。被告雖稱系爭專利不具新穎性、進步性，然證據3、4、5並無公開日期之揭示，被證4為私文書，且無相關之型號名稱據以認定已於系爭專利申請前已公開，均無法證明系爭專利不具新穎性、進步性；被證7並無系爭專利「本創作之長方形外型中央設有透孔，背面則設有排列整齊之卡合片，整體並展現清新高雅之視覺美感」之特徵，且被證7為「百葉窗」之專利，與系爭專利可謂完全不相似之兩個造形，無法證明系爭專利不具新穎性、進步性，而被證8、9並無系爭專利「於飾片框上、下框加厚，再於加厚之框緣內設計有半圓槽」之特徵，被告單以引證案之局部特徵為比對，顯然有誤。
（二）系爭專利「拉門用之飾片框」產品，原告在受侵害前即10
0年度1至9月份銷售數額為新臺幣（下同）325,224元，惟被告於100年9月開始販賣系爭產品後，原告100年
1至12月銷售數額為357,624元、101年1至9月份間銷售數額為160,774元；準此，原告因被告侵權所受之差額利益，應計219,264元【即（100年1至9月間銷售數額為325,224元÷9＝36,136元）－（101年1至9月間銷售數額為160,774元÷9＝17,864元）＝18,272元×12＝219,264元）】，是被告各應賠償原告109,632元。爰依現行專利法第142條準用第96條第1、2項、第97條第1項第1款但書（即修正前專利法第129條準用第84條第1、2項、第85條第1項第1款）規定，提起本件請求，並聲明：⑴禁止被告製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附件1圖示類型之「拉門用之飾片框」。⑵被告林彥光即仲台實業行應給付原告新台幣109,632元，被告駱文仕即鎧翔實業社應給付原告新台幣109,632元。並均自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。⑶訴訟費用由被告等負擔。⑷如受勝訴判決，原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告等則以下列等語置辯：
（一）系爭產品雖落入系爭專利之專利權範圍，但系爭專利不具新穎性、創作性：
１、證據3為「拉門用之飾板」產品使用目錄，其已揭露系爭專利之特徵，足見系爭專利於申請前已見於刊物，故不具新穎性，亦不具創作性。
２、被證4為拉門照片，證據4為94年至97年的客戶銷退貨明細、證據5為94年至95年與「特力屋」的銷退貨明細。由被證4及證據4、5可知，系爭專利於申請前，已有用途、功能相同，設計相似之產品流通於市場，是系爭專利於申請前已公開使用，不具新穎性，亦不具創作性。
３、被證7與系爭專利均為「拉門用飾片框」，且均具長方型飾框片外型，中央同樣設有呈現透孔，均屬應用於相同物品之相同設計，故可證明系爭專利不具新穎性、創作性。
４、系爭專利創作圖式中所揭露之卡合片框架、卡制塊、鈎塊組等各部位，已完全揭露於被證9之專利案之創作說明及圖說；系爭專利創作圖式中之擋片及彎折邊設計已揭露於被證8之專利創作說明及圖說；系爭專利中央之透孔，已揭露於被證7第4、6、7之圖說。故系爭專利卡合片中框架、卡制塊、鈎塊組、擋片、彎折邊及中央透孔設計，顯係組合被證7、8、9等先前技藝中的局部設計及形狀、花紋而構成，且整體設計並未產生特異之視覺效果，故系爭專利之新式樣即為易於思及者，故不具進步性。
（二）被告並無侵害系爭專利之故意過失，且原告未提出證據證明其因此受有多少損害，其請求之數額為原告任意估算，不足以作為計算本件損害賠償數額之基礎。
（三）並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。
三、兩造不爭執之事項：
（一）原告於96年1月18日向智慧局申請「拉門用之飾片框」新式樣專利，經該局審查核准後，發給第D123153號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自97年6月1日起至
108年1月17日止（見本院卷第7至9頁）。
（二）「拉門用之飾片框」產品（下稱系爭產品）為被告仲台實業行及被告鎧翔實業社所販賣（見本院卷第10至11頁）。
（三）系爭產品落入系爭專利申請專利範圍（見本院卷第218頁）。
四、原告主張被告等所販賣之系爭產品侵害系爭專利權等情，為被告所否認，並以前詞置辯。是以，本院應審酌者厥為：證據3、被證4、被證7可否證明系爭專利不具新穎性、創作性？被證7、8、9之組合可否證明系爭專利不具創作性？被告等是否有侵害系爭專利權之故意、過失？本件損害賠償金額應如何計算？茲就本院之判斷分述如下：
（一）按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。本件被告抗辯系爭專利有應撤銷原因存在，本院就此抗辯應自為判斷。又系爭專利係於96年1月18日申請，經審定核准專利後，於97年6月1日公告等情，有系爭專利證書、專利公報及新式樣圖說公告本附卷可參（見本院卷第7至9、43至45頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法為斷（下稱92年專利法）。再按對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，且可供產業上利用之新式樣，得依92年專利法第109條、第110條第1項規定取得新式樣專利。又新式樣為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得申請取得新式樣專利，同法第110條第4項定有明文。
（二）系爭專利之技術內容：系爭專利為一種「拉門用之飾片框」之外觀，係使用於拉門用之飾片框，其外觀特點在於長方形外型中央設有如圖式之透孔，背面則設有排列整齊之卡合片，整體並展現清新高雅之視覺感（見本院卷第43頁背面系爭專利說明書創作特點）。其主要示意圖如附圖1所示。
（三）系爭產品之技術內容：系爭產品為一種「拉門用之飾片框」，其造形為具有一長方的飾片，頂、底端為微凸弧，飾片中央設有「一矩形且上下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形」之透空形狀，以形成系爭產品之主要視覺效果。其照片如附圖2所示。
（四）本件引證案之說明：
１、證據3（見本院卷第105頁）：證據3係被告仲台實業行之型錄，其照片如附圖3所示，該型錄上未有任何發行日期之記載，被告亦未舉證證明其公開日在系爭專利申請日之前，自無法證明作為系爭專利之相關先前技藝。
２、被證4（見本院卷第136至137頁）：被證4為拉門照片（見附圖4），原告抗辯該照片無法證明其公開日在系爭專利申請日前。查被證4照片上雖有日期記載，然相片上顯示之拍照日期係依相機內設定之日期而來，是更改相機設定日期即可更改拍照日期，且相片上日期之顯示亦可於事後沖印時再予打印，自無法僅以相片上日期之記載認定其公開日。被告又以證據4、5之客戶銷退貨明細表作為輔助證據佐證被證4之公開日，然證據
4、5為被告仲台實業行自行製作之私文書，其真實性已屬有疑，且觀之證據4、5之記載（見本院卷第106至12
0頁），其上僅有貨品名稱、材料、尺寸之註記，並無產品外觀之描述或可供與被證4相互勾稽之型號，自難佐證被證4之公開日期，是被證4無法作為系爭專利之相關先前技藝。
３、被證7（見本院卷第135頁、162至169頁）：被證7為92年5月21日公告之我國第206622號「百葉窗、摺門之葉片構造」新型專利，其公開日早於系爭專利申請日（96年1月18日），可作為系爭專利之相關先前技藝。
其主要圖示如附圖5所示。
４、被證8（見本院卷第170至178頁）：被證8係87年2月11日公告之我國第326861號「可迅速組配之門飾板結構」新型專利，其公開日早於系爭專利申請日（96年1月18日），可作為系爭專利之相關先前技藝。
其主要圖示如附圖6所示。
５、被證9（見本院卷第138至140、179至185頁）：被證9係85年11月11日公告之我國第320216號「拉門之裝飾框構造」新型專利，其公開日早於系爭專利申請日（96年1月18日），可作為系爭專利之相關先前技藝。其主要圖示如附圖7所示。
（五）系爭專利有應撤銷原因存在：
１、證據3、被證4均無法證明系爭專利不具新穎性、創作性：證據3及被證4無法作為系爭專利之相關先前技藝，業如前述，自無法用以證明系爭專利不具新穎性、創作性。
２、被證7可證明系爭專利不具創作性：⑴被證7係一有關「百葉窗、摺門葉片」之新型專利，其中
第4、6圖式各揭示有一單元之飾片框及由數單元飾片框並列而成之摺門；每一單元飾片框體係呈一矩形體，其中央具有上下兩「矩形孔上下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形」透空孔，該透空孔之形狀與系爭專利之透空孔相同，而飾片框之外圍輪廓為矩形體係屬一習知之形狀，是被告辯稱被證7並未設有透孔云云，並不足採。又就系爭專利而言，其長方的飾片造形為一習知之形狀，容易引起具視覺效果的外觀特徵應在於配合飾片框之透空孔形狀，至系爭專利之背面用以作連結之結構體係屬以結合功能為主之功能設計，於一般使用時，並不會引起任何特異之視覺效果。
⑵茲比對系爭專利與被證7，查系爭專利與被證7單元飾片
框之透空孔數量不同、框體長度亦不同，是被證7先前技藝所產生的視覺印象，並不會使普通消費者選購商品時將系爭專利誤認為被證7而產生混淆之視覺印象，應認系爭專利與被證7並不相同或近似，故被證7無法證明系爭專利不具新穎性。
⑶惟按申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係改變相關
先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及，而不具創作性。查系爭專利整體之主要外觀特徵為前視圖之長方形飾片框配合透空孔之形狀，而後視圖係因應結合功能而設之結構體，屬功能性造形，不列入主要外觀特徵之審究，已如前述，是系爭專利與被證7之差異僅在於主要設計特徵透空孔之數量以及飾片框長度比例不同而已，且其整體設計並未產生特異之視覺效果，揆諸上開說明，該數量或比例之不同實為該技藝領域中具通常知識者可輕易思及，故被證7應可證明系爭專利不具創作性。
３、被證7、8、9之組合可證明系爭專利不具創作性：被證7可證明系爭專利不具創作性業如前述，則被證7、
8、9之組合當亦可證明系爭專利不具創作性。
五、綜上所述，被告等雖不否認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，然被告所提之被證7或被證7、8、9之組合可證明系爭專利不具創作性，而有應撤銷原因存在，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中不得對被告主張權利，從而，原告依現行專利法第142條準用第97條第1項規定請求命被告排除、防止侵害，依修正前專利法第129條準用第84條第1項前段、第85條第1項第1款規定，請求被告等各給付109,632元及法定遲延利息，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法、所提證據及其餘爭點（即被告是否有侵害系爭專利權之故意過失、本件損害賠償金額應如何計算），經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中華民國102年9月10日
智慧財產法院第一庭
法官蔡如琪以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國102年9月11日
書記官王英傑