裁判字號：臺灣臺中地方法院110年智字第8號民事判決
裁判日期：民國111年04月06日
裁判案由：損害賠償（智慧財產權）
臺灣臺中地方法院民事判決110年度智字第8號原告閎彥國際有限公司法定代理人 江麗卿 訴訟代理人 郭峻誠 律師被告 施文銓 即 通穩 商標事務所
邱浚宏
通穩智慧財產權服務股份有限公司上一人法定代理人施文銓上列當事人間請求損害賠償（智慧財產權）事件，本院於中華民國111年3月10日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告邱浚宏、通穩智慧財產權服務股份有限公司應連帶給付原告新臺幣20萬元，及被告邱浚宏自民國（下同）110年8月17日起，被告通穩智慧財產權服務股份有限公司自110年12月31日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告邱浚宏、通穩智慧財產權服務股份有限公司連帶負擔1%，餘由原告負擔。
本判決第一項得假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序部分原告起訴時聲明請求：被告施文銓、邱浚宏應連帶給付原告新臺幣（下同）6,000,000元本息；並 陳明 願供擔保請准宣告假執行。嗣於訴訟中，追加被告通穩智慧財產權服務股份有限公司，將被告施文銓更正為施文銓即通穩商標事務所，將聲明改為：被告施文銓即通穩商標事務所、邱浚宏、通穩智慧財產權服務股份有限公司應連帶給付原告23,845,238元本息（法定遲延利息之起算日亦隨之變動），並補充及更正為訴訟標的之法律關係（詳後述）。核原告請求之基礎事實同一，部分僅係擴張或減縮應受判決事項之聲明，且被告於訴之變更及追加均無異議，而為本案之言詞辯論，視為同意變更及追加，依民事訴訟法第255條之規定，應准許其變更及追加，合先敘明。
貳、實體部分
一、原告主張：
（一）原告於民國102年間，為圖樣bixbi（詳原證1，下稱系爭圖樣）於臺灣、中國、香港、美國、歐盟及加拿大等六地申請商標註冊登記等事宜向商標代理人即被告施文銓諮詢並確認委任費用，並由被告施文銓公司股東邱浚宏提供報價單予原告（詳原證2），於103年3月28日時，原告明確指示被告施文銓、邱浚宏，為原告就系爭圖樣於臺灣、中國、美國及加拿大等四地申請商標註冊登記，提出委任之意思（詳原證3）。然被告施文銓僅於103年間以其個人名義為商標代理人，為原告就系爭商標圖樣進行臺灣地區之商標申請註冊完成（詳原證4）。觀諸被告邱浚宏於另案刑事告訴偵訊時表示：原告確實有要求申請中國、美國及加拿大之部分，但我遺漏掉了（詳原證5），足證確有違背委任事項之情事。而被告施文銓、邱浚宏遲至107年4月23日將原告所委託之商標註冊於美國提出註冊申請。提出申請後其二人遲遲未將申請進行進度通知原告，且遲遲未回應原告之詢問，直至108年9月9日原告另行委託冠中國際專利商標事務所查詢申請商標狀態時發現，美國商標申請於108年2月間已遭駁回（詳原證6），然原告於108年9月11日詢問其二人有無查到美國申請進度相關資料（詳原證7），其於108年9月17日回覆：「整理好今天會提供給您」（詳原證7），原告於108年9月18日再次詢問是否準備好相關資料，音訊全無，不論原告如何聯絡皆不予回應，直至108年12月9日原告仍持續追問（詳原證7），仍不回應，顯見隱匿美國商標申請早已被駁回之情事，有違背受任人之報告義務。因其二人遲至107年才提美國、中國、加拿大等國家之bixbi商標申請，至中國商標遭同業搶註，因此原告商標產品無法在中國販售，此為被告施文銓於偵查當中所坦承不諱（詳原證8）。檢方認為邱浚宏沒有背信的故意，原告不太能認同。原告認為邱浚宏至少有過失。從雙方聯絡的窗口都可以證明施文銓是知情的，不可能邱浚宏去接了一個案子有可能賠錢，但老闆施文銓完全不知道，報價單是邱浚宏發給原告的，但原告相信施文銓是知道的，知道原告要申請4個地區的商標。
（二）經被告邱浚宏於本院110年11月11日開庭說明，商標案件會以被告通穩智慧財產權服務股份有限公司（下稱通穩公司）或被告通穩商標事務所之名義承接，故契約之當事人為被告通穩公司或通穩商標事務所，其中通穩商標事務所為被告施文銓獨資。故被告施文銓、邱浚宏均應構成民法第184條第1項前段、後段之侵權行為，應依民法第185條連帶負損害賠償責任；又被告通穩公司應依公司法第23條第2項、民法第28條與被告施文銓連帶負賠償之責任；又被告通穩公司、施文銓即通穩商標事務所都是被告邱浚宏之僱用人，應依民法第188條第1項與被告邱浚宏連帶負損害賠償責任；又被告通穩公司、施文銓即通穩商標事務所依委任關係（被告施文銓、邱浚宏均係履行輔助人，不再主張被告邱浚宏為直接受任人），原告得依民法第544條請求損害賠償。以上請擇一為最有利原告之判決。被告是專業的商標事務所，是以智慧財產權收費的公司，而刑案告訴人是外國人 傅雷鳴 ，外國人進來臺灣的市場做生意，品牌夠知名才會有人想要仿冒，他們相信臺灣的專業事務所，當事人一直問我（郭峻誠律師）難道臺灣的法律和法官能這樣讓被告通穩商標事務所、通穩公司辦理解散之後另起爐灶，就能沒事？因為被告通穩公司已經解散，如果將契約相對人限縮在被告通穩公司，對原告並無實益。
（三）求償金額計算依據為系爭商標圖樣與中國大陸廠商合約五年利潤新臺幣18,572,438元（如附表一）、買回系爭商標圖樣遭大陸搶註之費用為人民幣800,000元（此部分為大陸商標所有人電話報價），換算新臺幣約3,440,000元，及針對被告等人違背受任人之報告義務所產生之救濟費用1,832,800元（如附表二），總計為23,845,238元。說明如下：附表一乃係原先與代理商所簽訂之bixbi商標產品銷售合約（狀載「原證11，翻譯如原證12」，實際上則均未提出），因被告等未申請bixbi商標而無法執行，受有無法銷售獲利的損失，並以該契約的附件一，根據大陸各個地區訂購之滑步車數量推估銷量，並且以每年百分之十之成長率推估未來之銷量以及銷售金額，以每台滑步車利潤美金25元乘以大陸地區每年之總銷售量，最後依照匯率換算為新臺幣作為每年損失之利潤金額。附表二乃係購買商標之費用以及各國商標行政救濟之費用，其中大陸網站設置合約以及活動費用收據如原證14、原證15。這是所失利益，因原告沒有辦法銷售，是因為大陸電商規定要有商標和註冊的證明才能在電商平台上，而被告晚了3年去註冊，原告的商標被別人搶了，所以原告不可能在大陸做上架販售的動作。從原告提出的原證14、15都可以看得出來原告都已經在做廣告了，想要販售了，付了費用，但後來沒辦法賣就是因為智慧財產權這卡住了，這是完全可歸責於被告的，如果被告第一時間去申請，原告完全可以取得商標的。原告依民事訴訟法第244條第1項、第4項及222條第2項規定，暫以訴之聲明作為損害賠償之最低金額，並保留日後追加或擴張之權利等語。
（四）並聲明：1.被告施文銓即通穩商標事務所、邱浚宏、通穩公司應連帶給付原告23,845,238元，及被告施文銓即通穩商標事務所、邱浚宏自民事擴張聲明暨陳報狀繕本送達翌日即110年8月17日起，被告通穩智慧財產權服務股份有限公司自110年12月31日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息；2.願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告答辯：
（一）被告邱浚宏則以：
1.我們公司除了是通穩公司，同時也是通穩專利事務所、通穩商標事務所，辦公室是同一個，我也同時領有公司與兩間事務所的薪資，我將客戶委託案件接下來，不是以我個人名義承接，而是由公司或事務所名義承接，再來我就處理相關送件的事情，看是商標還是專利、國内還是國外，原告申請國内外商標案件，國内的部分，我就轉交給施文銓去辦理。國外的部分，我不是故意的，當時我以為我已經辦了（應將資料整理後，將相關需要申請的文件透過電子郵件向有合作關係的外國專利商標代理人提出請他們代為申請的需求），後來去查才發現我還沒有辦理，才去補辦。一般我們送件如果有問題的話，複代理人會通知我，因為我沒有收到通知，我想應該是沒有問題，所以才會誤以為沒有問題，一般商標申請也有超過四年的作業時間，所以我也沒有發現異狀。承認自己在為原告申請國外商標作業上有過失，其過失就是沒有立即提出申請，是原告來問我才發現，發現後立即提出申請，把申請的資訊提供給原告，但後來國外審查時沒有成功，包括美國、加拿大跟中國大陸這三個地方都是後來補送，但審查沒有成功。
2.然而，商標申請不是一定都會核准，因為會有相似前案的情況，所以不必然會造成原告的損失。原告是用預期的方式來計算損害數額，也沒有一個明確的銷售證明，所以原告提的資料我沒辦法接受等語置辯。
3.並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。
（二）被告施文銓即通穩商標事務所、通穩公司則以：
1.原告直接跟邱浚宏聯絡說要辦理商標申請，但國内商標要經由商標代理人才可以申請，我是通穩商標事務所的負責人，是我獨資（已於109年底廢止營業登記），由我執行商標代理人業務，專門辦理國内商標申請，另外有一個通穩智慧財產權服務股份有限公司，我是股東兼員工，（原告委託時）我不是公司負責人（但現在確實是該公司的清算人，目前清算中），邱浚宏是該公司的員工，這家公司是專門處理國外商標與專利申請業務，原告直接跟邱浚宏聯絡要辦這些事情，由邱浚宏去接洽處理，再由邱浚宏把國内商標交給我處理。因為該公司如果接到客戶要辦理國内商標的案件會交給我的事務所處理，國外商標就不會經過我的事務所，原告委託申請國内外商標權的案件只有國内商標是透過通穩公司間接轉給我辦理，其他跟我沒有關係，我該做的都有做。而國外商標都是邱浚宏申請與聯絡，他沒有給我副本，我也不知道他有沒有申請。
2.邱浚宏在處理本件國外商標申請上確有過失，但邱浚宏有過失的行為並不是執行通穩商標事務所的職務，而是執行通穩公司的職務，所以應負民法第188條第1項連帶責任的部分應該只有通穩公司。邱浚宏雖然同時為通穩商標事務所與通穩公司的受僱人，他在與客戶接洽時，所受的委託，關於國内商標申請部分是執行通穩商標事務所的職務，關於國外商標申請部分是執行通穩公司的職務，而本件有過失的部分是申請國外商標部分，原告是委任通穩公司。我知道問題後，有跟原告協商，同意補救，但是由邱浚宏去做後續的處理，後續處理的情形邱浚宏沒有跟我說。
3.在美國、加拿大及中國大陸因為都有接近的前案才會被駁回，這是幫客戶申請商標時常發現的事情，即使可以用當地申請商標的救濟方法也不一定會成功，縱使救濟成功了，也有可能會被其他人提出異議而被撤銷的情形發生。我們有跟原告協商，而且有補救申請，中國大陸的部分我們甚至想要撤銷搶註人的商標，但是後來沒有成功。我看不太懂原告主張所受到損害數額的計算方式等語置辯。
4.並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。
三、本院認定之理由：
（一）受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任，此為民法第188條第1項前段所明文。又受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責，另為民法第544條所明定。經查：
1.債務不履行為債務人侵害債權之行為，性質上雖亦屬侵權行為，但法律另有關於債務不履行之規定，故關於侵權行為之規定，於債務不履行不適用之（最高法院43年台上字第752號民事判例要旨參照）。反面推論，如係債務不履行為債務人以外之第三人侵害債權之行為，則似非全無適用侵權行為規定之餘地。而被告邱浚宏並非原告所主張委任事務之債務不履行為債務人，僅是履行輔助人（即債務人之代理人或使用人），為兩造不爭執之事實，自應採為判決之基礎。
2.被告邱浚宏既自認其在為原告申請國外（美國、加拿大跟中國大陸）商標作業上有過失即應申請而遺漏之事實無訛（見本院卷第326頁）；即因過失，不法侵害原告委任被告通穩公司申請上列國外商標事務之債權。復經被告通穩公司自認邱浚宏有過失的部分是執行通穩公司的職務，並自認其為僱用人應負民法第188條第1項連帶責任（見本院卷第325頁）。基此，原告依民法第188條第1項前段之規定，請求被告邱浚宏、通穩公司連帶負損害賠償責任，即非全無理由。
3.原告另依民法第544條規定請求被告通穩公司賠償，與依民法第188條第1項前段規定所為請求部分，係屬選擇合併之主張，本院既已認原告依民法第188條第1項前段規定對於被告通穩公司之請求有理由，而為最有利原告之判決，即毋庸再論斷其依民法第544條規定請求被告通穩公司賠償部分（含處理事務具有過失、違反受任人報告義務部分），附此敘明。
4.至原告主張被告施文銓即通穩商標事務所亦應負僱用人連帶責任及受任人責任部分，宣稱：原告於102年間向商標代理人即被告施文銓諮詢並確認委任費用，由被告施文銓公司股東邱浚宏提供報價單予原告，於103年3月28日時，原告明確指示被告施文銓、邱浚宏，為原告就系爭圖樣於臺灣、中國、美國及加拿大等四地申請商標註冊登記，提出委任之意思；從雙方聯絡的窗口都可以證明施文銓是知情的，不可能邱浚宏去接了一個案子有可能賠錢，但老闆施文銓完全不知道，報價單是邱浚宏發給原告的，但原告相信施文銓是知道的，知道原告要申請4個地區的商標等語，並無非以原證2報價單、原證3電子郵件、原證6電子郵件、原證7電子郵件、原證8施文銓警詢筆錄，為其論據。惟查：
⑴依原證2報價單記載（見本院卷第27頁），是TONWINI
NTELLECTUALPROPERTYOFFICE的承辦人SimonChiu於102年4月19日向IOSGROUP(ASIA)LIMITED收件人M
r.Ramin提出商標申請費用。依原證3電子郵件記載（見本院卷第29頁），是Ramin寫給Simon，表示確認要在臺灣、中國、美國、加拿大申請bixbi商標，是回覆前一日即103年3月27日SimonChiu寫給Ramin的報價信。
⑵因原告有引用被告施文銓、邱浚宏經不起訴處分確定
之臺灣臺中地方檢察署109年度偵字第31136號案件，經本院依職權調閱該偵查卷宗。依其卷附告訴人提出之律師函、報價單、電子郵件等較完整之資料，顯見郭峻誠律師為原告發律師函主張委任契約履行義務之對象只有通穩公司而已（見本院卷第223至227頁），依102年4月19日SimonChiu寫給Ramin的報價信所附資訊，明示發信人為「通穩智慧財產權服務股份有限公司（TONWININTELLECTUALPROPERTYOFFICE）邱浚宏SimonChiu」（見本院卷第245至250頁），顯見報價受委任之契約當事人，就只是通穩公司。
⑶據上說明，原證2報價單、原證3電子郵件並無法證明
原告於102年間向被告施文銓即通穩商標事務所諮詢並確認委任費用，亦無法證明原告於103年3月28日時委任被告施文銓即通穩商標事務所申請商標註冊登記之意思。反之，原告所為宣稱，顯然牴觸上述證據，殊不足取。
⑷另經本院依職權調取通穩公司之公司登記資料，可知
通穩公司自99年12月23日起董事長為 翁仲邦 ，施文銓為該公司之股東、董事及經理人，自110年3月29日起始由施文銓任董事長，110年5月20日股東會決議解散並選任施文銓為清算人（見本院卷第135至179頁）。
⑸依原證6電子郵件、原證7電子郵件所示日期，分別為1
08年9月9、11、17、18日及同年12月9日（見本院卷第41、43頁），其中僅9月17日是由SimonChiu寫給JuliaLin，回覆稱：「整理好今天會提供給您」，其餘都是落款顯示地址如原告之JuliaLin寫給SimonChiu，其中108年9月9、18日及同年12月9日電子郵件顯示副本寄給施文銓，充其量可證明施文銓此時應已知悉邱浚宏所負責之國外商標申請出問題，核與被告所辯相符，自不足資為有利於原告判斷之依據。
⑹依原證8筆錄記載，施文銓於109年8月26日警詢中乃陳
稱：「（問：警方於告訴代理人郭峻誠109年07月21日警詢筆錄中所述通穩國際專利事務所遲至107年間才提出申請中國、美國、加拿大及歐盟的商標，是否屬實？由何人申請？）屬實，但沒有申請歐盟的商標。由邱浚宏提出申請。（問： 承上 ，你是否知情？）我知情。（問：為何邱浚宏103年接受委託後遲至107年間才提出中國、美國、加拿大的商標申請？）我不清楚。（問：警方於告訴代理人郭峻誠109年07月21日警詢筆錄中所述因邱浚宏遲至107年間才提出申請中國、美國、加拿大及歐盟的商標申請，致中國商標遭同業搶註，因此告訴人公司產品無商標權，致不能在中國市場販售，導致告訴人公司權益受損，是否屬實？你是否知情？）屬實。我知情，因商標申請遭駁回，我們才知道遭搶註。」等語（見本院卷第47至49頁），亦與被告所辯大致相符，施文銓事後知情並不等於自始知情，而施文銓是否知情也不影響本件委任契約之受任人僅為通穩公司，自不足資為有利於原告判斷之依據。
⑺按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之
責任，民事訴訟法第277條定有明文。原告主張被告施文銓即通穩商標事務所亦應負僱用人連帶責任（指邱浚宏因執行被告施文銓即通穩商標事務所之職務，不法侵害原告之權利）及受任人責任部分，既為被告施文銓即通穩商標事務所否認，自應由原告就此主張有利於己之事實存在，負舉證責任。而經前述說明，原告未能舉證以實其說，因此無法認定被告施文銓即通穩商標事務所應負僱用人連帶責任及受任人責任，附此敘明。
（二）至因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。
數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。
法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。固然分別於民法第184條第1項前、後段、第185條第1項、第28條及公司法第23條第2項定有明文。惟查：
1.原告主張被告施文銓有因故意或過失，不法侵害原告之權利（民法第184條第1項前段）；又主張被告施文銓、邱浚宏均係故意以背於善良風俗之方法，加損害於原告（民法第184條第1項後段）云云，均未舉證以實其說，自無可採信。從而，原告主張被告施文銓、邱浚宏應依民法第185條連帶負損害賠償責任，即無理由。
2.原告又主張被告施文銓因執行職務加損害於原告（民法第28條）、對於通穩公司業務之執行違反法令致原告受有損害（公司法第23條第2項），亦未舉證以實其說，自無可採信。從而，原告主張被告通穩公司應依公司法第23條第2項、民法第28條與被告施文銓連帶負賠償之責任，亦無理由。
（三）當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，為民事訴訟法第222條第2項所明定。經查：
1.原告bixbi商標本來有機會在美國、加拿大及中國大陸申請通過審查，因被告邱浚宏遺漏四年後始為原告申請美國、加拿大及中國大陸bixbi商標，不法侵害原告之債權，結果在美國、加拿大及中國大陸都已有近似商標的前案而被駁回，難謂原告未受有損害。但本來有機會在美國、加拿大及中國大陸申請通過審查，不等於必定會獲得商標權且不被撤銷，而能否獲得在美國、加拿大及中國大陸之bixbi商標權，亦未必等於原告能否銷售產品，而銷售產品也可能面臨供應鏈中斷、庫存滯銷、應收帳款無法收回發生呆帳等問題，不可能保證獲利，遑論未來長期穩定獲利之金額，因此足認原告已證明其受有損害而不能證明其數額。
2.經本院函請原告補正其求償金額如何計算（見本院卷第
57、65頁），原告始提出附表一、附表二，並大幅擴張聲明請求之金額，但說明不清楚（見本院卷第89頁）。
本院再附於110年11月11日開庭通知，命原告具狀說明附表一、附表二之內容（見本院卷第105頁），但未獲置理。本院再於110年11月11日開庭時，曉諭原告補充說明其請求金額之依據（見本院卷第131頁）。原告雖於110年12月30日民事追加被告狀記載補充說明如前揭原告主張欄（三）前段所示，但仍過於籠統（見本院卷第199頁）。本院再於111年3月10日言詞辯論時詢問：
「原告所計算的是營業額還是已扣除成本及稅務等費用的淨利？」提示原告補充說明，但原告訴訟代理人僅答「如書狀所載」（見本院卷第329頁），而未能以言詞說明附表一、附表二之內容。
3.原告主張附表一係「根據大陸各個地區訂購之滑步車數量推估銷量，並且以每年百分之十之成長率推估未來之銷量以及銷售金額，以每台滑步車利潤美金25元乘以大陸地區每年之總銷售量」云云，卻空口無憑。原告雖於110年12月30日民事追加被告狀記載「bixbi商標產品銷售合約（原證11，翻譯如原證12）」云云，但實際上均未提出，自無可採。
4.原告主張附表二係「購買商標之費用以及各國商標行政救濟之費用，其中大陸網站設置合約以及活動費用收據如原證14、原證15」云云。惟查原證14「品牌線上推廣外包合同」所載契約當事人均非原告，且未見與原告之關連性（見本院卷第203至209頁）；原證15即簡體字之單據9張，具體內容不明，所載客戶名稱亦均非原告，未見與原告之關連性（見本院卷第211至219頁），自無可採。
5.原告主張買回系爭商標圖樣遭大陸搶註之費用為人民幣800,000元，換算新臺幣約3,440,000元，此部分為大陸商標所有人電話報價云云，既無任何證據，況且向中國大陸商標所有人購買商標之價金，以因果關係之相當性而言，亦難遽認為原告之損害，自無可採。
6.據上說明，原告確實不能證明其損害數額。準此，本院斟酌被告邱浚宏於偵訊中稱：「我們有收去代辦費用，中國的費用是25000元，美國是35000元，加拿大應該是4萬元」等語（見本院卷第37頁），合計10萬元，就此代辦費用之數額加倍計算，即20萬元，認作原告損害之數額，應屬公允。
（四）綜上所述，原告依民法第188條第1項前段規定，請求被告邱浚宏、通穩公司連帶給付原告20萬元，及被告邱浚宏自民事擴張聲明暨陳報狀繕本送達翌日即110年8月17日起，被告通穩公司自民事追加被告狀繕本送達翌日即110年12月31日起，均至清償日止，按年息5%計算之法定遲延利息部分，為有理由，應予准許。原告另依民法第544條規定請求被告通穩公司賠償部分，基於選擇合併之關係，毋庸論斷。逾此部分之請求，即無理由，應予駁回。
（五）原告勝訴部分，本判決所命給付之金額未逾50萬元，爰依職權宣告假執行。至原告敗訴部分，其假執行之聲請，已失所依附，應予駁回。
四、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法，核與判決結果不生影響，毋庸逐一論列，併此敘明。
五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第2項。中華民國111年4月6日
民事第三庭法官蔡嘉裕正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國111年4月6日
書記官譚鈺陵