裁判字號：臺灣臺北地方法院91年訴字第6089號民事判決
裁判日期：民國93年01月12日
裁判案由：侵權行為損害賠償等
臺灣臺北地方法院民事判決九十一年度訴字第六０八九號
原告美商陽光葡萄乾公司（又名國民葡萄乾公司）法定代理人甲○○○○○訴訟代理人 張哲倫 律師被告三順物產有限公司兼法定代理人乙○○
共同訴訟代理人 謝協昌 律師當事人間請求侵權行為損害賠償等事件，本院於民國九十二年十二月二十九日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告乙○○應給付原告新台幣參萬元，及自民國九十年十一月十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告應連帶給付原告新台幣伍拾萬元，及自民國九十二年五月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔三分之一，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分於原告以新台幣貳拾萬元供擔保後，得假執行；但被告以新台幣伍拾參萬元為原告供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實
甲、原告方面：
一、聲明：
（一）被告乙○○應給付原告新台幣（下同）二百零四萬五千元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
（二）被告應連帶給付原告一百五十萬元，及自民事聲請追加狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
（三）前二項請求，原告願供擔保請准宣告假執行。
（四）被告乙○○應負擔費用將本案刑事判決書內容全部以「十全（即長二十五公分寬三十點五公分之版面）」之規格刊載於中國時報及聯合報第一版乙日。
二、陳述：
（一）原告公司為世界著名之果乾製造暨經銷商，所生產之各式果乾廣銷世界各地，品質優良，夙著盛譽。原告使用於前揭產品之「CHAMPION」商標並已向中華民國商標主管機關經濟部中央標準局（現為「經濟部智慧財產局」）呈准註冊，指定使用於果乾產品，享有商標專用權，並領有商標註冊證第一五二六三七號，迄今仍然有效。然被告乙○○前未經授權販賣仿冒附有原告註冊商標之水蜜桃罐頭產品，其故意侵害原告之商標專用權，依民法第一百八十四條第一項前段、第一百八十四條第二項、及商標法第六十一條之規定，依法應負侵權行為損害賠償責任。
（二）關於損害賠償計算，因原告於提出刑事告訴前，已購買附有原告前揭商標之水蜜桃罐頭樣品一件，每件價格三十元。依商標法第六十六條第一項第三款之規定，原告得以該金額之一千五百倍，即四萬五千元定賠償金額。另依商標法第六十六條第三項規定，原告得就商譽減損請求賠償。查原告於中華民國地區使用前揭商標逾二十年，原告「強棒葡萄乾」產品早已成為中華民國地區無人不知高級果乾之象徵，而本案被告完全抄襲原告之商標，致顧客可能誤以為真品而購買，而直接影響消費者對原告商品品質之肯認，爰就商譽損失對被告請求二百萬元。再依商標法第六十八條規定，爰請求如訴之聲明四。
（三）被告乙○○曾於八十八年間販賣附有「CHAMPION」商標之 梅干 產品，侵害原告商標專用權，經被告乙○○及三順物產有限公司（下稱三順公司）與原告簽立和解書，承諾其爾後絕不輸入、販賣任何相同或近似於原告前揭註冊商標之梅干產品或為其他一切侵害原告權益之行為，惟被告乙○○事後再為侵害前揭商標之行為，則依系爭和解書第六條約定，被告等二人應連帶給付原告懲罰性違約金一百五十萬元。
（四）對被告抗辯之陳述：本件原請求之侵權行為訴訟，與追加請求之違約訴訟，二者主要爭點皆為被告侵害原告前揭商標之行為；被告先為侵害行為，後於簽訂和解書後再為侵害行為，兩請求利益之主張在社會生活上可認為同一；且兩請求之主要證據資料皆為台灣高等法院前揭確定刑事判決，故本件當得追加三順物產有限公司為被告，並追加違約金賠償之契約請求。
三、證據：提出經濟部中央標準局（現為「經濟部智慧財產局」）商標註冊證第一五二六三七號影本乙份、發票影本乙份、八十八年十月十八日三順物產有限公司、乙○○及美商陽光葡萄乾公司簽訂之和解書影本乙份、台灣高等法院九十一年上易字第三一九八號判決影本乙份為證。
乙、被告方面：
一、聲明：原告之訴駁回，如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
二、陳述：
（一）系爭商標確非使用於同一或類似商品。依商標法第三十五條規定，商標法施行細則第四十九條所制定之商品及服務分類表並非類似商品認定之限制，仍應依商標法施行細則第十五條第二項等因素綜合判斷之，類似商品或服務之認定不受商標法施行細則商品或服務分類之限制。依經濟部智慧財產局八十九年二月二十三日所公布之類似商品及類似服務審查基準第二條所揭示類似商品之認定因素一一比較，亦可認定水蜜桃罐頭與葡萄乾顯係非類似商品，茲析述如後：
１、就商品之用途、功能而言：葡萄乾乃零食點心，可直接食用，除做一般孩童零食使用外，亦有醫生建議可做老人或女子補充鐵質一般保健類食品之用，且鮮少作為糕餅點心之材料，縱有用之亦僅係點綴之用。而水蜜桃罐頭雖可直接食用，然而由於其係蜜糖浸漬，直接食用甚為甜膩，不宜多食，因此甚少作為零食點心直接食用，而多做雞尾酒調製或製作蛋糕之用，因此就用途及功能而言，二者顯有不同。
２、就商品之行銷管道、販賣場所：葡萄乾屬零食點心，因此在全國數千家之便利商店均得購得葡萄乾之商品，然而水蜜桃罐頭在便利商店均無出售，二者在行銷管道及販賣場所有如此大差異，如何認定係屬類似商品？況且縱係同在大賣場出售，然葡萄乾係陳列在蜜餞區，而水蜜桃則是陳列在罐頭區，二者販賣場所亦顯然不同。
３、就商品之原材料、成分而言：水蜜桃罐頭內有水蜜桃，並有糖水浸泡，而強棒葡萄乾則為單純葡萄乾，並無糖漿。則葡萄乾僅乾燥處理而成，並無其他加工材料，而水蜜桃罐頭之成份除多道加工處理程序如去皮、去籽、切片外，尚須調製蜜糖水浸漬，二者材料、成份自有不同。
４、就商品之買受人而言：葡萄乾為可直接食用之零食，一般孩童亦可購買食用，而老人、女子亦多購以保健之用，因此買受人為一般消費者。而水蜜桃罐頭多有特定用途，多為開派對或糕餅業者購買，甚少一般消費者購以食用，因此二者買受人顯亦有所不同。
（二）原告於和解之際確已知悉被告有出售系爭水蜜桃罐頭商品，被告係於原告同意下之販賣行為，當無構成侵權行為之可能。原告係一美商公司，原告所有之葡萄乾產品均係由其代理商昇祥股份有限公司（以下簡稱昇祥公司）所代理，故原告其所有資訊均係訴外人昇祥公司所提供，而訴外人昇祥公司係與被告三順公司同係從事進出口貿易之公司，與被告三順公司有激烈之競爭關係，而本件水蜜桃罐頭及什錦水果罐頭部份被告自八十四年即開始進口販售，訴外人昇祥公司斷無不知有本件水蜜桃罐頭及什錦水果罐頭之理，原告聲稱於與被告就梅干商品達成和解之際不知被告有出售系爭水蜜桃罐頭及什錦水果罐頭顯非實在。原告既有同意被告繼續販售系爭水蜜桃罐頭及什錦水果罐頭，被告繼續出售系爭水蜜桃罐頭及什錦水果罐頭確係在原告同意下所為之行為，則被告自無構成侵權行為之可能。
（三）退萬步言，縱認被告有構成侵權行為，然被告並無侵權之故意，至多僅為過失責任。被告係於知悉所出售梅干商品係侵害商標權之商品之際，即以最短時間及最大誠意解決問題，倘被告知悉系爭水蜜桃罐頭係侵害商標權之商品，當亦等同處理之，由此實足證明被告確實不知水蜜桃罐頭為侵害原告商標專用權之產品，被告並無任何侵害商標專用權之故意。原告所有之葡萄乾商品，其在台銷售均稱為強棒牌葡萄乾，而被告所出售之產品則稱為冠軍牌，則系爭水蜜桃罐頭與什錦水果罐頭上之記載已與原告所出售之葡萄乾盒上記載「CHAMPION強棒葡萄乾」有明確區隔，且「CHAMPION」，復非原告在台銷售葡萄乾產品之主要標示，被告所出售之產品當不致使消費者與原告所出售之商品發生混淆或誤認。況且原告之商標並非知名之商標，且其對外均係以「強棒葡萄乾」為名，被告縱有構成侵權情事，對於原告「CHAMPION」之商標專用權之影響亦極為有限。況且原告之系爭商標專用權原於七十年五月十五日起而至八十年五月十五日屆至，雖展延至九十年五月十五日，然今該商標專用權已逾專用期間，而原告主張專用權受侵害之期間亦已將屆專用期限，則該商標專用權受影響之亦屬有限，原告請求依商品單價一千五百倍計算損害金額顯屬非當。
（四）原告一向以「強棒葡萄乾」所標示及銷售之識別，而非以「CHAMPION」為主要之識別標幟，且販售者亦係如此，因此縱令原告之「CHAMPION」之商標專用權有受侵害，然此亦無減損於原告之營業信譽。此外，被告所出售之水蜜桃罐頭及什錦水果罐頭已銷售多年，甚受消費大眾之喜愛，因此原告之營業信譽甚且可能產生提升之效果。因此原告僅泛稱營業上信譽有因侵害而致減損，卻未舉證以實其說，因此原告關於此部份之主張顯非適法。
三、證據：提出八十九年二月二十三日所公布之類似商品及類似服務審查基準一份、刑事判決九十年十一月十二日審判筆錄第九頁及第十二頁影本一份、和解書影本乙份、和解期間修正前與修正後之和解書影本各乙份、原告之葡萄乾產品包裝盒標示影本乙份等為證。
丙、本院依職權調閱台灣高等法院九十一年度上易字第三一九八號卷宗。理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第二百五十五條第一項第七款有明文之規定。經查，本件原告原依據侵權行為之法律關係請求向被告乙○○為請求，嗣於訴狀送達後，依據和解書追加請求被告連帶給付違約金，雖二者之訴訟標的不同，惟此二者之主要爭點皆為被告侵害原告商標權之行為，並無礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭規定，原告之追加應予准許，先予敘明。
二、原告主張其所有之「CHAMPION」商標已向中華民國商標主管機關經濟部智慧財產局呈准註冊，指定使用於果乾產品，享有商標專用權，並領有商標註冊證第一五二六三七號，然被告乙○○前未經授權販賣仿冒附有原告註冊商標之水蜜桃罐頭產品，其故意侵害原告之商標專用權，爰依侵權行為之法律關係，請求被告乙○○賠償侵害商標權商品單價三十元之一千五百倍之賠償金額四萬五千元、信譽損失二百萬元，並請求被告乙○○負擔費用將刑事判決全文登載報紙等語，又被告二人於八十八年間與原告簽立和解書，承諾其爾後絕不輸入、販賣任何相同或近似於原告前揭註冊商標之梅干產品或為其他一切侵害原告權益之行為，惟被告乙○○事後再為侵害前揭商標之行為，爰依系爭和解書第六條約定，請求被告連帶給付原告懲罰性違約金一百五十萬元等語。
三、被告則以類似商品之認定不受商標法施行細則商品或服務分類之限制，系爭商標確非使用於同一或類似商品；原告於和解之際確已知悉被告有出售系爭水蜜桃罐頭商品，被告係於原告同意下之販賣行為，當無構成侵權行為之可能；況且原告之商標並非知名之商標，且其對外均係以「強棒葡萄乾」為名，被告縱有構成侵權情事，對於原告「CHAMPION」之商標專用權之影響亦極為有限，原告請求依商品單價一千五百倍計算損害金額顯屬非當；另被告所出售之水蜜桃罐頭已銷售多年，甚受消費大眾之喜愛，因此原告之營業信譽甚且可能產生提升之效果，原告僅泛稱營業上信譽有因侵害而致減損，卻未舉證以實其說等語置辯。
四、原告主張其所有之「CHAMPION」商標已向中華民國商標主管機關經濟部智慧財產局呈准註冊，指定使用於果乾產品，享有商標專用權，並領有商標註冊證第一五二六三七號，被告乙○○進口販賣水蜜桃罐頭產品，被告二人於八十八年間與原告簽立和解書，承諾其爾後絕不輸入、販賣任何相同或近似於原告前揭註冊商標之梅干產品或為其他一切侵害原告權益之行為等情，業據其提出經濟部中央標準局（現為「經濟部智慧財產局」）商標註冊證第一五二六三七號影本乙份、發票影本乙份、八十八年十月十八日三順物產有限公司、乙○○及美商陽光葡萄乾公司簽訂之和解書影本乙份為證，並為被告所不爭執，原告主張之此部分事實，堪信為真實。
五、被告雖辯稱其所使用之商標與原告之商標並非使用於同一或類似商品等語。惟查，辨明是否為類似商品，應從商品之生產部門、銷售場所、原料與性質、用途與功能、消費者是否相同等各種相關因素去考量，凡兩商品具有關連性，依一般交易觀念，足以使一般消費者誤認其出自同源者，即應認為類似商品，已迭據我國最高司法審判機關揭明此旨。而本案「葡萄乾」與「水蜜桃罐頭製品」，就「商品之用途及功能」而言，二者皆為零食點心，可直接食用，亦可供作製作糕餅點心之材料，可滿足一般消費者之相同需求；就「商品之行銷管道、販賣場所」而言，兩者皆係以零售鋪貨方式販賣，行銷管道及販賣場所相同，消費者有同時接觸之機會；就「商品之買受人」而言，兩者同為消費性之民生商品，購買者為普遍之消費大眾。再就「商標法施行細則所定之商品分類表」觀之，經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）曾於八十五年編撰「商品及服務類似族群參考資料」，其前言部分指明：「類似商品族群之編列方式，係以框形表示一個類似群，其間所列出的商品視為類似，如有與他類商品性質類似者，則於備註中說明」。依該參考資料之分類方法，葡萄乾之類似組群代碼為「0000-00000」，水果罐頭之類似組群代碼為「0000-00000」，兩者同屬組群代碼為「2908-00」之「乾製、醃漬、脫水、冷凍果蔬及其製品」組群，是以，依參考資料規定分析，凡屬同一組群下之商品為類似商品，「葡萄乾」與「水蜜桃罐頭製品」為類似商品無訛，此結論亦為前揭智慧財產局九十年三月十五日（九○）智商○九八○字第九○○○二二一○三號函所是認，被告雖辯稱：「葡萄乾」係屬於零食點心類，可以直接食用，便利商店有售，但「水蜜桃罐頭製品」係屬於罐頭類，太甜不適合直接食用，且便利商店沒有販售，購買水蜜桃罐頭多有特定用途，甚少一般消費者購以食用，二者並非類似商品云云，惟依經驗法則，一般消費者購買水蜜桃罐頭做為零食食用者亦所在多有，被告以前揭情詞辯稱二者非類似商品云云，並不可採。
六、被告雖另辯稱原告於和解之際確已知悉被告有出售系爭水蜜桃罐頭商品，被告係於原告同意下之販賣行為，並未構成侵權行為等語。惟查，被告乙○○前於八十八年四月間未經授權擅自輸入販賣附有原告「CHAMPION」商標之「梅干」產品，經原告委任律師致函要求停止侵害行為，被告乃於八十八年十月十八日與原告簽立和解書在案一事，為被告所不爭執，並有和解書一份在卷可稽，證人即和解當時理律法律事務所人員 徐趙美璇 亦於本院九十年度易字第一五二二號刑事案件審理交互詰問中結證稱「我們就與三順進行和解事宜，三順也簽了和解書，賠償客戶三十萬元並將附有CHAMPION的包裝袋交由我們事務所銷燬，我們原本要求三順公司將製品交給我們銷燬，但被告不同意，只願將包裝袋交給我們銷燬。在談和解當時，我們有問被告是否還有其他梅干製品或使用CHAMPION商標的製品，被告說沒有。當中我們也傳真好幾次和解書稿給被告修改，最後簽的就是中英文對照那份，當時不知除了梅干之外，被告還有其他使用CHAMPION字樣的製品。」、「我們當時也有問被告是否有其他使用CHAMPION商標的製品，被告說沒有」、「我有以電話聯絡被告，並且作成電話紀錄，被告都說除了包裝袋以外都沒有了」等語明確（見本院九十年度易字第一五二二號刑事卷第一三四頁、第一三五頁），參以證人徐趙美璇庭提和解書原稿，於八十八年九月七日傳真予被告進行磋商後，被告並將其刪改意見回傳要求將和解書第二條梅干產品「及其他任何商品」刪除一事，亦有和解書修改稿附於本院九十年度易字第一五二二號刑事卷第一四九頁至一五三頁足考，衡情苟若原告果真知悉被告當時亦有一併販賣附有前揭商標水蜜桃罐頭之行為，豈有不於和解書加以敘明禁止，又焉能放任被告自由刪改，事後再以提出告訴之繁複訴訟程序危及自身權益之理，證人徐趙美璇所證，信而有徵，何況定稿之和解書第一條亦揭明「乙方保證爾后絕不輸入或販賣任何附有相同或近似於甲方前述商標之梅干產品或為其他一切侵害甲方權益之行為」等語，益見八十八年十月十八日和解書係針對梅干產品而簽立，和解當時原告應不知被告尚有進口販賣與原告註冊商標近似之水蜜桃罐頭，原告並無同意被告繼續進口販賣與原告註冊商標近似之水蜜桃及罐頭，洵可認定，被告之前開辯解，亦不足採。
七、按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額，以計算其損害，商標法第六十一條第一項第三款有明文之規定。經查，本件原告生產紙盒裝葡萄乾係以CHAMPION藍色字體標示，上有棒球選手持棒揮擊圖樣，下有藍色粗體RAISINS字樣，背面註明強棒葡萄乾藍色字樣；被告進口銷售之水蜜桃罐頭則以紅色字體標示CHAMPION，旁有綠色冠軍盃，並註明冠軍牌字樣等情，業經本院九十年度易字第一五二二號法官於九十年十月二十九日調查時當庭勘驗屬實，而於台灣高等法院九十一年度上易字第三一九八號案件審理中審判長法官復當庭勘驗原告經濟部商標註冊商標係「CHAMPION」，與被告的「冠軍牌」水蜜桃（中文）、「CHAMPION」英文商標水蜜桃罐頭，但被告「CHAMPION」英文商標有多一個綠色冠軍盃圖樣之商標等情，亦有台灣高等法院九十一年度上易字第三一九八號案件九十一年十二月二十七日審判筆錄足按，可認被告同以「CHAMPION」字樣標示其販賣之商品，僅有字體、顏色之差異，就通體觀察，CHAMPION字樣顯目且堪以引起相關大眾之注意，而為其商標之主要部分，自然較其餘圖樣部分更值重視，將被告之「CHAMPION」圖樣與原告已註冊之「CHAMPION」之商標於異時異地隔離觀察，不論於外觀、觀念及讀音均相近似，而足以引起混同誤認之虞，且二者均使用於同水果類商品，經常為同一商店出售，在交易上一般購買者易發生混同或誤認，當屬近似原告之商標無誤。本件被告乙○○明知「CHAMPION」商標，為原告公司向經濟部中央標準局（現改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，取得第一五二六三七號商標之專用權，其專用期間為七十年五月十五日起至八十年五月十五日，並請准展延至九十年五月十五日，指定使用於果乾特指葡萄乾類商品，仍於八十四年六月間自南非共和國輸入進口「CHAMPION」牌水蜜桃罐頭三千零七十二箱，再於八十七年十一月間再自南非輸入進口「CHAMPION」牌水蜜桃罐頭一千五百三十六箱（有進口報單二紙附於本院九十年度易字第一五二二號刑事卷宗可參）之類似商品販賣，被告乙○○故意侵害原告之商標權足堪認定。爰審酌被告乙○○所販賣侵害原告商標權之商品數量及原告商標權之專用期間等情，認以查獲侵害商標權商品之零售單價一千倍之金額以計算其損害為適當，本件原告購買附有原告前揭商標之水蜜桃罐頭，其價格為三十元等情，業據原告提出發票一紙在卷可稽，是原告向被告乙○○請求之損害賠償，在三萬元之範圍內為有理由（即30x1000=30000）。原告另以其信譽受損為由，請求被告乙○○賠償二百萬元，惟被告乙○○否認原告有信礜受損之情形，原告復未就此舉證以實其說，原告此部分之主張，並無理由。原告復請求被告乙○○負擔費用將本案刑事判決書內容全部以「十全（即長二十五公分寬三十點五公分之版面）」之規格刊載於中國時報及聯合報第一版乙日，惟審酌原告前揭請求將刑事判決全文刊載於中國時報及聯合報第一版，顯逾其回復原狀之方法，故不予准許。
八、末查，依兩造所訂立之和解書第二條約定「乙方（即被告）保證爾后絕不輸入或販賣任何附有相同或近似於甲方（即原告）前述註冊商標之梅干產品或為其他一切侵害原告權益之行為，乙方：：：亦不得以其他方法侵害甲方之商標專用權」，第六條約定，「乙方如有違反本和解書所保證或承諾事項之行為，願無條件連帶給付甲方懲罰性違約金一百五十萬元」，而被告有侵害原告商標權之行為已如前述，原告自得依前揭和解書請求被告連帶給付違約金。又按約定之違約金額過高者，法院得依職權酌減至相當之數額，民法第二百五十二條定有明文。又契約當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀之事實、社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準。是當事人所受之一切消極損害（即可享受之預期利益）及積極損害，均應加以審酌（最高法院四十九年台上字第八Ｏ七號及八十四年台上字第九七八號判例參照）。本院審酌被告侵害原告商標權商品之單價，認違約金一百五十萬元過高，爰依職權酌減至五十萬元，是原告在此範圍內之請求為有理由。
九、從而，原告依據侵權行為之法律關係及和解書提起本訴，請求被告乙○○應給付原告三萬元，及自起訴狀繕本送達翌日（即九十年十一月十二日）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；並請求被告連帶給付原告五十萬元，及自民事聲請追加狀繕本送達翌日（即九十二年五月六日）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，即無不合，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。
十、兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行及免為假執行，就原告勝訴部分，經核並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。
十一、結論：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第七十九條、第八十五條第二項、第三百九十條第二項、第三百九十二條判決如主文。
中華民國九十三年一月十二日
民事第六庭法官郭美杏正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中華民國九十三年一月十二日
書記官陳如庭民事訴訟法第三百九十二條法院得宣告非經原告預供擔保，不得為假執行。
法院得依聲請或依職權，宣告被告預供擔保，或將請求標的物提存而免為假執行。
依前項規定預供擔保或提存而免為假執行，應於執行標的物拍定、變賣或物之交付前為之。