裁判字號：最高行政法院94年判字第2040號判決
裁判日期：民國94年12月29日
裁判案由：新型專利舉發
最高行政法院判決
94年度判字第02040號上訴人甲○○訴訟代理人丙○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人丁○○
參加人台灣佳田紙袋股份有限公司代表人乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國93年6月16日臺北高等行政法院92年度訴字第1241號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人於原審起訴主張：參加人於民國（下同）87年1月13日以「蔬果保護袋結構改良」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第161029號專利證書。嗣上訴人以其違反核准時專利法第98條第1項第2款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被上訴人審查，於91年7月31日以（91）智專三（一）02022字第09189001773號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。惟查引證一即第00000000號「果實栽培袋之排水孔構造」專利案與系爭專利相較，兩者構造、功能、創作目的同一，實為同一技術內容；而「中國機械工程學會」之「專利侵害鑑定報告」第11頁載明「乙案相關之產品特徵與甲案之第1項申請專利範圍內容相同」，因此系爭專利不具新穎性。次引證三即第00000000A01號「蔬果保護袋結構改良追加（一）」專利案創作說明指出「紙質層14本身即已具備透氣效能」，因此系爭專利於油紙袋體上沖設複數框形孔結構之舉，誠屬多餘，不具進步性。又，引證一於系爭專利異議（一）案中，係用以主張系爭專利違反核准審定時專利法第105條準用第27條之規定，即系爭專利與引證一是否為同一申請案之事實；而於本件舉發（一）事件中則用以主張系爭專利違反核准時專利法第98條第1項第2款及第2項之規定，即系爭專利相較於引證一是否具有新穎性、進步性之事實，兩案所適用之法律條件不同，非屬同一事實。另引證一申請日早於系爭專利之申請日，引證一為系爭專利申請前既有之技術或知識，故系爭專利有違專利法第98條第1項第2款及第2項之規定。請撤銷訴願決定及原處分等語。
二、被上訴人則以：引證一於系爭專利異議（一）事件及本件舉發（一）事件中，其實質內容相同，應屬同一證據；上訴人於該兩案中就引證一所主張之法條雖有不同，惟其係因引證一於系爭專利異議（一）事件階段尚於審查中，於本件舉發
（一）事件時，則已審定公告，故上訴人係因時點之不同，就引證一於該兩案中各引據可適用之法條，且上訴人有關系爭專利與引證一實質技術內容之比較部分，其主張相同，故可認定引證一所證明者應屬同一事實。而引證一業於系爭專利異議（一）事件經審查認定與系爭專利難稱兩者為同一之創作確定在案，依專利法第105條準用第72條第2項之規定，自不得再為舉發。次引證一之公告日88年3月21日晚於系爭專利申請日，非屬系爭專利「申請前既有之技術或知識」，尚與系爭專利核准時專利法第98條第2項規定不符，不得作為主張系爭專利不具進步性之依據。另「中國機械工程學會」之「專利侵害鑑定報告」，其所鑑定之物品是否為系爭專利即有疑義；況且專利舉發案件之審查與專利侵害鑑定二者性質不同，所採用之審查原則及判斷基準互異，自難相提併論。又，系爭專利於油紙袋體上沖設複數框形孔結構，以達成通風散熱、阻光及透氣功效，仍具功效增進，非屬多餘；且引證三之申請日89年11月20日及公告日90年12月11日均晚於系爭專利申請日，非屬「申請在先並經核准專利者」或「申請前既有之技術或知識」，不得作為主張系爭專利有違核准審定時應適用之專利法第98條第1項第2款及第2項規定等語，資為答辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據結果，以：查系爭專利於審定公告中，上訴人即檢具引證一提出異議，經被上訴人審查，認：「．．．兩者（本件引證一與系爭專利）構造有所不同．．．引證案（本件引證一）藉裂離線張開形成排水孔，較不具排水、阻光效果，兩者功效亦明顯有別。故難稱兩者為同一之創作」，而為異議不成立之審定並確定在案，此有被上訴人88年9月4日（88）智專（七）02008字第131487號異議審定書附原處分卷可稽，依專利法第105條準用第72條第2項之規定，上訴人自不得以同一證據即引證一再為舉發，並不因上訴人於兩案中就引證一所主張之法條不同而有影響。次查引證一之審定公告日88年3月21日晚於系爭專利申請日87年1月13日，非屬系爭專利「申請前既有之技術或知識」，尚與系爭專利核准時專利法第98條第2項規定不符，不得作為主張系爭專利不具進步性之依據。另引證二鑑定報告，係參加人之「『佳果』商標之果實栽培袋」產品實物與引證一比較之鑑定報告，所鑑定之實物與系爭專利關係不明，無法據為系爭專利不具新穎性之證據；況且專利舉發案件之審查與專利侵害鑑定二者性質不同，所採用之審查原則及判斷基準互異，亦難相提併論。又引證三之申請日89年11月20日及審定公告日90年12月11日均晚於系爭專利87年1月13日申請日，非屬「申請在先並經核准專利者」或「申請前既有之技術或知識」，尚與系爭專利核准時專利法第98條第1項第2款及第2項規定不符，不得作為主張系爭專利有違前開專利法規定之依據，因將訴願決定及原處分予以維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。
四、上訴論旨復執前詞，稱本件系爭案不具新穎性、進步性，顯違反專利法第98條第1項第2款及第2項規定，此觀諸引證案1第00000000號「果實栽培袋之排水孔構造」專利，與系爭案構造同一、功能同一及創作目的同一，有中國機械工程學會之專利侵害鑑定報告第11頁可稽，且該案早於系爭案申請並取得專利等情，足堪證明；另揆諸該引證案說明書創作說明
(1)第12行、引證案2即第00000000A01號「蔬果保護袋結構改良追加（1）專利」說明書創作說明(1)第8至14行及創作說明（2）第18至21行明白揭露紙質層14本身即具備透氣功能。是以，系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，亦證系爭案不具進步性。其於油紙袋上沖設複數框形孔結構，以期達到通風散熱、阻光及透氣效能，顯屬多餘。從而，被上訴人為「舉發不成立」之處分，即有違誤云云。
五、本院查：按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1項規定申請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第105條準用第27條或違反第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。經查，系爭專利於審定公告中，上訴人即檢具引證一提出異議，經被告審查，認：「．．．兩者（本件引證一與系爭專利）構造有所不同．．．引證案（本件引證一）藉裂離線張開形成排水孔，較不具排水、阻光效果，兩者功效亦明顯有別。故難稱兩者為同一之創作」，而為異議不成立之審定並確定在案，依專利法第105條準用第72條第2項之規定，上訴人自不得以同一證據即引證一再為舉發，而上訴人於該兩案中就引證一所主張之法條雖有不同，惟其係因引證一於系爭專利異議事件階段尚於審查中，於本件舉發事件時，則已審定公告，故上訴人係因時點之不同，就引證一於該兩案中各引據可適用之法條，且上訴人有關系爭專利與引證一實質技術內容之比較部分，其主張相同，故可認定引證一所證明者與系爭舉發事件應屬同一事實。故不因上訴人於兩案中就引證一所主張之法條不同而有影響。至於上訴人舉引證一主張系爭專利有違核准時專利法第98條第2項規定部分，查引證一之審定公告日88年3月21日晚於系爭專利申請日87年1月13日，非屬系爭專利「申請前既有之技術或知識」，尚與系爭專利核准時專利法第98條第2項規定不符，不得作為主張系爭專利不具進步性之依據。而上訴人雖主張引證一案申請日早於系爭案，主張引證一案係屬系爭案申請前之既有技術或知識，查引證一案其申請日固早於系爭案，惟引證一申請時，其技術及知識尚未揭露，自應以引證一審定公告日為準，上訴人此部分主張顯有誤會。另上訴人主張引證二「中國機械工程學會」之專利侵害鑑定報告，係參加人之「『佳果』商標之果實栽培袋」產品實物與引證一比較之鑑定報告，依該鑑定報告敘述稱該鑑定之實物，其排水孔係由貫穿之裂離線所形成，裂離線可成張閉，核與系爭專利係利用框形孔結構，並預留一連接端成框形片，構造顯有不同，自難以不同於系爭案之上開受鑑定實物作為系爭專利不具新穎性之證據；況且專利舉發案件之審查與專利侵害鑑定二者性質不同，所採用之審查原則及判斷基準互異，亦難相提併論。從而原判決為原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年12月29日
第三庭審判長法官徐樹海
法官蔡進田法官黃合文法官林茂權法官鄭小康以上正本證明與原本無異中華民國94年12月30日
書記官郭育玎