裁判字號：智慧財產法院101年民專上易字第3號民事判決
裁判日期：民國101年12月27日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議
智慧財產法院民事判決
101年度民專上易字第3號上訴人經濟實業股份有限公司兼法定代理人 陳光隆 上二人共同訴訟代理人 曾信嘉 律師
袁裕倫 律師被上訴人大井泵浦工業股份有限公司法定代理人 黃秀雄 訴訟代理人 蔣文正 律師上列當事人間請求專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國101年4月6日臺灣高雄地方法院95年度智字第22號第一審判決提起上訴，本院於101年12月6日言詞辯論終結，判決如下：
主文原判決關於命上訴人連帶給付超過新臺幣叁拾肆萬零壹佰陸拾捌元部分，及該部分假執行之宣告暨訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。
前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由上訴人負擔百分之二十六，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：上訴人原上訴聲明第4項為「如受不利之判決時，請准上訴人提供現金或等值之有價證券為擔保免為假執行。」（見本院卷第12頁），嗣於民國101年9月17日當庭撤回該項聲明（見本院卷第113頁），核屬訴之聲明之減縮，依民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第3款規定，自應准許。
貳、實體方面：
一、被上訴人之主張：㈠被上訴人原名華樂士股份有限公司，於91年2月1日變更為
大井泵浦工業股份有限公司，享有經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核發新型第204853號「抽水泵浦之馬達自動加壓控制結構」專利權（下稱系爭專利），專利權期間自92年6月11日至103年1月24日止。上訴人經濟實業股份有限公司（下稱經濟公司）明知第三人浥極幫實業有限公司（下稱浥極幫公司）未經被上訴人同意所擅自製造及販賣侵害系爭專利之型號EQ200「微電腦恆壓泵浦」產品（下稱系爭產品），已侵害被上訴人之專利，竟仍自95年1月起至97年12月止，陸續向浥極幫公司購買系爭產品並貼上上訴人公司註冊之九如商標及公司名稱對外販售，侵害被上訴人之專利權並致被上訴人受有損害，上訴人陳光隆為經濟公司之法定代理人，為此依據民法第184條第1項、專利法第108條準用第84條第1項、民法第28條及公司法第23條第2項等規定，請求上訴人2人連帶賠償被上訴人所受損害。並於原審聲明：⒈上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）150萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執行。
㈡被上訴人於本件同意如原審判決以同業利潤標準9%做為計算損害賠償之依據。
㈢損害賠償之計算：
⒈上訴人公司創立於1969年，上訴人即是生產、研發各種泵浦
之廠商，並非僅是單純之銷售廠商，上訴人對系爭專利之技術領域及技術特徵，自然非常熟稔，其具有更高之風險意識、注意能力與注意義務，避免銷售之泵浦侵害被上訴人之專利權。
⒉被上訴人於95年3月1日以「誤記事項之訂正」之事由，向
智慧局申請更正系爭專利申請專利範圍，將「容室內部」之敘述更正為「容室外部」，嗣被上訴人於95年7月13日發律師函予上訴人，已告知其所販售之恆壓機有侵害系爭專利權，即應停止販售，本件於95年9月間就已提起訴訟，而後智慧局業已核准被上訴人上開更正之聲請，於96年9月21日公告。本件於95年9月間起訴後，上訴人亦知悉被上訴人有提出專利更正之事宜，上訴人既從事各種泵浦之製造、研發，其就上揭事由及專利制度均已熟悉，而具有注意能力，亦有避免銷售之泵浦侵害他人之智慧財產權之注意義務，然上訴人於99年11月22日在原審提出「陳報狀」附件二之「95年至97年之銷售明細表」，且於收到被上訴人之律師函後，仍繼續販售系爭產品，因上訴人收到被上訴人之律師函後至96年9月21日專利更正公告期間，應注意、能注意而不注意，致其銷售之系爭產品侵害系爭專利，上訴人即屬過失，而於96年9月21日系爭專利更正公告後，仍繼續在銷售系爭產品，顯屬故意行為。又97年8月間至98年8月間，上訴人又繼續向巨順公司購買系爭產品銷售謀利，尤可證明上訴人根本不在乎有否侵害專利，上訴人之侵權行為顯屬惡意。上訴人於96年9月21日至97年3月間銷售系爭產品438台之侵害行為，參酌其銷售之數量並非少數，而且侵害行為一直在持續等情，請酌定3倍之損害額。本件依此計算之損害賠償額為1,481,108元〔計算式：5589台×2384元（平均銷售價）×9%＋故意侵害之期間所銷售438台×2384元×9%×3倍＝1,481,108元〕，大於原審判決上訴人應連帶給付被上訴人損害賠償之金額，上訴人2人之上訴即無理由。
二、上訴人辯以：㈠上訴人僅係購自浥極幫公司後販售系爭產品，有關系爭專利
之結構設計生產技術或專利範圍是否變更非上訴人所能得知，又被上訴人所有之系爭專利申請專利範圍於96年9月21日更正公告，系爭產品始落入系爭專利範圍，上訴人縱有過失，亦應就96年9月21日後所銷售之產品計算損害賠償額，而上訴人販售系爭產品之單價扣除購入之單價，乘上銷售數量，即為上訴人就系爭產品轉售所得之利益，上訴人購入系爭產品總計7,167台，共計15,298,359元，而自96年9月21日起至97年12月止計956台，平均銷售單價為2,471元，銷售利得為321,216元〔計算式：（2,471－2,135）×956＝321,216〕，惟依據97年度同業利潤標準為「其他泵、壓縮機、活栓及活閥製造」同業利潤為9%，從而，上訴人之利得為212,575元（2,361,940×9%＝212,575）。
㈡上訴人2人於本件審理時補充陳述略以：
⒈上訴人2人於本件不爭執系爭專利之有效性及系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項。
⒉本件上訴人已向製造商查詢系爭產品是否確有侵權，製造商
詳實比對後，得出系爭產品並未落入系爭專利更正前申請範圍之結論。況且，臺灣臺中地方法院93年度智字第39號判決亦肯認系爭產品確未落入系爭專利更正前之申請專利範圍，自應認上訴人並未違反其應盡之注意義務。
⒊退萬步言之，應以96年9月21日系爭專利變更公告之日作為
損害賠償之起算時點，因在系爭專利申請專利範圍尚未變更之前，自系爭專利說明書及智慧局之相關公告均無從得知系爭產品有落入系爭專利範圍，上訴人難認具有主觀上侵害他人之意圖。
三、原審判決上訴人2人應連帶給付被上訴人129萬2984元及自
95年9月9日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，並因兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行與免假執行，而各酌定相當之擔保金額准許之，另駁回被上訴人其餘之訴。上訴人2人就其敗訴部分不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於上訴人之部分廢棄。㈡前項廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。㈢第一審廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：上訴駁回，訴訟費用由上訴人負擔（被上訴人就其敗訴部分未據上訴而告駁回確定）。
四、本件兩造不爭執事項（見本院第130至131頁）：㈠本件被上訴人擁有我國新型第204853號「抽水泵浦之馬達自
動加壓控制結構」專利權（即系爭專利），專利期間自92年
6月11日至103年1月24日，上訴人不爭執其有效性。㈡型號EQ200之「微電腦恆壓泵浦」產品（下稱系爭產品）為
浥極幫公司所製造及販賣予上訴人經濟公司，上訴人2人不爭執系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項。
㈢被上訴人於申請系爭專利時，原申請專利範圍中所記載「於
容室內部的側壁處設有一磁簧開關」部分，已於95年3月1日向智慧局提出更正專利之申請，將上開申請專利範圍有關「容室內部」之敘述更正為「容室外部」，且經智慧局核准更正，並於96年9月21日公告。
五、本件兩造之爭點（見本院第131頁）：㈠上訴人是否具有侵害系爭專利之故意或過失？㈡若上訴人有故意或過失，應連帶給付損害賠償之金額為若干
？
六、本院得心證之理由：㈠被上訴人主張其享有系爭專利權，專利期間自92年6月11日
至103年1月24日，系爭產品為浥極幫公司所製造及販賣予上訴人公司等事實，業據其提出中華民國專利證書影本、中華民國專利公報影本、統一發票影本各1份及系爭產品照片為證，且為上訴人所不爭執，堪信為真實。
㈡被上訴人於95年3月1日以「誤記事項之訂正」之事由，向
智慧局申請更正系爭專利申請專利範圍，將「容室內部」之敘述更正為「容室外部」，嗣被上訴人於95年7月13日發律師函予上訴人，已告知其所販售之恆壓機有侵害系爭專利權，即應停止販售等情，亦有律師函及其附件即94年7月21日之專利比對分析報告為證，並為上訴人所不爭執，亦堪信為真實。
㈢上訴人2人於本件不爭執系爭專利之有效性及系爭產品落入
系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項，是本件首應究明上訴人是否具有侵害系爭專利之故意或過失？經查：
⒈按專利法第84條第1項前段規定：「發明專利權受侵害時，
專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立（最高法院93年度台上字第2292號判決意旨參照），是以專利權人請求行為人負侵害專利權之損害賠償責任，除行為人有侵害專利權之侵權行為外，尚須行為人主觀上有侵害專利權之故意或過失始能成立。⒉次按專利法第64條第4項規定：「說明書、圖式經更正公告
者，溯自申請日生效」，係指專利權經專利權人申請更正專利說明書或圖式者，其更正之說明書溯及自專利申請日生效，申請專利範圍以經更正公告之說明書中所載之申請專利範圍為準，於侵害專利權之認定亦應以更正公告之說明書中所載之申請專利範圍為判斷。惟行為人製造、為販賣之要約、販賣、使用是否落入專利經更正公告之說明書中所載之申請專利範圍，與行為人有無侵害專利權之故意或過失，一為構成侵權行為之客觀事實，另為行為人主觀上有無為侵權行為之意圖，二者不得同一而論，縱有侵權行為之事實，行為人主觀上若無故意或過失者，專利權人即不得請求行為人負侵權行為之損害賠償責任。
⒊本件被上訴人固主張上訴人自其於95年7月13日發律師函予
上訴人時起已知其所販售之系爭產品侵害系爭專利權，至智慧局業於96年9月21日核准系爭專利更正申請專利範圍申請並公告之期間，應連帶負損害賠償責任云云。然查，被上訴人雖係於95年3月1日以「誤記事項之訂正」之事由，向智慧局申請更正系爭專利申請專利範圍，將「容室內部」之敘述更正為「容室外部」，惟依其95年7月13日律師函所載，係告知上訴人侵害系爭專利申請專利範圍第1至4項，並非告知係侵害系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項，此由上開律師函之附件2即 林鎰珠 專利代理人所出具之「專利比對分析報告」（分析日期94年7月21日），可知係將系爭產品與系爭專利申請專利範圍第1至4項比對分析，而上開「專利比對分析報告」之日期早於系爭專利申請專利範圍更正之日期，顯非以系爭產品與系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項互相比對，參以被上訴人對上訴人系爭產品之上游供應商即第三人浥極幫公司提起民事訴訟，經臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）以96年2月6日93年度智字第39號判決被上訴人敗訴，即係認定系爭產品未侵害系爭專利申請專利範圍第1至4項，雖上開臺中地院判決中有敘及被上訴人已向智慧局申請更正申請專利範圍，被上訴人已於96年
5月18日在原審提出上開判決，惟該更正是否被准許尚屬未知，且縱然經智慧局准許亦於公告後始有對世效力，不得令上訴人在該更正申請專利範圍核准前，自為判斷核准之可能性，並在事後法院認定系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍，課以侵害系爭專利之故意或過失之責任，且專利申請專利範圍之誤繕或誤記係屬專利權人之疏失，應由專利權人自行負擔風險，上訴人信賴專利公告及臺中地院上開93年度智字第39號判決結果，自無令其於系爭專利更正後申請專利範圍公告前負侵權之過失或故意之責任，亦不因被上訴人就臺中地院93年度智字第39號判決上訴，嗣於99年6月15日臺灣高等法院臺中分院96年度智上易字第4號判決被上訴人勝訴，之後經最高法院99年度台上字第2096號判決發交本院更審，經本院於100年6月28日勸諭被上訴人與浥極幫公司達成和解之結果，而認定上訴人應就被上訴人於95年7月13日發律師函時起至96年9月21日系爭專利更正申請專利範圍核准公告之期間，負系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項之故意或過失責任。承上，被上訴人此部分之主張，非有理由。
⒋至於被上訴人主張上訴人於96年9月21日系爭專利更正申請
專利範圍核准公告日至97年12月期間侵害系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項部分，因系爭專利更正申請專利範圍已經核准並公告，而有對世效力，且上訴人經由被上訴人於96年5月18日在本件原審提出之上開臺中地院93年度智字第39號判決，亦已知悉被上訴人已向智慧局提出系爭專利申請專利範圍之更正，參以被上訴人已以律師函通知上訴人有侵害系爭專利之情事，上訴人至97年3月31日仍繼續向浥極幫公司購買系爭產品予以銷售，自96年9月21日起至97年12月止，共計銷售系爭產品956台，為上訴人所不爭執。另上訴人並於97年8月至98年8月間向第三人巨順實業有限公司購買侵害系爭專利之產品，雖該部分非為本件審理範圍，但可佐證上訴人於知悉系爭產品侵害系爭專利更正申請專利範圍第1至4項後，仍不願意停止侵害系爭專利之銷售行為，足認上訴人主觀上有侵害系爭專利之故意。
㈣損害賠償金額之計算：
⒈按專利權人請求賠償損害，得就下列各款擇一計算其損害：
①依民法第216條之規定，但不能提供證據方法以證明損害時，新型專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。②依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第108條準用第85條第1項定有明文。⒉查系爭專利申請專利範圍於96年9月21日更正公告後，系爭
產品始落入系爭專利更正後申請專利範圍第1至4項，已如上述，依據上訴人2人提出兩造所不爭執之購入及銷售資料所示，上訴人自96年9月21日上開更正公告起至97年12月止共銷售系爭產品956台，每台平均銷售單價為2,471元，兩造均同意依據97年度同業利潤標準關於「其他泵、壓縮機、活栓及活閥製造」之同業利潤9%計算本件損害賠償金額，從而，上訴人經濟公司之利得為212,605元（計算式：2,471×956×9%＝212,605元，元以下四捨五入），以此計算上訴人應賠償被上訴人損害賠償之金額。
⒊末按專利法第108條準用第85條第3項規定，侵害行為如屬
故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3倍。查上訴人經濟公司乃故意侵害系爭專利，其銷售系爭產品之利得為212,605元，業如前述，審酌其於被上訴人系爭專利申請專利範圍於96年9月21日更正公告後，對系爭產品侵害系爭專利應知之甚明，詎其後仍繼續銷售系爭產品，顯然漠視系爭專利之存在，實非可取等一切情狀，本院爰依上開條文酌定損害額1.6倍之賠償，即340,16
8元（計算式：212,605×1.6＝340,168元）。準此，爰酌定上訴人經濟公司應賠償被上訴人340,168元，被上訴人於此範圍內之請求為有理由應予准許，逾此範圍之請求為無理由應予駁回。
㈤連帶責任部分：
按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」，公司法第23條第2項定有明文。且公司法第23條第2項係基於法律之特別規定，與一般侵權行為之構成要件不同，並不以有故意或過失為必要（最高法院90年度台上字第382號、73年度台上字第4345號判決意旨參照），查上訴人陳光隆為上訴人經濟公司負責人，其因執行公司業務違反專利法致被上訴人受有損害，揆諸上開說明，自應與經濟公司負連帶賠償責任。
七、綜上所述，被上訴人本於專利法第108條準用第84條第1項、第85條第1項、第3項、公司法第23條第2項之法律關係，請求上訴人2人連帶給付340,168元，及自起訴狀繕本送達翌日即95年9月9日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求則無理由，應予駁回。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，就此部分仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條但書，判決如主文。
中華民國101年12月27日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳忠行
法官熊誦梅法官曾啟謀以上正本係照原本作成。
不得上訴中華民國101年12月27日
書記官王月伶