裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第1203號判決
裁判日期：民國93年08月31日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第一二○三號
原告英商‧英國辛堅塔股份有限公司代表人甲○○○○（KevinBill，智慧財產服務部門董事長）訴訟代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）
陳長文 律師右一人複代理人 簡秀如 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十二年一月十四日經訴字第○九二○六二○○五三○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十八年四月三十日以「雜環衍生物」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並修正專利名稱為「具抗血栓及抗凝血活性之雜環衍生物」（下稱系爭案），案經被告於九十一年八月十四日以（九一）智專三（四）○一○二七字第○九一八七○○一二五八號專利再審查核駁審定書為系爭案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告作成申請案號數第000000000號「具抗血栓及抗凝血活性之雜環衍生物」發明專利申請案准予專利之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准時專利法第二十條第一項第一款之規定而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈按「凡可供產業上利用之發明在申請前未見於刊物或公開使用者，得依本法取
得發明專利」，專利法第二十條第一項第一款前段定有明文。亦即，一發明專利需符合新穎性之專利要件。又按選擇發明，根據專利審查基準定義，係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明，常見於化學及材料技術領域之發明。就選擇發明所選擇已知上位概念發明之下位概念之技術內容而言，已知發明並未有具體之揭示，且其所選擇之技術內容無論為已知發明未揭示之異質物或同質物，其說明書內所記載達成的功效，即使在已知發明之文獻內有記載，只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成者。有關化學物質之選擇發明，判斷該發明是否能輕易完成時應考量之事項，在發明技術內容方面有：其化學構造式，需為包含於已知發明之上位概念化學構造式的下位概念；其以化學構造式表示之各化學物質，須為已知發明所未具體記載者；在發明功效方面有：其發明之化學物質與已知發明所創製之化學物質相比，在質或量上需能創製出非顯而易知之突出的功效、性質或用途。惟查，被告並未能依據前揭專利審查基準之規定，審酌系爭案是否符合選擇發明之要件，遽然認定系爭案不具有新穎性，嚴重侵害原告之程序上之利益。
⒉被告指出就原告於九十一年十月九日隨函提送建議修正之申請專利範圍第一項
及所補呈之藥理功效數據觀之，其與公告之專利合作條約申請案國際註冊之第W098/21188號專利案（下稱引證案）相較仍不足以為一選擇發明。然而，原告欲再次陳明者，系爭案修正後之申請專利範圍第一項雖曾被廣泛包含於引證案之中，但引證案卻從未於其較佳實施態樣或實例中具體建議或教示過系爭案申請所揭示之化合物（其中Ｄ基團為2-吲基或2-苯並咪唑基），系爭案發明係屬下位概念之發明。如前所述，引證案僅一般性地揭示一涵蓋範圍非常廣泛之化合物，其中大多數在其Q位置處（對應本案發明式I化合物之D位置）不具雜環基團。事實上，引證案說明書第九頁第二十四至二十五行即舉例教示Q視情況可經苯乙烯基、萘或苯基取代。此外，同說明書第六頁第二十七行指出Q較佳為萘基，且以絕大多數所例示之化合物其Q位置為一加以萘基支持。而在全部實例之中僅有一個在Q位置處為雜環基團，即原告於訴願書第一項3（1）點中所述之實例十二化合物。然而，該化合物卻未列於如引證案申請專利範圍第十二或十三項中該引證案視為較佳化合物之列。因此熟習該項技術者在尋找其他具類似活性之化合物時，絕無任何動機，且亦不可能被導引去特別考量這些未被視為較佳之化合物。更明確地說，根據引證案之揭示或建議，熟習該項技術者並無任何理由相信系爭發明所揭示之化合物具有與引證案中大部分之活性化合物類似的活性（因不屬其建議之較佳化合物範圍內）。熟習該項技術者在任何情況下，充其量只能預期該引證前案所揭示之化合物（或許包含系爭發明之化合物，亦即引證案之通式化合物中Q處基團為一吲環）具有該引證案化合物之活性，如與系爭發明所揭示之化合物結構最相近者（如實例十二化合物）之活性比較。然而系爭發明所揭示之化合物具有不同於該引證所揭示者之活性，此亦正是原告所欲比較之處。
⒊當與引證案之極多化合物中所例示者（即實例十二，系爭案說明書用以作為比
較之實例一之化合物）比較之下，而系爭案發明人意外發現於苯并呋喃環中之氧原子替換為一吲之NH基時，活性提升超過一個因次。即系爭發明之Ｄ基團為2-吲基化合物其作為因子Xa抑制劑的活性數據為0.005μM，而系爭案作為比較例之實例一化合物（Ｄ基團部分為苯並呋喃環）則為0.057μM。因此本發明確實提供非顯而易知之突出的功效，屬具新穎性及進步性之選擇發明，由該案數據顯示，系爭發明中所請之化合物其活性層級顯然超出引證前案所揭示與預期，且比引證案中非屬其較佳取代基團者（Q位置處為雜環基團）為高。雖然被告指稱，根據引證案說明書第二十一至二十二頁之揭示內容，支持吲基化合物之功效數據（因子Xa抑制劑的活性數據為0.005μM）乃落入引證案之範圍（0.001至25μM），以此佐證系爭案建議修正之申請專利範圍不具非顯而易知之突出功效。對此原告欲陳明者，引證案不僅所揭示之化合物涵蓋範圍極廣，且如被告指出之IC50（50%抑制濃度）範圍，其上下限範圍彼此即高達二萬五千倍之譜。但系爭發明之吲基化合物其抑制活性實測數據則顯示其位於最佳之抑制活性區界中（最佳預測範圍為0.001μM，系爭案化合物為0.005μM）。而由前二段所述可知，引證案中唯一與系爭案結構相近之例示化合物並非該案所建議之較佳化合物，熟習該項技術者無法預期系爭案發明之吲基化合物具有如此優越（0.005μM）之抑制活性數據，故與該引證案相較系爭案發明之藥理數據確具非顯而易知之突出功效。此外，就原告建議修正後之另一Ｄ取代基為苯並咪唑基之化合物，其活性雖與引證案實例十二（本發明之實例一）之苯並呋喃比較具相似之功效，但其與吲基化合物與苯並呋喃基化合物相較均具較佳之溶解度（測試法及結果如所提附件二與其表中所示）。而較高之溶解度致使該化合物之生物利用度增加，其在活體治療中之治療效果扮演關鍵性角色。受測化合物越易溶，其越容易為人體所吸收。由附件二表中列示之溶解度測試結果可知，系爭案表中化合物15（同具引證前案實例十二、系爭案實例一之苯並呋喃基），其溶解度顯然遠低於系爭案表中化合物14（代表吲基化合物）與系爭案表中化合物16（代表苯並咪唑基）。特別就苯並咪唑基化合物而言，其溶解度至少為苯並呋喃基溶解度的約五十倍以上，此溶解度之性質在作為一醫藥活性成分時，足以彌補其本身Xa抑制活性（雖其活性與本案表中化合物15相近）。
⒋按「依（九十年十月修正前專利法第四十四條）第一項第三款所為之補充或修
正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」前揭專利法第四十四條第四項、第六十七條第一項分別定有明文。綜觀上述法條之立法意旨，「發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會，在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限。」本院九十年訴字第三二五號著有判決。
⒌又經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三六號訴願決定
意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要，爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審查後另為適法之處分」。換言之，一專利申請案若可經由補充或修正其說明書而無不予專利之情事時，專利專責機關理應根據前揭專利法第四十四條之規定，給予申請人補充或修正之機會，以符合專利法鼓勵及保護發明之立法意旨。然查本案原告於修正時應自申請專利範圍第一項中刪除之Ｄ取代基為2-苯並[b]呋喃基，卻僅因誤繕而仍舊留於其中。針對原告因一時不察所發生之誤繕，被告理應參照上述立法意旨及法院實務見解，根據前揭專利法第四十四條之規定，通知原告限期修正，以協助原告取得專利，而非逕下審定不予專利，剝奪原告程序上之利益，是以，該處分與前揭專利法第一條與第四十四條之立法意旨及前揭司法實務見解顯然不符。為此，原告特依據前述法律規定及法院實務見解，修正申請專利範圍第一項，以排除系爭案之可能爭議部分。經此修正，原處分不予專利之理由已不復存在。原告特此提送中英文申請專利範圍修正本各乙份，若將原處分及訴願決定撤銷，原告自將依該申請專利範圍修正本所示向被告提請修正。
⒍按選擇發明，根據專利審查基準定義，係指選擇已知上位概念發明之下位概念
而作為構成要件之發明，常見於化學及材料技術領域之發明。就選擇發明所選擇已知上位概念發明之下位概念之技術內容而言，已知發明並未有具體之揭示，且其所選擇之技術內容無論為已知發明未揭示之異質物或同質物，其說明書內所記載達成的功效，即使在已知發明之文獻內有記載，只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，此即屬非能輕易完成者之一選擇發明。依據前述之定義，若一第三人早於原告提出系爭專利案申請之前即將一上位概念提出專利申請，顯然原告並不可能即時知悉有該上位概念之申請案存在，又遑稱於申請過程、審查階段主張系爭案為選擇發明。換言之，對於一申請案是否為一選擇發明，實必須由被告於審查時根據所有資料作一綜合判斷，因此被告苛責原告未於申請、審查階段主張系爭案為選擇發明，並進而做出對原告不利之處分實有違誤。關於申請專利之新穎性判斷為一事實問題，當不因原告是否於申請過程中主張系爭案為選擇發明而有不同之認定結果，因此被告以原告於訴願階段始主張系爭案為選擇發明，實自承所請發明不具新穎性一節，顯已增加法所無之限制，並無可採。
⒎引證案僅一般性地揭示一涵蓋範圍非常廣泛之化合物，必須以一與系爭發明所
揭示之化合物結構最相近者（如實例十二化合物）來比較其活性大小，始能判斷是否系爭案具有較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，如此才能證明系爭案屬於非能輕易完成之選擇發明。原告並無義務亦無需要測試所有習知化合物來判斷何者屬於最佳，再將之用來與系爭案相互比對。以原告所提供之功效實驗數據可知。於苯并呋喃環中之氧原子替換為一吲之NH基時，活性提升超過一個因次，系爭發明中所請之化合物其活性層級顯然超出引證前案所揭示與預期，且比引證案中非屬其較佳取代基團者（Q位置處為雜環基團）為高。系爭案發明之吲基化合物其抑制活性實測數據則顯示其位於最佳之抑制活性區界中（最佳預測範圍為0.001μM，系爭案化合物為0.005μM）。而由前二段所述可知，引證案中唯一與系爭案結構相近之例示化合物並非該案所建議之較佳化合物，熟習該項技術者無法預期本案發明之吲基化合物具有如此優越（
0.005μM）之抑制活性數據，故與該引證案相較系爭案發明之藥理數據確具非顯而易知之突出功效。就原告建議修正後之另一Ｄ取代基為苯並咪唑基之化合物，其活性雖與引證前案實例十二（本發明之實例一）之苯並呋喃比較具相似之功效，但其與吲基化合物與苯並呋喃基化合物相較均具較佳之溶解度（測試法及結果請附件二與其表中所示）。而較高之溶解度致使該化合物之生物利用度增加，其在活體治療中之治療效果扮演關鍵性角色。
⒏查原告曾於九十年七月九日（即被告再審查程序中）及九十一年十月九日（即
訴願程序中）兩度修正系爭案之申請專利範圍。此二次修正版本之主要不同，在於九十年版本申請專利範圍第一項中「D」之「2-苯並[b]呋喃基」於九十一年版本中已刪除之。原告於進行九十年版本之修正時，係完全依據被告八十九年三月一日專利核駁審定書中所具體指示之「本案‧‧‧應‧‧‧作適當修正，如‧‧‧D為2-吲基、2-苯並咪唑基、2-苯並[b]呋喃基」，將申請時申請專利範圍第一項中所定義之「D」範圍（當時關於「D」之界定範圍極為廣泛，其可選用種類難以數計，所佔篇幅幾逾一頁）大幅刪除至僅餘被告所指定之三個基團及經氟、氯或溴取代者；經被告仍以申請專利範圍第一項式(I)化合物已見於引證案，故不具新穎性為由核駁系爭案之專利申請後，原告乃再為詳查，發現前述依據被告具體指示所限定之三個基團中，仍有「2-苯並[b]呋喃基」已為引證案所揭示，故原告乃主動承認此為原告於修正過程中之疏漏誤記，並於訴願階段中刪除上開基團，呈送九十一年版本供參。鑑於原告誤於九十年版本中保留「2-苯並[b]呋喃基」純屬誤記（此由原告當時願意刪除絕大部分對「D」之定義範圍以確保系爭案之新穎性及配合被告之審查意見，即可獲得確認），以及本院九十年訴字第三二五號判決、九十年訴字四三○七號判決之意旨，原告於訴願程序中修正上述誤記而提出之九十一年版本，應採為審查系爭案新穎性要件之對象。況且，訴願程序本即為廣義行政程序之一環，此由行政機關於訴願程序中應先行重新審查（訴願法第五十八條第二項），並得於訴願程序終結前補正其處分之理由或補行應行之程序（行政程序法第一百十四條），訴願機關審理後亦得逕為變更處分之決定（訴願法第八十一條第一項）等規定，更足徵之。既如此，則應無不准人民於訴願階段中就誤記之處提出修正並請求依修正本進行審查之理（況行政機關尚得於訴願程序終結前補正其理由不備之瑕疵）。實則，由被告之答辯均係針對九十一年版本論究其新穎性問題之事實可知，被告及訴願決定機關均已受理九十一年版本，並以之為審查對象。是九十一年版本應為本件訴訟審酌原處分是否適法之對象，再無疑問。
⒐被告援以核駁系爭申請案之法律基礎，除認為系爭申請案有前揭專利法第二十
條第一項第一款申請前已見於刊物規定之情事，亦即不具新穎性之外，別無其他。所謂新穎性之判斷標準，參酌專利審查基準所載，須以發明之技術內容比對是否相同為斷，如不相同即具有新穎性，如相同即不具新穎性；必須二者完全相同，方能認為系爭申請案不具新穎性。又該審查基準同頁中，除揭示新穎性之審查須對申請專利範圍應就每一請求項逐項判斷其新穎性外，更具體說明上、下位概念發明之公開對於彼此新穎性之影響；詳言之，上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則不在此限」，「觀念上，上位概念發明僅表明下位概念包含於上位概念中，或者單純地可從上位概念的用語中，列舉出下位概念的用語者，不得認為可由上位概念導出以下位概念來表現之發明」，「已公開的某產品係『用金屬製成的』，並不能使『用銅製成的同一產品』之專利申請喪失新穎性」，「『鹵素』之公開，並不能使該系列中之『氯』喪失新穎性」、「已知化合物之公開，不使其光學異構物、水合物及結晶物喪失新穎性」。查被告所據以論斷系爭案不具新穎性之證據，僅前述引證案一件先前技術文獻而已。而該引證案中，並未具體揭示九十一年版本申請專利範圍第一項對於「D」（該引證案中對應於「D」者為其申請專利範圍第一項中之「
Q」）所界定之「2-吲基、2-苯並咪唑基」。即就此而言，系爭案與引證案即有不同，而不能率以系爭案不具新穎性論之。
⒑次查，系爭案申請專利範圍共有七項（包含二獨立項及五附屬項），而被告於
其再審查審定書中僅以申請專利範圍第一項式(I)化合物已見於引證案云者，即論斷系爭案之全部均不具新穎性。顯然，被告對於新穎性之審查，亦未遵循專利審查基準中之逐項審查原則。縱或系爭案申請專利範圍第一項之式(I)化合物確有新穎性問題（原告仍否認之），其他項次之標的（例如申請專利範圍第六項之「醫藥組合物」）未必亦有此問題。再查，如被告所述，「WO98/21188申請專利範圍第1項式(I)化合物之取代基Q，其定義為『可有取代基之雜環基』，此已明顯涵蓋系爭案九十一年十月九日修正之申請專利範圍第一項（按：被告審查之對象乃九十一年版本）所請式(I)化合物其中『D視情況而經氟、氯、溴取代之2-吲基或2-苯並咪唑基』」，引證案中所揭示者為可有取代基之雜環基，其屬前揭專利審查基準中所定義之上位概念（係指匯集同族或同類事項而總括的概念）；而系爭案則將其取代基具體定義為氟、氯、溴之下位概念（係指非匯集同族或同類事物，亦非基於某種共同性質之總括複數事項，而相對應於上位概念呈現為下位之具體概念），並將雜環基具體定義為「2-吲基或2-苯並咪唑基」之下位概念。正如前引專利審查基準中所例示之「金屬製成物品不能使用銅製成者喪失新穎性」，「鹵素不能使該系列中之氯喪失新穎性」，取代基之揭示不能使氟、氯、溴喪失新穎性、雜環基之揭示亦不能使2-吲基或2-苯並咪唑基喪失新穎性，乃灼然自明之理。迺被告卻以引證案中可有取代基之雜環基已明顯涵蓋系爭案式(I)化合物D視情況而經氟、氯、溴取代之2-吲基或2-苯並咪唑基為由，認定系爭案不具新穎性。試問，引證案之何處曾明顯涵蓋系爭案之內容？揆諸前述專利審查基準所揭示新穎性之判斷標準，系爭案之申請專利範圍應為具有新穎性者，無庸置疑。
⒒根據專利審查基準之定義，選擇發明係指選擇已知上位概念發明之下位概念而
作為構成要件之發明，常見於化學及材料技術領域之發明。就選擇發明所選擇已知上位概念發明之下位概念之技術內容而言，已知發明並未有具體之揭示，且其所選擇之技術內容無論為已知發明未揭示之異質物或同質物，其說明書內所記載達成的功效，即使在已知發明之文獻內有記載，只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成者；有關化學物質之選擇發明，判斷該發明是否能輕易完成時應考量之事項，在發明技術內容方面有：「其化學構造式，需為包含於已知發明之上位概念化學構造式的下位概念」，「其以化學構造式表示之各化學物質，須為已知發明所未具體記載者」；在發明功效方面有：「其發明之化學物質與已知發明所創製之化學物質相比，在質或量上需能創製出非顯而易知之突出的功效、性質或用途」。而系爭案中D之定義為「視情況而經氟、氯、溴取代之2-吲基或2-苯並咪唑基」，其為引證案中可有取代基之雜環基之下位概念，業如前述。在發明技術內容上，前者之化學構造式包含於後者之上位概念中，但並未為後者所具體記載；在發明功效上，如原告附件一之實驗數據所示，式(I)化合物之D為系爭案之2-吲基時，其作為因子Xa抑制劑的活性，較引證案中結構最為接近之「D為苯並呋喃基者，提升超過一個因次（Ｄ為「2-吲基」之活性數據IC50值為0.005uM，而D為苯並呋喃環時則為0.057uM）；而D為系爭案之「2-苯並咪唑基」者，其溶解度則遠高於引證案中結構最為接近之D為苯並呋喃基者。顯然，系爭案所具體揭示、屬於下位概念之化合物，與引證案中結構最近者相比，不論在質或量上均達到非顯而易知之突出的功效及性質，而為具備進步性之選擇發明無疑。
⒓原告於訴願階段提出選擇發明之陳述，其目的僅為說明系爭案與引證案間之上
、下位概念關係，並非屬新主張，更未變更系爭案具備新穎性或進步性之本質。被告一再以原告於申請、審查階段皆未提出本案為選擇發明，至被告審定不予專利後，始主張其為選擇發明、顯有誤導訴訟機關之嫌等語為辯，似有誤解。又選擇發明之前提乃在於系爭案與引證案間具有前述之上、下位概念關係，其新穎性本無疑問，故而在審查上需進一步探討進步性問題，此乃原告主動補充提出數據證明之緣由，俾協助訴願機關及被告就此節進行審查，進而作成准予專利之處分。實則，如前所述，被告之原處分中僅質疑系爭案之新穎性，原告本無須提出數據對進步性作任何說明。而被告似未辨明此節，亦未瞭解選擇發明之真正意涵，竟謂原告主張其為選擇發明，實已自承所請發明不具新穎性，更指稱原告所補充之數據及功效，因系爭案說明書並未記載，此部分屬新增事項等等，殊無可採。被告另指稱，系爭案中D為「2-吲基」者，其功效數據（IC50為0.005μM）在引證案所揭示之範圍（0.001至25μM）內，故並無非顯而易知之突出功效。惟引證案所揭示之化合物涵蓋範圍極廣，且其所界定IC50範圍之上下限間，有高達二萬五千倍之差距；其所揭示與系爭案最相近之化合物（D為苯並呋喃基），其IC50值為0.057uM，並未落於引證案之較佳抑制活性區間（事實上，引證案根本未將該化合物列於其申請專利範圍之較佳化合物中）。而系爭案吲基化合物之抑制活性，卻位於引證案之最佳抑制活性區界中。換言之，系爭案由引證案所揭示之上位概念中，選擇並特定出具體之下位概念，而此下位概念所代表之特定化合物，確定能達到引證案中廣泛功效範圍中最佳之水準。此一選擇發明之內容及功效，絕非任何熟習相關技術者僅憑引證案之籠統上位概念教示，而能輕易預期或達成者。系爭案之進步性，乃無可置疑。
㈡被告主張之理由：
⒈原告稱系爭案為專利法中所稱之選擇發明，被告以系爭案不具新穎性逕以核駁
實有瑕疵等；惟此乃原告之片面說詞，查引證案申請專利範圍第一項式（I）化合物之取代基Q，其定義為可有取代基之雜環基，此已明顯涵蓋系爭案九十一年十月九日修正之申請專利範圍第一項所請式（I）化合物其中「D視情況而經氟、氯、溴取代之2-吲基或2-苯并咪唑基之申請範圍；而系爭案於申請、審查階段皆未提出其為選擇發明乙事，亦未於說明書中載明所請化合物具有較佳之因子Xa抑制活性、溶解度等事項，至被告審定不予專利後，始於訴願階段補充功效數據，主張其為選擇發明，實已自承所請發明不具新穎性；原告反稱被告所為審定不當，顯有誤導之嫌。至於原告稱系爭案為選擇發明，前案說明書並未揭示特定結構之化合物及其醫療功效等，因相關化合物之製備方法及醫藥用途已見於前案，故系爭案化合物之製備及相關醫藥組合物之用途乃習於該項技藝人士所易於推衍，並不具有專利性。再者，誠如原告所述，選擇發明之特點在於其須較前案具有非顯而易知之突出功效，經參酌前案說明書第二十一、二十二頁揭示之藥理數據，其中因子Xa抑制活性數據為0.00125μm，此與原告所述之實例三中取代基為吲基之化合物，其因子Xa抑制活性數據為0.005μm相較，系爭案並無非顯而易知之突出功效，所請範圍自不符專利要件。另原告稱D取代基為苯并咪唑基之化合物，其具有較佳之溶解度可使該化合物之生物利用度增加等事項，因系爭案說明書並未記載，此部分屬新增事項，與系爭案之專利性並無相關。
⒉原告稱被告未能認知系爭案已符專利要件之情事，遽然不予專利實有違反前揭
專利法第四十四條、第六十七條之立法意旨及現行司法實務之見解。按依九十年十月修正前專利法第四十四條第一項第三款、第六十七條第一項所為之補充或修正，須於發明專利案審定公告後提出且須有下列各款情事之一始得為之：
一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。查系爭案於審查階段皆因不具新穎性而致核駁，此並不適用於前述法條所述之補充或修正；再者，原告稱其因誤繕而致申請專利範圍已見於前案之部分，因專利審查係採書面審查，故原告對其所提之文件實應謹慎處理，今原告於審查階段不願亦不能提出明確申請專利範圍，卻於訴訟階段指責被告應負校稿、准予修正之責任，亦有將國家公器私用、浪費公務資源之實。
⒊原告稱依據前揭專利法第四十四條、第六十七條之立法意旨及現行司法實務之
見解，於行政訴訟階段中申請專利範圍之修正，如其修正內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分審定系爭案不具可專利性之事實基礎者，則系爭案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要；惟此乃原告片面說辭，相關法律見解在本院八十九年度訴字第二二一八號判決及最高行政法院九十二年度判字第一二八號判決皆明確指出原告於訴訟階段所提申請專利範圍，係於被告再審查審定之後始行提出，即未經被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及行政法院所得審究。至於原告稱系爭案化合物D取代基為2-苯並呋喃基之範圍係因誤繕而留於九十年七月九日之申請專利範圍乙事，然在九十年七月九日之申復函中原告並未具體指明其將修正之申請範圍，故實無從判斷此項範圍為原告所誤繕或欲申請之範圍。
⒋原告又稱被告對於選擇發明之認定，已然違背審查基準之實務規定，亦屬似是
而非之言論；就系爭案而言，九十一年十月九日修正之申請專利範圍第一項所請式（I）化合物其中D視情況而經氟、氯、溴取代之2-吲基或2-苯並咪唑基之申請範圍已見於引證案，被告於初審審定書即明確指出系爭案技術內容已見於前案；原告於再審查理由書，仍堅稱系爭案與引證案為不同之發明；至再審查階段，被告仍以再審查核駁理由通知書函原告有關系爭案技術內容已見於前案乙事，惟原告仍未具體刪修申請範圍以致遭核駁。綜觀上述審查過程，可知被告一再通知原告所請範圍已見於前案，且原告與引證案之申請人皆為捷利康（ZENECA）公司（原告至訴願階段始更名為辛堅塔股份有限公司），則原告所稱其於申請過程、審查階段並不知有該上位概念之申請案存在，故無法主張本案為選擇發明乙事，顯非屬實。至於選擇發明之認定，依現行專利審查基準之定義，雖上位概念已涵蓋下位概念之發明，只要其較已知發明具有非顯而易知之突出功效，亦符專利要件而可准予專利。但就系爭案而言，原告於申請、審查階段皆未提出系爭案為選擇發明，亦未於說明書中載明所請化合物具有較佳之因子Xa抑制活性、溶解度等事項，至被告審定不予專利後，始於訴願階段補充功效數據，主張其為選擇發明；經參酌前案說明書第二十一、二十二頁揭示之藥理數據，其中因子Xa抑制活性數據為0.001-25μm，此與原告於訴願時所補充之實例三中取代基為吲基之化合物，其因子Xa抑制活性數據為0.005um相較，系爭案並無非顯而易知之突出功效，所請範圍自不符選擇發明之定義。另原告稱取代基D為苯並咪唑基之化合物，其具有較佳之溶解度可使該化合物之生物利用度增加等事項，因系爭案說明書並未記載，此部分屬新增事項，與系爭案之專利性並無相關。
理由
一、按專利法於九十二年一月三日修正施行前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定。至於已審定者，適用修正施行前之規定，專利法第一百三十五條及其修正條文說明理由可資參照。本件係於九十一年八月十四日作成再審查核駁審定書，自應適用修正前專利法之規定，合先敍明。
二、原告主張其於九十一年十月九日之訴願程序中修正系爭案之申請專利範圍，已刪除「2-苯並[b]呋喃基」基團，被告及訴願決定機關均已受理九十一年版本，並以之為審查對象，本件應以九十一年修正申請專利範圍版本應為審酌原處分是否適法之對象等等。按修正前專利法第四十四條第一項、第四項規定：「專利專責機關於『審查』時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：．．．三、補正或修正說明書或圖式。」「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案『審定公告』之後提出者，並須有下列各款情事之一者，始得為之．．．」。是依該條規定修正說明書，須於專利專責機關「審查時」或「審定公告之後」為之。專利專責機關審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許。蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍。有最近最高行政法院九十三年度判字五０一號判決可資參照。原告九十一年十月九日修正系爭案之申請專利範圍，係於訴願程序始行為之，已在專利專責機關否准後，依上開最高行政法院判決之意旨，原告九十一年十月九日之修正系爭案之申請專利範圍，並非法之所許，本院仍應以原告於九十年七月九日之修正，並經被告認該修正並未變更實質之申請專利範圍加以審查，核先敍明。
三、系爭案依九十年七月九日之修正申請專利範圍之記載係⒈一種式(Ⅰ)之化合物及其醫藥上可接受之鹽其中：
A為吡啶基、嘧啶基、咪唑基、或塔𠯤基；B為N；D為視情況而經氟、氯、或溴取代之2-吲基、2-苯並咪唑基或2-苯並[b]呋喃基。
⒉根據申請專利範圍第一項之式(Ⅰ)之化合物其中A為2-吡啶基、3-吡啶基、4-吡啶
基、3-塔𠯤基、4-塔𠯤基、4-嘧啶基、5-嘧啶基、l-咪唑基、2-咪唑基、或4-咪唑基。
⒊根據申請專利範圍一項之式(Ⅰ)之化合物其中A經C1-4烷基、胺基、及鹵素取代。
⒋根據申請專利範圍一項之式(1)之化合物其中A未經取代。
⒌根據申請專利範圍第一至四項中之任一項之式(Ⅰ)之化合物或其醫藥上可接受之鹽，供使用於醫療。
⒍一種用於治療溫血動物之因子Xa調介疾病或狀況之醫藥組合物，其包括根據申請專
利範圍第一項至四項中之任一項之式(Ⅰ)之化合物或其醫藥上可接受之鹽以及醫藥上可接受之稀釋劑或載劑。
⒎根據申請專利範圍第一至四項中之任一項式I之化合物或其醫藥上可接受之鹽，其係用於供使用於治療因子Xa調介疾病或狀況之方法之醫藥製備中。
四、經查，系爭案申請專利範圍第一項所請之化合物，業已揭示於W098/21188號之引證案，已經被告於再審查核駁理由先行通知書、再審查核駁審定書記載明確。
原告於訴願理由書陳明W098/21188實例12之化合物（即系爭說明書比較實例1）與系爭案修正後之化合物結構十分類似，不同處僅在於取代基。於審理中原告亦陳明系爭案修正後之申請專利範圍第一項雖曾被廣泛包含於引證案之中，但引證案卻從未於其較佳實施態樣或實例中具體建議或教示過系爭案申請所揭示之化合物（其中Ｄ基團為2-吲基或2-苯並咪唑基），系爭案發明係屬下位概念之發明，引證案僅一般性地揭示一涵蓋範圍非常廣泛之化合物，其中大多數在其Q位置處（對應系爭案發明式I化合物之D位置）不具雜環基團等等。但查，引證案申請專利範圍第一項式（I）化合物之取代基Q，其定義為可有取代基之雜環基，而系爭案九十年七月九日的申請專利範圍第一項所請式（I）化合物其中「D為視情況而經氟、氯、或溴取代之2-吲基、2-苯并咪唑基或2-苯並[b]呋喃基」。其中D基團為2-苯並[b]呋喃基之申請專利範圍已為引證W098/21188所揭露，為原告所不爭執（九十三年四月二十八日準備程序筆錄參照）。因此，系爭案式一化合物與引證案所唯一不同之取代基（即系爭案之式I化合物之D位置與引證案申請專利範圍第一項式（I）化合物之取代基Q）又屬相同。系爭案之式一化合物與引證案揭露之化合物相同，系爭案自不具新穎性。
五、原告雖主張其於進行九十年版本之修正時，係完全依據被告八十九年三月一日專利核駁審定書中所具體指示之「本案‧‧‧應‧‧‧作適當修正，如‧‧‧D為2-吲基、2-苯並咪唑基、2-苯並[b]呋喃基」，將申請時申請專利範圍第一項中所定義之「D」範圍大幅刪除至僅餘被告所指定之三個基團及經氟、氯或溴取代者；經被告仍以申請專利範圍第一項式(I)化合物已見於引證案，故不具新穎性為由核駁系爭案之專利申請後，原告乃再為詳查，發現前述依據被告具體指示所限定之三個基團中，仍有「2-苯並[b]呋喃基」已為引證案所揭示，故原告乃主動承認此為原告於修正過程中之疏漏誤記，並於訴願階段中刪除上開基團等等。但查，被告八十九年三月一日專利核駁審定書業已具體指示之「本案‧‧‧應‧‧‧作適當修正，如‧‧‧D為2-吲基、2-苯並咪唑基、2-苯並[b]呋喃基，：：」，詎原告九十年七月九日修正之申請專利範圍第一項之化合物之D基團仍有2-苯並[b]呋喃基已為引證案所揭露。則被告以九十年七月九日修正申請範圍第一項式(I)化合物已見於引證案，所請範圍不具新穎性而不予專利，於法並無不合。至原告於訴願程序就九十年七月九日修正之申請專利範圍第一項之化合物之D基團再作修正，已在專利專責機關否准後，依上開最高行政法院九十三年判字第五０一號判決意旨，原告九十一年十月九日之修正系爭案之申請專利範圍，並非法之所許，本件仍應以原告於九十年七月九日之修正申請專利範圍加以審查。因此，原告主張系爭案經九十一年十月九日修正系爭案申請專利範圍第一項，以排除系爭案之可能爭議部分，經此修正，原處分不予專利之理由已不復存在一節，非屬可採。
六、原告又主張系爭案申請專利範圍共有七項（包含二獨立項及五附屬項），而被告於其再審查審定書中僅以申請專利範圍第一項式(I)化合物已見於引證案云者，即論斷系爭案之全部均不具新穎性。顯然，被告對於新穎性之審查，亦未遵循專利審查基準中之逐項審查原則。縱或系爭案申請專利範圍第一項之式(I)化合物確有新穎性問題（原告仍否認之），其他項次之標的（例如申請專利範圍第六項之「醫藥組合物」）未必亦有此問題一節。經查，原告九十年七月九日申請專利範圍第一項係界定式(I)化合物之化學結構組成，而第二項、第三項、第四項均係就Ａ基團再加界定，對系爭案與引證案所可能涉及非屬相同結構之D基團無關。又系爭案申請專利範圍第五項係就第一項至第四項化合物之用於醫療用途加以界定說明，其所主張之化合物並未脫離第一項化合物所揭露之範圍。而申請專利範圍第六項係將第一項之化合物定界定用於治療溫血動物之因子Xa調介疾病或狀況之醫藥組合物，其所主張之化合物亦與第一項之化合物相同。因此，系爭案申請專利範圍第二項至第六項之化合物與第一項之化合物並無不同，僅就其細部組成或用途再加描述，仍不影響其等之化合物已為引證案所揭露之結論。原處分就附屬項或第六項獨立項雖疏未論述，但其等既因與第一項之化合物均已為引證案所揭露，結論並無不同，尚不能以此部分之疏漏據為應撤銷原處分之論據。況系爭案申請專利範圍第一項之化合物，已為引證案所揭露，已如前述。原告於九十年七月九日修正申請專利範圍第一項經被告通知後既未將已為引證案所揭露之化合物中之D基團仍有2-苯並[b]呋喃基之不具新穎性部分修正，縱系爭案申請專利範圍其他附屬項及獨立項具有新穎性，被告亦無從僅駁回系爭案申請專利範圍第一項之請求而准許其他請求項之專利。因而被告據此而否准系爭案專利申請，結論尚無不合。
七、原告另主張「WO98/21188申請專利範圍第1項式(I)化合物之取代基Q，其定義為『可有取代基之雜環基』，已明顯涵蓋系爭案案九十一年十月九日修正之申請專利範圍第一項所請式(I)化合物其中『D視情況而經氟、氯、溴取代之2-吲基或2-苯並咪唑基』」，引證案中所揭示者為可有取代基之雜環基，其屬前揭專利審查基準中所定義之上位概念；而系爭案則將其取代基具體定義為氟、氯、溴之下位概念，並將雜環基具體定義為「2-吲基或2-苯並咪唑基」之下位概念。
正如專利審查基準中所例示之「金屬製成物品不能使用銅製成者喪失新穎性」，「鹵素不能使該系列中之氯喪失新穎性」，取代基之揭示不能使氟、氯、溴喪失新穎性、雜環基之揭示亦不能使2-吲基或2-苯並咪唑基喪失新穎性，但被告卻以引證案中可有取代基之雜環基已明顯涵蓋系爭案式(I)化合物D視情況而經氟、氯、溴取代之2-吲基或2-苯並咪唑基為由，認定系爭案不具新穎性，依前述專利審查基準所揭示新穎性之判斷標準，系爭案之申請專利範圍應為具有新穎性者，無庸置疑等等。
八、但查，本件系爭案申請專利範圍應以九十年七月九日之修正申請專利範圍加以審查，已如前述。原告主張以九十一年十月九日修正之申請專利範圍第一項與引證案作比較，據而認引證案之「可有取代基之雜環基」為上位概念，而系爭案則係將雜環基具體定義為「2-吲基或2-苯並咪唑基」之下位概念，引證案上位概念之揭露不能使系爭案下位概念喪失新穎性部分，已非有據。另按選擇發明係指已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明，選擇發明係涵蓋於已知發明之上位概念內。一般觀念中，選擇發明與已知發明係屬於同一發明，但因選擇發明所達成功效較已知發明具有顯著功效之增進，或產生未能預期之技術特徵，因而視為熟習該項技術者所非能輕易完成而可獲准專利。因此，選擇發明自須與已知發明之技術內容作比較以明瞭其是否確係選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明，並依其專利說明書之記載判斷其選擇之技術內容是否較已知發明具有顯然之功效或未能預知之突出技術特徵。如申請人於專利說明書並未載明係就已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明，並於其專利說明書之載明其選擇之技術內容如何較已知發明具有顯然之功效或未能預知之突出技術特徵。而於行政爭訟中始補充專利說明書以外之功效數據，主張其係具有非顯而易知之突出功效的選擇發明，自難憑採。本件依系爭案八十八年七月五日所提專利說明書中文本，均未見其與已知發明之引證案中結構相比，具有如何顯著之功效增進或突出之技術特徵。顯然系爭案並非以引證案已知發明之上位概念選擇部分之下位概念發明。且原告所請範圍已見於引證案，而系爭案與引證案之申請人皆為捷利康（ZENECA）公司，嗣於二０００年十一月二十一日原告始更名為辛堅塔股份有限公司，有原告於訴願時所提之公司更名登記資料可憑。因此，原告主張其於申請過程、審查階段並不能即時知有該上位概念之申請案存在，故無法主張本案為選擇發明一節，顯非屬實。又原告於訴願時始補充之系爭案較引證案具有較佳功效之測試實驗數據，亦均未記載於專利說明書。原告於審理中以引證案僅一般性地揭示一涵蓋範圍非常廣泛之化合物，必須以一與本案發明所揭示之化合物結構最相近者（如實例十二化合物）來比較其活性大小，始能判斷是否系爭案具有較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，並援引說明書以外之試驗資料，主張系爭案屬於引證案非能輕易完成之選擇發明等等，非屬可採。
九、從而本件被告以系爭案申請之化合物已見於引證案，所請範圍不具新穎性而為不予專利之審定，於法尚無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭發明專利申請案准予專利之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十三年八月三十一日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年九月二日
書記官王英傑