裁判字號：智慧財產法院98年行專訴字第13號判決
裁判日期：民國98年07月30日
裁判案由：發明專利舉發
智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第13號民國98年7月9日辯論終結原告宣茂科技股份有限公司代表人甲○○（董事長）訴訟代理人 陳啟桐 律師被告經濟部代表人乙○○（部長）訴訟代理人丁○○
參加人日商惠和股份有限公司代表人丙○○○（代表取締役）訴訟代理人 桂齊恆 律師
謝智硯 律師 林美宏 律師上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年11月21日經訴字第09706116430號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：訴外人日商惠和商工股份有限公司（於民國88年6月23日變更名稱為日商惠和股份有限公司，為本案參加人）於81年7月24日以「光擴散用板材」向經濟部中央標準局（嗣於88年
1月26日正式改制為智慧財產局）申請發明專利，並於同年
9月22日變更專利名稱為「光擴散用板片」，經中央標準局於82年3月9日准予專利，並於公告期滿後，發給發明第61
757號專利證書（公告號：203125號）。嗣原告於93年12月
2日以其違反核准時專利法（即75年12月24日修正公布之專利法）第2條第1、5款、第3條第2款及第60條第1、3款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。經智慧財產局審查，於95年1月12日以（95）智專三㈠02008字第09520034880號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告以96年8月6日經訴字第09606072110號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。惟原告不服，遂向臺北高等行政法院，提起行政訴訟。嗣經臺北高等行政法院以96年度訴字第3426號判決，撤銷原訴願決定，責由被告另為適法之決定。被告旋於97年11月21日經訴字第09706116430號訴願決定為「撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：撤銷訴願決定。並主張：㈠本件應審酌關於進步性之爭點：
原告於舉發階段，即主張系爭專利不具新穎性及進步性，故原告所舉關於進步性之新證據，依智慧財產案件審理法第33條規定，本院仍應審酌。
㈡系爭專利申請專利範圍第1至4項有無違反專利法第22條第
4項進步性規定：⒈第1項部分：
⑴系爭專利申請專利範圍第1項，依94年5月4日更正本
所載，關於「一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置所使用者」，文義並無限定「光擴散用板片」係用於「反射型光擴散用板片」或「穿透型光擴散用板片」。關於「基材板片」用語，並無任何功能性的限定，亦無材質及是否另具有其它光學機能等限定。關於「由上述合成樹脂層至少部份突設之珠狀物」，文義中並無對樹脂層中含有的珠狀物粒子含量比例、「完全埋設」及「部份突設」的珠狀物粒子的比例以及「部份突設的珠狀物粒子」的突設程度設限。因此將「突設」解釋為只要高於該「平面」，但是否有突破合成樹脂層則非所限。
⑵依下列引證資料可證系爭專利申請範圍第1項不具進步性：
①日本第平2─120702號專利（即原證5、訴願決定之
先前技術5，下稱引證4）或引證4結合系爭專利說明書所載之先前技術：已明確記載使用光擴散片應用於液晶顯示器。
②引證4結合日本第平2─221926號專利（即原證11、
訴願決定之先前技術1，下稱引證1）：引證1已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置。
③引證4結合日本第平2─214822號專利（即原證12、
訴願決定之先前技術2，下稱引證2）：引證2已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置。
⒉第2項部分：
依下列引證資料可證系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：
⑴引證4或引證4結合系爭專利說明書所載之先前技術：
已揭示擴散片、珠狀物及合成樹脂層為透明之技術特徵。
⑵引證4結合引證1：引證4已揭示擴散片為透明，引證
1已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置。⑶引證4結合引證2：引證4已揭示擴散片為透明，引證
2已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置。⒊第3項部分：
依下列引證資料可證系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
⑴引證4：已揭示粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明。⑵引證4結合系爭專利說明書所載之先前技術：引證4已揭示粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明。
⑶引證4結合引證1：引證4已揭示粒度不同的珠狀物，
及擴散片為透明，引證1之擴散板已揭露「平均粒徑為2-100μm的無機填充劑散佈混合於甲基丙烯樹脂板上」之技術特徵，即已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置，及粒度不同的珠狀物。
⑷引證4結合引證2：引證4已揭示粒度不同的珠狀物，
及擴散片為透明，引證2已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置。
⑸引證4結合日本第昭和55─120002號專利（即原證9、
訴願決定之先前技術4，下稱引證3）：引證4已揭示粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明，引證3之光擴散板已揭露「…粒徑為5-100μm…之粒子…」之技術特徵，即揭示粒度不同的珠狀物。
⑹引證4結合英國第0000000號專利（即原證10、訴願決
定之先前技術6，下稱引證5）：引證4已揭示粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明，引證5之製造光擴散板的方法已揭露「…玻璃珠具有從0.001mm至0.05mm之粒徑…」之技術特徵已揭示粒度不同的珠狀物。
⒋第4項部分：
依下列引證資料可證系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：
⑴引證4：已揭示珠狀物大致被覆基材板片表面整體，粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明。
⑵引證4結合系爭專利說明書所載之先前技術：引證4揭
示珠狀物大致被覆基材板片表面整體，粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明。
⑶引證4結合引證1：引證4揭示珠狀物大致被覆基材板
片表面整體，粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明，引證1已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置，及粒度不同的珠狀物。
⑷引證4結合引證2：引證4揭示珠狀物大致被覆基材板
片表面整體，粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明，而引證2之光擴散板已揭露「玻璃珠14b係大致被覆基材板片表面之整體」技術特徵，即已揭示擴散片使用於液晶顯示裝置，及珠狀物大致被覆基材板片表面整體。
⑸引證4結合引證3：引證4揭示珠狀物大致被覆基材板
片表面整體，粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明，引證3之光擴散板已揭露「粒子2/光擴散劑粒子/玻璃珠係完全或大致被覆於該基底1/基底/熱塑塑膠片之表面整體上」之技術特徵已揭示粒度不同的珠狀物，及珠狀物大致被覆基材板片表面整體。
⑹引證4結合引證5：引證4揭示珠狀物大致被覆基材板
片表面整體，粒度不同的珠狀物，及擴散片為透明，引證5已揭示粒度不同的珠狀物。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：被告97年11月21日經訴字00000000000號訴願決定係依臺北高等行政法院以96年度訴字第3426號判決意旨而重為，被告僅能針對原審定所論及，即以引證4可證明系爭專利申請專利範圍第1、2項均不具新穎性；引證1、3或5可證明系爭專利第3項不具進步性；引證4可證系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性，及引證2或3結合引證4可證系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性之部分作審查，否則即有訴外裁判之實。而原告前述主張在舉發階段並未提出，且未經參加人答辯及原處分機關審酌，被告機關自不能亦無法審理。
四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠本件不應審酌關於進步性之爭點：
舉發成立之審定本僅就「新穎性」加以審酌並不及於其他，且經濟部訴願審議委員會因受高等行政法院之判決之拘束，亦僅就「新穎性」加以判斷，本院不得遽而審酌「進步性」部分。
㈡系爭專利申請專利範圍第1至4項具進步性：
⒈第1項部分：
⑴引證4：
①系爭專利之液晶顯示裝置用光擴散用板片與引證4之
穿透型投影螢幕用光擴散片其用途完全不同，進而性能顯著不同。
②引證4第(3)頁右下欄之「可在光擴散片之表面形成
由擴散劑或以擴散劑為核之熱塑性樹脂所構成之凹凸形狀，此是在可進行光擴散片表面部分之擴散這點，對於擴散效率之提升、圖像解析性之提升為有效者」，此一揭示內容亦是基於「對擴散層自內層至外層之折射率的改良」所附加之技術內容，其在一邊提升穿透型投影銀幕所要求之光線穿透性、一邊擴大作為穿透型投影銀幕之視野角來謀求擴散性的改良。
③然系爭專利申請專利範圍第1項，係使用未就折射率
做著墨之一般的珠狀物，而重視使得突設珠狀物與埋設珠狀物混存於合成樹脂層，藉此對穿透光線在珠狀物之界面產生複雜之反射與折射以及在合成樹脂層表面產生折射作用，以提升光擴散用板片整體之光擴散效果。從而，系爭專利與引證4在發明著眼點完全不同，且在珠狀物界面之反射等光學作用顯著不同。
⑵引證4結合系爭專利說明書所載之先前技術：
以系爭專利說明書作為否定進步性之根據來進行組合實乃欠妥。系爭專利申請專利範圍第1項與引證4在發明用途、發明效果（機能）、發明中心（是否採用具有特殊折射率分布珠狀物）、以及光擴散片結構特徵（有無基材板片構成）上皆有明顯之差異，故系爭專利申請專利範圍第1項，而應具進步性。
⑶引證4結合引證1：
原告所提引證1，係認為當中已揭示「於基材板之表面上，形成由混有無機填充劑之甲基丙烯酸樹脂板所構成之液晶顯示用光擴散板」。惟經參加人確認之結果，引證1專利說明書全文當中並未提及「基材板」及無機填充劑自甲基丙烯酸樹脂部分突設之構成。
⑷引證4結合引證2：
依引證2揭露之實施方式，最後玻璃珠是否必然會埋設於紫外線硬化樹脂中，無法確知，原告引用引證2時有舉證不足之問題。又引證2之光擴散板為具備玻璃板、以及僅含埋設玻璃珠之紫外線硬化樹脂之「二層結構物」，與系爭專利之構成元件不對等。
⒉第2項部分：
系爭專利申請專利範圍第1項確實具有進步性，是以其附屬項第2項自亦具有進步性。
⒊第3項部分：
引證4結合系爭專利說明書所記載之先前技術並無法否定系爭專利申請專利範圍第1項之進步性，是以即便引證1第175頁揭示平均粒徑2-100μm之無機填充劑粒子、引證3申請專利範圍第1項揭示平均粒徑5-100μm之黏著性細微粒子、引證5申請專利範圍第2項揭示了粒徑0.001mm-0.05mm之玻璃珠，其與引證4、系爭專利說明書所記載之先前技術之結合，仍不足以否定系爭專利申請專利範圍第1項及第3項的進步性。
⒋第4項部分：
⑴系爭專利申請專利範圍第4項較引證4具有進步性：
系爭專利申請專利範圍第4項與引證4之課題不同，且構成方面，兩者之光擴散性不同，引證4亦未揭示發明重心，即突設珠狀物與埋設珠狀物以近接位置配置，達成全面披覆，引證4亦不存在基材板片構造。又發明效果方面，就光擴散效果上，系爭專利明顯優於引證4，有發明功效上之增進。
⑵系爭專利申請專利範圍第4項較引證4結合系爭專利說明書所載之先前技術，具有進步性：
①系爭專利說明書習用技術欄中，從關於光擴散層之「
貼著形成含有玻璃珠等之光擴散材而成之光擴散層」此一記載內容來看，其光擴散層僅存在埋設珠狀物，而完全未揭示埋設珠狀物與突設珠狀物混存、且此等珠狀物近接配置，且無相關暗示之記載。
②系爭專利申請專利範圍第4項之發明與系爭專利說明
書所載先前技術所記載之習知技術在課題上完全無共通性。又系爭專利說明書所載先前技術之光擴散片並無法達成充分之光擴散。
③光擴散片轉用至液晶顯示裝置應非屬習知技術，惟習
知專利公報，僅意涵所特定之光擴散片或擴散板可適用於液晶顯示裝置，而並未意涵所有光擴散片、尤其是引證4之穿透型投影銀幕用光擴散片可適用於液晶顯示裝置。
⑶系爭專利申請專利範圍第4項相較於引證4與引證1之結合具有進步性：
系爭專利申請專利範圍第4項與引證1之課題並不同，且構成方面，引證4雖為擴散板，用途近似，然引證1之擴散板，並非系爭專利申請專利範圍第4項之由基材板片與光擴散層所構成之積層體，並有基材板片。雖引證1中，就系爭專利申請專利範圍第4項之埋設珠狀物有對應之揭示，但未揭示突設珠狀物、全面被覆珠狀物，及使引證1之無機填充劑呈近接配置之狀態。另二者之發明效果不同。
⑷系爭專利申請專利範圍第4項相較於引證4與引證2之結合具有進步性：
系爭專利申請專利範圍第4項與引證2之課題不同，且構成方面，引證2之光擴散板，玻璃珠全部自紫外線硬化樹脂層突設，而不存在埋設玻璃珠，亦未揭露玻璃珠是否全被覆於玻璃板。另二者之發明效果不同。
⑸系爭專利申請專利範圍第4項相較於引證4結合引證3具有進步性：
系爭專利申請專利範圍第4項與引證3之課題、用途不同，且構成方面，引證3之光散射帶或光散射片，係將黏著性微小粒子(2)塗佈於透光性基材，由於引證3之光散射帶或光散射片係將黏著性微小粒子加以變形、接合來形成黏著層，並不存在如系爭專利申請專利範圍第
4項之光擴散用板片之光擴散層般之突設珠狀物、埋設珠狀物之概念。即便引證3之微小粒子將會對應到突設珠狀物，然引證3不存在埋設珠狀物。另二者之發明效果不同。
⑹系爭專利申請專利範圍第4項相較於引證4結合引證5具有進步性：
系爭專利申請專利範圍第4項與引證5之課題、用途不同，且構成方面，引證5之光擴散板，係於填充有玻璃珠之熱塑性物質板片上具有在液態下吹附之熱塑性物質、或是具有連續性施加之熔融熱塑性物質而得者。即使引證5之填充有玻璃珠之熱塑性物質板片視為系爭專利申請專利範圍第4項之光擴散層，由於珠狀物係埋設於板片內，是以引證5當中雖揭示系爭專利申請專利範圍第4項之「埋設珠狀物」，但未揭露埋設珠狀物與突設珠狀物混存，及使此等珠狀物以近接方式配置。另二者之發明效果不同。
五、兩造之爭點為㈠本件應否審酌關於進步性之爭點？㈡系爭專利申請專利範圍第1至4項有無違反專利法第22條第4項進步性規定？㈠按（第1項）撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有
拘束各關係機關之效力，（第2項）原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之，（第
3項）前2項之規定，於其他訴訟準用之，行政訴訟法第21
6條定有明文。㈡系爭專利申請專利範圍之更正：
⒈原告於93年12月2日以系爭專利違反核准審定時有效之75
年12月24日修正公布之專利法第2條第1、5款、第3條第2款及第60條第1、3款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發（見舉發N01卷第54至67頁）。
⒉參加人分別於94年2月17日、5月4日及11月18日提出系
爭專利申請專利範圍更正本（前二者見舉發N01卷第110-
2、217、279、302至303頁，後者見舉發N02卷第25
3、277至278頁）：⑴94年2月17日之更正本將原公告本申請專利範圍第4項
併於第1項中，原處分機關（即經濟部智慧財產局）審查認為係原公告本申請專利範圍之縮減，且未變更其實質，准予更正。
⑵94年5月4日之申請專利範圍更正本，係將同年2月17
日申請專利範圍更正本第5項刪除，原處分機關審查認為係屬申請專利減縮且未變更實質，准予更正；其餘94年5月4日對同年2月17日申請專利範圍第1項、第3項及同年11月18日更正本所為更正，原處分機關審查認為均已實質變更公告本之申請專利範圍，而不准更正。⑶原處分機關即依94年2月17日更正本申請專利範圍第1
至4項內容審查本件舉發案，並於95年1月12日以（95）智專三㈠02008字第09520034880號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（見舉發N01卷第310至315頁）。
⑷惟就原告94年5月4日所提之申請專利範圍更正本第1
項，經被告以96年8月6日經訴字第09606072110號訴願決定書准許更正，並為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服而提起行政訴訟，經臺北高等行政法院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，並以96年度訴字第3426號判決，認原告此部分更正並未導致專利範圍實質變更，應予准許（見本院卷第
1冊第75至76頁之上開臺北高等行政法院判決）。因兩造及參加人對該判決結果並未表示不服，是以關於原告之更正申請應予准許部分，依行政訴訟法第216條規定，該判決確定後，已生拘束力。
⑸故本件應依94年5月4日更正後之申請專利範圍為審查
，此亦為兩造及參加人所不爭執（見本院卷第2冊第16
7頁）。㈢查79年5月8日公開之公開特許平0-000000號「光擴散シ─
ト」專利案（原告之舉發理由、臺北高等行政法院96年度訴字第3426號判決另稱先前技術5）不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具新穎性，且因原處分機關僅對系爭專利申請專利範圍第1項、第2項是否具有新穎性部分為判斷、審定，而未對其是否具有進步性部分進行判斷。是以被告為訴願決定時，本應僅針對新穎性作判斷，不應就進步性表示意見。詎被告於96年8月6日經訴字第0960607211
0號訴願決定逕認系爭專利申請專利範圍第1項、第2項具有進步性，係屬訴外裁判之情形，故臺北高等行政法院即將前開訴願決定撤銷，並命被告重為審酌論究，依該院之法律見解另為適法之處分，此經臺北高等行政法院96年度訴字第3426號判決認定在案（見本院卷第1冊第76頁反面至78頁）。而由於兩造及參加人對該判決結果並未表示不服，是以關於此部分，依行政訴訟法第216條規定，該判決確定後，已生拘束力。
㈣因此，被告依法應受前次確定判決（臺北高等行政法院96年
度訴字第3426號）意旨之拘束，而於97年11月21日重為決定（經訴字第09706116430號訴願決定）時，參照依前開判決意旨，說明⒈先前技術5無法證明系爭專利申請專利範圍第
1項、第2項均不具新穎性；⒉原處分機關認為以先前技術
5組合先前技術1（即79年9月4日公開之日本特許公開平0-000000號專利案）、先前技術4（即69年9月16日公開之日本公開特許公報昭00-000000號專利案）或先前技術6（即70年2月25日公告之英國第0000000號專利案），可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性部分，以及先前技術5結合先前技術2或4足以證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性部分，即有重新審查之必要；⒊關於系爭專利申請專利範圍第1項相較於先前技術5是否具備進步性部分，並非原處分所為「舉發成立，應撤銷專利權」之範疇，自非本件訴願審議所應審究之理由後，另為「撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分」之決定，於法核無不合。
從而，原告嗣後再提起本件行政訴訟，持各項引證資料（見本院卷第2冊第165至166頁），爭執系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性，並非訴願決定審酌範圍，其據此請求撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年7月30日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官曾啟謀法官蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年7月30日
書記官林佳蘋