裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第4123號判決
裁判日期：民國95年02月09日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第4123號原告美商‧揚特科技股份有限公司代表人甲○○○訴訟代理人 桂齊恆 律師複代理人 謝智硯 律師（兼送達代收人）被告經濟部代表人乙○○部長）住同訴訟代理人丁○○
參加人丙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年9月7日經訴字第09306225430號訴願決定，提起行政訴訟。經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文訴願決定撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國91年4月4日以「具燈光效果的散熱風扇」（下稱系爭案）向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，經智慧局編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以系爭案有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。經智慧局審查，於93年5月5日以（93）智專三（二）04059字第09320401800號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，乃向被告提起訴願，被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定。原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為何聲明及陳述。
三、兩造之爭點：被告以原處分就引證2、引證3與系爭案單獨比對係未受請求事項予以審查；且未見就異議主張之組合引證
1、2或引證2、3是否足以證明系爭案不具進步性乙節予以論述，有漏未審查之違法，據以撤銷原處分是否合法？㈠原告主張之理由：
1.原告為系爭案之專利申請權人，被告所為之經訴字第09306225430號訴願決定，有損原告權益，被告應依訴願法第28條第2項通知原告參加訴願，表示意見，惟被告竟疏未通知，故訴願決定違法不當，應予撤銷，此有本院91年度訴字第2552號判決可稽。再者，利害關係人參加訴願程序應以利害關係人的角度判斷是否受影響，不應由決定機關的主觀立場為判斷基準。此外，即便資料都相同，但攻擊方法不同的話，對於原告也會造成突襲。
2.而系爭案係參加人針對原處分提出訴願，並主張原處分機關未針對1990年8月14日公開之美國第0000000號「SOLIDSTATEDCFANMOTOR」專利案（下稱引證1）、90年4月11日審定公告之第00000000號「散熱風扇結構改良」新型專利案（下稱引證2）及其結合84年4月21日審定公告之第00000000號「一種可產生裝飾性光源-例如產生走馬燈效果之吊扇結構」新型專利案（下稱引證3）之組合可證明系爭案不具進步性予以審查，有違當事人進行主義等云云，惟按原處分書第4頁的理由（五），主要在陳述引證3所揭露的結構特徵及其與系爭案之差異，而在此段除以引證3與系爭案比較外，並在此段末進一步指出：「另其（指引證3）組合證據1及2亦不足證明系（爭）案不具進步性。」，故原處分機關確已就引證1、2及引證2、3之組合與系爭案進行比較，論究系爭案是否具備進步性。詎被告未通知原告參加訴願程序以表示意見，並逕自採信參加人不實之主張，撤銷原處分，其明顯損害原告權益至鉅，違反訴願法第28條第2項規定。
3.根據參加人所提的異議理由並未明確主張其證據的組合方式，自不得在訴願階段主張原處分機關就其主張的證據組合方式有多審或漏審之情事：
⑴按參加人所提系爭案異議理由書第1頁第2段：「查公告於
中華民國92年6月21日之申請案號第000000000號『具燈光效果的散熱風扇』新型專利暫准案（以下簡稱被異議案，...）係已見於申請在先並經公告之美國第0000000號（以下簡稱證據1，...），且被異議案係運用美國專利第0000000號（證據1）、我國專利申請案號第000000000號（以下簡稱證據2，...）、我國專利申請案號第000000000號（以下簡稱證據3，...）、我國專利申請案號第000000000號（以下簡稱證據4，...）或我國專利申請案號第000000000號（以下簡稱證據5，...）之既有技術或知識而為熟悉該項技術所能輕完成且未能增進功效，被異議案顯有違反前揭法條第98條第1項第1款以及同法第98條第2項規定之情事，爰依專利法第102條提起異議，並將被異議案之違法事實佐以上述之證據說明如后：」可知，參加人除明確以證據1（即引證1）主張系爭案不具新穎性外，有關進步性的主張係總括式的組合證據1至5（即引證1至5）。被告應以異議書的整體來認定其所主張的理由。
⑵雖專利異議程序一般多認係「當事人進行主義」，專利主
管機關原無依職權調查證據之必要，惟根據行政程序法第36條及第43條規定，審查證據原應探知當事人之本意，對其有利或不利事項一律注意；而參加人既檢附證據對系爭案提出異議，原以撤銷系爭案暫准專利權為本意，在此前提下，原處分機關以從寬角度審理參加人之異議主張，係符合前述行政程序法之精神。如從寬審查參加人所提系爭案專利異議理由書第1頁第二段內容之主張，則其對於證據的組合方式自然包含以引證1至5個別地判斷系爭案之進步性、引證1至5之間的隨意組合以判斷系爭案進步性之不同組合，此當中顯然包含了被告認為參加人未主張的：
①單獨以引證2證明系爭案不具新穎性或進步性；②單獨以引證3證明系爭案不具進步性；③組合引證1、2及3以證明系爭案不具進步性。
故原處分機關針對前述事實及證據進行審查，原本即在異議理由書第1頁第二段內容所能涵蓋的可能組合方式之中，足證參加人與被告指原處分機關之審定有就未受請求事項予以審查乙節顯與事實不符。依照異議理由書第4頁第
（三）點，參加人有就引證2與系爭案為單獨比對，訴願決定於此認定有誤。再者，從異議理由書第5頁第（四）點來看，並沒有單獨以引證3證明系爭案不具新穎性，被告於訴願決定書第6頁的認定有誤。此外，按異議理由書第5頁第（四）點來看，亦可知參加人就引證2與引證3有單獨主張進步性。
4.又就參加人於異議理由書第1頁第2段主張之事實及法條，其中當然包含引證1、2、3之組合，如是的組合中當然包含了「引證1、2」及「引證2、3」之組合。如前揭所述，參加人檢附證據對系爭案提出異議，係以能撤銷暫准專利權為最終目的，基於對當事人有利的原則下，原處分機關進一步以條件更嚴格的「組合引證1、2、3」審視系爭案的可專利性，顯然符合參加人撤銷暫准專利權之期待與利益。況此亦為參加人於異議理由書第1頁第二段中所主張，被告不察於此，片面採信參加人之無理主張，自屬違法不當。
5.再者，原處分已就引證1、2、3個別比對之後，確認引證1、2、3無法證明系爭案不具新穎性及進步性，即使組合引證1、2或引證2、3或引證1、3，也無法證明系爭案不具進步性或新穎性。又按被告補充答辯書第4頁末行起：「雖於理論上組合引證1、2及3既無法證明系爭案不具進步性，自可推知組合引證1、2或引證2、3應仍無法證明系爭案不具進步性，惟衡諸實體事項之處分具有確定力，對當事人權益影響至鉅，且將影響原處分機關就後續專利舉發案件之處理...」可知，被告承認組合引證1至3既不能證明系爭案不具進步性，自可推知引證1、2或引證2、3應仍無法證明系爭案不具進步性。而就被告主張可能影響當事人權益乙事，參加人既以撤銷系爭案暫准專利權為本意，以組合引證1至3判斷系爭案專利要件，更符合參加人之本意，何來影響當事人權益之說？至於被告一再強調原處分可能涉及日後該等證據用以再提舉發是否有「一事不再理」規定之適用乙節亦屬多慮，蓋參加人日後若以該等證據對系爭案提起舉發，因引證1至3之組合業經系爭案異議事件審查確定不影響系爭案之進步性，自無再以相同證據主張相同事實之理，若參加人對此比對結果不服，本可在救濟程序提出抗辯，對於參加人之權益並無任何影響；況且，引證1至3之組合並不影響該等證據日後在舉發程序與其他證據之組合，故被告之辯詞不足採信。
㈡被告主張之理由：
1.訴願乃屬行政體系內之救濟程序，受理訴願之上級機關對下級機關所為之行政處分，得為合目的性及合法性之全面監督審查。準此，原處分如有違法或不當，受理訴願機關均應居監督地位予以審查。再者，訴願決定機關為原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分之決定時，其是否足以影響第三人權益，而應否踐行訴願法第28條第2項規定之程序，應由各訴願決定機關就個案加以判斷之。又訴願法第
28條第2項之立法目的，乃在於訴願決定機關據為決定之理論或證據，並非就原處分利害關係相反之人所知曉者，若決定機關未給予說明或提出意見之機會，該決定恐有類如法院「突擊裁判」之嫌，故明定通知參加訴願，給予說明之機會。是以，若當事人一方主張「事由」及「引證資料」於原處分機關為處分前，已交付利害關係相反之人答辯，則該利害關係相反之人就另一方主張之「事由」及「引證資料」均已充分論證，僅因原處分機關就該主張事由或引證資料「漏未審酌」或有「訴外審查」之情事，致使原處分具有瑕疵時，則宜由訴願決定機關直接決定予以糾正，自不待利害關係人提出意見供參，即便通知利害關係人參加訴願，也只是拖延程序而已，對於實質沒有幫助。。即訴願決定機關若以原處分機關漏未審酌當事人主張事由或引證資料，或就當事人未主張之事由訴外審查為由，撤銷原處分，責由原處分機關重行審酌後另為適法之處分時，當無庸踐行訴願法第28條第2項規定之程序。
2.按前揭專利法第102條第1項規定可知，新型專利異議事件係採當事人進行主義，應由異議人備具異議書附具證明文件向專利專責機關提起異議。再者，前揭專利法對於公告中新型之異議及依職權審查各定有不同之程序，並分別規定於第102條及第105條準用第45條，二者不容混為一談。
準此，專利異議事件之原處分機關自僅能就當事人於異議程序中所主張之證據與理由予以審查，其未經當事人主張之證據與理由，尚不得依職權逕予審查，否則即有就異議請求以外事項審查之違法；另就當事人已主張之理由及證據亦應確實予以審查，否則亦有漏未審查之瑕疵。復按異議案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，亦為前揭專利法第105條準用第72條第2項所明定。衡諸異議人之主張及原處分機關異議審定內容涉及同一事實之認定，一旦處分確定後即有一事不再理原則之適用，對當事人影響甚鉅，且將拘束專利專責機關就後續舉發案件之處理，故專利專責機關對於專利異議事件應確實依據當事人於異議程序中所主張之證據與理由予以審查，尚不得超出或漏未就訴願人所主張之範疇而為審查，否則該請求外審查或漏未審查之部分究否有「一事不再理」原則之適用，及該部分可否拘束原處分機關或當事人，將致生疑義，並影響後續專利舉發案件之處理。是原處分倘有就異議請求以外事項審查或漏未審查之瑕疵，即有應予撤銷之違法事由，尚不得以此程序上之瑕疵對於實體審查結果並無影響，而認原處分為正當。
3.依參加人於異議階段所提出之異議申請書內容觀之，參加人就有關系爭案申請專利範圍第1項部分，乃係主張：
⑴單獨以引證1證明系爭案不具新穎性及進步性；⑵單獨以引證3證明系爭案為「申請前已見於刊物」（不具
新穎性）；⑶組合引證1「發光二極體結合風扇殼體」與引證2「散熱風
扇」，或組合引證3之「發光體概設於殼體內壁周緣安裝孔」與引證2之「散熱風扇」，以證明系爭案不具進步性。系爭案異議範疇應未包含：（1）單獨以引證2證明系爭案不具新穎性或進步性，及（2）單獨以引證3證明系爭案不具進步性；另異議人亦未主張（3）組合引證1、2及3以證明系爭案不具進步性。
4.參加人所提異議理由書第4頁第（三）點第1行以下至倒數第8行僅在說明引證2之技術內容，其後則就引證2及引證1之各個構件與系爭案比較，並於各該構件比對後論結謂「...因此任何熟悉證據1（即引證1）『發光二極體結合於風扇殼體』與證據2（即引證2）『散熱風扇』之技術者均能輕易完成被異議案（即系爭案）之『具燈光效果的散熱風扇』，顯然被異議案不具有進步性...」，足見此段文字之說明乃係以引證1「發光二極體結合於風扇殼體」組合與引證2之「散熱風扇」主張系爭案不具進步性，而非單獨以引證2主張系爭案不具進步性。另異議理由書第5頁第（四）點第1行至倒數第2行係先說明引證3本身之技術內容，其後即述及：「...因此任何熟習證據3（即引證3）之『發光體（40）概設於殼體內壁周緣安裝孔』之吊扇技術者，均可將其轉用於證據2（即引證2）之『散熱風扇』，以輕易組合完成被異議案（即系爭案）之『具燈光效果的散熱風扇』，並且，證據3已揭示發光體．．．顯然被異議案利用『框架安裝孔內設有發光2極體』欲達到之燈光效果為運用證據3『發光體概設於殼體內壁周緣安裝孔』之類似領域並加以轉用於證據2之『散熱風扇』，被異議案係無功效增進之處...。」足認參加人係以引證3之發光體組合引證2之散熱風扇主張系爭案不具進步性，而非單獨以引證3證明系爭案不具進步性。況參加人提起訴願亦訴稱，其主要之異議理由乃係主張將引證1之「殼體之內設有一發光二極體」與引證2之風扇基本架構加以組合，即可輕易組合成系爭案之結構特徵及技術手段，並指摘原處分機關以單獨比對審查系爭案之進步性，其審定應有違誤等語，足見其異議理由確未包含單獨以引證2或引證3主張系爭案不具進步性。
5.參加人所提之引證1至5可否證明系爭案不具新穎性及進步性，被告並未實質審查，是被告並非就參加人所提引證1至5為實體審查後，持與原處分機關不同之見解，而將原處分撤銷，自為異議成立之決定，亦非責令原處分機關應重為異議成立之處分。此外，參加人於異議階段所主張之理由及所提引證1至5等證據於原處分機關為處分前，均已交付利害關係相反之原告答辯，則原告就參加人異議理由及異議證據均已充分論證，不待原告提出意見供參。況且原處分機關重為審查後所為之處分並不當然即為「異議成立，應不予專利」之處分，而對原告之權益有所影響。退萬步而言，縱原處分機關嗣為「異議成立，應不予專利」之處分，若原告對該重為之處分不服，仍可循訴願及行政訴訟程序救濟之。因此，前揭訴願決定尚難謂已足以影響原告之權益，應無依訴願法第28條第2項規定，踐行通知原告參加訴願之必要，是原告主張被告之訴願決定違反訴願法第28條第2項之規定並無可採。
6.此外，原處分之論述方式，係於原處分理由（三）至（五）中分段各別就引證1至3是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性予以論述，而其理由（五）係先論述引證3之技術特徵，嗣後將之與系爭案比對後稱「引證3仍不足以證明系爭案不具新穎性或進步性。另引證3組合證據1及2（即引證1及2）亦不足證明系爭案不具進步性」等語，是此部分原處分機關所審查之證據顯為「引證3組合引證1及2」，而非「引證1、2」或「引證2、3」之組合，而觀諸原處分中復未有其他就「引證1、2」或「引證2、3」之組合與系爭案比對之文字，則原處分機關就該部分之異議理由顯然漏未審酌。雖於論理上組合引證1、2及3既無法證明系爭案不具進步性，自可推知組合引證1、2或引證2、3應仍無法證明系爭案不具進步性，惟衡諸實體事項之處分具有確定力，對當事人權益影響甚鉅，且將影響原處分機關就後續專利舉發案件之處理，已如前所述，原處分機關自應確實依異議主張之範疇而為審查，以避免日後產生更複雜之爭議，是原處分應予撤銷，訴願決定並無違誤。
理由
一、原告於91年4月4日以「具燈光效果的散熱風扇」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以該專利案有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經原處分機關審查，於93年5月5日以
（93）智專三（二）04059字第09320401800號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。被告撤銷原處分，係以新型專利異議事件，依系爭案核准審定時專利法第102條第1項規定係採當事人進行主義，應由異議人備具異議書附具證明文件向專利專責機關提起異議。且專利法對於公告中新型之異議及依職權審查各定有不同之程序，並分別規定於首揭專利法第102條及第105條準用第45條，二者不容混為一談。準此，異議事件原處分機關自僅能就當事人於異議程序中所主張之證據與理由予以審查，其未經當事人主張之證據與理由，尚不得依職權逕予審查。本件參加人於異議階段，就有關系爭案申請專利範圍第1項部分，乃係主張單獨以引證1證明系爭案不具新穎性及進步性；單獨以引證3證明系爭案為「申請前已見於刊物」（不具新穎性）；及組合引證1「發光二極體結合風扇殼體」與引證2「散熱風扇」，或組合引證3之「發光體概設於殼體內壁周緣安裝孔」與引證2之「散熱風扇」，以證明系爭案不具進步性。是其異議範疇顯未包含單獨以引證2證明系爭案不具新穎性或進步性；單獨以引證3證明系爭案不具進步性；及組合引證1、2及3以證明系爭案不具進步性。矧原處分機關於異議審定書中，竟僅以引證2或3單獨與系爭案比對，並稱「引證2顯難證明系爭案不具新穎性及進步性」、「引證3仍不足以證明系爭案不具．．．進步性。另其組合引證1及2亦不足證明系爭案不具進步性」等語，而未見就異議主張之組合引證1、2或引證2、3是否足以證明系爭案不具進步性乙節予以論述。則其審定除有就未受請求事項予以審查之情事外，且有就訴願人部分異議主張漏未審查之違法，而已違背當事人進行主義，自有違誤資為論據。
二、本件新型專利異議案，原處分機關係為「異議不成立」，經被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，被告於訴願決定理由雖未諭知原處分機關應作成有利或不利原告之實體判斷，但該撤銷原處分之決定已發生變更原處分機關對原告專利權異議事件之有利判斷之結果，自對原告法律上之權利或利益發生影響。因此，原告提起本件訴訟仍有權利保護之必要。又訴願決定縱未就實體上參加人之異議申請應否成立表示見解，但本件撤銷原處分之決定既已發生變更原處分機關對原告專利權異議事件之有利判斷之結果，且異議審定書是否確有訴外審查或漏未審查之違誤，牽涉原處分應否撤銷，影響原告原有利之法律地位，自應依訴願法第28條第2項通知原告參加訴願程序，表示意見。被告疏未通知原告參加訴願程序，表示意見，於法已有未洽。
三、另被告雖指參加人於異議階段，就有關系爭案申請專利範圍第1項部分，乃係主張單獨以引證1證明系爭案不具新穎性及進步性；單獨以引證3證明系爭案為「申請前已見於刊物」（不具新穎性）；及組合引證1「發光二極體結合風扇殼體」與引證2「散熱風扇」，或組合引證3之「發光體概設於殼體內壁周緣安裝孔」與引證2之「散熱風扇」，以證明系爭案不具進步性。其異議範疇顯未包含單獨以引證2證明系爭案不具新穎性或進步性；單獨以引證3證明系爭案不具進步性；及組合引證1、2及3以證明系爭案不具進步性等等。惟為原告所否認，並為如事實欄所為之主張。經查，參加人於異議時已主張結合引證1及引證2(異議申請書第4頁倒數第2行至第5頁第2行參照)或引證3及引證4可證明系爭案附屬項第2項、第3項不具進步性(異議申請書第6、7頁參照)。因此，原處分機關為說明組合引證1及引證2並不足以證明系爭案不具進步性(異議審定書第4頁倒數第1行第5頁第1行)，或引證3至5不足以證明系爭案各附屬項不具進步性，而先行就引證2或引證3單獨與系爭案比對，說明或旁論引證2難證明系爭案不具新穎性或進步性，或引證3不足以證明系爭案不具進步性，尚不能指為違法。
四、又原處分機關異議審定書於理由(五)部分係先行敍述引證3之技術內容，進而比較引證3與系爭案有關之構造特徵完全不同，暨其功效亦明顯不同，據而說明引證3仍不足以證明系爭案不具新穎性或進步性。再進而論斷「其(指引證3)組合證據1(即引證1)及2(即引證2)亦不足以證明系爭(審定書漏載「爭」字)案不具進步性(審定書第4頁第3行至第5頁第1行參照)。因此，原處分顯已就引證1、2、3三種引證案組合之情形加以論究，則在引證1、2、3三引證案組合尚不能證明系爭案不具進步性之情形，自難謂僅引證2、引證3之組合即能證明系爭案不具進步性。況異議審定書所載「其(指引證3)組合證據1(即引證1)及2(即引證2)亦不足以證明系爭(審定書漏載「爭」字)案不具進步性(審定書第4頁第3行至第5頁第1行參照)文意上亦能包括引證3與引證2組合不足以證明系爭案不具進步性之情形。因此，無論由異議審定書論述內容之實質或文意解釋可能涵攝範圍，均尚不能認原審定書就異議主張之組合引證2、3部分有漏未審查之情形。
五、至於被告所指原處分漏未審查異議主張之組合引證1、2是否足以證明系爭案不具進步性一節。經查，原處分業於理由(三)比較引證1及系爭案技術內容後，說明引證1不足以證明系爭案不具新穎性或進步性，於理由(四)比較引證2及系爭案技術內容之差異據以說明引證2顯難證明系爭案不具新穎性或進步性，又於理由(五)比較引證3與系爭案之技術內容後，據而說明引證3仍不足以證明系爭案不具新穎性或進步性。再進而論斷「其(指引證3)組合證據1(即引證1)及2(即引證2)亦不足以證明系爭(審定書漏載「爭」字)案不具進步性。因此，原處分既已分別比較引證1、2、3與系爭案技術內容之不同及引證1、2、3不能證明系爭案不具新穎性及進步性，並進而說明引證3組合引證1及引證2亦不足以證明系爭案不具進步性，則原處分除組合引證3、引證1，以及引證3、引證2之情形外，亦已就引證1、2、3三引證案全部加以組合之情形加以論述，實質上自亦包括就結合引證1、2二引證案仍不能證明系爭案不具進步性之情形加以論斷(引證1、2、3三種引證案結合，技術內容範圍較大，尚不能證明系爭案不具進步性，則引證1、2之結合，技術內容範圍較小，自無從證明系爭案不具進步性）。從而，訴願決定以原處分未見就異議主張之組合引證1、2或引證2、3是否足以證明系爭案不具進步性一節予以論述，有漏未審查之違法部分，亦有未洽。
六、綜上所述，被告認原審定除有就未受請求事項予以審查之情事外，且有就參加人異議主張漏未審查之違法，而已違背當事人進行主義，於法有違，據而撤銷原處分，尚有未洽。原告據此主張撤銷訴願決定為有理由，應予准許，並應由訴願決定就原處分認定有無理由部分實體加以審究，併予敍明。
七、本件得心證之理由已如前述，兩造其關於各引證案與系爭案獨立項或附屬項技術內容之比較，因與作為判斷基礎之事實無關，故不予論述，應予敍明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年2月9日
第三庭審判長法官姜素娥
法官陳秀媖法官陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年2月10日
書記官王英傑