裁判字號：智慧財產法院99年民商訴字第7號民事判決
裁判日期：民國99年09月14日
裁判案由：侵害商標權有關財產權爭議
智慧財產法院民事判決
99年度民商訴字第7號原告美商三邁能源股份有限公司
（SUNMAXE法定代理人甲○○（HSIAO訴訟代理人 王志哲 律師被告鼎錩國際有限公司
（STEAMLE兼法定代理人乙○○被告丙○○上三人共同訴訟代理人 金學坪 律師
簡欣儀 律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國99年
8月24日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告應連帶給付原告新臺幣陸佰萬元，及自民國九十九年二月十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
訴訟費用由被告連帶負擔。
本判決第一項於原告以新臺幣貳佰萬元供擔保後，得假執行。但被告於假執行程序實施前，以新臺幣陸佰萬元供擔保後，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：㈠按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一
方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
㈡我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律
，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
㈢本件原告為依美國法所設立登記之外國法人，具有涉外因素
，而被告則為中華民國人民及依我國法律設立之法人，其住所及營業處所均在我國。又本件所涉及者，核其性質屬於商標權民事事件，且原告業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均在我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院對之有國際裁判管轄權，自應適用我國民事訴訟法及涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。復依智慧財產案件審理法第7條規定、智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本件既屬因商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。
二、準據法之選定：㈠按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但中華民
國法律不認為侵權行為者，不適用之。」，涉外民事法律適用法第9條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。本件原告主張被告之侵權行為係發生在我國境內，依上開規定，本件涉外事件之準據法，自應依中華民國之法律。
㈡原告主張被告之侵害商標權行為，而提起本件訴訟，就此法
律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係。又原告主張本件侵權行為係發生在我國境內，且原告所主張損害賠償之請求，亦為我國商標法第63條規定所認許。是以，依涉外民事法律適用法第9條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
貳、實體方面：
一、原告主張：㈠原告係依美國加州法律成立之公司，為美國法人，其法定代
理人為甲○○。原告於民國97年10月6日經我國經濟部商業司為外國公司認許，國內營業地址設於臺北市○○區○○路
2段149之49號11樓之9，是依公司法第375條規定，原告經認許後，自得就本件侵害商標專用權案件請求損害賠償。原告係中華民國註冊審定號第00000000號「STEAMSAVERS」商標（下稱系爭商標）之商標專用權人，商標專用期限自92年12月1日起至102年11月30日止。又系爭商標係指定使用於金屬製祛水器商品，通稱為「STEAMSAVERS祛水器」（下稱系爭商品）。
㈡原告與被告鼎錩國際有限公司（下稱鼎錩公司）簽訂製造與
經銷合約（下稱系爭合約），約定原告自93年3月1日起至94年2月28日止，授權被告鼎錩公司製造、銷售系爭商品，授權金為美金31萬2,500元。依系爭合約第3條約定，系爭合約之有效期間為一年，倘未為書面延長系爭合約之期限時，系爭合約之相關權利將於年度日期結束時自動終止。另依系爭合約第10條約定，系爭合約到期後，不論是否與產品銷售有關，被告均無權利使用原告之商標、專利、版權、商業機密、技術等。復依合約第17條約定，系爭合約期滿後，被告非經原告書面同意不得保留存貨。是被告自94年3月1日起，已無權使用系爭商標，且不得銷售系爭商品。詎被告於系爭合約期間屆滿，且未經原告授權之情形下，擅自使用系爭商標並製造系爭商品而銷售，已侵害系爭商標。
㈢嗣原告向臺灣臺北地方法院聲請對被告鼎錩公司之財產假扣
押獲准，兩造於95年9月12日簽訂和解書，約定由被告鼎錩公司支付原告15萬美金作為賠償金，原告則對被告鼎錩公司於和解日之前之侵權行為，不為損害賠償之請求。詎被告鼎錩公司未停止其侵權行為，仍使用系爭商標，並繼續製造、銷售系爭商品予訴外人富喬工業股份有限公司（下稱富喬公司）等。經原告查獲被告於和解後未經授權銷售系爭商品共有5個，除於台電公司大林發電廠查獲1個之銷售金額不明外，其餘零售單價為新臺幣（下同）18,375元及7,875元，其平均單價為13,125元（計算式：18,375元×2+7,875元×2÷4=13,125）。又被告鼎錩公司有土城、彰化及臺南三個辦公室，與原告和解後仍擅自使用系爭商標製造商品銷售，其惡性重大。原告依商標法第63條第1項第3款規定，以原告之平均銷售額13,125元之1,500倍即19,687,500元為損害賠償請求金額。另依公司法第8條第1項、第23條規定，請求被告鼎錩公司之法定代理人乙○○及總經理丙○○負連帶損害賠償責任。爰請求被告連帶賠償600萬元，其餘部分保留請求權。並聲明：⒈被告應連帶給付原告600萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：㈠原告與被告鼎錩公司簽訂總經銷合約書，約定被告鼎錩公司
自86年12月20日起至89年12月20日止，代理原告銷售美國HydroProductsCompany所有之新型祛水器一節汽系統（英文名稱STEAMSAVERSYSTEM），而被告鼎錩公司為臺灣地區之唯一總經銷商。又原告於92年初向被告稱其已購得「STEA
MSAVERSYSTEM」之臺灣專利權，遂於92年3月1日與被告鼎錩公司簽訂系爭合約，授權被告鼎錩公司在臺灣製造、銷售「STEAMSAVERSYSTEM」，原告並要求被告鼎錩公司將商標名稱改為「STEAMSAVERS」，且於93年3月間另簽訂有效期為一年之合約至94年2月28日止。
㈡原告於93年8月發生經營權與專利權之爭議，經被告鼎錩公
司與原告之負責人甲○○商議結果，乃由原告之負責人甲○○於94年2月25日出具授權證明書，授權被告鼎錩公司自93年1月起至95年12月為原告在臺灣之獨家代理商。原告之負責人甲○○復於94年9月與被告鼎錩公司約定94年之權利金為美金26萬元，分兩次匯入原告之負責人甲○○所指定之帳戶，第一次匯款美金20萬元，第二次匯款為扣除借款及相關費用後為543,000元。被告鼎錩公司於95年1月間因系爭ST
EAMSAVERS商品市場售價已大幅降低，與原告就權利金無法達成協議，詎原告竟以被告鼎錩公司侵權行為為由，向法院聲請假扣押獲准，兩造經協商後乃於95年9月27日簽署和解書，雙方約定以往之文字合約或口頭協定，均於95年9月12日失其效力，被告鼎錩公司同意支付原告美金15萬元。
㈢被告鼎錩公司簽訂和解書後，未再生產銷售系爭商品，亦未
使用系爭商標。又被告鼎錩公司於96年4月3日以「可調式之祛水器」向經濟部智慧財產局申請新型專利，並於96年9月1日取得中華民國新型第M318087號「可調式之祛水器」新型專利，並於產品上為「鼎錩及標章」商標。再者，原告主張被告鼎錩公司未停止其侵權行為，仍使用系爭商標，並繼續製造、銷售系爭商品予訴外人富喬公司等。惟被告鼎錩公司係以善意且合理使用方法表示該商品之英文名稱，並非以之作為商標使用，依商標法第30條第1項第1款規定，自不受原告「STEAMSAVERS」商標權之效力所拘束，又況被告鼎錩公司已於商品上為「鼎錩及標章」商標，自無侵害系爭商標之行為。且縱認被告鼎錩公司侵害原告之商標專用權，惟依民法第197條第1項規定，原告之損害賠償請求權亦已罹於時效而消滅。並答辯聲明：⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：㈠原告係中華民國註冊審定號第0000000號「STEAMSAVERS」
商標之專用權人，系爭商標指定使用於金屬製袪水器商品，專用期限自92年12月1日起至102年11月30日止（詳本院卷第16頁）。
㈡原告自93年3月1日起至94年2月28日止授權被告錩鼎（
SteamLeader）國際有限公司，製造、銷售STEAMSAVERS袪水器，授權金為美金31萬2500元，並約定合約到期後，不論是否與產品銷售有關，被告均無使用原告商標、專利、版權、商業機密、技術之權利（詳本院卷第28、30頁）。
㈢兩造於95年9月27日簽定和解書，約定至95年9月12日止雙
方在中華民國境內就製造或銷售STEAMSAVERS產品，任一方如曾對他方有債務不履行或侵權行為，雙方同意放棄對他方請求損害賠償之權利，但不包括放棄其他違約者或債權行為者之請求權，雙方如有未到期之合約、授權，均於95年9月12日失其效力，並由被告支付原告15萬美金作為和解金額（詳本院卷第58-59頁）。
㈣富喬公司於95年10月17日於訂購單上記載品名規格為「蒸汽
節能器STEAMSAVER1/2"SUS304牙口+過濾器」，訂購數量2個，單價每個新臺幣（下同）7500元，總價1萬5000元等文句；被告則於95年10月24日開立品名為「節流閥1/2"」，數量2個，總價為1萬5750元（含5%之營業稅）之統一發票予富喬公司（詳本院卷第60-61頁）。
㈤東展興業股份有限公司（下稱東展公司）於95年11月27日於
訂購單上記載品名或出貨名稱為「STEAMSAVER3/4」，訂購數量2個，單價每個1萬7500元，訂購數量2個，總價3萬5000元等文句；被告則於95年12月4日開立品名為「過濾器3/4"」，數量2個，總價為3萬6750元（含5%之營業稅）之統一發票予東展公司（詳本院卷第63-64）。
㈥原告前曾向臺灣板橋地方法院聲請保全證據，經該院於96年
8月21日以96年度聲字第2128號裁定准原告於證據保全程序對於被告在臺北縣土城市○○路○段○○巷○號，自94年4月
1日起至實施證據保全之日止使用「STEAMSAVERS」商標之產品，於現場勘驗後，以拍照、攝影之方式予以保全，並就被告生產、銷售前證產品之訂單、出貨紀錄、商業帳簿資料，於現場勘驗後，以拍照、影印、電腦列印、複製電磁紀錄等方式予以保全（詳本院卷第118頁）。上開㈣、㈤之證據資料均係原告於96年8月24日依據板橋地方法院前開96年度聲字第2128號裁定於被告公司營業所在地影印取得（詳本院卷第125、128頁）。
㈦原告前曾向臺灣雲林地方法院聲請保全證據，經該院以97年
度智全字第4號民事裁定准許，並於97年5月9日至雲林縣麥寮鄉六輕工業園區施行勘驗，經廠區人員提供袪水器新品，並同意以該新品保全之方式代替原聲請保全方法，該袪水器新品，經徵詢台化公司特助 龔志明 之同意，由雲林地方法院帶回保管，並於現場拍攝該新品之照片，該新品上載有「STEAMSAVER」字樣（詳本院卷第136-140頁）。依據被告於94年3月3日與台塑關係企業總管理處採購部（下稱台塑總管理處採購部）所簽訂合約資料表之記載，被告銷售予台塑總管理處採購部廠牌型號為「STEAMSAVER」之貨品總計為15個，價格分別如附表所示（詳本院卷第135頁）。
㈧原告於98年8月3日寄發板橋站前郵局第282號存證信函予
被告，請求被告賠償原告1968萬7500元，並於99年2月3日向本院對於被告請起本件訴訟（詳本院卷第147-148頁）。
四、本件兩造之爭點：原告主張其為系爭商標之專用權人，兩造自95年9日12日起即無商標授權關係，然被告卻分別於95年10月17日、同年月25日使用系爭商標各銷售蒸汽節能器STEAMSAVER2個予富喬公司、東展公司，並於96年10月、97年1、4月、或98年
7月間使用系爭商標銷售蒸汽節能器STEAMSAVER1個予台電公司大林廠。被告則否認其自95羊9月12日兩造終止商標授權關係之日起有使用系爭商標銷售蒸汽節能器之事實。是以，本件兩造之爭點應為：㈠被告有無侵害原告之商標專用權，㈡原告得請求賠償之金額為若干。
五、得心證之理由：㈠被告有無侵害原告之商標專用權：
⒈按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除
本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」、「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上為授權標示。」商標法第29條、第33條分別定有明文。
⒉查本件原告起訴主張被告於96年10月、97年1、4月、及98年
7月間使用系爭「STEAMSAVER」商標銷售袪水器1個予台電大林廠之事實，有統一發票4件（詳本院卷第65頁、第
259至第260頁）及台電大林廠現場照片1件可證。另證人丁○○於本院99年7月28日審理時證稱其於98年5月12日至位於高雄市○○區○○里○○路○號之臺電大林廠，台電員工曾帶渠等至現場查看有哪些地方可安裝袪水器，渠等行至空壓機旁有一排水管線邊就看到幾個類似邊先生（即原告之法定代理人）產品之東西，有看到上面有寫鼎錩商標，也有看到有一個寫「STEAMSAVERS」商標，伊同事 莊景任 有帶相機，所以將其拍照下來等語（詳本院卷第250至第251頁、第65頁）。查證人丁○○與兩造素無嫌隙，復與本件訴訟無利害關係，自無附和原告、誣攀被告之動機與必要，是證人丁○○之證言應屬可採。況依台電大林廠99年8月6日Ｄ大林字第09908000011號函復本院指出該廠自96年1月起至98年6月止，向被告公司購買洩水量40kg/Hr共計11只（詳本院卷第273頁、第275頁），以之復參證人丁○○前揭證詞，益證證人丁○○於台電大林廠所見具有系爭商標之袪水器，應即係被告所販售無誤。實則被告對於此一事實亦不否認，僅辯稱其銷售予台電大林廠之袪水器中，只有該單一個袪水器載有系爭商標，其餘均不具系爭商標云云，準此，綜觀前述證據資料，堪信原告主張被告於兩造前案和解後，確有繼續販售具有系爭商標之袪水器產品之事實。
⒊至原告另主張被告分別於95年10月17日、同年月25日使用系
爭商標各銷售蒸汽節能器STEAMSAVER二個予富喬公司與東展公司云云，並提出富喬公司、東展公司出具之訂購單2件為證（詳本院卷第60、63頁）。經查，上開訂購單係富喬公司與東展公司所製作，並非被告所製作，而富喬公司與東展公司於95年9月12日兩造終止系爭商標授權關係前曾就系爭商標商品與被告交易，則富喬公司、東展公司自有可能就相類之商品沿用先前交易品名與被告交易，自難僅憑上開訂購單據即認為被告交付富喬公司與東展公司之商品上即載有系爭商標字樣。況上開文件之製作日期分別係在95年10月17日及同年月25日，原告遲至98年8月3日始寄發存證信函請求被告賠償，亦已罹於消滅時效，被告亦執此為辯。是縱認原告前述事證為真，亦已因時效消滅而不得再為請求，原告此部份之主張自無理由。
⒋綜上所述，本件被告於96年10月、97年1、4月、或98年7
月間使用系爭商標銷售相同產品至少1個予台電大林廠，確有違反商標法第29條第1款所規定之情事，自屬侵害原告之商標專用權。
㈡原告請求被告鼎錩公司、乙○○、丙○○連帶賠償600萬元部分：
⒈按「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於
他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。」民法第28條定有明文。查被告丙○○為鼎錩公司之總經理，乙○○為鼎錩公司之法定代理人，兩人並為夫妻關係，有名片、公司及分公司基本資料查詢明細、送達回證各1件在卷足憑（詳本院卷第34、67、27頁），且被告鼎錩公司於95年9月27日與原告就侵害系爭商標事項達成和解時，被告乙○○、丙○○均以個人名義與原告達成和解（詳本院卷第59頁），顯見被告乙○○、丙○○為銷售侵害原告商標專用權之行為人，且銷售侵害原告商標專用權之商品為渠等職務上之行為，被告鼎錩公司自應就其董事長乙○○及有代表權之總經理丙○○之侵權行為負連帶賠償責任。
⒉次按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其
損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」商標法第63條定有明文。
⒊查原告主張系爭商標商品之單價為1萬3125元，其計算方式
係採被告出具予富喬公司與東展公司統一發票之平均值，惟原告就被告使用系爭商標銷售相同或類似商品予富喬公司與東展公司之事實，並未能舉證其實其說，已如前述。又原告雖已證明被告曾銷售侵害原告商標專用權之商品1個予台電大林廠，但被告連同其他未知是否侵害原告商標專用權之商品，總計銷售15個節流閥與袪水器予台電大林廠，有統一發票4件在卷足憑（詳本院卷第259頁至第260頁），因被告否認有銷售侵害原告商標專用權之商品予台電大林廠，故本院無從辨識上開統一發票之15筆交易中究竟何筆為侵害原告商標專用權之商品，因此，上開資料均無法作為計算原告商標商品之基礎。次查兩造對於95年9月12日雙方就系爭商標仍有授權關係存在時，被告曾以如附表所示之價格銷售STEA
MSAVER15個予台塑總管理處採購部之事實，均無爭執，而上開15個STEAMSAVER之平均價格為1萬3592.27元（計算詳附表），則原告系爭商標商品之單價為1萬3125元，核屬相當，堪予採信。再查被告自93年3月1日起至94年2月28日止給付原告系爭商標授權金美金31萬2500元，並於95年9月27日因侵害原告之商標專用權與原告達成和解，給付原告美金15萬元之和解金，則原告就被告於兩造商標授權關係終止後未經授權使用系爭商標之侵害權行請求按零售單價500計算，尚稱合理。是被告應賠償原告之金額按零售單價1萬3125元之500倍計算為656萬2500元（計算式：13,125×500=6,562,500），原告僅請求被告連帶賠償600萬元，自屬有據，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
七、從而，原告依商標法第29條第2項第1款、第61條第1項第3款、民法第28條規定，請求被告連帶賠償600萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即99年2月12日（詳本院卷第26頁、第27頁）起至清償日止按週年利率5%計算利息，為有理由，應予准許。又兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行與免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，准許之。
八、據上論結：本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條、第85條第2項、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。
中華民國99年9月14日
智慧財產法院第一庭
法官汪漢卿以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國99年9月14日
書記官邱于婷