裁判字號：最高行政法院104年判字第569號判決
裁判日期：民國104年09月30日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決
104年度判字第569號上訴人 劉勝芳 訴訟代理人 李世章 律師
徐念懷 律師 彭國洋 律師上訴人經濟部智慧財產局代表人 王美花 被上訴人羅門哈斯電子材料CMP控股公司代表人 布雷克 T. 畢德曼 訴訟代理人 郭雨嵐 律師
呂紹凡 律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國103年7月31日智慧財產法院102年度行專訴字第114號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人劉勝芳於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因本件被上訴人提起本件專利舉發申請，係在請求智慧局即原處分機關就系爭專利作成「舉發成立，應撤銷專利權」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即智慧局，是雖劉勝芳於上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人，並列劉勝芳為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。
二、緣訴外人羅戴爾股份有限公司（下稱羅戴爾公司）前於民國85年8月27日以「拋光墊」（嗣修正為「可用於積體電路晶圓之拋光墊」）向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧局）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第97574號專利證書（下稱系爭專利）。嗣羅戴爾公司於89年8月9日將系爭專利移轉予被上訴人並核准登記在案。其後上訴人以系爭專利第1、3、4項有違核准時專利法第20條第1項第2款之規定，對之提起舉發；被上訴人則於99年2月4日於另案（舉發NO2案）提出申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，認系爭專利前揭更正本雖符合審定時專利法第64條第1項第1款及第2項規定，應准予更正（其申請專利範圍共5項，其中第1、3至5項為獨立項，第2項為附屬項），惟更正後系爭專利仍有違核准時專利法第20條第1項第2款規定，乃以101年11月28日（101）智專三（三）05053字第10121338980號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響上訴人劉勝芳之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決撤銷原處分及訴願決定後，上訴人劉勝芳不服，提起上訴。
三、被上訴人起訴主張：㈠觀諸證據2之整份說明書，並無一處記載「第3C圖之聚氨酯不具添加物」，足證原處分及訴願決定此部分所稱係自行演繹證據2所無之內容，顯屬違背法令。㈡證據2之美國對應案中，通篇使用「plug（中譯：插塞）」，而無使用「sheet（中譯：片材）」，依原處分之邏輯，更可證明證據2所揭示者與系爭專利不同。㈢系爭專利第1、3、4項並未被證據2所揭露，且與證據2在目的、形狀、構造、功效等整體觀察上均屬不相同之發明，並無擬制喪失新穎性。㈣擬制喪失新穎性僅能使用我國專利，證據2之美國對應案既非我國專利，自不得作為本件證據，且該美國對應案，依其文義僅提及不添加例如尼龍微球體（nylonmicrospheres）之添加物，而非不含任何添加物，詎智慧局及上訴人擴張證據2美國對應案之內容，自無可採。㈤證據2並未揭示系爭專利「由固體均勻聚合體片材組成」的視窗、「不具傳輸或吸收淤漿粒子之固有能力」的視窗等技術特徵，與系爭專利並非相同發明等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。
四、上訴人智慧局則以：㈠系爭專利之固體聚合體塞（視窗）與證據2皆由相同之材質所製成且皆是具高度透射性之特性，其所能達成之「不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」之功效當然亦屬相同，否則若具吸收或傳輸淤漿粒子，則無法具有高度透射性。㈡由證據2之美國對應案可知含有「添加物」縱使其對光線具有透射性，惟含有某些抑制透射性之添加物，如尼龍微球體，會抑制透射性，故原處分並無被上訴人所稱「原處分及訴願決定對於證據2的揭露更屬矛盾，且自行演繹證據2中所無之內容」之情事。㈢系爭專利第1項所載「一種用於積體電路晶圓之拋光墊」等同於證據2所揭示一種用於積體電路晶圓之拋光墊18；第1項所載「該墊具有一個部分係由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組成」係相同於證據2所揭示之一聚氨酯片材或一堅硬的聚氨酯插塞；第1項所載「波長在190至3500nm範圍間之光」相同於證據2所揭示之「至於雷射光束之波長，可利用從遠紅外線至紫外線區間的波長」以及「如果選擇紅光雷射光束則在波長的選擇中這兩種相抗因素中有最佳的平衡」；證據2已揭示可利用從遠紅外線至紫外線區間的波長，而等同於已揭示系爭專利第1項之「波長在190至3500nm範圍間之光」，且舉發附件7亦揭示常見雷射光之波長範圍係在000-0000nm之間波長範圍，故系爭專利第1項所請求之發明係為證據2所揭露，擬制喪失新穎性。㈣證據2實質上已揭示系爭專利第3項之「該墊含一個由該透光之固體均勻聚合體片材所組成之第一部分，以及一個由微孔聚胺基甲酸乙酯結構所組成之第二部分」，可證系爭專利第3項擬制喪失新穎性。㈤證據2揭示「覆蓋層22通常為一開孔泡沫聚氨酯（例如，RodelIC1000）」，熟悉該技術領域之人士應了解，泡沫材料係藉由吹入空氣而形成，而固體材料與泡沫聚氨酯之組合本質上就是一複合結構，因此泡沫聚氨酯為膨脹的複合聚氨酯結構，故系爭專利第4項已為證據2所揭露，擬制喪失新穎性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
五、上訴人劉勝芳則以：㈠系爭專利申請專利範圍之用語「固體均勻聚合體片材」，依系爭專利說明書之揭露，其申請專利範圍所述「固體均勻聚合體片材」在先天上「不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」且「具有透光性」性質；又其所要求之「均勻」即指「不具孔隙與添加物」。㈡當發明所屬技術領域中具有通常知識者參閱證據2之中文說明書，見到對於聚氨酯之敘述，會直接而無歧異地瞭解該窗為純質的聚氨酯，無任何添加物與孔隙，且能夠瞭解證據2要求使用固體均勻聚氨酯作為拋光墊之窗。㈢證據2之外文說明書為取得申請日之文件，且為公眾所能取得之公開文件，故應視為證據2所揭露之內容的一部分，又該外文說明書已揭露系爭專利第1項之「固體均勻聚合體」之技術特徵。㈣原證1至原證5不具證據能力或證據力，無法據以否定「固體均勻」（不具添加物）、「透光」、「缺乏拋光能力」等特徵之間無必然關聯性；又補強證據3至補強證據7用於解讀系爭專利之申請專利範圍中所記載之用語，及解釋系爭專利申請前之技術背景，而非用於與證據2組合以否定系爭專利之新穎性。故系爭專利第1、3、4項所載之所有技術特徵，皆已為證據2揭露在案，因此系爭專利違反核准時專利法第20條第1項第2款之規定等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠經比對系爭專利第1項與證據2，系爭專利為一種用於積體電路晶圓之拋光墊（對應於證據2之平台墊片18，第3C圖），該墊具有一個部分係由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組成（證據2為堅硬的聚氨酯插塞42，第3C圖），該聚合體片材可為波長在190至3500nm範圍間之光所通過（對應於證據2之紅光雷射，紅光波長參酌證據5為750nm、證據7為780nm）；惟證據2僅揭示堅硬的聚氨酯插塞42，熟習該項技術領域者無法依申請當時的既有技術直接認定其本質上必然具有、或能直接且無歧異得知證據2之聚氨酯「不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」，亦即系爭專利該項技術特徵無法由證據2所直接推導而來，故證據2尚難證明系爭專利第1項擬制喪失新穎性。㈡參酌系爭專利說明書第7頁第15至22行之記載，可知不含添加物的固體氨基甲酸乙酯聚合體也有可能因包含孔隙而「具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」是在沒有適當的證據2申請當時之既有技術可供參酌的情況下，亦尚難謂能由智慧局所稱「堅硬的聚氨酯不含添加物」直接導出系爭專利第1項所載「不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」；再證據2第7頁第10至14行揭示「插塞最好係由一對於雷射光束有高度透射性的聚氨酯製成」，聚氨酯具有「對於雷射光束有高度透射性」與「具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」，文字上即屬不相同的性質，其是否為直接必然關係，在沒有適當的證據2申請當時之既有技術可供參酌的情況下，尚難謂為能由「具有對於雷射光束有高度透射性」即可直接導出「具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」；此外，證據2所揭示之插塞材質與系爭專利之固體均勻聚合體之材質雖然同為聚氨酯，但有可能因聚氨酯含孔性質而具備吸收或傳輸淤漿粒子能力，因此尚難由具有相同的聚氨酯材質，即可直接導出具有相同的「不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」之功效。㈢新穎性之判斷基本原則係以個別獨立的引證資料進行比對，證據3為系爭專利說明書併入參考的資料，難謂係證據2申請時之既有知識，因此不得將證據3所記載「solidhomogeneous」聚氨酯合物不具有拋光能力之技術，視為是證據2已揭露事項的一部分，進而與系爭專利第1項進行比對；再證據2第7頁之「插塞最好係由一對於雷射光束有高度透射性的聚氨酯製成」，所對應的詳細技術即為第17頁之使用係不含添加物堅硬（固體）聚氨酯，兩者所指為同一技術，證據2並未進一步揭露高度透光聚氨酯，係不含孔隙的聚氨酯的詳細技術，故尚難直接推導出上訴人所稱「證據2具有高透射性的固體聚氨酯必須是均勻的；換言之，該聚氨酯中必須不具有添加物與孔隙」；此外，證據2說明書第17頁第16至21行所稱「不含」，其語意上僅能推知在第3C圖實施例係藉由移除抑制透射性添加物之方式消除第3B圖中所示使用典型墊片覆蓋層的雷射光束透射性的問題，但尚無從進一步推導出該聚氨酯除不含添加物外亦不含孔隙，或者其為固體均勻，自難認定其因此「不具吸收或傳輸淤漿粒子能力」。㈣證據2說明書未揭露插塞中存在任何其他材料或結構性特徵，並不代表即無任何其他材料或結構性特徵存在於插塞中，由該領域中之通常知識可知聚氨酯可以在製造的過程中包覆反應所產生的氣體，證據2亦未特別強調插塞42係使用不包覆反應所產生的氣體的製造技術，故不能直接推導得知證據2所揭示之插塞為純聚氨酯，自亦無法進一步推導出其不含添加物及孔隙。㈤證據2既依核准時專利法第23條規定補正中文本並經審查核准專利，所核准之對象乃為中文說明書及圖式，而非外文說明書及圖式，故證據2之內容自應以公告之中文說明書及圖式所載內容為主，無參酌原文說明書之餘地，況觀之證據2中文說明書第17頁第16至17行及其前後文內容，並無明顯不明確或不通順處；又對照證據2中文說明書第17頁第20至21行，與證據2外文說明書第18頁第10至17行之內容，中文說明書中並未有外文說明書第18頁第10至16行的中譯文，而上述中文說明書段落之前後文內容並無明顯不明確或不通順處，是證據2中文說明書與外文說明書之上開差異處，應認係證據2申請人申請時有意之遺漏而非誤譯，亦無誤譯訂正之適用。㈥系爭專利第3項、第4項具有「一個由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組成」之技術特徵，而該技術特徵並未明確揭示於證據2，亦非熟習該項技術者參酌證據2申請當時之既有技術可直接導出之事項，故證據2亦不足證明系爭專利第3項、第4項擬制喪失新穎性。綜上，系爭專利並未違反核准時專利法第20條第1項第2款規定，則原處分所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦非妥適等語，因而將訴願決定及原處分均予撤銷。
七、本院按：㈠「（第1項）發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即
為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。（第2項）發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」為專利法第82條所明定。次按提起行政訴訟，請求行政法院裁判，應以有權利保護必要為前提；具備權利保護必要者，其起訴或上訴始有值得權利保護之利益存在。又權利保護必要之要件為法院應依職權調查事項，因此，縱於高等行政法院言詞辯論終結時具備權利保護必要之要件，於上訴本院後，本院仍應依職權調查之，如發現上訴人欠缺該要件者，應認其上訴為無理由，而為其敗訴之判決。
㈡經查，被上訴人之系爭專利，經訴外人美商卡博特微電子公
司（CabotMicroelectronicsCorporation)於98年9月30日以系爭專利有違核准時專利法第20條第1項前段、第2款、第2項及第71條第3款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。被上訴人乃於99年2月4日提出申請專利範圍更正本，經上訴人智慧局審查，認與87年9月11日公告本相較，為申請專利範圍之減縮，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未變更實質內容，准予更正（其申請專利範圍共5項，其中第1、3至5項為獨立項，第2項為附屬項）。該舉發案應依該更正本審查，並認系爭專利違反核准時專利法第20條第1項第2款及第2項之規定，以101年12月28日（101）智專三
（三）05053字第10121532060號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。本案之被上訴人（即該案訴願人）不服，提起訴願，經決定駁回，本案之被上訴人（即該案原告）仍不服，遂向原審提起行政訴訟。復於103年9月24日經原審以102年度行專訴字第115號為原告之訴駁回之行政判決，本案之被上訴人（該案之上訴人）乃又向本院提起上訴，經本院於104年9月17日以104年度判字第533號駁回上訴而告確定在案。是本院依職權調查結果，發現系爭專利之專利權全部業經撤銷確定，揆諸首揭規定及說明，其專利權之效力，視為自始即不存在，本件上訴人已無舉發以撤銷專利之標的（即系爭專利申請專利範圍第1、3、4項），則其上訴之目的已無法達成，而無續行上訴之利益存在，核屬欠缺權利保護必要之要件，其上訴為無理由，應予駁回。至於上訴人之實體主張，已無審酌之必要，併此敘明。
㈢又本件原審定係「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，惟經
原審判決諭知「原處分及訴願決定均撤銷」，已回復上訴人即舉發人提起舉發申請之狀態，自應由上訴人智慧局考量舉發標的之專利權業已溯及消滅之情事，為適法之處置，以終結舉發申請之程序，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中華民國104年9月30日
最高行政法院第五庭
審判長法官黃合文
法官林茂權法官鄭忠仁法官吳東都法官劉介中以上正本證明與原本無異中華民國104年10月2日
書記官張雅琴