裁判字號：智慧財產及商業法院111年行商訴字第7號判決
裁判日期：民國111年04月14日
裁判案由：商標註冊
智慧財產及商業法院行政判決111年度行商訴字第7號民國111年3月31日辯論終結原告沙烏地阿拉伯商沙特研究出版公司代表人薩利赫侯賽因阿杜威斯訴訟代理人 張東揚 律師複代理人 廖嘉成 律師訴訟代理人 賴蘇民 律師複代理人 林宜靜 律師被告經濟部智慧財產局代表人 洪淑敏 訴訟代理人 黃貞維 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國110年11月23日經訴字第11006309550號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國109年12月17日以「MangaArabia
inEnglishandArabicScripts」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第9類「行動電話應用程式，可下載之電腦軟體」、第16類「時事通訊本，報紙，包裝紙，印刷品，印刷出版品，說明書，雜誌（期刊）」商品及第41類「藉由網站線上提供有關時事（包含新聞、社論及評論）之教育及娛樂資訊；線上提供有關職業訓練之資訊；新聞採訪服務；雜誌及期刊之出版」服務（下稱系爭申請商標，如附圖所示），向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形，應不准註冊，以110年9月13日商標核駁第417328號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部110年11月23日經訴字第11006309550號決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告主張：㈠「MangaArabia」非固有名詞，且「Manga」一詞具有多種涵
義，消費者看到「Manga」並不會直接聯想到與阿拉伯（半島）有關之漫畫或動畫。原告將英文「Manga」、「Arabia」及其相對應之阿拉伯文結合使用，實有與眾不同的獨創性，屬於暗示性商標，自具識別性。系爭申請商標經原告及母公司使用於新發行之系列阿拉伯雜誌名稱，提供實體印刷版及電子數位版雜誌供消費者選購，於多個社群網路平台宣傳系爭申請商標之商品或服務，並取得多國商標註冊，已因原告廣泛使用而取得後天識別性，自無商標法第29條第1項第1款之適用。
㈡並聲明求為判決：⒈原處分及訴願決定均撤銷。⒉被告就109年12月17日申請第000000000號商標應為核准註冊之處分。
三、被告則以下列等語置辯：㈠系爭申請商標之「Manga」有日本漫畫、動畫之意涵，「Arab
ia」有阿拉伯半島之意，消費者會將「MangaArabia」理解為日本動漫阿拉伯（半島），予人之認知印象僅在描述系爭申請商標指定使用商品及服務內容為與阿拉伯（半島）有關之漫畫或動畫，自不具識別性。原告提出之證據資料不足以證明系爭申請商標經原告於我國長期廣泛使用而取得後天識別性。各國對商標之保護均採屬地主義，自不得以在他國取得註冊而主張系爭申請商標應准註冊。
㈡並聲明求為判決：原告之訴駁回。
四、本院得心證之理由：㈠系爭申請商標有違商標法第29條第1項第1款之規定：
⒈按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記
號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第18條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」復為同法第29條第1項第1款所規定。商標有無識別性，應就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等因素，綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，倘為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用（最高行政法院90年度判字第1846號、90年度判字第724號判決參照）。而商標是否為說明性，應依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即不得申請註冊。外國文字有多個含義時，只要其中一個為商品或服務的說明或通用名稱，即不具識別性。
⒉系爭申請商標係由未經設計之英文「MangaArabia」及相對
應之阿拉伯文左右並置所組成，依我國消費者對於外國語文之認識程度，阿拉伯文在我國為非常罕見之外文，我國消費者對阿拉伯文不僅不熟悉，甚至無法辨別該串字形為阿拉伯文，因此見系爭申請商標應會以英文「MangaArabia」為主要識別印象，而「Manga」係指日本動、漫畫，「Arabia」有阿拉伯半島之意，為區域地理名稱，消費者由其字面意義通常會將「MangaArabia」直譯為「日本動漫阿拉伯（半島）」，有表達與阿拉伯半島有關的漫畫或動畫之意，故以「MangaArabia」標示於系爭申請商標指定使用之商品及服務時，予相關消費者之認知印象即在描述該等商品及服務之內容、主題、領域或所傳播推廣之知識信息係與經翻譯為阿拉伯語之日本動漫、於阿拉伯（半島）播放之日本動漫或以日本動漫風格呈現之阿拉伯動漫有關，自為商品或服務相關特性之說明，不具識別性，應有商標法第29條第1項第1款規定之適用。
⒊原告雖稱：「MangaArabia」非固有名詞，且「Manga」一詞
具有多種涵義，消費者看到「Manga」並不會直接聯想到日本漫畫、動畫，原告將英文「Manga」、「Arabia」及其相對應之阿拉伯文結合使用，實有與眾不同的獨創性，屬於暗示性商標，自具識別性云云。惟以外國文字作為商標者，因消費者亦未能於見商標時隨即查詢，仍應以國內消費者購買該商品或服務時所習知之文義為準。原告雖主張「Manga」一詞於西班牙語中為袖子、軟管狀物之意，於葡萄牙語中為芒果之意等語，然「Manga」於英語中為日本動、漫畫之意（見申請卷第45頁），而我國消費者對於英、日文較西班牙文、葡萄牙文熟悉，多會將「Manga」理解為英語之「日本動漫（畫）」意涵或日語「漫畫」之音譯，又「MangaArabia」一詞係以「Manga」、「Arabia」兩個說明性文字構成的組合字，該組合字詞整體觀之，即為與阿拉伯半島有關的漫畫或動畫，並未脫離原來個別文字對於所指定商品的說明意義，予人寓目印象仍為說明性文字，自不具識別性，且依「iFuun.com」網路文章所載「而在沙烏地阿拉伯隸屬於大型傳媒集團SaudiResearchandMarketingGroup旗下，專攻動畫、漫畫、遊戲的製作公司ARINAT就看中了這個機會，啟動了一系列把沙烏地阿拉伯的傳統故事動畫化的企劃。去年（按：西元2016年）11月ARINAT就和GAINAX（按：日本動畫製作公司，代表作如《新世紀福音戰士》）合作，推出了一部動畫《沙漠的騎士（DesertKnight）》。…這部動畫的劇情是由ARINAT提供，製作由GAINAX負責，動畫的畫風也是典型的日系風格，…」等內容（見申請卷第50至53頁），顯示於阿拉伯半島確有實際推出以日本動漫風格呈現之阿拉伯動漫。是以「MangaArabia」使用於系爭申請商標指定使用之商品及服務時，相關消費者無須運用想像與推理，即會直接理解其意涵係指與阿拉伯半島有關的漫畫或動畫，則「MangaArabia」確屬直接明顯描述商品及服務相關特性之說明性文字，由社會公益角度觀之，自不宜由原告取得排他專屬權。
是原告之上開主張，均不足採。
㈡系爭申請商標無商標法第29條第2項規定之適用：
⒈按「有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在
交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」商標法第29條第2項定有明文。蓋不具先天識別性的標識，未必不能取得商標註冊，如果申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識已具有商標功能，故可以核准註冊。此種識別性係經使用而取得，非標識本身所固有，故稱為後天識別性，又稱為第二意義（secondarymeaning）。無先天識別性的商標是否已取得後天識別性，須由主張者提出相關事證證明之，如商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；銷售量、營業額與市場占有率；廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等；銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；各國註冊的證明；市場調查報告；其他得據為認定有後天識別性的證據等。本件原告主張系爭申請商標業已取得後天識別性，自應由原告舉證證明之。
⒉觀諸原告所提證據，其中申復附件2及訴願附件4之原告於Lin
kedIn網站之簡介及職缺資料、原告母公司之維基百科資料及相關報導（見申請卷第12至17頁，訴願卷第25至36頁），均非商標之使用事證；訴願附件5、6之應用程式截圖畫面及Instagram、Facebook等網路社群平台粉絲專頁（見訴願卷第37至51頁），並未見系爭申請商標之完整字樣，且其文字及圖片內容均係以阿拉伯文呈現，無從得知我國消費者實際下載、接觸前揭應用程式及網頁，進而認識系爭申請商標並購買商品或接受服務之具體情形為何，又上開Instagram顯示有2,594名粉絲、Twitter顯示追蹤者有3,700名，不僅無法得知我國消費者所占比例為何，且上開粉絲、追蹤者數量亦不多。至申復附件3、訴願附件7系爭申請商標在其他國家獲准註冊之註冊資料（見申請卷第18至34頁，訴願卷第52至85頁），僅能證明系爭申請商標在國外之註冊情形，仍無法證明我國消費者對系爭申請商標之熟悉程度，且各國國情不同，使用之語言亦不相同，亦難以系爭申請商標在外國取得註冊，作為本案亦應准予註冊之依據。此外，原告復未提出系爭申請商標商品及服務於我國之銷售量、營業額、市場占有率、廣告金額數量等具體資料佐證其實際使用狀況，因此依現有證據，無法證明系爭申請商標業經原告於我國長期廣泛使用，在交易上已成為原告商品及服務之識別標識而取得後天識別性，自無從依商標法第29條第2項規定排除同條第1項第1款規定之適用，是原告上開主張，亦不足採。
五、綜上所述，系爭申請商標之註冊有商標法第29條第1項第1款所定不具識別性之情形，且無同條第2項規定之適用，從而，被告所為系爭申請商標不得註冊，應予核駁之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告就系爭申請商標應為核准註冊之審定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明確，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國111年4月14日
智慧財產第一庭
審判長法官李維心
法官陳端宜法官蔡如琪以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。2.稅務行政事件，具備會計師資格者。3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。
中華民國111年4月25日
書記官邱于婷