裁判字號：最高行政法院90年判字第2499號判決
裁判日期：民國90年12月21日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決九十年度判字第二四九九號
原告美商．維微亞美國交易股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 林志剛 律師
陳和貴 律師乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十八年十月十四日台八八訴字第三七七○二號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告於民國八十七年三月二十三日以「有機金屬代謝有關的酵母菌」，向被告申請發明專利，並聲明本案係有關微生物，微生物寄存機構之寄存證明文件容後補呈。旋於八十七年三月三十一日向被告補送寄存於食品工業發展研究所之微生物寄存證明書，並申請以寄存日八十七年三月二十四日為本案申請日。案經被告編為第00000000號審查，以八十七年七月十六日八七標專（甲）一四○一六字第○七四一六二號函原告，略以依修正前專利法第二十三條規定，申請日之取得屬法律明定之事項，不得任意主張，所請延後申請日一事，歉難照辦等語。原告不服，循序提起一再訴願，遞遭決定駁回，乃提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴及補充理由意旨略謂：一、按專利法第二十二條第一項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」修正前專利法第二十三條規定：「申請發明專利以規費繳納及前條所規定之文件齊備之日為申請日。其說明書、圖式、宣誓書以外文本提出者，應於專利專責機關指定期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日。」揆諸上開規定，申請發明專利係「以文件齊備之日為申請日」。故惟於文件齊備之情況下，才有所謂文件齊備之日，才能取得專利申請案之申請日。另據上開修正前專利法第二十三條之本文後段規定，如應補正之中文本雖未於指定期間內補正，惟於處分前補正者，以補正之日為文件齊備日，亦即以該補正之日為申請日。洵此，既以補正之日為文件齊備日，亦即修正前專利法第二十三條本文前段規定之所有應齊備文件，係在上開中文本補正之日方齊備。惟實際上，補正之日所提者僅應補之中文本，其餘文件並未在補正之日提出，因此其所謂「以補正之日為文件齊備日」所齊備的文件，除補正之日所補之中文本外，其餘之文件既非在補正日提出者，亦非申請人重新提出者，故應為最初申請發明專利之日所提出之文件。亦即，專利法雖未明文規定申請人得援用最初申請發明專利之日所提出之文件，但於有利於申請人，且能減輕行政機關重複作業，增進行政效率之情形，依一般法理及專利法第一條明定保護發明之立法意旨，不待申請人申請，即應援用最初申請發明專利之日所提之文件。二、修正前專利法第二十六條規定：「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存。」另該條當時行政院提請立法院審議之立法提案說明：「按有關微生物之專利須兼顧公開性、再現性及菌種活性的穩定，為保持該菌種之活性，是以須於一定之寄存機構寄存之，兼以是活的微生物，故非說明書或圖式可以充分完全描述，申請人須將申請發明專利之微生物寄存於具有公信力之機構提出證明文件做為說明書之一部。」由此可知，寄存之微生物為前揭專利法第二十二條及修正前專利法第二十三條規定說明書之一部，為申請有關微生物發明專利必備之說明書之一部，且依其性質為不能補寄者，須於申請之前，已依規定將之寄存，申請時所提出之說明書，方為完整。惟如於最初發明專利申請之翌日已寄存，其餘應備文件，依前開一般法理及專利法第一條立法意旨，自應援用最初申請日所提出之文件，以該翌日為申請日。至上開修正前專利法第二十六條規定之寄存證明文件，雖規定於申請時附具，惟衡其性質係用以證明應寄存之微生物已依規定寄存之文件，屬可得在申請後補正之文件，是被告於實務上將其歸屬得補正之文件範疇，此見被告八十七年三月二十三日通知原告補送「微生物寄存證明文件」函自明。是以，縱於前開申請發明專利之翌日未具該微生物寄存文件，亦無礙該日為文件齊備日之性質。查原告於八十七年三月廿三日提出申請時，因所託之報關行辦理微生物進口不順利，並未寄存微生物，故不符修正前專利法第二十三條所規定之文件齊備要件，應無該條「以文件齊備之日為申請日」規定之適用，當然亦無申請日之存在。又本件提出申請翌日，即八十七年三月二十四日，原告已依規定寄存微生物，則其餘之應備文件，依前開一般法理及專利法第一條規定之意旨，應許原告援用最初申請專利之日所提之文件，則所有文件既已備具，則該翌日即為文件齊備之日，應為系爭專利之申請日。又本案固未於八十七年三月二十四日提出微生物寄存證明文件及載有國外申請專利日期及案號之中文本申請專利說明書及圖說等文件，惟上述應備文件，原告於被告指定之期間內已全部補送在案，完全符合修正前專利法第二十三條之規定。三、有關微生物發明所涉及之微生物，依其性質不能於申請日後補正，故不可能存有所謂俟後補正自會涉及說明書實質變更之問題：由於微生物存活之期間，微生物本體會隨存在之環境條件而變化，故同一微生物，倘非於同一環境條件下存活，則今日存活者與後日存活者未必相同，準此，微生物之寄存至少有二個目的：一為證明該微生物已被發明而存在；二則確定以寄存日之微生物本體之內容為該微生物之技術內容，為此，世界各國專利局莫不要求於申請前或申請當日，將有關微生物寄存指定機構，而不准於申請日後補正，是有關微生物發明所涉及之微生物，依其性質不能於申請日後補正，即無可能存有所謂俟後補正自會涉及說明書實質變更之問題。四、微生物未於申請日當日寄存即屬文件不備，應屬違反修正前專利法第二十三條規定取得申請日要件之規定：查微生物如非申請前已知者，為確定其於申請前或申請當日已被創造，乃憑藉申請人提出寄存以證明之，由此可知，有關微生物發明專利之申請，於申請前或申請當日不寄存，乃違反修正前專利法第二十三條關於取得申請日之要件，為申請程序上之問題。又關於微生物之發明，係以寄存日之微生物內容作為其發明之技術內容，已如前述，故自該微生物被寄存之日起，該微生物本體即完全揭露，並未有因微生物內容揭露不充足而應補正之情事。五、綜上，原處分及一再訴願決定認事用法顯有違誤，請判決撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分等語。
被告答辯意旨略謂：一、按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」「申請權人為雇用人、受讓人、或繼承人時，應敍明發明人姓名，並附具傭、受讓或繼承證明文件。」「申請發明專利以規費繳納及前條所規定之文件齊備之日為申請日。其說明書、圖式、宣誓書以外文本提出者，應於專利專責機關指定期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日。」「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。」分別為專利法第二十二條第一、二項、修正前專利法第二十三條及第二十六條前段所明定。又「專利申請案應備齊第二點第一款至第五款規定之文件及規費始行取得申請日；其說明書、圖式（或新式樣圖說）、宣誓書以外文本提出者，應於指定期間內補正中譯本；逾期而在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日（其宣誓書及申請權證明書得以傳真本先行提出，並於指定期間內補正與傳真本為同一文件之正本）。外國人得以原文說明書先行提出。」為被告八十四年四月十九日修正發布之「專利申請文件補正事項管理作業要點」第六點之規定。揆諸前揭規定可知，取得申請日之要件係以規費繳納及申請書、說明書、必要圖式、宣誓書及申請權證明書等文件齊備送局之日為準，是屬法有明定之事項，不容申請人任意主張變更之。又修正前專利法第二十六條並指明申請有關微生物之發明專利的法定要件為「應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構」及「於申請時附具寄存機構之寄存證明文件」，未符前揭法定要件者，應視為申請前未寄存，另原告未於申請前寄存微生物係影響其案件經實體審查後得否准予專利者，且微生物寄存證明文件亦僅屬是否寄存而得否准予專利之要件，尚非屬法定取得申請日之要件，故原告縱於申請前未寄存或申請時未附具寄存證明文件者，均應視為未依法寄存微生物，從而，本案仍應以前揭修正前專利法第二十三條規定之文件齊備日為申請日，非得以微生物寄存之日或寄存證明補正之日為申請日。二、查原告前於八十七年三月二十三日提出第00000000號「有機金屬代謝有關的酵母菌」發明專利案，聲明本案係有關微生物，惟未附具微生物寄存證明文件到局，其申請專利所需文件並不齊備，經被告於八十七年三月二十三日以
（八七）標專（甲）一四○一六字第一○九九二二號函通知原告應於八十七年六月二十二日前補正所缺之文件，嗣於八十七年三月三十一日原告補正寄存日期為八十七年三月二十四日之微生物寄存證明文件到局，並申請以該寄存日八十七年三月二十四日為本案之申請日，惟因微生物寄存證明文件並非影響申請日取得之要件，且申請日之取得是屬法有明定之事項，非原告得任意主張之事項，而原告於八十七年六月九日指定期限前補正專利說明書中文本一式二份到局後，本案所缺之文件業已齊備，依前揭修正前專利法第二十三條規定，自應以本案提出申請之日為申請日，尚非得以微生物未於申請前寄存為由，而以寄存之日為申請日，故未於申請前寄存微生物或未於申請時附具微生物寄存證明文件乃屬實質審查上得否准予專利之要件，均非屬取得申請日之要件，從而本案申請日仍應以八十七年三月二十三日為準。三、另專利法第二十二條及修正前專利法第二十三條之規定，非被告裁量權所得行使範圍；且微生物寄存證明文件係屬「專利申請文件補正事項管理作業要點」第二點第十一款規定之「其他證明文件」，申請時未備具，而於被告指定期限內補正者，倘其寄存日期係早於提出專利申請之日者，仍屬符合前揭修正前專利法第二十六條規定之法定要件，惟此項補正非屬違反修正前專利法第二十三條規定，而影響申請日之取得者，並無以該條規定以補正之日為申請日之適用；亦非如原告所指須俟「所有」申請專利所需之文件補正到局之日，始屬文件齊備，並得以補正之日為申請日。又行政院提請立法院審議之立法說明認為微生物寄存證明文件，為專利法第二十二條及修正前專利法第二十三條中之說明書的一部分，乃因專利法二十二條第三項明定「．．．專利說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」而微生物為一生命體，無法循一定程序再造，因此有關微生物專利之申請，專利申請人均負有依法寄存之義務，必須將微生物寄存於一指定機構，並容許任何人均能透過一定之途徑取得該微生物，藉以實施該發明，以符合專利說明書揭示內容之法定要件。倘若申請前未寄存，因其性質是不能補寄存者，則屬專利說明書內容揭露不充足，俟後再補正自會涉及說明書實質變更之問題，尚非屬違反同法第二十三條規定取得申請日之要件。本案原告前於八十七年三月二十三日提出申請時聲明本案係有關微生物之申請案，惟未能提出寄存證明文件，嗣後其雖於八十七年三月三十一日補正，惟寄存日期為八十七年三月二十四日，已如前述，其寄存日期晚於本案專利申請案提出之日，為專利說明書內容揭露不完全，事涉說明書是否變更實質內容，非屬修正前專利法第二十三條得補正之事項，自難以嗣後寄存微生物之寄存日，主張延後申請日。從而，被告通知原告申請日仍應以八十七年三月二十三日為準，並以依修正前專利法第二十三條規定，申請日之取得是屬法有明定之事項，不得任意主張，所請延後申請日乙事，歉難照辦等語，揆諸前揭規定及說明，並無違法，請判決駁回原告之訴等語。
理由按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」「申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敍明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。」「申請發明專利以規費繳納及前條所規定之文件齊備之日為申請日。其說明書、圖式、宣誓書以外文本提出者，應於專利專責機關指定期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日。」「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。」分別為專利法第二十二條第
一、二項、修正前專利法第二十三條及第二十六條前段所明定。本件原告於八十七年三月二十三日以「有機金屬代謝有關的酵母菌」，向被告申請發明專利，並聲明本案係有關微生物，微生物寄存機構之寄存證明文件容後補呈。旋於八十七年三月三十一日向被告補送寄存於食品工業發展研究所之微生物寄存證明書，並申請以寄存日八十七年三月二十四日為本案申請日。案經被告編為第00000000號審查，以八十七年七月十六日八七標專（甲）一四○一六字第○七四一六二號函原告，略以依修正前專利法第二十三條規定，申請日之取得屬法律明定之事項，不得任意主張，所請延後申請日一事，歉難照辦等語。原告不服，乃循序提起本件行政訴訟，主張如事實欄所載。經查：（一）、本件被告以申請日之取得屬法律明定事項，不得任意主張，本案申請日應以八十七年三月二十三日為準，不得延後。原告不服，主張修正前專利法第二十六條規定之寄存證明文件，屬於申請有關微生物發明專利案應備齊之文件，自得比照修正前專利法第二十三條及專利申請文件補正事項管理作業要點六規定辦理，如申請當時未能備具寄存證明文件而申請後始補具者，自應以補正之日為申請日。又修正前專利法第二十六條之立法說明即敍明申請有關微生物之專利須將寄存證明文件作為說明書之一部，其於被告指定期間內補正寄存證明文件，應為補正說明書的一部，自得以補正之日作為申請日。其申請後始取得寄存證明文件，本可撤回原來之申請而另案申請，但此並無實益，不如以補正寄存證明文件之日作為申請日；本案雖於八十七年三月二十三日申請，惟寄存證明書已載明寄存日為八十七年三月二十四日，其向被告主張以寄存日為本案之申請日，應無不合理及不合規定之情形，被告不准其以寄存日八十七年三月二十四日作為申請日，又不以補正寄存證明文件之補正日八十七年三月三十一日作為申請日，係屬違法不當等語。惟專利說明書應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。本件係有關微生物專利之申請，以微生物為一生命體，無法像物品循一定程序再造，若熟習相關技術者不能取得該微生物，則必然無法據藉以實施該發明，故有關微生物之專利申請人均有依法寄存之義務，以符合說明書揭示內容之法定要件。且依修正前專利法第二十六條前段規定，申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件，若申請前未寄存，即屬未符法定要件，不足以支持所申請有關微生物專利之相關申請專利範圍，非屬修正前專利法第二十三條所定得補正之事項，而屬應重新提出申請者，自難以嗣後寄存之証明文件，主張延後申請日。被告以依修正前專利法第二十三條規定，申請日之取得屬法律明定之事項，不得任意主張，本案申請日仍應以八十七年三月二十三日為準，所請延後申請日，歉難照辦，於法並無違誤。又原告主張微生物寄存係屬得為補正事項等語，與修正前專利法第二十六條前段規定：「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。」，尚有未合。（二）、綜上所述，原告所訴各節，尚無可採，被告所為原處分，揆諸首揭規定及說明，洵無違誤，一再訴願決定遞予維持，俱無不妥。原告起訴論旨，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年十二月二十一日
最高行政法院第四庭
審判長法官葉振權
法官黃璽君法官吳錦龍法官劉鑫楨法官吳明鴻右正本證明與原本無異
法院書記官陳盛信中華民國九十年十二月二十一日