裁判字號：最高行政法院93年判字第501號判決
裁判日期：民國93年04月29日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決九十三年度判字第五○一號
上訴人德國商．巴地斯顏料化工廠代表人拜伯拉奇
史達克訴訟代理人 蔣大中 律師
陳長文 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人甲○○右當事人間因發明專利申請事件，上訴人不服中華民國九十一年十二月十二日臺北高等行政法院九十年度訴字第四○二五號判決，提起上訴。本院判決如左：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人於民國（以下同）八十五年二月一日以「以酶催化醯化作用解析一級及二級之經雜原子取代之胺的外消旋物」向被上訴人前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利（下稱系爭案），經其編為第00000000號予以審查，不予專利，上訴人不服，申請再審查，被上訴人仍為不予專利之處分，上訴人猶不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人於原審起訴主張：被上訴人係因系爭案申請專利範圍敘述過於籠統，範圍過廣，因而認定不符專利法第二十條之規定，不予專利。然上訴人於八十九年十一月所呈申請專利範圍修正本，其中已限定原申請專利範圍第一至三及六項中有關酯類化合物及所使用之酵素種類。經此修正，被上訴人所認為之不予專利之理由已不復存在。按專利法第四十四條規定之立法意旨，乃係在於限制補充或修正說明書或圖式，如非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，應仍得提出針對所提出之修正本作實質上之審查，專利申請人於行政救濟階段即訴願程序中既已提出經修正之申請專利範圍，其雖係在再審查審定後才提供，仍非法所不許，此於本院八十六年度判字第二二一五號、八十七年度判字第八六三號判決中亦有明示。系爭案相較於引證案確具新穎性，已符合專利法對於新穎性之規定，應予准以專利。為此，求為判決撤銷原處分及訴願決定，並命被上訴人對第00000000號「以酶催化醯化作用解析一級及二級之經雜原子取代之胺的外消旋物」發明專利案申請應另為適法之處分等語。
三、被上訴人則以：系爭案申請專利範圍所請製備方法之技術特徵，即藉雜原子取代的胺類與酯類於蛋白酶或脂酶存在中反應，該受質和酵素種類均已揭示於引證案，故系爭案所請方法不具新穎性。被上訴人於初審審定書及再審查核駁理由先行通知書已明確告知應限定胺和酯之種類。而依系爭案說明書所揭露的五個實施例之結果並不能支持申請專利範圍所請廣泛之內容確可達到所稱之功效，而具有產業上之利用性。依專利法第四十四條第一項及第四項，已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而行政救濟階段所提申請專利範圍修正本，未經被上訴人審查，自非本件訴訟所得審究。系爭案於審查階段，被上訴人一再告知上訴人其申請範圍已見於公開刊物，惟上訴人並未據以修正，其間並未對審查意見提出不明瞭或不清楚之申復，是被上訴人已就審定時之全部資料予以審酌並依法作成審定，自無違誤等語，資為抗辯。
四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：按系爭案係於專利法九十年十月二十四日修正前審定之案件，依專利法第一百三十四條規定，上訴人主張修正其申請專利範圍之程序，仍應適用修正施行前之規定。復按修正前專利法第四十四條第一項規定，發明專利申請之補充、修正其說明書或圖式，應於被上訴人機關審查階段為之。如發明專利申請案經被上訴人否准而不予專利審定後，上訴人不服提起行政爭訟，並已進入訴願程序，於已非被上訴人機關審查階段，亦非發明專利審定公告之後所提出，被上訴人已無從就上訴人之補充或修正申請為審查，能否謂上訴人仍得於訴願救濟階段就申請專利範圍為修正，已非無疑（本院八十六年度判字第三二六三號判決參照）。上訴人雖舉原審法院九十一年度訴字第二六一五號、九十年訴字第三二五號判決及本院八十六年度判字第二二一五號判決、八十七年度判字第八六三號判決，主張依專利法第四十四條第四項規定之意旨，如補充或修正說明書或圖式，並非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。但姑不論關於修正前專利法第四十四條第一項所規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救濟階段之補充或修正皆非屬被上訴人之專利審查階段，亦非發明專利審定公告之後提出者。縱為鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場應予發明人補充或修正（治癒）的機會，就上訴人於行政救濟請求申請專利範圍修正有予審查之必要，仍應限於被上訴人於審查階段就申請專利範圍過廣情形，未先行通知上訴人修正、補充，即以申請專利範圍過廣而逕行駁回專利之申請，致上訴人於審查階段無從就申請範圍過廣之部分為修正之情形，始有於訴願或行政訴訟階段允其修正，以保障其程序權益之必要。因此，被上訴人如於審查階段就申請專利範圍過廣之情形已予指明，並通知專利申請人就其申請過廣部分為修正或限定，專利申請權人仍不同意修正（或僅就部分修正）而另執理由答辯，自不得於被上訴人否准專利申請審定後，於嗣後之訴願或行政訴訟階段再就被上訴人前已指明應修正部分修正其申請專利範圍，而請求就其所提出之修正本實質上予以審查是否合於發明專利要件，以免因當事人前後反覆致行政程序一再重開，徒增行政爭訟程序勞費，以促進訴訟經濟。本件被上訴人於八十九年四月二十日（八九）智專三（四）○一○五五字第○八九八二○○一七八三號再審查核駁理由先行通知書上業已通知上訴人應依其指明之部分對胺及酯作必要之限定，否則難謂具新穎性，該通知書第二項至第六項並就應刪除及限定部分詳明記載，但上訴人於提出之申請專利範圍修正本，並未依被上訴人通知修正、刪除，而主張其所請求範圍符合專利法之要求。依前述說明，被上訴人已於再審查核駁理由先行通知書通知上訴人修正其申請專利範圍，並非未予上訴人及時採取相應補正措施機會，上訴人既不同意依被上訴人再審查核駁先行通知書之內容修正申請專利範圍，自不得於經被上訴人據以核駁後之訴願或行政訴訟階段再就被上訴人前已指明應修正部分修正其申請專利範圍，而請求就其所提出之修正本實質上予以審查是否合於發明專利要件。上訴人主張被上訴人擴張解釋該專利法第四十四條規定之適用範圍，而以之限制專利申請人限縮其申請專利範圍之權利，違反行政程序法第一條規定之依法行政原則及中央法規標準法第五條關於人民之權利義務應以法律定之規定一節，亦非可採。另上訴人所舉准於主管機關審查後再為縮減、修正專利範圍之個案，其情節或與本案不盡相同，或僅為個案判斷，故無拘束本院之效力等由，乃駁回上訴人在原審之訴。
五、上訴意旨略謂：按九十年十月二十四日修正前之專利法第四十四條第一項規定，不論其文義或立法目的，均非限制說明書之修正或補充僅能於審查期間或審定公告後為之，此亦經前行政法院八十六年度判字第二二一五號判決、八十七年度判字第八六三號判決，及原審法院九十一年度訴字第二六一五號、九十年訴字第三二五號等判決所明確肯認。而原審卻將上開法律限縮解釋為「僅能於審查期間或審定公告後」為修正或補充，顯然逾越立法目的，對該等規定任意為不必要之限制，構成違背法令。次按專利法第六十七條第一項規定，即便已請准發明專利並取得專利證書者，其專利說明書及圖式，如有所列三種情事，仍允許補正或修正，而不影響原已授予之專利權，顯然專利法對於可補正之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲態度，此亦符合行政法上比例原則，乃調和專利法公益目的及專利權人私益之最妥善作法。今上訴人係在訴願階段中以「限縮申請專利範圍」為目的提出申請專利範圍修正本，依舉重明輕之法理，發明專利案於審定公告或請准專利之後既均准予修正，則對於尚在廣義行政程序中之專利申請案，基於行政一體原則，訴願機關即無不予採納審酌之理。詎料原審不僅未對訴願機關之重大瑕疵處分予以糾正，更將系爭專利申請案說明書中僅需稍加修正即可治癒之輕微瑕疵的全部不利益，歸由上訴人承擔，其違背專利法立法目的及行政程序法上原理原則之情，甚為明顯。其次，原審法院認為僅在被上訴人「未先行通知申請專利範圍過廣」之情形下，方有允許申請人於行政救濟階段修正申請專利範圍之餘地，就其所自設之限制要件以觀，原審顯然係對申請人之權利增設專利法所未明文之限制，違反憲法第二十三條法律保留原則。原審法院所提出之前開限制原則，無異課予專利申請人必須在被上訴人審查階段接受被上訴人所有審查意見之義務，而不得有任何異議，否則一旦遭受被上訴人逕為不予專利之處分，專利申請人即喪失任何補救之機會，原審此舉不僅要求專利申請人必須依從主管機關片面之公權力行使，違反民主法治國家任何行政行為必須符合之當事人參與原則，更破壞申請人對於其應有程序保障權之合理信賴，原審之法律見解，顯屬違法。再者，按再審查核駁理由先行通知書之整體文字敘述，被上訴人所傳達之意思顯然為「上訴人僅需依第二點至第六點及附件所示方式修正，即無新穎性問題」。經上訴人於八十九年六月十六日以（八九）理專化二一五五字第一二六三九號申復理由書，說明且於適當範圍內為說明書及申請專利範圍作修正，但被上訴人竟於再審查審定書以一從未出現於其再審查核駁理由先行通知書各點及其附件所指示之「蛋白酶」，質疑上訴人未按指示修正，故有不具新穎性情事；因而未予上訴人任何進一步修正之機會，即遽作成不予專利之處分。此種置上訴人權利於不顧之程序上突襲，絕非原審所稱「已於再審查核駁理由先行通知書通知上訴人修正其申請專利範圍，並非未予上訴人及時採取相應補正措施機會」。顯然，原審認定事實並未踐行行政訴訟法一百三十三條之職權調查義務，其認定事實違背法令。上訴人顯然由被上訴人之再審查核駁理由先行通知書之敘述中無法了解被上訴人所認可之修正方式究竟為何，故而未就所謂之「蛋自酶」作任何修正，原審未見及此，並進而否決上訴人於嗣後之訴願或行政訴訟階段再為修正之機會。明顯違反經驗法則，而悖於行政訴訟法第一百八十九條第一項之規定，其判決當然違背法令等語。
六、本院按修正前專利法第四十四條第一項、第四項規定：「專利專責機關於『審查』時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：．．．三、補正或修正說明書或圖式。」「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案『審定公告』之後提出者，並須有下列各款情事之一者，始得為之．．．」。是依該條規定修正說明書，須於被上訴人「審查時」或「審定公告之後」為之。被上訴人審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許。蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍。本件被上訴人於處分前，已以核駁理由先行通知書明確要求上訴人修正申請專利內容，上訴人未依通知書所述提出修正，亦即不依專利法程序保障其權益，被上訴人依法核駁，並無違法失當，上訴人於行政救濟期間始請求修正，難謂合法。況在審定前不依法修正專利申請說明書，卻在行政救濟階段方願意針對申請專利範圍作進一步修正，顯係將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，被上訴人之核駁理由先行通知書亦失其功效，顯與前開規定立法意旨不符。上訴人所引本院八十六年度判字第二二一五號、八十七年度判字第八六三號判決，其意旨僅謂被上訴人應先查明專利申請人之修正縮限其專利範圍有無符合修正前專利法第四十四條第四項規定，若係符合則進而應查明修正縮限後是否仍非符合發明專利要件，並未指明專利申請人之修正縮限專利範圍應有上開規定之適用，此有各該判決理由可稽，且各該判決未經採為判例，又所舉原審法院另案之判決，並無拘束本院之效力，上訴人均不得據以主張應許其修正。至於同法第六十七條第一項，係就發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，得向專利專責機關申請更正所為之規定，本件系爭專利案並未請准專利，殊無適用該項規定之餘地。另被上訴人於八十九年四月二十日以（八九）智專三（四）○一○五五字第○八九二○○一七八三號再審查核駁理由先行通知書函請上訴人申復、修正，上訴人代理人陳長文律師並於八十九年六月十六日以（八九）理專化二一五五字第一二六三九號函提出申復，此有各該函文附於原處分卷可憑，足見被上訴人作成專利再審查核駁審定書前，已依法給予上訴人充分陳述意見之機會。而原處分作成時，行政程序法尚未施行，自不得溯及適用。原判決適用立法院通過總統明令公布之修正前專利法之規定，並未逾越立法目的，任意為不必要之限制之情形等，與比例原則、法律保留原則、司法院釋字第五一四號、四五四號、四四九號等解釋、行政程序上原理原則等，均無違悖。再按上訴人於八十九年六月十六日提出申復理由，既如前述，被上訴人自應依所提申請專利範圍修正本及申復理由予以審查。查上訴人申復理由書第一項載明：「．．．本發明係有關製備醯化一級及二級雜原子取代胺之方法，該方法係藉雜原子取代之胺與酯，於『蛋白酶』或脂酶存在下反應。本發明所使用之酯不同於引據案中之酯，或者引據案係使用不同之酵素，例如：α─胰凝乳『蛋白酶』。．．．」等語。是則被上訴人再審查核駁審定書理由（二）指明：申請專利範圍第一項所請範圍過廣，已包括引證案所示之反應，而其中所用之酵素α胰凝乳蛋白酶亦屬一種蛋白酶，故本案所請範圍確已涵蓋引證案所示內容，難謂本案具新穎性等語，核其所稱「蛋白酶」，係針對上訴人申復理由所為詳細之核駁，況再審查案核駁理由先行通知書已告知：本案係指示特定胺及其所使用之特定酯以利酵素作光學分割，應對胺及酯作必要限定等語，尤難謂為未予上訴人任何修正之機會，上訴論旨主張置其權利於不顧之程序上突襲，原審違背行政訴訟法第一百三十三條、第一百八十九條第一項及經驗法則云云，顯無足採。至於被上訴人於審查階段，倘未先行通知申請人修正、補充，即以申請專利範圍過廣而逕行駁回專利之申請，係涉及審定程序是否合法之問題，原判決認此一情形於訴願或行政訴訟階段允許修正專利範圍乙節，尚欠允洽，惟與判決之結果並無影響，仍應予以維持。上訴論旨徒執前詞指摘原判決違背法令，為無理由，應予駁回。本件事實已臻明確，上訴人請求行言詞辯論，核無必要，附此敍明。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十三年四月二十九日
最高行政法院第三庭
審判長法官廖政雄
法官林茂權法官林清祥法官鍾耀光法官姜仁脩右正本證明與原本無異
法院書記官張雅琴中華民國九十三年四月三十日