裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第1463號判決
裁判日期：民國96年12月26日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01463號原告美商．宇東光學公司（TRANSPACIFICOPTICSLLC
）代表人甲○○訴訟代理人 劉法正 律師
楊祺雄 律師（兼送達代收人）複代理人 蘇燕貞 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人乙○○訴訟代理人 黃恩旭 律師上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年3月7日經訴字第09606063500號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告之前手鴻友科技股份有限公司前於民國（下同）86年3月11日以「具有CIS彈性承載裝置的平台式光學掃描裝置」向中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第143606號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以其違反核准時專利法第105條準用第22條第3項、第98條第1項第1款、第2款及第2項之規定，對之提起舉發。被告審查期間，系爭專利之專利權獲准移轉登記予原告，並為舉發補充答辯後，被告於95年5月26日以（95）智專三（二）04074字第09520405950號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部96年3月7日經訴字第09606063500號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴原告於93年7月20日所提系爭專利申請專利範圍更正本是否
構成實質變更？被告否准更正是否適法？⑵引證1可否證明系爭專利不具擬制新穎性？㈠原告主張：
⒈訴願決定為訴願駁回之決定理由，概可歸納如后：
⑴依訴願決定第7頁第1至12行所載，現行專利審查基準
第2篇發明專利實體審查第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」固於93年12月14日以經授智字第09320031310號令發布，惟其屬解釋行政規則，參酌司法院大法官會議釋字第287號解釋之意旨，其自應追溯自93年
7月1日起生效，故原告於93年7月20日提出系爭專利申請專利範圍更正本，其是否應予准許，自應適用前揭現行專利審查基準。
⑵依訴願決定第7頁第12行至第8頁第20行所載，原告於
93年7月20日所提系爭專利申請專利範圍更正本，將原申請專利範圍第4項之「CIS彈性承載裝置包含：一CI
S模組，係至少包含反射鏡組，光源，及光電轉換裝置；一承載裝置，係為長條狀，用以承載該CIS模組」刪除並加入原申請專利範圍第1項中，另於第1項中增加「複數個第一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該CIS模組側邊振動時所產生的誤差」，前揭技術特徵為原申請專利範圍第4項未請求者，核與前揭現行專利審查基準同篇同章第2-6-65頁2.3.1申請專利範圍之減縮⑹尚屬有間，其增加原申請專利範圍所未涵蓋之「側邊」彈性元件，已實質變更原核准公告之申請專利範圍；又系爭專利原公告之申請專利範圍共有6項請求項，更正本則增為11項，亦屬實質擴大申請專利範圍，不符現行專利法第108條準用第64條第2項規定。
⑶依訴願決定第8頁第21行至第9頁第8行所載，引證1
（即85年8月16日申請，90年1月11日公告之第00000000號「平台式影像掃瞄裝置」發明專利案，下同）專利說明書第3頁第21行傳統技藝說明中雖未清楚揭示「傳動裝置」，然而欲使影像感測器移動掃描必須使用馬達等習知傳動裝置，前揭「傳動裝置」核屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證1文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容，應屬引證1實質隱含的內容。因此，被告所提「由引證2（即85年12月1日公告之第00000000號「平台式光學影像讀取裝置」新型專利案，下同）之圖式第5圖及其專利說明書第6頁第3段中已清楚揭露驅動皮帶、驅動滾輪及驅動馬達等習知技術，可知系爭專利申請專利範圍第6項所述之環形傳動元件、滾輪組、驅動馬達之內容為習知」等語，實僅在佐證前揭引證1所揭示之「傳動裝置」為習知技術，並無組合引證1及2論究系爭專利申請專利範圍第
6項不具擬制新穎性之意。⑷依訴願決定第9頁第8行至第10頁第6行所載，引證1
足以證明系爭專利申請專利範圍第1項係有相同之發明申請在先並經核准專利者，不具擬制新穎性。
⑸系爭專利申請專利範圍第2項及第3項所述之「複數個
平滑元件，係裝設於上述之CIS彈性承載裝置與透明文件平台的接觸面，用以縮小其間的摩擦係數」及「平滑元件為間隔塊或滑片」之結構相同於引證1圖式第3圖之滑動元件；第4項所述之「一CIS模組，…；一承載裝置，…；及複數個彈性元件…」之結構相同於引證1圖式第2圖之影像感測器所包括光源、聚焦鏡片、影像感應器，以及圖式第3圖所揭之導槽、彈性元件；第5項之「傳動軸為滑桿或導套軸」之結構相同於引證1圖式第3圖滑行軸、滑行軸套；另引證1專利說明書第3頁第21行傳統技藝說明段中已實質隱含影像感測器移動掃描必須使用馬達等習知傳動裝置，系爭專利申請專利範圍第6項之內容亦相同於引證1；故引證1自足以證明申請專利範圍第2至6項有相同之發明申請在先並經核准專利者，不具擬制新穎性云云有據。
⒉惟查，原處分及訴願決定理由皆有未依專利法及「專利審
查基準」審查之違法，亦難謂合法行使裁量權，說明如下：
⑴被告不准原告於93年7月20日提出更正申請之處分，顯
然具有裁量瑕疵並已影響裁量處分的合法性，應予撤銷：
①行政命令乃行政法之法源之一，為行政機關行使公權
力單方面訂定，具有抽象及一般性拘束力之規範。又行政規則係行政命令的主要類型之一，而行政規則可大別為組織性、作業性、裁量性及解釋性等類型，由被告所訂定之「專利審查基準」即屬裁量性之行政規則，亦為行政法之法源之一（參照 吳庚 著，行政法之理論與實用，增訂7版第43至46頁）。另就我國現行實務而言，行政規則為法源之一種，亦無疑義。因中央法規標準法第7條並未對授權發佈的法規命令或依職權發佈的行政規則予以區分，行政規則經常涉及人民的權利義務關係，與法規命令實質上亦難以分辨，司法實務上亦均予以適用，未嘗予以懷疑。
②次按，行政規則性質上如屬於裁量性或政策方針之指
示或屬對於規範之解釋者，則不僅僅屬於公務員有無違背公務員服從義務之問題，而是已經涉及行政機關對外之行為是否違法之問題。換言之，此類行政規則之違背，可能影響對外行為之效力，其據以作成之行政處分，便有違法或不當之原因（參照吳庚前揭書，第281、282頁）。此亦有鈞院89年度訴字第1636號判決：「專利審查基準，係專利主管機關就專利要件有關之細節性、技術性事項所發布之命令，提供相關法令、有權解釋之資料或審查專利要件之實務上之見解，作為所屬人員執行職務之依據，自屬法之所許。審查基準之規定，雖係行政機關內部之行政規則，但基於行政自我拘束原則及平等原則，而發生對外效力，專利權要件之判斷方式或步驟違反審查基準所規定者，即屬違法。」可稽，合先陳明。
③末按「行政機關依裁量權所為之行政處分，以其作為
或不作為逾越權限或濫用權力者為限，行政法院得予撤銷。」行政訴訟法第201條定有明文。其中所謂逾越權限即學理上所稱之裁量逾越；濫用權力則屬裁量濫用，係指行政機關於行使裁量權限之際，並未充分斟酌相關之事項，甚或以無關之因素作為考量，或者裁量係基於不正確之事實關係等情形，而行政法院對於有裁量瑕疵之裁量處分，自得予撤銷。
④原告係於93年7月20日提出系爭專利之申請專利範圍
更正本，依程序從新原則，該更正程序雖適用93年7月1日施行之專利法（即現行專利法）第108條準用第64條第2項之規定，惟附隨該法規之現行專利審查基準第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」乃遲至93年12月14日始公布施行，顯然其間存在一段空窗期，於此空窗期內因現行專利審查基準第6章「說明書及圖式之補充修正、更正」尚未公布施行，專利申請人對於專利案件所為之更正行為當然是依循既有之專利審查基準第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」之釋示；惟今被告竟以系爭專利之更正行為應適用公布施行在後之現行專利審查基準第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」為審查依據做成不准更正之處分，不僅有失公平允當，更明顯違反行政法之信賴保護原則，以及法律不溯及既往原則。倘系爭專利是於現行專利審查基準公布施行前即已審結，則被告於審理系爭專利之更正是否自會參酌提出當時之舊版專利審查基準第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」？答案自然是肯定的。因被告之懈怠，致使系爭專利之更正延遲至93年12月14日現行專利審查基準公布施行後之95年5月26日始予審定，影響原告之權益甚鉅，訴願機關未查，亦遞予維持，原處分及訴願決定實具明顯瑕疵及重大錯誤，應予撤銷。
⑤被告對大法官會議釋字第287號解釋之認事用法明顯錯誤，更是斷章取義：
上揭釋字第287號解釋乃涉及稅務函示之解釋，要
與本件系爭專利之申請專利範圍之更正究竟該適用新或舊專利審查基準無涉：
釋字第287號解釋謂「行政機關基於法定職權，就行政法規所為之釋示，係闡明法規之原意，性質上並非獨立之行政命令，固應自法規生效之日起有其適用。」，被告據此企圖佐證系爭專利之申請專利範圍之更正應適用公布施行在後之現行專利審查基準第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」之規定，惟查，釋字第287號解釋是關於財政部依據所得稅法所為之69年3月28日發布之台財稅字第32
552號或75年3月21日台財稅字第7530447號等函示是否抵觸憲法第19條之解釋，與本件訴訟中，原告於現行專利法公布施行（93年7月1日）後之同年7月20日始提出之系爭專利申請專利範圍更正本，究應適用更正提出時之專利審查基準中關於更正章節之規定，抑或適用公布施行在後之現行專利審查基準之規定等等之情節顯然不同，被告比附援引顯有未洽。
被告對於釋字第287號解釋明顯斷章取義：
再者，被告節錄釋字第287號解釋之上揭文字，卻忽略釋字287之理由書中已進一步說明「…惟對同一法規條文，先後之釋示不一致時，非謂前釋示當然錯誤，於後釋示發布前，主管機關依前釋示所為之行政處分，其經行政訴訟判決而確定者，僅得於具有法定再審原因時依再審程序辦理；其未經訴訟程序而確定者，除前釋示確屬違法，致原處分損害人民權益，由主管機關予以變更外，為維持法律秩序之安定，應不受後釋示之影響。」；易言之，被告既未舉證原告提出系爭專利之更正當時所既存的專利審查基準第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」之釋示是屬違法，基於保障人民權益，及維持法律秩序之安定，即應不受公布施行在後之現行專利審查基準第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」之影響，被告對於釋字第287號解釋明顯斷章取義，認事用法俱有違誤。
⑵無論依系爭專利更正當時或現行專利審查基準之規定，
系爭專利於93年7月20日所提更正本之請求項1皆理應符合更正之規定，被告未敘明構成實質變更之原因，亦未限期通知原告重新更正之處分，於認事用法有嚴重違誤，應予撤銷：
①被告於本更正案審理時，未「明白表示」構成實質變
更，亦未「敘明理由」通知原告限期重新更正，故原處分程序違法：
為達專利法第1條鼓勵並保障發明之目的，且落實
核准時專利法第44條對專利權人或專利申請人之程序保障，被告頒布之「專利審查基準」對說明書或圖說之修正及申請專利範圍之更正，定有下列程序規範：
A.核准時之「專利審查基準」（即89年10月版）第1-9-28頁載明：「異議案、舉發案等審理過程，若專利申請人、專利權人因應審查指示或行政救濟結果之指示而提出說明書（包含：發明或新型說明、申請專利範圍）或圖說之修正、更正本時，不論其內容是否完全符合該指示之意旨，審查程序上應先審查並且明白表示該項修正、更正是否變更實質。專利申請人、專利權人自行提出修正、更正者，亦然。」。
B.現行「專利審查基準」第2-6-72頁亦指示：「專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時，例如：未完全依照專利專責機關之通知內容更正，仍保留了超出原說明書、圖式記載的事項，或更正後之內容又引進了新事項時，應不允許更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依該現有資料逕行審查。」，被告雖辯稱原處分是認應全部不予更正，與上揭情形不相當，自毋需通知原告。惟查，被告不准更正的理由之一是認為系爭專利之申請專利範圍第1項之更正內容未為原申請專利範圍第4項所請求，引進新事項而實質變更原核准公告之申請專利範圍，因此難謂與上揭專利審查基準所載情形不相當，被告所述，顯不足採。另外，被告既然認為系爭專利之申請專利範圍更正後之內容引進了新事項而應不允許更正時，即應敘明理由通知專利權人（即原告）於指定期間內重新提出更正，否則有違行政自我拘束性原則，原處分程序違法，實甚顯明。
C.綜上，被告於作成不利於原告之行政處分前，未明白告知原告之更正申請已實質變更專利範圍或敘明理由通知原告重新更正，使原告無從充分答辯或另行更正，顯有未給予充分程序保障之違法，應予撤銷。
原告所提更正本並未超出申請時原說明書或圖式所
揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，故無駁回之理：
A.現行專利法就更正申請專利範圍核駁要件之規定，僅見於第64條第1項及第2項：「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。…前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」之規定。依學者見解，「『不得實質擴大或變更申請專利範圍』之規定，主要係為了避免更正後之申請專利範圍包含更正前申請專利範圍所未包含之發明，而對第三人產生不測的不利益之情事發生」（ 黃文儀 ，專利實務，第620頁參照），因此，是否構成「實質擴大或變更申請專利範圍」，應視是否影響第三人之權益而定，倘為否定，即不得以「實質擴大或變更申請專利範圍」為由，剝奪專利權人申請更正之權利。按「更正後之申請專利範圍包含更正前申請專利範圍所未包含之發明，而對第三人產生不測的不利益之情事發生」之情形有很多，如擴大或部分擴大部分縮減更正前之申請專利範圍，此自足影響第三人權益，或雖為純粹之減縮申請專利範圍但引入發明說明中所未揭露之技術特徵，此亦足影響第三人提出「再發明」之權益。惟無論如何，在專利權人所為更正無「更正後之申請專利範圍包含更正前申請專利範圍所未包含之發明，而對第三人產生不測的不利益」之情形時，即不得以「實質擴大或變更申請專利範圍」為由，不許其更正，此不論原申請專利範圍有無提及更正之內容皆然。按原告所為更正皆係將原發明說明已提及之文字引入申請專利範圍內以形成細部限縮，顯無影響第三人權益之情事，被告於其舉發審定書內未述明原告之更正如何影響第三人權益，逕以「實質變更核准公告之申請專利範圍」為由駁回原告所為更正，顯屬無據。
B.系爭專利之更正符合提出當時之更正審查基準的規範：
a.系爭專利之更正提出當時之更正審查基準第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」第3節審定公告後之補充修正、更正中記載：「補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，且不得導致變更審定公告核准專利之發明或請准專利之發明（或稱不得導致變更「核准專利之發明」）。所謂『核准專利之發明』，依專利法第56條第3項之規定，…其範圍及於記載於發明說明中並與該發明係屬相同發明課題（subjectmatter），而且涵蓋在該發明專利範圍內之發明…」。換言之，更正除了不得將核准專利之說明書或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式載入專利說明書或圖式外，當限縮之構成要件會使得核准前後之專利分屬於不同課題，或者以上位發明或其他實施來取代原核准專利之發明時，該等更正即會造成實質變更，而不得被准予更正。
b.惟比對系爭專利核准及93年7月20日提出之更正本的請求項1，系爭專利未被核准之請求項
1只是進一步限縮「CIS彈性承載裝置」的細部構造，此細部構造之限定原本載於核准範圍之第4項，更具體而言：
Ⅰ系爭專利之原申請專利範圍第4項記載「複
數個彈性元件，係固定於該承載裝置中，介於該CIS模組與該承載裝置之間，用以使該
CIS模組隨上述之透明文件平台作垂直平移」，由此可知：
i.該等彈性元件只要位於CIS模組與該承載裝置之間，不論是位於底部或側邊均在原申請專利範圍第4項之範圍內，亦即不排除設於底部位置或側邊位置的彈性元件。
ii該等彈性元件的作用是用以使該CIS模組
隨上述之透明文件平台作垂直平移。亦即，設於底部的彈性元件是為了讓該CIS模組可隨透明文件平台作垂直平移，而設於側邊的彈性元件則是限制CIS模組做水平位移，以讓CIS模組只能在垂直方向位移。因此，設於側邊的彈性元件之間接作用實際上乃是限制CIS模組只能在垂直方向位移。
Ⅱ配合下揭示意圖，系爭專利第5頁最後一段
亦已載明，系爭專利係在於彈性承載裝置1023之底部及側邊分別安裝有彈性元件1022、1024，以吸收CIS模組1021位移時所產生的振動誤差。
Ⅲ基於系爭專利申請當時的說明書及圖式中確
實已揭露利用兩種彈性元件來使承載裝置具彈性，原告將系爭專利原申請專利範圍第4項所載之複數個「彈性元件」明確區分為安裝於彈性承載裝置1023側邊之第一彈性元件及安裝於彈性承載裝置1023底部之第二彈性元件，並將關於第一彈性元件之技術特徵限縮原申請專利範圍第1項中，不僅得到核准說明書及圖式的支持，也非以上位概念來取代原核准範圍，更不會造成發明課題之變更，故依系爭專利更正當時「專利審查基準」之規定，原告於系爭專利更正本之請求項1中增加原申請專利範圍第4項之部份技術內容，確實能符合更正提出當時之更正審查基準的規範，未超出系爭專利原審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍，原處分及訴願決定明顯認事未清。
C.系爭專利之更正亦能符合現行更正審查基準之規範：
a.退萬步言，現行專利審查基準第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」第2-6-63頁中記載「更正說明書或圖式僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明之事項，向專利專責機關申請更正。」，第2-6-64至2-6-65頁更載明有「屬於申請專利範圍減縮之事項例示如下：…⑹請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。…」。
b.承上述，系爭專利原申請專利範圍第4項所載之複數個「彈性元件」確實已涵蓋安裝於彈性承載裝置1023側邊及底部之彈性元件，何況系爭專利之說明書第5頁最後一段亦有相關的詳細記載，被告一再執稱系爭專利申請專利範圍第1項之更正內容與上揭現行更正審查基準之例示事項尚屬有間，顯有獨斷之嫌，更難謂適法允當。
c.綜上，系爭專利申請專利範圍第1項之更正內容不僅未超出系爭專利原審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍，亦屬於範圍之限縮，該更正內容既符合更正當時之「專利審查基準」的規定，也符合現行之更正審查基準的規範，被告及訴願機關認定本案93年7月20日所提更正本之請求項1變更實質之裁量顯有違誤。
⑶被告以參加人未主張之爭點作為處分理由，理應有訴外裁判之違法：
①專利舉發制度係採「當事人進行主義」，被告應就舉
發人所主張之事實、證據、法條及提出之答辯等進行審查。對於當事人所主張引用之法條部份等，若審查時認有澄清必要者，亦得先行使闡明權（參照專利審查基準第1-9-22頁所載）。
②參加人提起舉發所主張的事實之一，是於舉發申請書
第1頁第2段記載「被舉發案與…公告號418367『平台式影像掃描裝置』（即引證1）之發明專利雷同，缺乏新穎性，符合專利法第98條第1項第1款之情事。」、第3頁第4段記載「…由表一可知，被舉發案符合專利法第98條第1項第1款『申請前已見於刊物或已公開使用者』，缺乏新穎性…」，另外，參加人於94年9月23日所檢送之舉發補充理由書中第3頁最後一段仍記載「且符合修正前同法第98條第1項第1款…之情事下，…」；顯然參加人是以引證1主張系爭專利不具新穎性，有違核准當時專利法第98條第1項第1款之規定；然而，原處分之理由㈢卻指稱舉發及補充理由是以引證1主張系爭專利請求項1至6不具新穎性，違反專利法第98條第1項第2款規定，更進一步做成「系爭專利違反核准審定時應適用之專利法第98條第1項第2款之規定」之審定，被告未先行使闡明權，讓原告喪失充份表達答辯意見之機會，即代參加人變更其所主張之事實與法條，不但有違「當事人進行主義」之精神，審定尚有失偏頗，更有訴外裁判之違法。
⑷引證1不具用以主張系爭專利核准當時專利法第98條第
1項第1款規定之證據資格：承前項所述，參加人以引證1主張系爭專利有違核准當時專利法第98條第1項第1款之規定；惟查，系爭專利核准當時專利法第98條第1項第1款乃在於規定「申請前已見於刊物或已公開使用者」不得依法取得新型專利，引證1為85年8月16日申請，91年1月11日審定公告，相較於系爭專利（申請日為86年3月11日，公告日為88年1月11日），引證1明顯非屬系爭專利申請前已公開之技術，非為申請前已見於刊物或已公開使用者，因此，引證1不具用為主張系爭專利核准當時專利法第98條第1項第1款規定之證據資格。
⑸被告處分系爭專利核准請求項1之「傳動裝置」已揭露
於引證1之處分理由，亦理應有未依專利法及「專利審查基準」審查之違法：
①「專利審查基準」第2-2-17頁載明「申請專利之新型
與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性。」，顯然新穎性之判斷時間點是以「申請日」為準。此外由現行審查基準第2-3-17頁第7點對於先申請文件揭露之定義說明可知，先申請案說明書全文所載之發明如果不明確或不充分者，不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。換言之，作為擬制喪失新穎性之引證文件所揭示之內容，必需到達明確、充分之地步始得納入比對範圍，否則即理應有未依審查基準審查之違法。
②由原處分第4頁倒數第7行以及訴願決定第8頁第21
行可知，原處分及訴願決定認為「引證1專利說明書第3頁第21行傳統技藝說明中已揭露『傳動裝置』，雖其並未清楚揭示驅動裝置之詳細構件，然而欲使影像感測器移動掃描必須使用馬達等習知傳動裝置，前揭『傳動裝置』核屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證1文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容，應屬引證1實質隱含的內容。」，但就引證1對於「傳動裝置」的部分在揭露，實際上沒有達到明確及充分的地步，被告將未明確載於引證1之內容納入擬制喪失新穎性的之比對範圍，難謂與「專利審查基準」之法意符合。且由參加人檢附引證2，以及原處分在說明系爭專利之「傳動裝置」的地方特別將引證2納入說明亦可證明，在參加人舉證過程中確實覺得引證1在「傳動裝置」的揭露未達明確、充分之地步，且被告在審查時也有相同的認知，方會在比對擬制喪失新穎性之範疇中載入引證2的部分技術內容，由此亦可證明，單獨的引證1在「傳動裝置」方面的揭示確有不足，被告將引證1揭露不明確或不充份之處納入擬制喪失新穎性之比對內容之處分理由，理應有未依專利法及「專利審查基準」審查之違法。
⑹依擬制喪失新穎性之判斷原則，引證1亦不足用以證明
系爭專利更正後各請求項之技術特徵有違核准當時專利法第98條第1項第2款之新穎性規定：
①系爭專利更正後之申請專利範圍第1項為：
一種CIS型平台式光學掃描裝置包含：
一透明文件平台，係位於機台上方，用以放置文件；一CIS彈性承載裝置，係緊貼該透明文件平台下方表面，用以讀取文件的影像，其中該CIS彈性承載裝置包含：一CIS模組，係至少包含反射鏡組，光源，及光電轉換裝置；一承載裝置，係為長條狀，用以承載該CIS模組；及複數個第一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該CIS模組側邊振動時所產生的誤差；至少一傳動軸，係向上支撐該CIS彈性承載裝置，用以使該CIS彈性承載裝置緊貼該透明文件平台移動；及一驅動裝置，係連接該CIS彈性承載裝置，使之由文件的一端移向另一端，以完成文件影像的讀取。
②系爭專利更正後之申請專利範圍第1項與引證1比較說明如下：
系爭專利更正後之申請專利範圍第1項中用以讀取
文件影像之CIS彈性承載裝置102尚包含有一承載裝置1023、一安裝在承載裝置1023中央之CIS模組1021，以及複數個安裝在承載裝置1023側邊之第一彈性元件1024。反觀引證1僅揭露其影像感測器1是設置於一導槽2中，導槽2中未見揭露安裝有類似系爭專利之CIS模組，導槽2側邊也未見設置有系爭專利之第一彈性元件。
系爭專利更正後之申請專利範圍第1項中的CIS模
組1021至少包含反射鏡組、光源，及光電轉換裝置。反觀引證1僅於其說明書創作說明⑴之「傳統技藝說明」第2段記載有光源11a，反射鏡組111、
112、113，惟未見提及光電轉換裝置，因此難謂引證1已揭露類似系爭專利之CIS模組之組成構件。
系爭專利更正後之申請專利範圍第1項中之承載裝
置1023的側邊安裝有複數個第一彈性元件1024，以吸收該CIS模組1021側邊振動時所產生的誤差。反觀引證1所揭露之彈性元件4係安置於接觸式影像感測器1與導槽2之間，用以提供一彈力而使影像感測器1可密貼於玻璃視窗5a的一面。顯然引證1所揭露之彈性元件4的設置位置及作用均與系爭專利之第一彈性元件1024不同。
系爭專利更正後之申請專利範圍第1項中的傳動軸
105是向上支撐CIS彈性承載裝置102，用以使該
CIS彈性承載裝置102緊貼該透明文件平台107移動。反觀引證1僅揭露導槽2一端有一個滑行軸套21，滑行軸套21安置於滑行軸7a上，使得導槽2可沿滑行軸7a滑行，未見揭露滑行軸7a具有支撐影像感測器1緊貼於玻璃視窗5a之功能，且如上述，引證1是藉彈性元件4使影像感測器1可密貼於玻璃視窗5a的一面，因此足見引證1未揭露系爭專利此部份之技術特徵。
系爭專利更正後之申請專利範圍第1項中更包含有
一驅動裝置109連接該CIS彈性承載裝置，使之由文件的一端移向另一端，以完成文件影像的讀取。
反觀引證1並未揭露類似元件結構，被告逕以引證
1之說明書中的「傳統技藝說明」段已揭示「傳動裝置」，「驅動裝置」為習知技術等為由否定系爭專利該部份技術特徵之新穎性，殊不知引證1之說明書中的「傳統技藝說明」段中關於「傳動裝置」之敘述僅僅及於：傳統的「平台式影像掃描裝置」是由光學影像讀取裝置11、…、傳動裝置…所構成，當影像感測器11c接受完成一列或是一個區域的影像信號以後，傳動裝置則會將光學影像讀取裝置11沿著滑動倒桿7移動至下一個待掃描位置…。引證1未見進一步揭示該傳動裝置的構造特徵，亦未見圖式顯示，被告據此推導該傳動裝置即為馬達，故系爭專利之驅動裝置習知技術等云云，其邏輯推演與認事用法更有失允當。
③綜上，引證1確實未揭示與系爭專利更正後之申請專
利範圍第1項相同之技術內容，因此，引證1亦不足用以證明系爭專利更正後各請求項之技術特徵有違核准當時專利法第98條第1項第2款之新穎性規定。此外，系爭專利原核准第4項請求項界定的內容，與93年7月20日提出未核准更正本第1項雷同，因此，在系爭專利未核准更正後第1項範圍與引證1比對無違擬制喪失新穎性的前提下，原申請之請求項4亦理應無違核准當時專利法第98條第1項第2款，被告處分原核准第4項請求項違反上開法條規定之理由，亦難謂與「擬制喪失新穎性」之判斷原則符合。
④引證1亦不足用證系爭專利更正後申請專利範圍直接
或間接依附申請專利範圍第1項之各附屬請求項不具新穎性：
系爭專利更正後申請專利範圍第2至6項是直接或間接依附第1項而存在，因此是否具備新穎性應與被依附項之構造特徵整體觀之，今系爭專利更正後之申請專利範圍第1項已如上述確實具備新穎性，則直接或間接依附申請專利範圍第1項之申請專利範圍第2至
6項理應同樣具新穎性。㈡被告主張：
⒈起訴理由主要訴稱其93年7月20日所提申請專利範圍更正
本應適用提出當時之更正審查基準，並應准予更正，原處分未敘明構成實質變更之原因，亦未限期通知原告重新更正之處分。另訴稱原處分未依舉發理由所主張之專利法第98條第1項第1款審查，有訴外裁判之違法。又訴稱被告未依專利審查基準中判斷新穎性之基本原則認定系爭專利之新穎性，並稱該更正本符合新穎性規定。
⒉查95年3月3日舉發補充理由書第4頁第5點中，已有記
載主張系爭專利違反專利法第98條第1項第2款（擬制新穎性），且該舉發補充理由書亦送達原告並於95年4月7日答辯，於該答辯書第3頁第2點亦說明引證1因屬公告在後之案，非屬主張進步性之適格引證，並未爭執其為無法主張新穎性（含擬制新穎性）之適格引證。況且原告於訴願階段並未表明不服審定書審定原公告之專利範圍不符專利法第98條第1項第2款（擬制新穎性），現又提出此點爭執，顯有違反訴願前置原則。而93年7月20日提出之更正本不符專利法第108條準用第64條第2項之規定，應不准予更正，舉發案自依原公告內容審查，合先敘明。
⒊對於訴稱更正本應予更正部分，審定書已載明「被舉發人
93年7月20日所提申請專利範圍更正本，與88年1月11日審定公告本比較，係將原請求項4的部分內容『CIS彈性承載裝置包含：一CIS模組，係至少包含反射鏡組，光源，及光電轉換裝置；一承載裝置，係為長條狀，用以承載該CIS模組』刪除並加入原請求項1中予以限縮範圍，而於更正本請求項1另外增加之『複數個第一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該CIS模組側邊振動時所產生的誤差』，雖於說明書第5頁第17行已揭露『為吸收CIS模組1021側邊振動時所產生的誤差，也可在彈性承載裝置1023側邊加裝彈性元件1024』，但於原申請專利範圍未涵蓋，而此增加之第一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該CIS模組側邊振動時所產生的誤差，此種與原請求項4所界定之彈性元件（相對應於說明書第
5頁第2段記載之『其底部裝設彈性元件1022，如彈簧或彈片，以使CIS模組1021在彈性承載裝置1023中作垂直位移，以吸收振動時的誤差』），係固定於該承載裝置中，介於該CIS模組與該承載裝置之間，用以使該CIS模組隨透明文件平台作垂直位移之作用不同，形式上雖然是對於原請求項1增加條件以進一步限定，但將此增加之文字記載於原請求項1中，已實質變更原核准公告之申請專利範圍；至於更正之請求項4因係依附請求項1，因請求項1已實質變更原核准公告之申請專利範圍，更正之請求項4亦是實質變更原核准公告之申請專利範圍；且原公告之專利範圍僅有6項，更正本增為11項，增加請求項之總項數已屬實質擴大申請專利範圍。綜上，93年7月20日提出之更正本不符專利法第108條準用第64條第2項之規定，應不准予更正，本舉發案依原公告內容審查」。而該更正本係因應舉發案所提出，且係全案不准更正，全部請求項亦不符新穎性，專利法亦無規定需先行通知更正審查結果，自無必要先行通知原告。至於適用審查基準版本問題，93年7月20日提出之更正本係依據93年7月1日施行之現行專利法第108條準用第64條據以審查，且參照大法官釋字第287號解釋意旨，上述基準係解釋性行政規則，有關更正案之審查基準應自對應之專利法施行之日起有其適用（西元2006年版專利審查基準第5篇第1章專利權之舉發及依職權審查第5-1-16頁第12行參照）。
⒋對於原告訴稱未依專利審查基準中判斷新穎性之基本原則
認定系爭專利之新穎性，審定書已載明「引證1說明書第
3頁第21行傳統技藝說明該段中揭示『傳動裝置』，雖未清楚揭示驅動裝置之詳細構件，然而欲使影像感測器移動掃描必須使用馬達等習知傳動裝置，由公告日早於系爭專利申請日之引證2之圖5及其說明書第6頁第3段中已清楚揭露驅動皮帶71、驅動滾輪72及驅動馬達74等習知技術，可知系爭專利請求項6所述之環形傳動元件1091、滾輪組1092、驅動馬達1093之內容為習知，而系爭專利之創作重點在於利用一具有彈性元件的承載裝置，以承載CIS模組，並使之緊貼透明文件平台移動，確保文件位於CIS的景深範圍內，系爭專利請求項6之內容並非創作之技術特徵，就作為『新穎性判斷用之引證資料』，係用來證明其技術內容與系爭專利新型之技術內容相同者，就前述引證
1之說明書第3頁傳統技藝說明該段中已記載『傳動裝置』，既參酌該引證1申請當時既有之驅動裝置技術（由引證2所揭示之驅動皮帶71、驅動滾輪72及驅動馬達74），能由熟習該項技術者直接推導出系爭專利請求項6之內容，亦可作為「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」之認定基礎，故系爭專利請求項6之內容亦揭示相同於引證1，被舉發答辯書第8頁第1段所執引證1未教示系爭專利請求項6之理由並不足採，引證1足以證明系爭專利請求項2至6為有相同之發明申請在先並經核准專利者，而不具新穎性」。
㈢參加人：陳述與被告相同。
理由
一、本件起訴時被告之代表人原為 蔡練生 ，嗣變更為王美花，經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1項前段所明定。惟如「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第1項第2款所明定。
三、原告之前手鴻友科技股份有限公司前於86年3月11日以「具有CIS彈性承載裝置的平台式光學掃描裝置」向中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第143606號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以其違反核准時專利法第105條準用第22條第3項、第98條第1項第1款、第2款及第2項之規定，對之提起舉發。被告審查期間，系爭專利之專利權獲准移轉登記予原告，並為舉發補充答辯後，被告於95年5月26日以（95）智專三（二）04074字第09520405950號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴原告於93年7月20日所提系爭專利申請專利範圍更正本是
否構成實質變更？被告否准更正是否適法？⑵引證1可否證明系爭專利不具擬制新穎性？
四、關於⑴原告於93年7月20日所提系爭專利申請專利範圍更正本是否構成實質變更？被告否准更正是否適法部分：
㈠查原告93年7月20日所提申請專利範圍更正本，與88年1月
11日審定公告本比較，係將原請求項4的部分內容『CIS彈性承載裝置包含：一CIS模組，係至少包含反射鏡組，光源，及光電轉換裝置；一承載裝置，係為長條狀，用以承載該
CIS模組』刪除並加入原請求項1中予以限縮範圍，而於更正本請求項1另外增加之『複數個第一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該CIS模組側邊振動時所產生的誤差』，雖於說明書第5頁第17行已揭露『為吸收CIS模組1021側邊振動時所產生的誤差，也可在彈性承載裝置1023側邊加裝彈性元件1024』，但於原申請專利範圍未涵蓋，而此增加之第一彈性元件，係安裝於該承載裝置的側邊，以吸收該CIS模組側邊振動時所產生的誤差，此種與原請求項4所界定之彈性元件（相對應於說明書第5頁第2段記載之『其底部裝設彈性元件1022，如彈簧或彈片，以使CIS模組1021在彈性承載裝置1023中作垂直位移，以吸收振動時的誤差』），係固定於該承載裝置中，介於該CIS模組與該承載裝置之間，用以使該CIS模組隨透明文件平台作垂直位移之作用不同，形式上雖然是對於原請求項1增加條件以進一步限定，但將此增加之文字記載於原請求項1中，已實質變更原核准公告之申請專利範圍；至於更正之請求項4因係依附請求項1，因請求項1已實質變更原核准公告之申請專利範圍，更正之請求項4亦是實質變更原核准公告之申請專利範圍；且原公告之專利範圍僅有6項，更正本增為11項，增加請求項之總項數已屬實質擴大申請專利範圍，堪予認定。
㈡本件原告係於93年7月20日提出系爭專利申請專利範圍更正
本，其是否應予准許，自應適用93年7月1日修正施行之現行專利法第108條準用第64條之規定。茲原告所提之更正，既屬實質擴大申請專利範圍，已如上述，則依93年7月1日修正施行之現行專利法第108條準用第64條第2項規定，即應不予准許，而與是否適用經濟部93年12月14日以經授智字第09320031310號令發布之專利審查基準第2篇發明專利實體審查第6章無關。是被告否准更正，於法尚無違誤。
㈢至原告稱：被告不准原告更正，復未限期通知原告重新更正
，亦屬違法云云。惟查：原告所提系爭專利申請專利範圍更正本既應全部不准更正，全部請求項亦不符新穎性（詳後述），專利法亦無規定需先行通知更正審查結果，自無必要再行通知原告重新更正。是原告所述，要不足採。
五、關於⑵引證1可否證明系爭專利不具擬制新穎性部分：㈠本件系爭「具有CIS彈性承載裝置的平台式光學掃描裝置」
新型專利案包含：一透明文件平台，係位於機台上方，用以放置文件；一CIS彈性承載裝置，係緊貼該透明文件平台下方表面，用以讀取文件的影像；至少一傳動軸，係向上支撐該CIS彈性承載裝置，用以使該CIS彈性承載裝置緊貼該透明文件平台移動；及一驅動裝置，係連接該CIS彈性承載裝置，使之由文件的一端移向另一端，以完成文件影像的讀取。參加人所提舉發附件1為系爭專利之專利說明書公告本；附件2為85年8月16日申請，90年1月11日公告之第00000000號「平台式影像掃瞄裝置」發明專利案（即引證1）；附件3為85年12月1日公告之第00000000號「平台式光學影像讀取裝置」新型專利案（即引證2）。
㈡又系爭專利係於86年3月11日提出申請，而引證1案係於85
年8月16日提出申請，90年1月11日公告，是引證1申請在前，公告在後，如系爭專利之技術內容與引證1相同，即不具擬制新穎性。
㈢查系爭專利與引證1同為使用CIS接觸式影像感測器作為掃
瞄文件之元件，並克服CIS景深短的特性者，且系爭專利申請專利範圍第1項「一透明文件平台，係位於機台上方，用以放置文件」之結構相同於引證1圖式第3圖之「玻璃視窗，供待掃瞄之文件置放待被掃瞄用」；其「CIS彈性承載裝置，係緊貼該透明文件平台下方表面，用以讀取文件的影像」之結構相同於引證1圖式第3圖之「接觸式影像感測器，用以掃瞄位於前述之玻璃視窗上之待掃瞄文件，導槽，容納前述之影像感測器」；其「傳動軸，係向上支撐該CIS彈性承載裝置，用以使該CIS彈性承載裝置緊貼該透明文件平台移動」之結構相同於引證1圖式第3圖之「滑行軸套使導槽沿滑行軸滑行，提供接觸式影像感測器之移動掃瞄功能」；而引證1專利說明書第3頁第21行傳統技藝說明該段中揭露有「傳動裝置」，且引證1申請專利範圍第1項亦揭示有「滑行裝置，使得導槽以及所乘載之元件可以依導桿滑行，提供接觸式影像感測器之移動掃瞄功能。」而欲使影像感測器移動掃描自必須使用馬達等習知傳動裝置，故驅動裝置為習知技術，系爭專利申請專利範圍第1項所揭示之「驅動裝置，係連接該CIS彈性承載裝置，使之由文件的一端移向另一端，以完成文件影像的讀取」亦已揭示於引證1中。綜上，引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第1項係有相同之發明申請在先並經核准專利者，不具擬制新穎性。
㈣另系爭專利申請專利範圍第2項及第3項所述之「複數個平
滑元件，係裝設於上述之CIS彈性承載裝置與透明文件平台的接觸面，用以縮小其間的摩擦係數」及「平滑元件為間隔塊或滑片」之結構相同於引證1圖式第3圖之滑動元件；第
4項所述之「一CIS模組，係至少包含反射鏡組，光源，及光電轉換裝置；一承載裝置，係為長條狀，用以承載該CIS模組；及複數個彈性元件，係固定於該承載裝置中，介於該
CIS模組與該承載裝置之間，用以使該CIS模組隨上述之透明文件平台作垂直位移」之結構相同於引證1圖式第2圖之影像感測器所包括光源、聚焦鏡片、影像感應器，以及圖式第3圖所揭之導槽、彈性元件；第5項之「傳動軸為滑桿或導套軸」之結構相同於引證1圖式第3圖滑行軸、滑行軸套；另引證1專利說明書第3頁第21行傳統技藝說明該段中揭示「傳動裝置」，雖未清楚揭示驅動裝置之詳細構件，然而欲使影像感測器移動掃描必須使用馬達等習知傳動裝置，應屬引證1實質上隱含的內容，故系爭專利申請專利範圍第6項之內容亦相同於引證1，引證1自足以證明系爭專利申請專利範圍第2項至第6項有相同之發明申請在先並經核准專利者，不具擬制新穎性。
㈤原告雖稱：被告組合引證1及2指摘系爭專利申請專利範圍
第6項不具新穎性，亦與修正前專利審查基準第2-2-5頁㈡新穎性判斷之基本原則：「…4.比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與『請求項所載新型』進行比對，不得將2個以上獨立引證資料予以組合，以與『請求項所載新型』比對。」相違云云。惟查：
⒈引證1專利說明書第3頁第21行傳統技藝說明中已揭露「
傳動裝置」，雖其並未清楚揭示驅動裝置之詳細構件，然而欲使影像感測器移動掃描必須使用馬達等習知傳動裝置，前揭「傳動裝置」核屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證1文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容，應屬引證1實質上隱含的內容。
⒉至審定書所提「由引證2之圖式第5圖及其專利說明書第
6頁第3段中已清楚揭露驅動皮帶、驅動滾輪及驅動馬達等習知技術，可知系爭專利申請專利範圍第6項所述之環形傳動元件、滾輪組、驅動馬達之內容為習知」等語，實僅在佐證前揭引證1所揭示之「傳動裝置」為習知技術，並無組合引證1及2論究系爭專利申請專利範圍第6項不具擬制新穎性之意，原告所稱亦有誤解。
六、綜上，原告所述，為不足採。從而，被告認系爭專利有違首揭專利法第98條第1項第2款規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國96年12月26日
第二庭審判長法官徐瑞晃
法官畢乃俊法官陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年12月26日
書記官陳可欣