裁判字號：最高行政法院108年判字第250號判決
裁判日期：民國108年05月24日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決
108年度判字第250號上訴人美商奈平科技股份有限公司代表人H.CarolBernstein訴訟代理人 陳翠華 專利師
陳群顯 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 洪淑敏
參加人羅門哈斯研磨材料控股公司代表人BlakeT.Biederman訴訟代理人 黃麗蓉 律師
馮達發 律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年4月12日智慧財產法院106年度行專訴字第39號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理由
一、緣參加人於民國90年5月25日以「化學機械平面化之拋光襯墊」向被上訴人申請發明專利（申請專利範圍共10項，第1、8項為獨立項，其餘為附屬項），並以西元2000年5月27日申請之美國第60/207,938號專利案及2000年7月28日申請之美國第60/222,099號專利案主張優先權，經被上訴人編為第00000000號審查後，於92年3月5日核准專利，並於92年4月21日公告發給第528646號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人於101年4月27日以系爭專利違反90年10月24日修正公布、90年10月26日施行之專利法（下稱核准時專利法）第20條第1項第1款、第2項及第71條第3款之規定，而對之提起舉發。參加人乃於103年2月14日提出申請專利範圍更正本，經被上訴人審查，於105年10月28日以（105）智專三(三)05048字第10521337420號專利舉發審定書為「103年2月14日之更正事項，准予更正。請求項1至2、5至7舉發成立，應予撤銷。請求項3至4舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服其中關於「103年2月14日之更正事項，准予更正」及「請求項3至4舉發不成立」部分之處分，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：㈠系爭專利更正後請求項3不具新穎性：由證據5、6之溫度對儲存模數曲線圖或證據7之試驗報告，IC1000拋光墊於30℃到90℃時之E'比均落於1到3.6之間，已揭露系爭專利更正後請求項1之全部技術特徵。再由證據5、6之溫度對儲存模數之曲線圖可知，IC1000拋光墊在40℃的E'約為310MPa，顯然落於150到2,000MPa之間，亦已揭露系爭專利更正後請求項3之附加技術特徵。另由證據5、6之溫度對儲存模數之曲線圖可知，該SUBAIV拋光墊30℃到90℃時之E'比約為1.7，證據8之SUBAIV拋光墊進行動態機械分析所得結果，其30℃到90℃時的E'比約為1.65、1.60，均落於1到3.6之間，已揭露系爭專利更正後請求項1之全部技術特徵。系爭專利優先權日前已公開販售、使用之IC1000拋光墊、SUBAIV拋光墊已揭露系爭專利更正後請求項3之全部技術特徵，故系爭專利更正後請求項3不具新穎性。㈡系爭專利更正後請求項3不具進步性：⒈證據10第604頁圖4係使用SUBAIV及IC1000二種拋光襯墊做為測試標的，根據其剪力模數對溫度之曲線圖，二者均明確揭露「當溫度由30℃提高到90℃時，然而IC1000拋光墊的G'會下降約3倍，SUBAIV拋光墊則僅會下降約1.5倍，並已揭露「蒲松比為0.5」之假設。證據11揭示一材料之拉伸模數E與剪力模數G間之關係式為「E=2(1+μ)G」，據此熟習該項技術之人士可輕易計算出IC1000拋光墊及SUBAIV拋光墊之E'比值分別為2.2及1.65，已揭露系爭專利更正後請求項1之E'比值。另由證據10第604頁圖4可知，IC1000拋光墊於40℃且測試頻率為1Hz之G'約為74MPa，則依證據11所揭露公式「E=2(1+μ)G」以及證據10揭露之蒲松比為0.5，可輕易計算得到IC1000拋光襯墊於40℃之張力模數為222MPa，證據3為IC1000拋光墊型錄、證據4為SUBAIV拋光墊型錄、證據5、6揭露IC1000、SUBAIV拋光墊性質之研究，故證據10及11之組合、證據10、11分別與證據
3、4、5、6之組合足證系爭專利更正後請求項3不具進步性。⒉證據2揭露一具有0.02至5GPa之張力模數之拋光墊，由於1GPa等於1,000MPa，故證據2所揭露之「0.02至5GPa之張力模數」等於「20至5,000MPa之張力模數」，已揭露系爭專利更正後請求項3之附加技術特徵，故證據10、11及2之組合足證系爭專利更正後請求項3不具進步性。⒊原證16揭露IC1000拋光墊之張力模數E為315Mpa，即已揭露系爭專利更正後請求項3之附加技術特徵，故證據10、11及原證16之組合足證系爭專利更正後請求項3不具進步性。㈢系爭專利更正後請求項4不具新穎性：由證據5、6之溫度對儲存模數曲線圖可知，該IC1000拋光墊在40℃的E'約為310MPa，tanδ約為
0.11，SUBAIV拋光墊在40℃的E'約為160MPa，tanδ約為0.058，依系爭專利及其國外對應案說明書對「KEL」的定義加以計算，該IC1000拋光墊在40℃的KEL約為350.6(1/Pa)，SU
BAIV拋光墊在40℃的KEL約為361.3(1/Pa)，顯然落於100到1,000之間。是系爭專利優先權日前已公開販售、使用之IC1
000、SUBAIV拋光墊已揭露系爭專利更正後請求項4之附加技術特徵，故系爭專利更正後請求項4不具新穎性。㈣證據
10、11之組合已足證系爭專利更正後請求項1不具進步性，證據3為IC1000拋光墊型錄、證據4為SUBAIV拋光墊型錄、證據5、6揭露IC1000、SUBAIV拋光墊性質之研究，故證據
10、11分別與證據3、4、5、6之組合足證系爭專利更正後請求項4不具進步性等語，求為判決訴願決定及原處分關於「請求項3至4舉發不成立」部分均撤銷，被上訴人應作成「請求項3至4舉發成立，應予撤銷」之處分。
三、被上訴人則以：證據5及6業經系爭專利舉發N01案確定判決認定無法與其餘補強證據相互勾稽，無從證明其公開日早於系爭專利優先權日，證據27、28之聲明書係依憑個人記憶及經驗，就個人感官知覺作用直接體驗之客觀事實而為書面陳述，未免有流於個人主觀偏見與錯誤臆測之虞，仍須有客觀具體之證據予以佐證，不足以證明是否確為IC1000拋光墊、以及是否於系爭專利之優先權日前即已公開使用等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人則以：㈠證據5、6業經原審98年度行專訴字第67號行政判決（下稱原審確定判決）及本院100年度判字第2223號判決（下稱本院確定判決）認定不足以否定系爭專利更正前請求項1新穎性。輔助證據7、12試驗報告係分別於101年1月10日及101年2月16日出具，而晚於系爭專利優先權日，均不具證據能力，故證據3及輔助證據5、6、7、12或證據4、5、6均無法證明系爭專利更正後請求項3、4不具新穎性。㈡依最高法院103年度台上字第2409號民事判決意旨，證據11僅適用於等向性材料，證據10並未揭示IC1000拋光墊及SUBAIV拋光墊為等向性材料，無從適用證據11之公式，故證據10及11之組合無法證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，縱認證據2、3、4、5、6或原證16已揭露系爭專利更正後請求項3之附屬技術特徵，證據10及11分別與上開證據之組合，亦無法證明系爭專利更正後請求項3不具進步性。㈢證據10及11之組合無法證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，縱認證據3、4、5或6已揭露系爭專利更正後請求項4之附屬技術特徵，證據10及11分別與上開證據之組合，亦無法證明系爭專利更正後請求項4不具進步性語，求為判決駁回上訴人之訴。
五、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠系爭專利更正後之請求項3、4具新穎性：⒈證據3僅簡要記載IC1000拋光墊之規格及內容，並未具體揭露E'（30℃）/E'（90℃）之比值，證據6與證據5業經原審及本院確定判決認定無法與其餘證據相互勾稽，無從證明證據6或5之公開日早於系爭專利之優先權日，自不得作為判斷系爭專利是否具新穎性之先前技術。證據7、12公開日皆晚於系爭專利之優先權日，自不得作為判斷系爭專利是否具新穎性之先前技術，且證據3及輔助證據5、6、7、12未揭示系爭專利更正後請求項1之全部技術特徵，亦無法證明系爭專利更正後請求項3、4不具新穎性。
⒉證據4並未具體揭露SUBAⅣ拋光墊E'（30℃）/E'（90℃）之比值，證據4及輔助證據5、6、8並未揭示系爭專利更正後請求項1之全部技術特徵，故證據4及輔助證據5、6、8亦不足以證明系爭專利更正後請求項1不具新穎性，亦無法證明系爭專利更正後請求項3、4不具新穎性。⒊證據5、6所揭露儲存模數對應橫軸溫度數值，並無法了解其實際實驗參數條件與系爭專利是否相同，均不足以證明系爭專利更正後請求項1不具新穎性，亦不足以證明系爭專利更正後請求項3、4不具新穎性。㈡系爭專利更正後請求項3具進步性：⒈熟悉該項技術者經參酌證據10及11可以理解，由於證據10明確揭露可利用黏彈性材料之原理進行量測及估算，並假設μ為0.5，而證據11明確揭露當μ＝0.5時，E＝3G，故IC1000或SUB
AIV拋光墊於頻率1Hz下量測之E'，在30℃和90℃時的比例應亦分別為約3及約1.5，即無論是IC1000或SUBAIV拋光墊，其於頻率1Hz下量測之E'，在30℃和90℃時的比例必然落於1至3.6間，再者，由證據10圖4可以看出，於0.5Hz或1Hz之頻率下進行量測，對於SUBAIV拋光墊之G'完全沒有影響，而對於IC1000拋光墊僅有些微影響，但經換算為G'在30℃和90℃時的比例後皆無實質影響，且由於頻率1.6Hz與1Hz之差異極小，可以當然推測當於頻率1.6Hz下進行量測，無論是IC1000或SUBAIV拋光墊，在30℃和90℃時的E'比例亦必然落於1至3.6間，故證據10、11之組合可以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。惟證據10圖4所量測IC1000或SUBAIV研磨墊之剪力模數值，主要係根據研磨墊表面機械特性與產生溫度參數值R而進行量測其曲線分佈值，其與系爭專利於1.6Hz頻率及其它不同參數條件下，於相同40℃下所獲得IC1000或SUBAIV研磨墊在40℃的E'或剪力模數G'數值，兩者之主要參數條件明顯不同，無法由證據10圖4之剪力模數曲線所獲得之G'數值，逕自推衍而獲得對應張力模數E'數值，故證據10、11均未揭示系爭專利更正後請求項3之「其中該拋光層具有一在40℃時約為150到2,000MPa的張力模數」等技術特徵。證據3、4亦未揭示系爭專利更正後請求項3附加之技術特徵，證據5、6所揭示儲存模數對應橫軸溫度數值，並無法了解其實際實驗參數條件與系爭專利是否相同，而無從認定ICl000及SUBAⅣ拋光墊在40℃時的張力模數對應數值，故證據10、11之組合、證據10及11分別與證據3、4、5或6之組合無法證明系爭專利更正後請求項3不具進步性。
⒉證據10、11、2或證據10、11及原證16並未揭露系爭專利更正後請求項3之附加技術特徵，且證據10、11及證據2、證據10、11及原證16間欠缺明顯之組合動機，故證據10、11及2之組合或證據10、11及原證16之組合，無法證明系爭專利更正後請求項3不具進步性。㈢系爭專利更正後請求項4具進步性：證據10、11之組合可以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如前述。惟證據10、11或證據3、4均未揭露系爭專利更正後請求項4之附加技術特徵，證據5、6所揭示儲存模數對應橫軸溫度數值，並無法了解其實際實驗參數條件與系爭專利是否相同，而進一步讀出ICl000及SUBAⅣ拋光墊之拋光層在40℃（1/Pa）時的KEL對應數值，且證據5業經前案確定判決認定無法與其餘證據相互勾稽，故證據10、11與證據5、6並無明顯之組合動機，證據10、11及證據5或6之組合，無法證明系爭專利更正後請求項4不具進步性等語，駁回上訴人在原審之訴。
六、本院按：㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定
。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為90年5月25日（優先權日為西元2000年5月27日、2000年7月28日），經被上訴人於92年3月5日審查核准專利，並於92年4月21日公告。嗣上訴人於101年4月27日提出舉發，經被上訴人審查，於105年10月28日為原處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布、90年10月26日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第19條、第20條第1項前段規定申請取得發明專利。又發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第20條第2項定有明文。
㈡按行政訴訟法第133條規定，行政法院於撤銷訴訟，或於其
他訴訟，為維護公益之必要者，應依職權調查證據。且依同法第125條及第189條規定，行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束；為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將得心證之理由，記明於判決。又依同法第209條第3項規定，判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見。故行政法院對有利於當事人之事實或證據，如果有應調查而未予調查之情形，或認定事實未憑證據或未說明其理由者，即構成判決不備理由之違法。經查：
⒈依原審及本院確定判決所示，前案引證1為IrenLi等人於西
元2000年MaterialResearchSociety在美國舊金山所舉辦研討會中所發表標題「DynamicMechanicalAnalysis(DMA)ofCMPPadMaterials」論文影本（即本案證據5），引證1-5為IrenLi等人於上開研討會所發表之簡報資料影本（即本案證據6），引證1-4為上開研討會所印製之論文摘要（即本案補強證據37），且原審確定判決附表2編號1之爭點為「引證1是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性」，針對上開爭點，上開判決係認「引證1-4……僅為研討會場次之摘要，並無引證1之全文，且其中第116頁……標示第E7.3場次之起迄時間為上午9時15分至9時30分止，前後僅15分鐘，該場次摘要所載標題『MechanisticAspectsoft
heRelationshipBetweenCMPConsumablesandPolishin
gCharacteristics』與引證1亦不相同，無足據以判斷其技術內容。」、「引證1-5……據參加人所稱此為引證1之作者於2000年4月26日至27日之學術研討會所公開發表之文件資料，惟並無任何日期標示，且其標題『MechanisticAspect
softheRelationshipBetweenCMPConsumablesandPolishingCharacteristics』亦與引證1不同，無從認定引證1-5確於2000年4月26日至27日之學術研討會上已公開發行」、「是以引證1-4至1-9均無法證明引證1之全部技術內容已於同年4月26日至27日之學術研討會公開發行且已達於不特定之多數人足以閱覽之狀態」、「無從認引證1已於2000年4月26日至27日公開發行，而無法證明其公開日早於系爭專利之優先權日」（見原審確定判決理由㈠及本院確定判決理由㈣），是於上開確定判決係以引證1為舉發證據，引證1-4或引證1-5則係用以證明引證1公開日期之補強證據，並認定引證1-4或引證1-5分別均無法證明引證1之公開日早於系爭專利之優先權日，惟未就引證1-5是否得與引證1-4相互勾稽，而證明引證1-5之公開日期早於系爭專利優先權日乙節加以判斷，原判決僅憑前案確定判決即認定本案證據6不得作為系爭專利之先前技術，即有認定事實未憑證據之違法。⒉次查，原判決已認定：由於證據10明確揭露可利用黏彈性材
料之原理進行量測及估算，並假設μ為0.5，而證據11明確揭露當μ＝0.5時，E＝3G，故IC1000或SUBAIV拋光墊於頻率1Hz下量測之E'，在30℃和90℃時的比例應亦分別為約3及約1.5。另由證據10圖4可以看出，於0.5Hz或1Hz之頻率下進行量測，對於SUBAIV拋光墊之G'完全沒有影響，而對於IC1000拋光墊僅有些微影響，但經換算為G'在30℃及90℃時的比例後皆無實質影響，因此，熟悉該項技術者欲解決抛光墊材料之技術問題時，依據證據10、11所揭示之技術內容，即能輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明等情，則熟習該項技術者依證據10所揭示之G'值、證據11所揭露之公式及相關技術內容，可否換算推論得知IC1000抛光墊在40℃的張力模數之絕對數值？又原判決所稱「主要參數條件明顯不同」，究係何指？此外，原判決雖謂：由證據6無法了解其實際實驗參數條件與系爭專利是否相同，而進一步具體讀出ICl000及SUBAⅣ拋光墊於30℃及90℃之E'比值，以及在40℃時的張力模數對應數值，或抛光層在40℃（1/Pa）時之KEL等語，惟查，證據6係揭露於1Hz頻率下，ICl000及SUBAⅣ拋光墊之儲存模數對應橫軸溫度數值之曲線圖，上訴人於原審即主張由證據6第7頁之曲線圖可知，ICl000抛光墊在40℃之E'值約為310MPa，顯然落於150到2,000MPa之間（見辯論意旨狀第11頁），另依系爭專利及國外對應案說明書對KEL之定義加以計算，ICl000抛光墊在40℃之KEL約為350.6（1/Pa），顯然落於100到1,000之間（見辯論意旨狀第48頁），則證據6所記載之儲存模數（StorageModulus）究係張力儲存模數或剪力儲存模數？由證據6所揭露之技術內容，究可否得知ICl000抛光墊在40℃之張力模數，並進而推算其KEL？又所稱「實際實驗參數條件」為何？熟習該項技術者，參酌證據10、11可否輕易得知？原判決均未說明其判斷之理由，即有不備理由之違法。
㈢綜上，原判決有如上所述判決理由不備之違法，上訴論旨據
以指摘原判決違背法令，求予廢棄，即有理由。又本件事證有由原審再為調查審認之必要，自應由本院將原判決廢棄，發回原審更為審理。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中華民國108年5月24日
最高行政法院第三庭
審判長法官吳明鴻
法官胡方新法官黃淑玲法官姜素娥法官林欣蓉以上正本證明與原本無異中華民國108年5月24日
書記官劉柏君