最高行政法院99年度判字第265號判決

裁判字號：最高行政法院99年判字第265號判決

裁判日期：民國99年03月18日

裁判案由：發明專利申請

最高行政法院判決
99年度判字第265號上訴人宇東科技股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 張哲倫 律師
丙○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國97年6月25日臺北高等行政法院97年度訴字第230號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人前於民國（下同）91年12月31日以「利用上升曲線判斷血醣濃度」向被上訴人經濟部智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利申請案），經被上訴人編為第00000000號審查，不予專利。上訴人不服，申請再審查，案經被上訴人於96年3月19日以（96）智專三㈢05077字第09620153990號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟，均遭駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：（一）被上訴人未能逐一比對系爭專利申請案與西元1983年10月4日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證案）之所有技術特徵，顯然違反被上訴人所公布之專利審查基準第2篇第3章第2.4節之記載，係屬違法之判斷。（二）被上訴人未能明確指出系爭專利申請案與引證案之技術差異，顯然違反專利審查基準第2-3-21頁倒數2至9行所載，係屬違法之判斷。（三）被上訴人未對系爭專利申請案之申請專利範圍進行逐項審查，顯然違反專利審查基準第2篇第3章第2.3.1節之記載，係屬違法之判斷。（四）系爭專利申請案之申請專利範圍第1項與引證案所使用之技術手段截然不同，故具有新穎性：首先，系爭專利申請案之申請專利範圍第1項所請發明不需將儲存的資料分為新的與舊的資料群、計算平均資料值的差、決定反應電流的一背景偏移部分以及決定反應電流的一穩定狀態位準。此外，引證案顯然未揭示系爭專利申請案之申請專利範圍第1項中之「轉折點之相對應之一第一時間為該波形之一起點；計算該波形之一最大值並同時得到該最大值時之相對應之一第二時間；計算該第一時間與該第二時間之一差值，其中該差值為該波形之一上升時間；及找出相對應於該上升時間之一血醣溶液之一濃度值」之技術特徵，亦即，系爭專利申請案之申請專利範圍第1項所請發明係利用曲線之兩個點間之上升時間來決定血醣濃度，而引證案則係利用電流值（計算數組資料之平均值，再作比較）來計算血醣濃度。因此，系爭專利申請案之申請專利範圍第1項所請發明相較於引證案顯然不同，確實具有新穎性無誤。（五）系爭專利申請案之申請專利範圍第4項所請發明具有引證案無法達成之功效，故具有進步性：系爭專利之目的在於提供一種可攜式之簡便且快速的血醣測試方法，高精確性並非系爭專利之最優先考量。相較之下，引證案雖然具有加熱器之血醣測試槽以使測試樣品維持固定溫度可得到更為精確之量測數值，但是血醣測試槽並非一隨手可得之設備，並且搭配血醣測試槽之儀器體積必然更為龐大，故與系爭專利申請案所請可攜式簡便且快速之方法全然無涉。綜上所述，相較於引證案，系爭專利申請案之申請專利範圍第4項所請發明提供一種更快速且簡易的方法來測量血醣濃度，故系爭專利申請案之申請專利範圍第4項所請發明具有進步性無誤。（六）於系爭專利申請案之技術領域中具有通常知識者可依系爭專利申請案之專利說明書的揭示內容輕易完成系爭專利申請案所請發明之技術內容，故無揭示不明確之情形。此外，原處分中並未質疑系爭專利申請案之明確性，然訴願決定卻質疑系爭專利申請案有此一缺失，並進而認為系爭專利申請案不具進步性，此一理由並未為上訴人所知悉並據以答辯。因此，訴願決定之此一作法顯有違誤。（七）系爭專利上訴人於美國亦提出申請，業經美國准予專利等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。被上訴人應作成准予專利之處分。
三、被上訴人則以：（一）系爭專利申請案之審查係就申請專利範圍所界定之技術特徵與引證案之說明書之全部內容進行審查，於本案審定書以及核駁先行通知書中已經說明系爭專利申請案申請專利範圍之界定可見於引證案說明書之欄行，並無上訴人所稱並未逐一比對之情形；又系爭專利申請案申請專利範圍第1項之界定由波形之最大值與起點之時間差（上升時間）對應一已知濃度與上升時間的關係圖再求得血醣濃度值，實屬簡易之實驗數值運算，故系爭專利申請案申請專利範圍第1項之特徵均已見於引證案說明書，且被上訴人亦說明可見於說明書何處，確已明確指出該等相同之特徵。又系爭專利申請案第2、3項係在表示本案最大值的定義以及關係圖之利用，同屬申請專利範圍第1項之細部界定，對熟習該項技術者而言，其附屬項均在進一步界定申請專利範圍第1項。另申請專利範圍第4至11項對熟習該項技術者而言，僅為基本的概念的界定，其均屬發明所屬技術領域中具有通常知識者，對於以酵素試片進行血醣量測時所應有的基本常識，被上訴人在審查過程中亦指出在引證案中何處有所對應（詳見原處分理由3、4），而附屬項於獨立項中一併審查認定其為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成者，難謂具進步性，並無違誤，故其所訴無理由。（二）上訴人既自承高精準度並非系爭專利申請案之最優先考量，自然應以系爭專利申請案申請專利範圍之界定為基準，而申請專利範圍第4項為一種量測血醣濃度的方法，該方法包含：提供具有一血醣成分之一溶液於具有一酵素之一試片上，其中該血醣成分與該酵素進行一化學反應而產生一類比來源；輸入該類比來源至一量測電路中，使得該類比來源可以轉換為一數位訊號；以一波形之形式輸出該數位訊號，其中相對應於該波形之一轉折點為一第一時間；計算該波形之一最大值，並同時得到相對應於該最大值時之一第二時間；計算該第一時間與該第二時間之一差值，其中該差值為該波形之一上升時間；及找出相對應於該上升時間之具有該血醣成分之該溶液之血醣濃度。系爭專利申請案申請專利範圍第5至11項為依附第4項之附屬項。查引證案中同樣已揭示血醣成分與該酵素進行一化學反應而產生一類比來源，輸入該類比來源至一量測電路中，使得該類比來源可以轉換為一數位訊號等特徵，詳見引證案第1欄對先前技術之說明；另計算上升時間的特徵同樣可見於引證案說明及圖式，故申請專利範圍第4項及其附屬項，難謂具進步性。（三）按一般之附屬項依專利審查基準第2-1-17之說明可區分為詳述式及附加式，系爭專利申請案申請專利範圍各附屬項之界定為詳述式之態樣，其意涵即表示將獨立項之全部技術特徵包含在內，並對其中之部分技術特徵詳加界定，併予敘明。系爭專利申請案申請專利範圍第1項以及第4項為獨立項係一方法之界定，其獨立項之的用語為一上位概念的總括表示，並以各附屬項之界定進一步填補該獨立項之上位概念。而引證案說明書之步驟方法，其揭示範圍實已達系爭專利申請案獨立項以及附屬項所界定之特徵，且原處分理由(四)後半段以及理由(五)均在論述申請專利範圍附屬項之特徵可見於引證案何處，已經實質論究系爭專利申請案各附屬項之範圍等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）系爭專利申請案是利用葡萄糖與固定於晶片酵素（葡萄糖氧化酵素）產生氧化反應而產生電流與電壓等類比訊號，經由類比／數位轉換系統變成數位訊號，再利用數位訊號之曲線上升時間來做為測定血醣值的方法。而引證案亦是將葡萄糖氧化酵素固定於電極薄膜上，利用電極薄膜上之感應物質與葡萄糖氧化時產生之進一步反應而產生還原電流；故與系爭專利請案原理相同之葡萄糖測試方法已於引證案中揭示。又引證案第4欄第40至65行及第5欄，已揭示以兩組數值平均值之差值決定反應時間的起始數值與終點數值，與系爭專利申請案申請專利範圍第1項之特徵相同；上訴人雖稱系爭專利申請案是直接利用上升時間的長短對應出血醣濃度值之特徵云云，然此種方法仍是在上升時間內利用已知血醣濃度的差值變化，對應出血醣濃度，亦已見於引證案第2欄、第3欄1至10行以及將電流值對應出特定的血醣濃度之特徵；而系爭專利申請案申請專利範圍第2項及第3項僅係在表示第1項所稱最大值係利用一次微分大於零計算求得以及關係圖之利用，同屬申請專利範圍第1項之範疇，故系爭專利申請案申請專利範圍第1至3項難謂具新穎性。（二）系爭專利申請案對如何取得反應曲線上升之第一時間點沒有詳細說明，由其第3圖無法明確指出反應曲線第一時間點；而引證案第4圖對如何取得訊號曲線之第一時間點有詳細說明與規範，亦對在血醣測試時因反應溫度可能造成偵測之訊號之變化有周詳考慮，因此血醣測試槽之溫度有加熱器以維持固定溫度。基於上述理由系爭專利申請案要取得正確之曲線上升時間有困難。另引證案第1欄對先前技術之說明中已揭示系爭專利申請案申請專利範圍第4項所述血醣成分與該酵素進行一化學反應而產生一類比來源，輸入該類比來源至一量測電路中，使得該類比來源可以轉換為一數位訊號等特徵，且系爭專利申請案利用上升時間判斷血醣濃度亦已見於引證案中；而申請專利範圍第5項之化學反應為氧化還原反應，第6項之量測電路所應包含的基本構件，第7、8項之轉換裝置為類比或類比數位轉換系統，第9項之處理控制裝置為一微處理控制單元，第10項之最大值係利用一次微分大於零計算求得，第11項關係圖之利用，均屬發明所屬技術領域中具有通常知識者，對於以酵素試片進行血醣量測時所應有的基本常識，故系爭專利申請案申請專利範圍第4至11項難謂具進步性。（三）上訴人所述為不可採：1.系爭專利申請案之審查係就申請專利範圍所界定之技術特徵與引證案之說明書之全部內容進行審查，於本案審定書以及核駁先行通知書中已經說明系爭專利申請案申請專利範圍之界定可見於引證案說明書之欄行，並無上訴人所稱並未逐一比對之情形。且查本件原處分就引證案說明書之步驟方法，已實質論究其揭示範圍實已達系爭專利申請案獨立項以及附屬項所界定之特徵，且原處分理由(四)後半段以及理由(五)均在論述申請專利範圍附屬項之特徵可見於引證案何處，已經實質論究系爭專利申請案各附屬項之範圍，是上訴人指摘原處分未逐項審查，要不足採。2.上訴人對引證案之認識係強調在資料的新舊與背景的偏移，完全忽略引證案第5欄關於TH及B的基點處理（即系爭專利申請案之起點）以及第5欄末段關於S3量測的階段的數值運算，以及該時間對濃度之對應，引證案之說明實已揭示系爭專利申請案之特徵，故上訴人所述亦不足採。3.就系爭專利申請案之申請專利範圍所界定之技術特徵而言係由具轉折點的波形開始界定，因此就申請專利範圍本身而言並無不明確，而訴願決定機關對於系爭專利申請案說明書並未說明具轉折點波形如何產生以便進一步取得第一時間點之質疑亦屬合理，故上訴人所述亦不足採。4.系爭專利申請案申請專利範圍係一「方法」之界定，比對時應以引證案所揭示之全部技術內容與系爭專利申請案「方法項」比對，與引證案是否為一大型血醣裝置無關。是上訴人所述亦不足採。（四）綜上所述，被上訴人所為本件應不予專利之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。至上訴人另稱系爭專利於美國亦提出申請，業經美國准予專利乙節，鑑於各國法制不同，原審法院自不受拘束。因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以：原判決未適用被上訴人所頒訂之專利審查基準或適用不當，構成判決違背法令，此經本院95年度判字第1002號判決表示明確見解。原判決對被上訴人之原處分就系爭專利申請案之附屬項確實未進行逐項審查，亦未分項作成審查意見之違法事實，竟以無關之「詳述式」及「附加式」等記載附屬項之方法，作為合法化原處分之理由，顯有判決不適用法令之違法。查「詳述式」與「附加式」僅屬兩種不同簡化記載附屬項之方式，自始與附屬項應否進行「逐項審查」與「分項作成審查意見」無關，此觀之專利審查基準於規定附屬項應進行「逐項審查」及「分項作成審查意見」時，並未區別「詳述式」與「附加式」自明，原判決顯有悖於法令之處等語。
六、本院查：㈠按「凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用
者」，固得依法申請發明專利，為專利法第21條暨第22條第1項所規定。惟發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」，或其發明「雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第1項第1款及第4項所明定。
㈡次按專利法施行細則第16條第1項至第3項規定：「前條第1
項第8款之申請專利範圍得以1項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容，必要時，得有1項以上之附屬項。獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。」是對於某一專利申請案是否符合專利法規定之基本要件（產業利用性、新穎性、進步性），應就其申請專利範圍之請求項逐項審查。獨立項之發明符合專利法規定之基本要件者，其附屬項當然亦符合，但不得因獨立項不符合專利法規定之基本要件，而對其附屬項逕予核駁，固仍須依專利要件之審查基準，就其附屬項之基本專利要件進一步客觀的研判（參被上訴人頒布之發明專利審查基準第2-3-5頁、第2-3-20頁進步性新穎性及進步性審查原則），惟如專利專責主管機關業已就申請專利範圍之請求項及其附屬項予以審查，並記載其理由者，即難謂有違專利逐項審查原則。
㈢查上訴人系爭「利用上升曲線判斷血醣濃度」發明專利申請
案，其申請專利範圍共11項，其中第1項及第4項為獨立項，其餘第2-3項為第1項之附屬項，第5-11項為第4項之附屬項，除為上訴人97年7月23日聲明上訴狀第3頁所記載外，亦為原審所認定之事實（見原判決第13-14頁）。其實施方式係利用葡萄糖與固定於晶片酵素（葡萄糖氧化酵素）產生氧化反應而產生電流與電壓等類比訊號，經由類比／數位轉換系統變成數位訊號，再利用數位訊號之曲線上升時間來做為測定血醣值的方法，為系爭專利申請案發明專利說明書第6頁以下所載述，惟此項技術特徵美國1983年10月4日公告之第0000000號專利案（即引證案）已揭示將葡萄糖氧化酵素固定於電極薄膜上，利用電極薄膜上之感應物質與葡萄糖氧化時產生之進一步反應而產生還原電流，堪認系爭專利申請案理相同之葡萄糖測試方法已於引證案所揭示；又引證案第4欄第40至65行及第5欄，已揭示以兩組數值平均值之差值決定反應時間的起始數值與終點數值，與系爭專利申請案申請專利範圍第1項之特徵相同；至系爭專利申請案請求項第1項之附屬項第2、3項僅係在表示第1項所稱最大值係利用一次微分大於零計算求得，及關係圖之利用，同屬申請專利範圍第1項之範疇，亦為系爭專利申請案發明專利說明書第12頁所明載。原判決因而據以維持原處分就此之審查「即以兩組數值平均值之差值決定反應時間之起始數值與終點數值，故申請專利範圍第1-3項，難謂具新穎性」，認定系爭專利申請案請求項第1項及附屬第2-3項均不具新穎性，已經原審就系爭專利申請案與引證案予以比對，依調查證據之辯論結果詳予論斷，並載明其論斷理由在原判決第14-15頁，並無不合，原判決及原處分難謂有違逐項審查原則。上訴意旨主張系爭專利申請案第1項與引證案相較仍有不同之技術特徵，兩者顯然不同，應具新穎性暨原處分對第2-3項附屬項未為逐項審查等語，乃對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違論理及經驗法則，亦無判決不備理由、判決不適用法規或適用法規不當之違背法令情形。另上訴意旨主張有關附屬項「詳述式」、「附加或」之規定，為關於附屬項應如何簡化記載之兩種方式，與逐項審查無關，原判決據以論述原處分未違反逐項審查原則有悖法令等語。然查，原處分有無違反逐項審查原則，乃事實認定問題，此部分已經原審本於職權調查審認，並將其認定原處分未違反逐項審查原則之結果理由詳載在判決書第15-16頁，有如上述，原判決縱認「系爭專利之附屬項係採詳述式而非附加式，該附屬項僅為獨立項之下位概念，而非附加於獨立項之外，故如審查時業已就獨立項與附屬項整體所界定之特徵為論究，即不能認違反逐項審查原則」仍不足影響原處分及原判決業就系爭專利申請案已進行逐項審查之事實認定結果，一併敘明。
㈣次查，系爭專利申請案「對如何取得反應曲線上升之第一時
間點」欠缺詳細說明，且其圖式第3圖無法明確指出反應曲線之第一時間點，但引證案第4圖對如何取得訊號曲線之第一時間點則有詳細說明與規範，復對於血醣測試時因反應溫度可能造成偵測之訊號之變化有周詳考慮，因此血醣測試槽之溫度有加熱器以維持固定溫度等情，亦經原審本於職權調查比較審認明確在案，因而據以認定「系爭專利申請案要取得正確之曲線上升時間有困難」。另引證案第1欄對先前技術之說明中已揭示系爭專利申請案請求項第4項所述血醣成分與該酵素進行一化學反應而產生一類比來源，輸入該類比來源至一量測電路中，使得該類比來源可以轉換為一數位訊號等特徵，且系爭專利申請案利用上升時間判斷血醣濃度亦已見於引證案中；至於申請專利範圍請求項之附屬項第5項之化學反應為氧化還原反應、附屬項第6項為量測電路所應包含的基本構件、附屬項第7、8項之轉換裝置為類比或類比數位轉換系統、附屬項第9項之處理控制裝置為一微處理控制單元、第10項之最大值係利用一次微分大於零計算求得，第11項關係圖之利用，亦為系爭專利申請案發明專利說明書第12-14頁所載明，核屬發明所屬技術領域中具有通常知識者，對於以酵素試片進行血醣量測時所應有的基本常識。原判決因而據以維持原處分就此之審查「．．．另計算上升時間之特徵同樣可見於引證二第4欄第40-65行及其後之說明中，故申請專利範圍第4-11項違反專利法第22條第4項之規定」，認定系爭專利申請案請求項第4項及附屬項第5-11項均不具進步性，亦經原審就系爭專利申請案與引證案詳予比對，依調查證據之辯論結果詳予論斷，並載明其論斷理由在原判決第14-15頁，並無違誤，均無違逐項審查原則。上訴意旨主張系爭專利申請案第4項有引證案無法達成之功效，應具進步性等語，乃對業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，仍難據以主張原判決判決不備理由、判決不適用法規或適用法規不當之違背法令情形。
七、綜上所述，原判決認原處分認事用法，俱無違誤，維持原處分及訴願決定，並對上訴人在原審之主張如何不足採之論據取捨等，均已詳為論斷，而駁回上訴人在原審之訴，並無判決理由不備、判決不適用法規等違背法令情事，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國99年3月18日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官姜素娥法官林文舟法官曹瑞卿法官陳鴻斌以上正本證明與原本無異中華民國99年3月18日
書記官王史民