裁判字號：智慧財產法院105年行專訴字第91號判決
裁判日期：民國106年05月04日
裁判案由：發明專利申請
智慧財產法院行政判決
105年度行專訴字第91號原告 蔡瑋倫 被告經濟部智慧財產局代表人 洪淑敏 訴訟代理人 林碧鴻 上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國10
5年9月30日經訴字第10506310470號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就發明民國105年6月30日(105)智專三㈠02017字第10520816360號「不予專利」之專利再審查核駁審定案，應依本判決之見解另為處分。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要：原告前於民國103年8月22日以「置物籃」向被告申請發明專利，申請專利範圍共11項，經被告編為第000000000號實體審查（下稱系爭申請專利）。嗣原告於104年2月6日向被告提出專利修正申請書，修正後申請專利範圍為8項。案經被告審查，雖准予修正，然修正後本件專利違反專利法第23條第1項規定，爰以104年2月24日(104)智專一㈤0513
5字第10420239910號專利核駁審定書為應不予專利處分。原告不服處分，嗣於104年4月24日申請再複查，被告仍認本件專利違反專利法第23條第1項規定，以105年6月30日
(105)智專三㈠02017字第10520816360號專利核駁審定書為應不予專利處分。原告不服提起訴願，經濟部於105年9月30日以經訴字第10506310470號決定駁回，原告不服原處分與原決定有關系爭申請專利請求項8部分，遂向本院提起行政訴訟。
貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定有關系爭申請專利請求項8部分，並請求命被告作成系爭申請專利請求項8准予專利之處分，其主張略以：
一、系爭申請專利請求項8應有新穎性：系爭申請專利請求項1為獨立項，請求項2至8為附屬項。
系爭申請專利請求項8「網狀側面形成有彼此相對而供握提之二鏤空部」技術特徵，為引證1所無。反之，引證1之網狀側面為整體無鏤空之網體。申言之，引證1並未具有實質相同功能及能產生實質相同效果「供握提之二鏤空部」。故引證1與請求項8相較下，並無可「直接置換」之對應且等效之機構或元件。職是，系爭申請專利應具有新穎性，未違反專利法第23條規定。
二、不爭執系爭申請專利請求項1至7部分：系爭申請專利請求項2至8係依附於請求項1之附屬項，原處分及訴願決定認定請求項1有擬制喪失新穎性之事由。原告僅就請求項8所進一步界定「網狀側面形成有彼此相對而供握提之二鏤空部」，爭執其技術內容未揭示於引證1。準此，原告未爭執請求項1至7部分。
參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：
一、系爭申請專利請求項8為請求項1之附屬項：系爭申請專利範圍修正本請求項共8項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，起訴理由對於原處分有關系爭申請專利請求項1與附屬請求項2至7有擬制喪失新穎性之處分，均未提出不服之理由，足見原告對此不爭執。系爭申請專利請求項8為直接依附於請求項1之附屬項，其包含請求項1之所有技術特徵。
二、系爭申請專利請求項1與8擬制喪失新穎性：
(一)系爭申請專利請求項1擬制喪失新穎性：原處分指出引證1揭露有置物籃(10)對應相當於請求項1之置物籃；具一網狀底面(11)對應相當於請求項1之網狀底面；二長邊網面(12)及二短邊網面(13)對應相當於請求項1之網狀側面之置物籃形態；延伸有一片體(14)對應相當於請求項1之頂框部；一體成型之片體能提高置物籃之結構強度，片體之另一邊外緣均凸設有一連接部對應相當於請求項1之底框部；且由連接部形成與網狀底面之連接，長邊網面與短邊網面之連接部能連結網狀底面，構成一置物籃形態之相關技術內容。引證案之連接部固未如請求項1界定該底框部係一實心板體，惟連接部與底框部均是用以與網狀底面連接，是否為實心，應係該所屬技術領域具有通常知識者，依通常知識即能直接置換。職是，請求項1與引證案說明書及圖式所載應屬內容相同，有擬制喪失新穎性之事由。
(二)系爭申請專利請求項8擬制喪失新穎性：系爭申請專利請求項8進一步界定「其中網狀側面形成有彼此相對而供握提之二鏤空部」附屬技術特徵，鏤空部係為供握提用，此係該所屬技術領域具有通常知識者，依通常知識即能直接置換者，故請求項8與引證案內容亦屬相同而擬制喪失新穎性。職是，原告起訴理由無法成立。
肆、本院得心證之理由：
一、本件一造辯論判決：按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條定有明文。原告受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送達回證附卷可稽（見本院卷第45頁）。揆諸前揭規定，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、整理當事人爭執與不爭執事項：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行政訴訟法第132條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第38至41頁之106年3月21日準備程序筆錄）。
(一)不爭執事項：
1.原告起訴部分：原告前於103年8月22日以「置物籃」向被告申請發明專利，申請專利範圍共11項，經被告編為第000000000號實體審查。嗣原告於104年2月6日向被告提出專利修正申請書，修正後申請專利範圍為8項。案經被告審查，准予修正，惟認修正後本件專利違反專利法第23條第1項之規定，以專利核駁審定書為應不予專利之行政處分。原告不服，申請再複查，被告仍認本件專利違反專利法第23條第1項規定，以專利核駁審定書為應不予專利處分。原告不服提起訴願，經濟部以訴願決定駁回，原告不服系爭申請專利請求項8部分，遂向本院提起行政訴訟。
2.原告未起訴部分：系爭申請專利請求項2至8係依附於請求項1之附屬項，原處分及訴願決定認定請求項1擬制喪失新穎性之理由。因原告僅就請求項8所進一步界定「網狀側面形成有彼此相對而供握提之二鏤空部」，爭執其技術內容未揭示於引證1。準此，原告就有關系爭申請專利請求項1至7部分，均未起訴而確定，其非本院審理之範圍。
(二)主要爭執事項：按申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限，專利法第23條定有明文。查系爭申請專利之申請日為103年
8月22日，經被告再審查核駁，並作成不予專利處分。職是系爭專利請求項8有無適用103年3月24日施行之專利法第23條，具有擬制喪失新穎性之事由，為本院審理之主要爭點所在，故先分析系爭申請專利內容與請求項；繼而分析引證
1之技術；最後判斷引證1是否足以證明系爭專利請求項8擬制喪失新穎性，以認定原告請求撤銷原處分與訴願決定有系爭申請專利請求項8部分，並請求命被告作成系爭申請專利請求項8准予專利之處分，有無理由。
三、系爭申請專利之技術分析：
(一)系爭申請專利技術內容：其為一種置物籃，包括一網狀底面與一網狀側面。網狀側面由至少一網狀單元所構成，網狀側面由網狀底面橫立延伸並圍繞網狀底面，各網狀單元為一拉網，且包括一設於頂端之一頂框部及一位於網狀底面與頂框部間之網孔部，各網狀單元之頂框部及網孔部係一體成型。本發明置物籃製作簡易且快速、無材料浪費且成本低廉、強度佳、無尖利邊角而具高安全性、一體成型更為耐用美觀，並且構件設置及連接方便且具有較佳結構強度，不易變形損壞且可增加使用壽命（參照系爭申請專利摘要）。
(二)系爭申請專利請求項分析：系爭申請專利請求項於審查過程經申請人修正後共計8項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，系爭申請專利主要圖式為第2圖、第3圖，為第一較佳實施例示意圖，如附圖
1所示。本院僅說明爭執之請求項如後：1.請求項1為一種置物籃，包括一網狀底面與一網狀側面。由至少一網狀單元所構成，由網狀底面橫立延伸並圍繞網狀底面，各網狀單元為一拉網，且包括一設於頂端之一頂框部及一位於網狀底面與頂框部間之網孔部，各網狀單元之頂框部及網孔部係為一體成型。其中網狀單元於底端另一體延伸設有一底框部，底框部為一實心板體，底框部與網狀底面連接。2.請求項8如請求項1所述之置物籃，其中該網狀側面形成有彼此相對而供握提之二鏤空部。
四、引證1之技術分析：引證1前於103年8月14日申請，嗣於103年12月1日公告之我國第M490805號「抽屜置物籃結構改良」專利，其於系爭申請專利申請日103年8月22日前申請，但於系爭申請專利申請日後公告，其可作為系爭申請專利是否擬制喪失新穎性之先前技術，引證1之第1圖、第2圖立體圖及立體分解圖，如附圖2所示。申言之，引證1為一種抽屜置物籃結構改良，其中一置物籃係具有複數個板體，板體表面貫穿有複數個均勻分佈的縫隙，並以拉扯方式擴張縫隙，使板體形成網狀，且板體加工組合形成具一網狀底面、二長邊網面及二短邊網面之置物籃形態。長邊網面與短邊網面亦均於遠離網狀底面之外側邊緣一體成型延伸有一片體，並由片體直接捲設加工形成置物籃之開口框條，即能提高置物籃之結構強度，並藉此提高加工便利性且不會產生廢料，俾以具有降低生產成本之功效（參照引證1摘要）。
五、引證1不足以證明系爭申請專利請求項8擬制喪失新穎性：
(一)引證1無可供握提之鏤空部之技術特徵：系爭申請專利請求項8為依附於請求項1之附屬項，附屬技術特徵為「其中網狀側面形成有彼此相對而供握提之二鏤空部」。查引證1所揭示抽屜置物籃結構改良之技術內容，其網狀板體(101)相當於系爭申請專利之網狀側面為一完整延伸之板體，並未具有任何可供握提之鏤空部之技術特徵。職是，引證1未揭露系爭案請求項8之附屬技術特徵，引證1不足以證明系爭申請專利請求項8有擬制喪失新穎性之事由。
(二)引證1未揭露請求項8之附屬技術特徵之直接置換：被告雖抗辯稱系爭申請專利請求項8之鏤空部供握提用，為所屬技術領域中具有通常知識者，依通常知識即能直接置換者云云。惟引證1之網狀板體於說明書，全未有任何可供握提之技術揭露或隱含，無法置換為系爭申請專利之網狀側面具有鏤空部，而稱有直接置換之適用。至被告所指專利審查基準2.6.4「擬制喪失新穎性之判斷基準」態樣之(4)「差異僅在於依通常知識即能直接置換之技術特徵」，其所引例示亦必須在具有相同之功能，始可將先前技術之螺釘置換為螺栓。準此，益徵引證1不足以證明系爭申請專利請求項8，有擬制喪失新穎性之事由。
伍、本判決結論：
一、撤銷訴願決定與原處分：綜上所述，訴願決定與原處分認系爭申請專利請求項8有擬制喪失新穎性之事由，容有誤會。被告認定系爭申請專利違反專利法第23條，而作成不予專利申請，應予核駁之行政處分，其於法未洽。訴願決定未加指摘而予維持，並僅以被告認定之相同因素，認定系爭申請專利請求項8擬制喪失新穎性，決定駁回訴願，亦有違誤處。職是，原告據此請求撤銷訴願決定與原處分，為有理由，應予准許。
二、被告應依本院法律見解再為審查考量：因系爭申請專利是否符合專利申請要件，或有無其他不應准予之理由，仍待被告審查之，況被告是否應受先前行政處分之見解拘束，亦成為被告審酌系爭申請專利是否准許之重要因素，故本件未達本院可為特定行政處分內容。參諸憲法上權力分立原則，核准或核駁系爭申請專利之處分，應由被告先為第一次判斷，藉由行政之自我控制，作為司法審查前之先行程序。是本件事證未臻明確，有待發回審查，俟被告依本院上揭之法律見解，再為審查裁量，本院不得遽予為之。準此，原告請求被告應就系爭申請專利之申請案，作成准予專利之處分部分，為無理由，應予駁回。
陸、本件無庸審究部分之說明：本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國106年5月4日
智慧財產法院第一庭
審判長法官陳忠行
法官曾啟謀法官林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││者，得不委任律師│格或為教育部審定合格之大學或獨││為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││形之一，經最高行│二親等內之姻親具備律師資格者。││政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││，亦得為上訴審訴│。││訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國106年5月4日
書記官蔡文揚