裁判字號：智慧財產法院97年行商訴字第67號判決
裁判日期：民國98年02月12日
裁判案由：商標評定
智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第67號民國98年1月22日辯論終結原告又強儀器有限公司代表人甲○○訴訟代理人 吳中仁 律師被告經濟部智慧財產局代表人乙○○（局長）住同上訴訟代理人丁○○
參加人康普斯國際有限公司代表人丙○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國97年7月30日經訴字第09706110120號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國90年3月28日以「MiamiJ及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「報章、雜誌、電視、電台之廣告；工商廣告之企劃及宣傳；各種廣告招牌之設計及製作；型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系之設計；廣告模型之設計；廣告宣傳品之遞送；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、網路廣告」服務，向被告申請註冊，經該局核准列為註冊第164687號服務標章，其後商標法於92年11月28日修正公布施行，依現行商標法第85條第1項之規定，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標（下稱系爭商標，如附件）。嗣參加人康普斯國際有限公司於96年7月12日以該註冊商標有違註冊時商標法第77條準用第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，對之申請評定，經被告審查，以97年3月21日中台評字第960232號商標評定書為「第164687號『MiamiJ及圖』商標（原服務標章）之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年7月30日經訴字第09706110120號訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項之規定，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：㈠參加人應舉證案外人美商傑若米集團公司於系爭商標申請日
前，有以系爭商標使用於第35類「服務或商標」之情形。由參加人所提各項附件觀之，並無法找出任何資料可資佐證美商傑若米集團公司有使用系爭商標於「報章、雜誌、電視、電台之廣告；工商廣告之企劃及宣傳；各種廣告招牌之設計及製作；型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系之設計；廣告模型之設計；廣告宣傳品之遞送；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、網路廣告」等服務之情形；原處分及決定機關卻以參加人所提附件五之產品中文說明書，逕認定原告確有提供代理頸圈產品之服務，即包括代理國內外醫療器材廠商進出口相關產品之報價、投標、經銷等之服務，已顯有不當之處；矧衡情「代理頸圈」並不等同於所謂「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷等之服務」，原處分及訴願決定逕以推論方式認定其與系爭商標商品有相當之類似關係云云，亦殊失公允。
㈡按商標之註冊違反第23條第1項規定情形者，利害關係人得
申請評定其註冊，為商標法第50條第1項所明定。本件據爭之第0000000號「MiamiJ及圖」商標（下稱據以評定商標，如附件），其商標權人為冰島商奧索(ossur)集團公司，並非美商傑若米集團公司，故申請評定人主張其係該美商在臺代理人，屬利害關係人云云，即有未合之處。參加人亦曾於88年1月13日以「MiamiJ」之圖形向被告申請過商標註冊，倘許其再以利害關係人之身份，主張原告於90年間申請之商標影響其權益而予以撤銷，衡情亦有不當之處（禁反言）。
㈢按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標
，而申請人因與該他人間具有契約或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為行為時商標法第37條第1項第14款所明定。惟㈠原告於90年3月28日申請系爭服務標章時，並無他人之「商標」存在，據以評定商標係遲於96年6月12日始為申請（申請前應僅係一種商品之表徵或標識而已）。㈡又該他人之「商標」（表徵），顯亦非供使用於同一或類似之商品，而與原告申請之服務標章類內容有異。㈢且系爭商標申請時，參加人與美商傑若米公司間固有契約關係存在；惟與據爭商標所有權人冰島商奧索公司，則無任何契約關係存在，是依先申請原則，系爭商標於申請時，並無何可議之處，核與上開法定不予註冊之要件亦不相符。
㈣系爭商標於90年3月間申請為服務標章註冊當時，據以評定
商標尚未在臺申請註冊；是本件核與商標法第37條第1項第14款所定相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之「商標」之要件，已不相符合。又上開條款中所指之「他人」，究係美商傑若米公司？抑或係冰島商奧索公司？甚或係嗣後申請評定之臺灣康普斯公司？亦未見被告詳述明確，遽行適用該款規定評定無效，其認事用法，亦難謂當。況且商品與服務相互間指定範圍不同，所提供商品/服務之功能、標的亦不相同；原則上，應不致有「類似」之問題存在。原處分推認原告所提供之產品中有醫療用頸圈商品在內，會造成混淆誤認云云；尤屬無據，應併予補充（見「審查基準」5-4、5-8）。
㈤按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定判
斷，為商標法第52條所明定。系爭商標於90年3月28日申請註冊、91年7月16日為註冊公告時，尚無違反商標法第37條第1項第14款規定所定之違法事由（無他人商標存在）。本件利害關係人當年即係主張依先申請原則其得為註冊云云，嗣其自不得反以此為由申請評定其註冊為無效。原處分不查逕依據92.05.28修正公布之商標法第23條規定評定為無效，於法已有未合之處。
㈥原告所提供服務之目的，並非是特定之頸圈商品，實際上亦
無將系爭商標延伸使用於醫療器材之販售等商業行為。從而該服務與特定商品間即不致有同一或類似之關係存在；系爭商標與據以評定商標所表彰之客體、使用目的、態樣及範圍既各有不同，相互間殊難認屬混淆、誤認之類似商品/服務甚明（審查基準5.3.11參照），是本件似應先究明二商標實際使用情況及所提供服務之目的為何，始足以進而論斷其相互間類似之程度如何，以及系爭商標是否合法有效。
三、被告聲明駁回原告之訴，並抗辯：㈠本件系爭商標與據以評定商標（詳如評定理由及所檢送之證
據資料）相較，二者外文相同，且人頭圖形如出一轍，整體商標圖樣極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，易有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。
㈡據參加人檢送之證據資料觀之，附件三、四為美商傑若米集
團公司使用「MiamiJ」頸圈產品之英文說明書及目錄，其上載有據爭商標圖樣及1998年著作權字樣，附件五為原告產品中文說明書，其上載明「臺灣總代理又強儀器有限公司」及2000年5月Jerome擁有著作權等字樣，附件九為原告與美商傑若米集團公司於1996年7月簽訂之經銷合約，確實載明代理商品為「MiamiJ」品牌之頸圈產品，堪認據以評定商標為美商傑若米集團公司早於系爭商標90年3月28日申請註冊前，已創設使用於頸圈等產品，並有透過原告進口我國市場行銷之事實。
㈢按商標所表彰之營業服務，如為供應特定商品之服務，而該
商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似，此有前行政法院73年度判字第794號判例意旨及經濟部93年4月28日訂定發布，93年5月1日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.3.11所載內容可資參照。本案據以評定商標所使用之頸圈商品，屬於醫療用器材之商品，而系爭商標所指定使用之「…代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、網路廣告」等服務，屬於代理商等服務，雖該項代理服務之內容並未具體指明所代理之「國內外廠商各種產品」為何，惟參酌系爭商標申請卷附原告營利事業登記證之營業項目已載有：2.各種醫療儀器及其器材之經銷、…4.有關國內外廠商產品報價及投標；以及關係人評定申請書所檢附之附件五醫療用商品中文丈量及裝置說明書，載有據以評定商標圖樣「歡迎電洽臺灣網代理又強儀器有限公司」等文字，已揭露原告係該項頸圈商品之台灣總代理，則依一般經驗法則及商業交易習慣加以綜合研判，可知原告所代理國內外廠商經銷服務之各種產品中，應包含有醫療用頸圈商品在內。是以，系爭商標表彰之服務目的即包括代理國內外廠商醫療用頸圈等商品之經銷服務，其提供服務之商品與據以評定商標所使用頸圈等醫療器具商品同一或類似，則兩造商標所指定或使用之前述商品及服務構成類似。原告訴稱兩造商標所指定或使用之商品與服務不構成類似一節，並不足採。
㈣本案衡酌據以評定商標外文「MiamiJ」結合極具創意之戴
頸圈人頭圖形，並非習知習見，屬高度創意性商標，從而原告透過上述業務往來關係知悉據以評定商標之存在後，竟於其後以完全相同之外文「MiamiJ」搭配極相彷彿之圖形作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似之代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷等服務，原告之申請註冊自難諉為巧合，應有以不正競爭行為搶註之情事，揆諸前揭說明，本案自有前揭法條規定之適用。
四、參加人聲明駁回原告之訴，並主張：㈠參加人販賣據以評定商標產品已經十幾年。
㈡就產品類別部分，原告在前案對下游廠商提起訴訟時說是一
樣的，現在被評定了就說不一樣，甚至檢察官就被弄混淆了。原告目錄上所顯示的就是商標，不是表徵。原告與參加人都在衛生署登記允許在國內可以銷售原廠的商品的登記，這是沒有問題的。之前原告告了好幾家公司，都獲得不起訴處分，也有談和解。
㈢禁反言部分：在參加人提出評定時，有提出原告允諾商標、
標示等等都屬於國外廠商的，不能去註冊或取得權利。原告要註冊我們沒有意見，但造成國內很大的恐慌，現在下游廠商都不敢購買參加人的產品，因為商標權在別人手上，買了會被告，有人付了新臺幣一百多萬來處理這件事情，原告之註冊混亂了商業交易秩序，商標法主要的精神在第1條，且實際上原告也沒有經營其註冊所指定的商品，影響到市場上的正常交易，甚至有醫生不敢開這個單了。當時原告在註冊前有簽合約，原告已經違反了商標法的規定。商品的說明書即評定卷的附件三、五，還有寫明著作權是原廠所有，原告稱他不知道這商標是別人的或他不知道有這個商標。
五、兩造之爭點：㈠參加人是否為商標法第50條第1項所稱之利害關係人？㈡二商標是否近似？㈢二商標之指定商品是否屬於類似商品或關係密切之商品，而有商標法第23條第1項第14款及系爭商標註冊時商標法第37條第14款之適用？經查：
㈠就參加人是否為商標法第50條第1項所稱之利害關係人而言
，經濟部93年4月28日經授智字第0000000000-0號修正「商標法利害關係人認定要點」，認商標法第50條之利害關係人範圍包括經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服務之競爭同業。本件參加人為據以評定商標之案外人美國原廠美商傑若米集團公司（下稱傑若米公司）目前在我國之代理商，原告則為之前代理商，二者為競業廠商，自應認參加人為商標法第50條第1項所稱之利害關係人，且商標評定制度乃立法者為補商標專責機關職權審查之不足，而賦予利害關係人得申請評定及商標審查員得自行提請評定之權利，以維護合法商標專用權之正常運作，俾使真正權利人獲得保障之制度，且商標評定制度於原告申請系爭商標註冊時早已存在，原告自始即得預見其商標縱經註冊，仍有於嗣後遭評定撤銷之可能。參加人既認原告系爭商標之註冊對其權益有影響，其自得依法對原告所註冊之商標申請評定，被告依雙方檢送事證加以論處，自不受商標申請註冊時所為審查結果所拘束，亦與告所主張利害關係人是否有禁反言之情節無涉，原告之爭執為無理由。
㈡按「對本法中華民國92年4月29日修正施行前註冊之商標、
證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」為現行商標法第91條第2項所明定。又服務標章圖樣相同或近似於他人先使用於同一服務或類似服務之標章，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人標章存在者，不得申請註冊；及商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊，復分別為系爭商標註冊時商標法第77條準用第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。
㈢經查，系爭商標圖樣係由一墨色圓形內邊緣飾以若干條反白
圓形線條為圖樣背景，並於該圓形內嵌以一側面朝左套有頸圈之人頭圖形及一長條狀內置外文「MiamiJ」分置上、下列所組成，其外文部分與據以評定商標圖樣上「MiamiJ」之外文相同；而人頭圖形部分亦與據以評定商標之構圖意匠如出一轍。是以，二商標整體圖樣幾近相同，應屬構成近似之商標，且為原告所不爭執。
㈣次查，由參加人於評定階段所提出之附件三係傑若米公司所
生產之醫療用頸圈商品之英文版丈量及裝置說明書正本，其上揭示有據以評定「MiamiJ及圖」商標圖樣及該商標於西元1998年取得著作權之標記字樣（(c)Jerome1-MJSAI4/98及Illustrations(c)O'Connor'98）；附件四係傑若米公司所生產之醫療用頸圈商品型錄影本4份，其上揭示有據以評定「MiamiJ及圖」商標頸圈商品及該商標於西元1998年取得著作權之標記字樣（1-MIMLR(c)06/98Jerome、1-MJRKS
(c)07/98Jerome及1-MJNEB(c)07/98Jerome）；附件五係原告所印製之醫療用頸圈商品之中文版丈量及裝置說明書正本，其上除標示有傑若米公司所有據以評定「MiamiJ及圖」商標外，復載明「臺灣總代理又強儀器有限公司」及該商標於西元1998年取得著作權之標記字樣（1-MJXSS05/00
(c)Jerome）；上開附件三至五產品型錄或說明書既揭示上開著作權標記字樣，核與美國著作權法第401條(a)項版權標記包括三項㈠標有版權符號，在出版的文字等作品上標有
((c))記號,或者「Copyright」字樣或者版權的縮寫詞「COPR」…。㈡註明作品首次發表的年分。㈢註明作品版權所有者的姓名等格示之規定相符，自可認該圖樣著作至遲於西元1998年即已公開發行，故附件三至五應可認定據以評定商標於西元1998年前已有先使用於醫療用頸圈商品之事實。是依前揭證據判斷，堪認於系爭商標90年3月28日申請註冊前，傑若米公司已有先使用據以評定商標於醫療用頸圈商品之事實。原告訴稱前揭證據資料不足以證明傑若米公司有先使用據以評定商標於頸圈商品乙節，為無理由。
㈤復按商標所表彰之營業服務，如為供應特定商品之服務，而
該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似，此有前行政法院73年度判字第794號判例意旨及經濟部93年4月28日訂定發布，93年5月1日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.3.11所載內容可資參照。查據以評定商標所使用之頸圈商品，屬於醫療用器材之商品；而系爭商標所指定代理之「…及代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、網路廣告」等服務，屬於代理商等服務，雖該項代理服務之內容並未具體指明所代理之「國內外廠商各種產品」為何？惟參酌系爭商標申請卷附原告營利事業登記證之營業項目已載有：2.各種醫療儀器及其器材之經銷、…4.有關國內外廠商產品報價及投標；以及關係人評定申請書所檢附之附件五醫療用商品中文丈量及裝置說明書，載有據以評定商標圖樣「歡迎電洽臺灣網代理又強儀器有限公司」等文字，已揭露原告係該項頸圈商品之台灣總代理；則依一般經驗法則及商業交易習慣加以綜合研判，可知原告所代理國內外廠商經銷服務之各種產品中，應包含有醫療用頸圈商品在內。是以，系爭商標表彰之服務目的即包括代理國內外廠商醫療用頸圈等商品之經銷服務，其提供服務之商品與據以評定商標所使用頸圈等醫療器具商品同一或類似，則二商標所指定或使用之前述商品及服務構成類似。原告訴稱二商標所指定或使用之商品與服務不構成類似乙節，為不足採。
㈥末查，由參加人所提出之附件五即原告所印製之醫療用頸圈
商品之中文版丈量及裝置說明書正本可知，其上如前所述，除標示有傑若米公司所有據以評定商標圖樣外，復載明「臺台灣總代理又強儀器有限公司」，以及附件九即原告與傑若米公司於西元1996年7月簽訂之英文版經銷契約書，該契約內容載明原告所代理之商品即為據以評定商標之頸圈商品，足認原告於系爭商標申請註冊前，因與傑若米公司間具有契約、業務往來關係已知悉據以評定商標存在。原告訴稱參加人從所檢附之證據資料不足以證明原告已知悉據以評定商標存在之事實，亦不足採。
六、從而，原處分認系爭商標有違商標法第23條第1項第14款及系爭商標註冊時商標法第77條準用第37條第14款之規定，以
97年3月21日中台評字第960232號商標評定書為「第164687號『MiamiJ及圖』商標（原服務標章）之註冊應予撤銷」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
七、兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年2月12日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官陳忠行法官曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年2月12日
書記官王月伶