裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第2080號判決
裁判日期：民國90年08月02日
裁判案由：商標註冊
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第二○八○號
原告中華電訊科技股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人丙○○律師
乙○○律師複代理人 陳絲倩 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人 江存仁 右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國八十九年九月四日經（八九）訴字第八九○八八四○八號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實事實概要：緣原告於民國（以下同）八十六年九月二十二日以如附件所示之「
CableFREE」商標圖樣，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第九類之晶片、網路卡、界面卡、數據機、無線電話機、無線電中繼發射機、電話傳真機等商品（以下稱或系爭商標），向被告（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請註冊，經被告編為第000000000號審查結果，認系爭商標圖樣上之「CableFREE」為所指定商品之說明，有違商標法第三十七條第十款之規定，以八十九年五月四日（八九）智商○二六三字第八九四○○一八四號發文之商標核駁第二五一六二○號審定書核駁之，並公告於八十九年六月一日出版之第二十七卷第十一期商標公報。原告不服，主張系爭商標圖樣非指定商品之通用名稱，且經其使用在交易上已成為營業上之識別標識等語，向經濟部提起訴願，遭經濟部八十九年九月四日經（八九）訴字第八九○八八四○八號訴願決定書駁回，遂提起本件行政訴訟。
兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：
⒈原處分及訴願決定均撤銷。
⒉被告對於原告八十六年九月二十二日申請「CableFREE」商標註冊事件（收文字號第000000000號），應作成准予註冊之行政處分。
㈡被告聲明求為判決：如主文所示。
兩造之爭點：
㈠系爭「CableFREE」商標是否為指定使用商品之說明文字？㈡原告使用系爭「CableFREE」商標，是否已符合現行商標法第五條第二項之規定
？㈠原告主張之理由：
⒈按「商標圖樣所用文字‧‧‧，係表示申請註冊所使用商品之說明．．．者」
，不得申請註冊，固為商標法第三十七條第十款所明定。惟商標圖樣是否為本條款規定之「商品之說明」，須就諸如申請註冊之商標圖樣本體、實際付諸使用之樣態、消費者之認知情形暨國內外商標主管機關之實務見解等客觀情狀，通盤考量，尤應注意是否已有同法第五條第二項規定之應視為已具有識別性之情形（通說認首揭商標法第三十七條第十款為同法第五條之具體規定）。若客觀上尚非為指定商品之直接而明顯之說明，且消費者亦能輕易認知其為表彰註冊申請人之特定商品之商標，並足資與他人同一商品之商標相區別者，即應認已無商品說明之問題而准其註冊專用。合先陳明。
⒉原處分及訴願決定均認系爭商標圖樣為所指定商品之相關說明，不足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，進而否定其可註冊性云云。經查：
⑴就系爭商標本體言：系爭商標係由九個字母分別以大小寫方式表現，並以二
種設計字體結合而成之一無字義外文，就一般社會通念，此一無字義之單純九字母之結合式，自無所謂商品說明之問題。被告強將之還原為二個別單字「Cable」與「FREE」，進而認定因有「無需電纜」之意含而否准其註冊。
姑不論所釋字義是否正確（將「Cable」解為「無需」，已屬牽強），其認定事實之方法已與原告之原始設計意匠與消費者之通常認知情形相悖。實則為使消費者能更輕易認識並記憶自己之商標圖樣，已有為數極多之廠商將原各其獨立字義，且不無涉及商品或服務說明之兩外文予以結合成一無字義之外文申請註冊專用，被告對類此型態之商標／服務標章亦准其註冊，類此實例有：
註冊號數商標標章圖樣指定商品／服務中文拆字之譯意九○○七七九OPENTEST半導體測試器公開測試九○一三六九WORLDTECH皮包世界技術九○一五三三SONWBABIES瓷製之小人像與擺飾品雪嬰兒九○一五三四SNOWBUNNIES瓷製之小人像與擺飾品雪兔九○一七二五GOLFCRAFTS高爾夫鞋高爾夫專家們或
高爾夫技巧九○二一三七HERBPOWER茶葉青草效力九二三二八三BODYPERFECT健身器完美身材一三五二七四TRADEWELLL提供廣告宣傳媒介交易良好故依同一審查基準，系爭商標亦應被認同其可註冊性。
⑵就系爭商標實際付諸使用之態樣言：參諸原告已付諸使用之諸多商品說明書
、包裝盒及行銷開立之單據等資料可知，原告無不於系爭商標右上方之明顯地位，標示「TM」（商標），使消費者得輕易認知其為一註冊專用之商標，而非單純之商品之說明。由此正確之表彰方式，使系爭商標已無虞被誤認係商品之說明。詎被告否准系爭商標註冊，恝置此可資鼓勵之使用方法，反而另於包裝盒上之商品說明欄中，找出與系爭商標無關，卻合於其先入為主推定之結論─系爭商標寓有「無需纜線」之意之其他易於聯想之文字，如「Wireiess」等，憑以為否准系爭商標審定之決定。由於原告之正確使用與表彰方式，使原屬無字義且與商品說明無涉之系爭商標，讓一般消費者輕易認知其為表彰原告特定商品之商標。由此客觀使用之事實可證，系爭商標符合註冊專用，並無虞害及第三人之合法使用。
⑶就系爭商標應視為已具特別顯著性言：同法第五條第二項：「凡描述性名稱
．．．之文字．．．，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標誌者，視為具有特別顯著性」之規定，可補充首揭條款，使原不無商品說明性字義之文字，得因申請人之廣泛使用，成為申請人營業上商品之識別標誌，進而建立並累積商標法所要求之特殊顯著性，因而得獲准註冊專用。系爭商標業經原告大量使用於所指定之商品上，行銷國內市場，原告復透過四大經銷商共計三十六家店，於台灣全省銷售系爭商標之商品，有網路查詢資料可稽。此外，於美國亦有特別之網站銷售及介紹系爭商標之商品。
雖上述之使用日期與系爭商標申請註冊之日或相距不遠，惟上揭法條並未明文必須長期使用，而一以客觀上是否已建立營業上商品之識別標誌為準；且客觀資料已顯示系爭商標確足使消費者認識其為原告營業上商品之識別標誌。從而，應認系爭商標已適法該當該條項規定之要件，而視為已具有特別顯著性，亦即不應再以係商品之說明文字為由，否准其註冊。
⑷就系爭商標已於日本獲准註冊言：系爭商標業於日本平成十一年四月經日本
特許廳准予註冊，列為註冊第0000000號商標，由於日本商標法亦明文規定，商品之描述性名稱不得申請註冊，故由日本准予註冊之事實，可證系爭商標確非指定商品之說明，請判決如訴之聲明。
⑸證據：提出經被告核准註冊之相類商標／標章之註冊資料、原告使用系爭商
標之商品包裝盒、說明書等正本及相關行銷單據、原告於台灣全省之四大經銷商共計三十六家店之相關資料、於美國之特別網站銷售及介紹本案商標商品之相關資料、系爭商標於日本獲准註冊之註冊證、 蔡明誠 著「一九九三年修正商標法之評析」一文之節本等影本各乙份。
㈡被告主張之理由：
按凡商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十款所明定。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用，有最高行政法院（改制前為行政法院）八十四年度判字第一四四二號判決可參。本件原告申請註冊之「CableFREE」商標，「Cable」一字係以粗體方式呈現，「FREE」則以細體大寫的方式呈現，故可明顯區分該商標圖樣係由有意義二字分別組合而成，其中「FREE」一字除「自由」、「免費」之意義外，尚有「免除」或「無需」之意，且常與其他名詞相結合成為一複合形容詞，如「duty-free」（免稅）、「iron-free」（免燙）等，茲原告將「Cable」與「FREE」二字相結合，予人印象為「無需纜線」之意；另原告所檢送證據資料之內文中亦可發現「nocabling
toinstall」、「WirelesslyExtendandExistingWiredNetwork」等與商標圖樣意義相符之說明性文字，以此圖樣指定使用於數據機（即調變解調器）、無線電話機、無線電中繼發射機等商品，為商品功能、使用形式之相關說明，自有首揭法條之適用。至原告所舉結合二外文單字之商標而獲准一節，查所列舉之商標圖樣多為未區分大小寫、無特殊標示設計之同一字體字母所組合成之「整體圖樣」，且對照所指定之商品，其字義多未具說明性（原告亦自承其為「無字義」之外文），與原告申請註冊之經特別設計，顯可區分為有意義二字所結合之具說明性文字，誠有不同，案情既各異，且基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引；另原告引證該商標已於日本獲准註冊云云，核因國情、法制有別，亦不得執為本件應為核准之論據。又原告雖主張該商標經廣泛使用，已具識別性，然其於被告對其為核駁處分時，並未檢附任何資料，實無法作為審查參佐之依據，被告依法核駁，並無不合。至於訴願時所檢附之型錄、包裝盒及網站上之查詢結果等證據資料，或無印製日期之標示，或日期晚於系爭商標申請日八十六年九月二十二日，尚無法證明系爭商標在交易上已成為其營業上商品之識別標識，業經經濟部訴願決定書指駁在案，並予陳明，請駁回原告之訴。
理由按凡商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊，為商標法第三十七條第十款所明定。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用，最高行政法院八十四年度判字第一四四二號判決，可資參考。本件原告於八十六年九月二十二日以如附件所示之系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第九類之晶片、網路卡、界面卡、數據機、無線電話機、無線電中繼發射機、電話傳真機等商品，向被告申請註冊，經被告編為第000000000號審查結果，認系爭商標圖樣上之「CableFREE」為所指定商品之說明，有違商標法第三十七條第十款之規定，以八十九年五月四日（八九）智商○二六三字第八九四○○一八四號發文之商標核駁第二五一六二○號審定書核駁之，並公告於八十九年六月一日出版之第二十七卷第十一期商標公報。原告不服，主張系爭商標圖樣非指定商品之通用名稱，且經其使用在交易上已成為營業上之識別標識等語，向經濟部提起訴願，遭經濟部八十九年九月四日經（八九）訴字第八九○八八四○八號訴願決定書駁回。茲就本件爭點分述如次：
系爭「CableFREE」商標是否為指定使用商品之說明文字？
㈠經查，系爭商標圖樣上之「Cable」係以粗體方式呈現，而「FREE」則以細體大
寫的方式呈現，故可明顯區分該商標圖樣係由此有意義二字分別組合而成；其中「FREE」一字除有「自由的」、「免費的」、「無阻礙的」、「暢通的」等意義外，尚有「免除的」或「無需」之意，且常與其他名詞相結合成為一複合形容詞，如「duty-free」（免稅的）、「iron-free」（免燙的）等，原告將「Cable」電纜與「FREE」二字結合，予人印象確有「無需電纜」、「免電纜」之意，指定使用於晶片、網路卡、數據機、無線電中繼發射機、無線電話機等等商品，難謂無使一般商品購買人對其商品品質產生直接之聯想─「無線」；參以原告所檢送證據資料之內文中亦可發現一再強調「Wireless」─「無線的」，且有「nocablingtoinstall」、「WirelesslyExtendanExistingWiredNetwork」、「withoutinstallingasinglecable」、「無線寬頻上網的最佳選擇」、「完全不受『線』制」等與商標圖樣意義相符之說明性文字，以此圖樣指定使用於數據機（即調變解調器）、無線電話機、無線電中繼發射機等商品，為商品功能、使用形式之相關說明，顯係直接彰顯該商品之說明文字，應有商品之說明，自有首揭法條之適用。原告主張系爭商標係由九個字母分別以大小寫方式表現，並以二種設計字體結合而成之一無字義外文，就一般社會通念，此一無字義之單純九字母之結合式，自無所謂商品說明之問題等語，核不足採。至原告所舉如事實欄所示結合二外文單字之商標而獲准之商標圖樣數例，多為未區分大小寫、無特殊標示設計之同一字體字母所組合成之「整體圖樣」，且對照所指定之商品，其字義多未具說明性，原告亦認均係無字義之外文，核與原告申請註冊之經特別設計，顯可區分為有意義二字所結合之具說明性文字，截然不同，案情既各異，基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引。
原告使用系爭「CableFREE」商標，是否已符合現行商標法第五條第二項之規定？
原告主張參諸其已付諸使用之諸多商品說明書、包裝盒及行銷開立之單據等資料可知，其無不於系爭商標右上方之明顯地位，標示「TM」（商標），使消費者得輕易認知其為一註冊專用之商標，而非單純之商品之說明，系爭商標已無虞被誤認係商品之說明；且系爭商標業經原告大量使用於所指定之商品上，行銷國內市場，復透過四大經銷商共計三十六家店，於台灣全省銷售系爭商標之商品，於美國亦有特別之網站銷售及介紹系爭商標之商品；雖上述之使用日期與系爭商標申請註冊之日或相距不遠，惟上揭法條並未明文必須長期使用，而一以客觀上是否已建立營業上商品之識別標誌為準，且客觀資料已顯示系爭商標確足使消費者認識其為原告營業上商品之識別標誌，應認系爭商標已適法該當該條項規定之要件，而視為已具有特別顯著性等節。惟查，就原告所檢送之證據資料觀之，其上之「CableFREE」雖標有「TM」字樣，然其中產品型錄或包裝外盒等多無印製日期之標示，而網站上之銷售介紹或查詢資料，其日期均較系爭商標申請日八十六年九月二十二日為晚，又所附台灣全省四大經鎖商共計三十六家店之銷售通路及日本商標註冊證，亦無法證明系爭商標經其長期使用，在交易上已成為其營業上商品之識別標識，而有商標法第五條第二項規定之適用。況由該等證據資料之內容中亦可發現「nocablingtoinstall」、「WirelesslyExtendandExistingWiredNetwork」、「withoutinstallingasinglecable」、「無線寬頻上網的最佳選擇」、「完全不受『線』制」等與商標圖構意義相符之說明性文字，是尚難證明系爭商標圖樣於客觀上已具有識別性。至原告主張系爭商標已於日本獲准註冊，足認確非指定商品之說明乙節，查原告提出之日本商標登錄證所指定使用商品範圍，為「電氣通信機械器具、中央處理裝置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路．磁氣ディスク．磁氣テㄧプその他の周邊機器を含む電子計算機。」顯與本件產品不同，且日本與我國之國情、法制有別，自不得執為本件應為核准之論據，均併予指明。
從而被告所為本件核駁之處分，揆諸首揭法條之規定，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，及請求被告應對系爭商標准予註冊之行政處分，均為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十年八月二日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官王立杰
法官劉介中法官陳雅香右為正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年八月三日
書記官鄭聚恩