裁判字號：臺灣新竹地方法院89年訴字第714號民事判決
裁判日期：民國97年11月21日
裁判案由：損害賠償
臺灣新竹地方法院民事判決89年度訴字第714號原告美商‧衛斯理傑生公司(WesleyJessenCorporati
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600法定代理人乙0000000
000訴訟代理人 桂齊恆 律師被告台灣光罩股份有限公司法定代理人丁○○訴訟代理人吳文琳律師複代理人 馬志平 律師被告甲○○訴訟代理人 徐宏昇 律師複代理人 李紀穎 律師上列當事人間損害賠償事件，本院於民國97年10月13日辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
（一）緣『新穎彩色隱型眼鏡及製造方法』及『模塑美容隱型眼鏡片及其再製性製法』，係分別於七十九年十一月十一日及八十年三月二十一日由經濟部中央標準局（即智慧財產局之前身）核發發明第四二五二五號、第四五四九六號專利權，後經原專利權人平克頓巴恩斯海德公司讓與該兩件專利權於原告，並已向智慧財產局辦理登記。且上開發明亦早已於美國取得專利權(專利權號數為第5,034,166號及第5,120,121號)。而設於新竹市○○○區○○路○路○○號之新台科技股份有限公司(該公司嗣於本件訴訟中與被告台灣光罩股份有限公司簽訂合併契約，由被告台灣光罩股份有限公司吸收合併新台科技股份有限公司，而新台科技股份有限公司之負責人為甲○○)，未經原告之允許，逕自於八十八年、八十九年間（新台科技股份有限公司為被告台灣光罩股份有限公司吸收合併後，即由被告台灣光罩股份有限公司生產、銷售後述物品）製造"I-LUX"系列之彩色隱形眼鏡（以下簡稱系爭隱形眼鏡），並於"Globa
lContact"雜誌上刊登宣傳廣告，接受訂貨，且被告等亦分別以中、英、日文譯本方式印製型錄，加以產銷系爭隱形眼鏡。被告等所生產、銷售之系爭隱形眼鏡之結構及製造方法，與原告公司所有專利第四二五二五號專利請求範圍第1,16與25項，及第四五四九六號專利請求範圍第1,5,6,7,8,9,13,29與40項之內容相同，且經本院送請國立清華大學鑑定結果，亦認為被告產銷之系爭隱形眼鏡有侵害到原告所有之上開二項專利。又原告公司先前亦曾於八十九年四月二十一日發函予被告台灣光罩股份有限公司（以下簡稱被告光罩公司）之前身即新台科技股份有限公司（以下簡稱新台公司）告知此事，然渠等仍置之不理。因新台公司已被被告光罩公司所購併，而被告甲○○係自始即參與系爭隱形眼鏡產品之生產、銷售行為，自應同列為被告而對原告負責。
（二）依民法第一百八十四條第二項本文之規定：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任」，綜觀前開事實，被告等已然侵害原告之上開發明專利權，另依八十九年間之專利法第八十八條第一項（目前為該法第八十四條第一項）之規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」，是故，被告等已違反民法第一百八十四條第二項本文所規定之違反保護他人之法律，亦即違反專利法第八十八條第一項之規定，故本件因被告等侵害原告之發明專利權，原告自得請求被告排除其等之侵害之行為。又依八十九年間之專利法第八十九條（目前為八十五條）第一項之規定，發明專利權人依法請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害...，依同條第二款規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該物品全部收入為所得利益」，而依據財政部台灣省北區國稅局之營利事業所得稅結算申報核定通知書顯示，被告光罩公司之前身即新台公司於八十八年度之營業收入淨額為新台幣（下同）六億八千七百九十六萬四千三百零九元，八十九年度之營業用收入淨額則為四億三千四百零三萬三千九百六十九元，而因新台公司先前係經營光學編碼器、鏡片及其保養清潔用品等，依營利事業各業所得額同業利潤標準表所載，該事業同業利潤標準之淨利率為百分之十一，是依此淨利率計算（即上上開八十八年及八十九年之營業收入淨額加總後，乘以百分之十一）後，新台公司於八十八年度及八十九年度之營業淨利金額為一億二千三百四十一萬九千八百一十一元，則原告於本件所主張之損害額五百萬元，實已遠低於上開營業淨利之金額，並無不妥。又依民法第二十八條暨公司法第二十三條之規定，被告甲○○應與被告光罩公司對原告連帶負損害賠償責任。再者，依八十九年間之專利法第九十三條（目前為該法第八十九條）之規定：「被害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔」，為此，原告爰依上開法條之規定，聲明請求：１、被告等不得製造、販賣、陳列、輸入、輸出侵害該發明第四二五二五號及第四五四九六號專利權之產品，及不得使用前揭方法專利權或使用、販賣依該方法製成之物品；２、被告等應連帶給付原告五百萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息；３、被告等應將本件民事判決書之
主文、事實欄以五號字體，不小於八公分×二十四公分之篇幅，刊登於經濟日報第一版外報頭一日；４、就第二項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行；５、訴訟費用由被告連帶負擔。
（三）對被告抗辯之陳述：
１、被告雖辯稱：原告遲至九十五年十月二十七日始另主張被告產銷系爭隱形眼鏡之行為，另構成對原告所有前述該第四五四九六號專利之申請專利範圍第一項之侵害，係屬原告所為訴之追加，而原告遲至九十五年十月二十七日始追加該部分之訴訟，不應准許，且原告此部分之請求，已罹於二年之時效消滅云云，原告予以否認。概因此部分原告所為之主張，僅係屬有關被告對原告侵權行為之攻擊方法及理由之增加，非屬訴之追加，故應無被告所稱不應准許原告訴之追加之問題，自亦無被告所辯原告此部分追加之請求，已罹於二年時效消滅之問題，是被告此部分所辯云云，無法成立。
２、被告雖辯稱：原告該第四五四九六號專利之申請專利範圍第一項之內容，係援用先前已公開之US0000000、EP00000
00、US0000000、EP0000000號四項專利之習知技術範圍，故該第一項請求項之內容應係無效，且先前新台公司生產系爭隱形眼鏡產品時，係依據已公開之US0000000、EP0000000兩項習知技術而為，自無落入或侵害原告該四五四九六號專利第一項之申請專利範圍云云，原告亦予以否認。此因該四五四九六號專利之申請專利範圍第一項之內容，既已經主管機關審核通過而核准給予專利，即表示它具有新穎性，且先前第三人針對該四五四九六號專利提出舉發案件時，是針對該專利之全部請求項進行舉發之攻防，而該舉發案經審理結果亦經確定認為舉發不成立，由此亦可見該專利之第一項之內容仍具有新穎性，即非屬習知技術，又被告所主張之上開US0000000、EP0000000、US000000
0、EP0000000號四項專利，依其等之內容及技術特徵觀之，與原告該四五四九六號專利請求項第一項所具有、揭示之「線條細薄成簇、線條相互交聯、線條形成網路」之特徵，均不盡相同，是被告辯稱該四五四九六號專利之請求項第一項，係屬上開四項前已公開專利之習知技術而無效，且系爭隱形眼鏡產品係依據習知技術而製作，並無侵害原告該專利之第一項請求項之內容云云，亦不足採。
３、雖被告另辯稱：因原告本身未實施該四五四九六號專利，亦未授權他人實施，故原告自不可能於其專利物品上標示專利證書號數，則依專利法七十九條之規定，原告不得向被告請求損害賠償云云，原告予以否認，概因原告本身雖然並未生產系爭專利之產品，但有授權國外之廠商在國外生產，且因原告在八十九年四月二十一日已發函予被告光罩公司之前身即新台公司，告知有關其侵權乙節，已如前述，則依專利法第七十九條但書之規定，可認被告係屬明知或有事實足證其等可得而知為專利物品，而仍予侵害原告之前述專利權，原告自仍得向被告請求損害賠償。
４、被告雖否認其等在八十八年、八十九年間有生產、銷售系爭隱形眼鏡產品，辯稱：原告在八十九年間自市面上所購得得之系爭隱形眼鏡，應係新台公司早於八十八年之前，所生產銷售者云云，惟原告予以否認，概因系爭隱形眼鏡產品係有保存期限，不可能可以庫存這麼久，至於被告光罩公司所提出之被證九之新台公司會計資料查核報告書及比較損益表，乃係會計師依據新台公司之帳冊資料所作成，惟無法依該等查核報告書及損益表之記載內容，即認定新台公司於八十八、八十九年間即已無產銷系爭隱形眼鏡，是被告辯稱系爭隱形眼鏡產品係新台公司於八十八年之前所生產、銷售出去在市面上者，被告於八十八、八十九年間並無產銷該等產品云云，並不實在。
５、至於被告另辯稱：財政部所公佈之同業利潤率僅係作為課稅之參考，不得以之作為計算損害之基準，原告主張以財政部同業利潤標準作為其計算損害之衡量基準，並非可採乙節，顯有誤解之處。蓋依台灣板橋地方法院九十二年度智字第十六號判決認為：「按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文‧‧‧再依財政部九十一年度同業利潤率標準，其他金屬建築組件製造之毛利率為百分二十三，從而，被告因侵害行為所獲得之利益為二十三萬元(500,000x2x23/100=230,000)，本件原告請求被告連帶給付上開金額，及起訴狀繕本送達被告之翌日起即九十一年一月八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之法定利息，即屬有據，應予准許」，且依台灣板橋地方法院九十二年度智字第三十八號判決亦認為：「依被告提出附卷之財政部八十六年度及九十二年度營利事業各業所得額及同業利潤率標準所示，不織布製造(加工)同業利潤標準，淨利率為百分之七(毛利率：百分之二十四，應扣除費用率：百分之十七)，是原告就其九十年實施系爭專利權通常所可獲得之利益，減除受害後於九十一年實施同一專利權所得之利益，其差額應為減少之銷售額二百八十三萬二千二百五十一元，換算百分之七淨利，即十九萬八千二百五十八元(0000000x7/100=198257.57，元以下四捨五入）...」，故原告依據財政部台灣省北區國稅局之營利事業所得稅結算申報核定通知書暨財政部同業利潤標準之資料，就被告光罩公司之前身即新台公司於八十八年度及八十九年度之營業淨利與前揭營業收入淨額合併計算後，得出一億二千三百四十一萬九千八百一十一元(計算公式即687,964,309+434,033,969x11%=123,419,810.58元)，而原告於本件僅係請求被告連帶賠償損害五百萬元，其金額遠低於上開數額，自屬有理由。
６、被告辯稱：上開新台公司之八十八、八十九年度之營利事業所得稅結算申報核定通知書所示之營業收入，其營業項目包含甚多品項，並非僅為系爭隱形眼鏡產品一項乙節，固非無見，惟查，究竟其中屬系爭隱形眼鏡該項產品之營業收入數額為多少，應以相關之商業帳冊之記載內容方可得知，而該等商業帳冊係由被告所保有，目前且仍在保存期限內，非原告所能得知，是被告如欲主張有利自己之事實，應自行舉證，提出有關系爭隱形眼鏡該產品之帳冊資料，以供確定該項產品之銷售金額及依前述淨利率計算所得之金額，被告自不應以該等帳冊已遺失為藉口而拒絕出示。是被告既然拒絕提出有關該項隱形眼鏡產品之銷售帳冊資料以供查核及計算，則其不利益即應由被告負擔，是原告以前開所述之理由據以請求被告連帶賠償五百萬元及其遲延利息，自屬合理且有據。
二、被告之答辯：被告固均不爭執：１、上開所述之『新穎彩色隱型眼鏡及製造方法』及『模塑美容隱型眼鏡片及其再製性製法』，係分別於七十九年十一月十一日及八十年三月二十一日由經濟部中央標準局（即智慧財產局之前身）核發發明第四二五二五號、第四五四九六號專利權，後經原專利權人平克頓巴恩斯海德公司讓與該兩件專利權於原告，並已向智慧財產局辦理登記；２、新台公司曾有產製系爭隱形眼鏡產品，而被告光罩公司係於八十九年間與新台公司簽訂合併契約，由被告光罩公司吸收合併新台公司；３、原告之訴訟代理人曾於八十九年四月二十一日為原告發函通知新台公司，表示新台公司產銷之系爭隱形眼鏡產品，侵害該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第
五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項等情，惟被告均否認本件原告之請求係有理由，其中（一）被告光罩公司辯稱：
１、原告提起本件訴訟，顯有當事人不適格之違法：按專利侵害損害賠償之請求權人限於專利權人，此觀現行專利法第84條第1項「發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」之規定自明。本件前述之該兩件專利，其專利權人現為諾華公司而非原告，乃原告提起本件訴訟，顯然當事人不適格，應予駁回。
２、按追加之訴本為獨立之訴訟，僅因訴訟經濟而合於民事訴訟法第255條規定之情形下，得於同一訴訟程序而為審理。至於追加訴訟之請求權是否罹於時效期間而消滅，仍應以該追加訴訟提起之時，為認定之標準，不因准予追加而異，最高法院著有95年台上字第1673號判決意旨可供參照。本件原告於89年9月30日提起本件訴訟伊始，其係主張新台公司產銷之系爭隱形眼鏡即I-Lux隱形眼鏡，侵害其第042525號專利之請求項第1,16,25項及第45496號專利請求項第5、6、7、8、9、13、29、40項之內容，然原告於起訴後六年，始於95年10月27日，追加有關新台公司產銷之I-Lux隱形眼鏡，侵害該45496號專利請求項第一項內容之請求，因專利範圍之每一獨立項之請求，猶如離婚原因之請求，雖同為訴請離婚，惟每一項離婚原因之請求，均為不同之訴訟標的，其請求權時效亦應分別認定。原告於起訴六年後，始為該追加之請求，程序上不應准許其之追加，且原告遲至95年10月27日始追加主張該項請求範圍，依據原告起訴當時之專利法第88條第4項（即現行專利法第84條第5項）之規定，已罹於2年之請求權時效，是原告該追加之請求，依法亦因已罹於二年之時效期間而不得再向被告請求損害賠償。
３、依據本件本院送請鑑定之國立清華大學之鑑定人丙○○教授之證述，新台公司產製之系爭隱形眼鏡即I-LUX產品，並未落入、侵害該042525號專利請求項第1、16、25項及045496號專利請求項第5、6、7、8、9、13、29及40項之內容，且系爭隱形眼鏡亦未落入該四五四九六號專利請求項第一項之範圍內，況該四五四九六號專利請求項第一項之內容，乃屬習知技術，且僅係屬同號專利請求項第五項之構成要素，並非獨立之請求項，是原告提起本件訴訟並無理由，應予以駁回：
⑴依丙○○教授於95年10月27日之證述內容，可認新台公司產
製之I-LUX產品，並未侵害到042525號專利請求項第1、16、25項及045496號專利請求項第5、6、7、8、9、13、29及40項之內容。
⑵至於丙○○教授雖於95年10月27日證稱待鑑定物即上開I-LU
X產品，落入45496號專利第一項請求項範圍內云云，惟查，丙○○教授該項鑑定違反文義及圖文比對，顯無足取，此因，丙○○教授曾於95年7月18日出具鑑定報告，認定新台公司產製之I-LUX產品，侵害45496號專利請求項第5、6、7、
8、9、13、29及40項。嗣經被告要求傳訊丙○○教授到庭說明，而丙○○教授於同年10月27日乃到庭作證表示待鑑定物並非以預置圖案形成等情，而經查以預置圖案形成此點，為該45496號專利獨立項之構成元素之一，當待鑑定物不符合全要件時，即無專利侵害可言，而此應為專利侵害鑑定之基本常識。王教授在待鑑定物欠缺全要件之情形下，竟認待鑑定物落入系爭45496號專利範圍第5、6、7、8、9、13、29及40項云云，足見王教授不具專利侵害鑑定專業。又查就專利鑑定比對，需進行圖文及文義比對，而本件系爭45496號專利之專利說明書，並未附有圖文，王教授於作鑑定時，根本無從也未比對圖文。至於所謂文義比對，即需遵照專利請求範圍所載文義，加以比對。而經查系爭45496號專利之請求項第一項，其中包括之部分構成元素，即其所載文義為「該等圖案係與虹膜部分周圍相接觸且存留於虹膜部分內」，簡言之「該等圖案不應超過虹膜範圍」。而觀以我國人之眼珠直徑約為11mm，待鑑定物之圖文直徑約為13-14mm，已超出虹膜範圍，由此，足見丙○○教授認定待鑑定物之該等圖案係存留於虹膜部分內云云，已違反文義比對，且與事實不符。再者，丙○○教授雖表示其於市面上購得與待鑑定物同一款式之隱形眼鏡云云，惟查被告於市售購得所謂I-Lux品牌之隱形眼鏡，其眼鏡之圖文直徑超過11mm，並非留存於虹膜範圍內，是待鑑定物即新台公司產製之系爭隱形眼鏡產品，既然欠缺前述之「該等圖案存留於虹膜部分內」之特徵，已有不具備系爭45496號專利之請求項第一項之任一構成元素之情形，自不符合全要件，自無侵害系爭45496號專利之請求項第一項可言。再者，因該45496號專利係屬發明專利，而對於發明專利之侵害，僅於侵害其製造方法時，始足當之，縱令達到相同之效果，若未以相同方法，自無侵害可言。
本件原告於89年9月30日提出之起訴狀，係主張待鑑定物之結構及製造方法，與該45496號專利第5、6、7、8、9、13、29、40等項範圍相同，由此，即足見該45496號發明專利之技術特徵在於線條圖文係以「預定方式」為之，然因原告目前所主張之第45496號專利第1項之專利範圍，純屬線條圖文設計，且該等線條圖文，為業界習知技術，欠缺新穎性，此由坊間彩色隱形眼鏡以線條圖文設計者，比比皆是之情形，即可見一斑。且由此亦足徵該45496號專利之請求項第1項與隱形眼鏡之製造方法無涉，僅為該45496號專利請求項第5項之其中構成元件之一，應非屬專利請求之獨立項，是原告自亦不得執該請求項第一項之內容，作為本件請求之依據。
４、被告光罩公司之前身新台公司非僅無侵害該42525號、45496號專利之行為，更無侵害該等專利之故意或過失，原告依法不得向被告光罩公司請求損害賠償：
⑴按專利法第84條第1項（即原告起訴當時之專利法第88條）
規定發明專利權受侵害時，專利權人請求損害賠償，以加害人有故意或過失，始足當之，此有最高法院93年度台上字第2292號民事判決及臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第5號判決內容可資參照。本件原告於提起本件訴訟前，曾自行分析新台公司製造之I-Lux隱形眼鏡與原告所有之045496、042525號專利，其尚且僅認定該I-Lux隱形眼鏡之結構及製造方法，係侵害042525號專利請求範圍第1、16、25項及045496號專利請求範圍第5、6、7、8、9、13、29及40項，而未提及侵害該045496號專利第1項請求範圍，且原告嗣於89年9月30日提起本訴伊始，亦為相同之主張，由此，足徵原告分析I-Lux隱形眼鏡結果，認定I-Lux隱形眼鏡並未侵害045496號專利第1項請求範圍，否則，原告既已明確羅列I-Lux隱形眼鏡侵害042525、045496號專利多項請求範圍，何以獨漏045496號專利第1項，顯與常情相違。
⑵又新台公司接獲原告之律師函後，為確認其先前製造之I-Lu
x隱形眼鏡是否有原告指訴侵害專利之情事，遂委託專業鑑定人就原告指訴部份，詳加鑑定，鑑定結果確認I-Lux隱形眼鏡並無原告指訴專利侵害之事實。且其後經本院送交國立清華大學鑑定之結果，亦再次肯認I-Lux隱形眼鏡並無原告所指訴侵害042525號專利第1、16、25項及侵害045496號專利第5、6、7、8、9、13、29及40項之情形。準此，足見新台公司於當時為防止侵害他人之專利，已善盡一切防範措施，且不論新台公司所自行委託之專業鑑定，抑或本院所委託之鑑定，鑑定之結果在在均顯示I-Lux隱形眼鏡即系爭隱形眼鏡並未侵害到042525號專利第1、16、25項及侵害045496號專利第5、6、7、8、9、13、29及40項之情形，更遑論新台公司有故意或過失侵害原告專利之情事。再者，原告先前身為該045496號專利之專利權人，對該專利權之範圍深入了解程度，絕對遠勝於其他任何人，原告自行分析新台公司製造I-Lux隱形眼鏡與原告所有該045496及042525號專利，尚且認定I-Lux隱形眼鏡並未侵害該045496號專利第1項之請求範圍，新台公司自無可能認定其生產之I-Lux隱形眼鏡，侵害到該045496號專利第1項之請求範圍，更遑論新台公司會有侵害該專利之故意或過失。是姑不論新台公司或被告光罩公司於八十八年、八十九年間時，並未生產、銷售系爭隱形眼鏡，且依上所述，原告既然無法證明新台公司於88年及89年間時，有侵害該045496號專利第1項請求範圍之故意或過失，則依前開最高法院93年台上字第2292號判決及臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第5號判決之要旨，原告依法自不得請求被告光罩公司負損害賠償責任。
５、原告雖主張新台公司前係經營光學編碼器、鏡片及其保養清潔用品等，依財政部公佈之同業利潤標準表，該行業之同業利潤淨利率為百分之十一，是依該等產品之同業利潤淨利率百分之十一計算結果，因新台公司88、89年度之營業淨利與營業收入淨額合併計算後為123,419,811元，可見新台公司於八十八年、八十九年間產銷系爭隱形眼鏡產品，合計獲利超過500萬元，並據此請求被告連帶賠500萬元云云，洵屬無據：
⑴依最高法院94年台上字第915號判決要旨：「無損害即無賠
償，是以損害賠償額之計算，應以實際所受之損害為基準，財政部公佈之同業利潤標準，僅為其課稅之參考，若非計算困難，尚不能遽以為計算實際損害額之基準。」，可知財政部公佈之同業利潤標準，僅係作為課稅之參考，不得以之作為計算損害之基準，原告主張以該同業利潤標準作為其計算所受損害之衡量基準，自非可採。又依本院調得之新台公司
88、89年度之營利事業所得稅結算核定通知書，其上所記載之新台公司88、89年度之營收、損益金額細目甚為明確，並為原告所已知悉，是衡情原告並無難以計算所謂損害之情況，則依上揭最高法院判決意旨，原告自亦不能遽以同業利潤標準作為計算實際損害額之衡量基準。再者，新台公司88、89年度之淨利率均為0%，然原告卻忽略新台公司當時實際淨利率為0%之事實，竟另以同業利潤標準淨利率11%，作為計算其所受實際損害額之基準，俱屬違反前述最高法院94年台上字第915號判決要旨而不足採。
⑵原告主張本件得以同業利潤標準，計算損害賠償，固舉台灣
板橋地方法院92年度智字第16號、92年度智字第38號判決之內容作為依據，惟查，上開兩件地方法院判決之該部分之相關內容，顯然違反前揭最高法院94年台上字第915號判決要旨，況依上開兩件地方法院判決之內容觀之，其等亦提及僅在無法取得侵害專利產品之成本費用情況下，方得依該侵害產品之收入，以同業利潤標準，計算損害賠償，然依本件新台公司之財務資料顯示，新台公司88、89年度之淨利率均為0%，並非難以計算成本費用之情況下，自不得以同業利潤標準作為計算實際損害額之衡量基準，何況原告主張以新台公司之88、89年度間，包括與系爭I-Lux隱形眼鏡無關之構裝元件、光學編碼器等產品之總營收，而按同業利潤標準，計算損害賠償，亦與上開兩件地方法院判決，限於以該侵權產品之收入按同業利潤標準，予以計算損害賠償之情形，相互齲齬，是原告之主張實無足取。又原告另主張關於I-Lux隱形眼鏡之營業收入數額，應由被告負舉證責任，並要求被告提出新台公司之財務帳冊、報表云云，惟按原告此部分之主張已違反舉證法則，且因新台公司之財務資料，並未針對I-Lux隱形眼鏡之營業收入有單獨列載，是原告此部分之主張，亦屬無據，且無必要。
⑶因新台公司於88年即停止系爭I–Lux產品之製造，且停產前
，係呈虧損狀態，此有被證九之該公司之89年比較損益表之結論分析載明「本年度毛損率較88年度減少，主要係該公司於88年度處分導線架部份及光學部門後，僅留存毛利較高之光罩部門繼續營運，故虧損及毛損降低」在卷可稽，參以隱形眼鏡之保存期限約為5-6年，足徵原告所稱其於八十九年間於市面上購得之新台公司所生產之I–Lux隱形眼鏡，皆係新台公司於87年間所產製，且當時新台公司已無任何獲利盈餘，乃原告竟主張新台公司於88、89兩年間銷售系爭I–Lux隱形眼鏡，獲利超過500萬元云云，顯非實在，亦無足取。
６、原告根本未實施045496號專利，依據原告起訴當時之專利法第82條（現行專利法第79條），原告依法不得請求損害賠償：按隱形眼鏡為醫療器材，依據藥事法第14、17、18條規定，僅主管機關核准製造或販賣醫療器材製造或販賣業者，方得製造或販賣隱形眼鏡。本件原告先前雖曾為045496號專利權人，惟因原告係未經認許之外國法人，自非藥事法所定醫療器材製造或販賣業者，依據上開藥事法第14、17、18條規定，原告根本不可能實施該045496號專利。且因原告並未授權他人使用該045496號專利，是原告自無可能依據該專利，製造專利物品，並於其上標示專利證書號數，則依據原告起訴當時之專利法第82條（現行專利法第79條）及台灣台北地方法院94年智字第3號民事判決之見解，原告提起本件訴訟請求被告負損害賠償責任，已無理由。
（二）被告甲○○辯稱：
１、新台公司於八十九年十一月九日起與被告光罩公司吸收合併，新台公司成為消滅公司，且新台公司之所以與被告光罩公司合併，主要係因經營狀況不理想，連續虧損，故將公司出售予同樣經營光罩製造服務之同業即被告光罩公司，而被告光罩公司並未如新台公司從事多角化經營，係專注於光罩業，並無繼續隱形眼鏡產銷之業務，而因新台公司早自八十八年間起，即已停止隱形眼鏡之業務，且被告甲○○自新台公司合併於被告光罩公司前之看守期間時起，即已不再負責新台公司之業務，且於被告光罩公司合併新台公司後，被告甲○○也未曾至被告光罩公司擔任何職務，是被告甲○○自無原告所稱於八十八、八十九年間因擔任公司之負責人，而為所謂侵害原告上開二項專利權之行為存在。雖原告主張系爭隱形眼鏡產品係伊公司於八十九年間在市面上所購得，可見新台公司或被告光罩公司於八十八、八十九年間尚有產銷該等隱形眼鏡產品之行為云云，被告予以否認。概因隱形眼鏡產品之使用期限為五年，是縱使原告係於八十九年間在市面上購得系爭隱形眼鏡產品，亦無法證明及認定該等產品係新台公司或被告光罩公司於八十八、八十九年間所生產、銷售，是原告主張被告於八十八、八十九年間，有侵害其前述二項專利之侵權行為云云，無法成立。
２、原告應係自八十九年間之後，始自「平克頓巴恩斯海德公司」處，受讓取得前述之二項專利權，則原告在未取得該二項專利之專利權之時，縱使（假設語氣）新台公司或被告甲○○有任何侵害該二項專利權之行為，原告亦無從對被告加以置喙及主張任何權利。
３、原告已於九十一年間將該二項專利權讓與予諾華公司，則原告對於排除、防止侵害之請求，已非適格之當事人，原告此部分之請求，亦屬顯無理由。
４、原告自其起訴以來，迄今並未證明其曾經在系爭專利之隱形眼鏡產品上標示本件系爭該二項專利之專利證書號數，亦未證明被告明知或可得而知原告擁有系爭該二項專利權，是依專利法第七十九條之規定，原告自不得向被告請求損害賠償。
５、新台公司先前產銷之系爭隱形眼鏡，並未侵害到前述之該二項專利：
⑴於本件原告起訴前，經新台公司將系爭隱形眼鏡產品送請國
立雲林科技大學 廖文城 教授，鑑定該產品是否落入該四二五二五號專利之第一、十六及二十五項請求項，及該四五四九六號專利之第五、六、七、八、九、十三、二十九與四十項請求項之結果，已認定該產品未落入前述專利權之請求項範圍內，而廖文城教授為國內極少數隱形眼鏡之專家，且其受過智慧財產局專利鑑定之訓練，而其鑑定報告內又詳細說明鑑定之過程及認定之理由，是其鑑定之意見及結果自與事實相符而可資採信。
⑵本件嗣經本院送請國立清華大學鑑定後，雖然鑑定人出具之
鑑定報告中，認為系爭隱形眼鏡產品並無法認定其彩虹區花紋有多層之結構（即無法認定與鏡片形成積層），亦認為該等花紋非預置之圖案，惟其鑑定報告之結論內，卻記載系爭隱形眼鏡產品有落入前開二項專利範圍內云云，理由與結論已有矛盾之處，其後經鑑定人丙○○教授到院說明後，其亦表示當初誤以為待鑑定物祇要符合前開兩項專利之某一請求項內之任一特徵即構成侵權，始為上開之結論等語，而因原告不爭執該四二五二五號專利之請求項第一、十六及二十五項，其中之一技術特徵（要件）均須具有「彩色花紋完成後與鏡片形成積層」，以及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二九及四十項，其中之一技術特徵均須具有「彩色花紋之配置為預定之方式或預定之圖案」，且原告亦不爭執鑑定人丙○○所言經其鑑定之結果，無法認定彩色花紋有形成積層，以及認為彩色花紋非預置之圖案乙節，是原告於經鑑定人丙○○教授到院說明、作證後，亦不爭執系爭隱形眼鏡產品，並未落入該四二五二五號專利之請求項第一、十六及二十五項，以及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二九及四十項之範圍內。
⑶雖然鑑定人丙○○陳稱系爭隱形眼鏡產品係具有「為成簇不
規則相互交聯網路之輻射出去線條之美容圖案」之特徵，而原告進而主張系爭隱形眼鏡產品亦落入該四五四九六號專利第一項之請求項內容云云，惟查，原告此部分之主張，係屬訴之追加，被告不予同意，是原告此部分追加之訴，並不合法，且被告亦否認系爭隱形眼鏡有落入該四五四九六號專利第一項之範圍內，概因該第一項請求項之申請專利範圍之記載包括有「一種以重複方式製得一種模塑塑膠美容隱形眼鏡片」，是依其記載，所謂之「重複方式」，與其請求項第五項所述之「...一種預定好之方式...」並無不同，而因鑑定人丙○○教授已到院表示經其鑑定結果，乃認系爭隱形眼鏡產品非以預置圖案之方案作成，準此，即可認系爭隱形眼鏡不具備該四五四九六號專利請求項第一項中之須含有可預置圖案之特徵及要件，即未落入該請求項第一項之範圍內。
⑷況系爭隱形眼鏡產品所使用之圖案，乃係使用習知之技術所
為，其所使用之圖案，與該四五四九六號專利申請前已經公告之美國專利US0000000號、歐洲專利公開案EP0000000號構成一致，是就系爭隱形眼鏡產品之生產銷售，自不會構成對該四五四九六號專利第一項請求項內容之侵害。何況該四五四九六號專利之申請專利範圍第一項之隱形眼鏡圖形，與該專利申請前已經公告之前述之美國專利US0000000號、歐洲專利公開案EP0000000號及美國專利US0000000號、歐洲專利公開案EP0000000號專利之公開案內容相同，是該四五四九六號專利之請求項第一項之內容，因欠缺新穎性、進步性，依智慧財產案件審理法第十六條之規定，本院自可自行判斷認定其屬無效，再者，該四五四九六號專利請求項第一項之內容僅為隱形眼鏡之圖形，並非利用自然法則所為之技術上之發明，充其量僅能作為新式樣專利之標的，無法成為發明專利之標的，故該第一項之請求項徒具有發明專利之形式，惟難認係屬有效之專利，準此，被告即無對原告成立該請求項第一項專利之侵權行為可言。
（三）從而，被告光罩公司爰聲明：１、請求駁回原告之訴；２、訴訟費用由原告負擔；３如受不利判決，被告願供現金或同額之兆豐國際商業銀行無記名可轉讓定存單，請准宣告免為假執行，而被告甲○○聲明：１、請求駁回原告之訴；２、訴訟費用由原告負擔；３如受不利益判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件兩造間不爭執之事項：１、上開所述之『新穎彩色隱型眼鏡及製造方法』及『模塑美容隱型眼鏡片及其再製性製法』，係分別於七十九年十一月十一日及八十年三月二十一日由經濟部中央標準局（即智慧財產局之前身）核發發明第四二五二五號、第四五四九六號專利權，後經原專利權人平克頓巴恩斯海德公司讓與該兩件專利權於原告，並已向智慧財產局辦理登記，惟原告公司嗣又於九十一年十二月十三日將上開兩號專利權，讓與予諾華公司，原告目前已非上開二號專利之專利權人；２、新台公司先前曾有產銷系爭隱形眼鏡之情形，而被告光罩公司係於八十九年間與新台公司簽訂合併契約，由被告光罩公司吸收合併新台公司，新台公司為消滅公司；３、原告之訴訟代理人曾於八十九年四月二十一日，為原告發函通知新台公司，表示新台公司製造之系爭隱形眼鏡產品，侵害該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利請求項第五、六、七、八、
九、十三、二十九及四十項，並未提及系爭隱形眼鏡產品侵害該四五四九六號專利之請求項第一項；４、新台公司於接獲原告之訴訟代理人上開函文後，於八十九年間委請雲林科技大學廖文城教授鑑定系爭隱形眼鏡，是否有落入上開四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項內，經鑑定結果，鑑定人廖文城認為該產品並未落入上開專利權之請求項內；５、系爭隱形眼鏡產品經本院送請國立清華大學鑑定是否落入上開四二五二五號專利之請求項第
一、十六、二十五項及該四五四九六號專利請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項，經鑑定人丙○○教授鑑定後，其到院結證稱系爭隱形眼鏡產品，並無法認定其彩虹區花紋有多層之結構（即無法認定該等花紋與鏡片形成積層），且認為該等花紋非預置之圖案，而原告亦不爭執該四二五二五號專利之請求項第一、十六及二十五項之內容，其中之一技術特徵（要件），乃須具有「彩色花紋完成後與鏡片形成積層」，以及該四五四九六號專利之請求項第五、
六、七、八、九、十三、二九及四十項之內容，其中之一技術特徵須具有「彩色花紋之配置為預定之方式或預定之圖案」之情形。
四、本院之判斷：
（一）原告起訴時，原係列新台公司為被告之一，惟因於訴訟中新台公司為被告光罩公司所合併，其中被告光罩公司為存續公司，新台公司為消滅公司之情，此有被告光罩公司提出之科學工業園區管理局八十九年十二月二十日發文之函文影本二份在卷可憑（見卷一），而因被告光罩公司已於九十年三月二十九日具狀聲明承受訴訟，是被告光罩公司之聲明承受訴訟，依法並無不合，爰准予由被告光罩公司承受訴訟，是本件之被告為被告光罩公司及甲○○，合先敘明。
（二）茲本件兩造間有爭執應予以審究者，在於：（一）程序部分：原告於起訴後，經鑑定人丙○○教授鑑定後，始另主張被告產銷之系爭隱形眼鏡產品，亦有落入該四五四九六號專利之請求項第一項範圍內，並據此併為本件之請求，是否係屬原告訴之追加？抑或僅係屬原告增加、補充其事實上之陳述即攻擊方法而已？（二）實體部分：１、原告並非該四二五二五號、四五四九六號專利之目前之專利權人，則原告請求被告等不得製造、販賣、陳列、輸入、輸出侵害該四二五二五號及四五四九六號發明專利權之產品，及不得使用前揭方法專利權或使用、販賣依該方法製成之物品，其該有關排除侵害之請求，是否有理由？２、系爭隱形眼鏡產品，是否有落入該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之範圍內？３、被告抗辯原告未依專利法第七十九條本文（八十九年間為專利法第八十二條本文）之規定，在專利物品或包裝上標示專利證書號數，且被告於八十八年、八十九年間並無生產、販賣、使用系爭隱形眼鏡產品，亦即無原告指述之侵害上開專利之行為，是原告不得請求被告負損害賠償責任；原告則主張被告於上開期間內仍有侵害其專利之行為，且本件已有符合專利法第七十九條但書規定之情形，是被告仍須連帶對原告負損害賠償責任，何者之主張為可採？
（三）經查：
１、原告於起訴時，係主張被告產銷系爭隱形眼鏡產品，而該產品之結構及製造方法，與原告所有之該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之範圍相同，是被告已對原告構成侵害專利權之行為，原告爰主張依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告連帶賠償原告乙節，有原告之起訴狀在卷可參。是依原告起訴時之主張，其乃係主張因被告侵害其專利權，對其成立侵權行為，其爰依侵權行為損害賠償之該法律關係，以為本件金錢賠償請求之依據，且當時原告係主張被告所產銷之該產品及製造方法，因落入其該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之範圍內，因而侵害到原告之專利權，並據而為本件之請求，是原告於本件起訴時，就金錢損害賠償之請求部分，其所主張之法律關係，僅為侵權行為之該一法律關係，雖原告嗣於訴訟中，另增加、補充陳稱被告產製之產品及其製造方法，亦落入該四五四九六號專利請求項第一項之範圍內，並據此而同為本件金錢損害賠償之請求，惟查，原告雖為該等攻擊方法之補充及增加，惟其主張之法律關係仍係同於一開始起訴時之侵權行為損害賠償之法律關係，準此，可認原告該部分之追加，尚非屬訴之追加，僅係屬原告之事實上陳述即攻擊方法之增加及補充，是被告辯稱因該部分係屬原告訴之追加，被告不予同意，故本院不得就該部分予以審理云云，尚難以採認。
２、次查，按現行專利法第五十六條第一項、第二項固規定物品、方法發明之專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權利（物品專利權人），及專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權利（方法專利權人），而同法第八十四條第一項亦規定於發明專利權受侵害時，專利權人得請求排除其所受到之侵害，另同條第二項亦規定除契約另有約定外，發明專利之專屬被授權人亦得行使該排除侵害之請求權，惟依上開條文之規定及文義之解釋結果，可認於發明專利權受到侵害時，得對侵害人主張行使該排除侵害之請求權者，僅限於該發明專利之目前之專利權人或專屬被授權人。查，就該四二五二五號及四五四九六號專利，原告並非其現在之專利權人或專屬被授權人乙節，為原告所不否認，則原告主張本於其係該二號專利之專利權人之地位，對被告行使所謂之排除侵害之請求權，並聲明請求被告等不得製造、販賣、陳列、輸入、輸出侵害該四二五二五號及四五四九六號發明專利權之產品，及不得使用前揭方法專利權或使用、販賣依該方法製成之物品乙節，揆諸上開之規定及說明，於法即屬無據，應予以駁回。
３、就系爭隱形眼鏡產品及其製造方法，是否有落入該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之範圍內？經查，按依智慧財產局88年3月所編訂之「專利侵害鑑定基準」（已經經濟部智慧財產局於93年10月5日以智專字第0000000000-0號函公告停止適用），鑑定侵害判斷之流程為：先明確申請專利範圍之內容、解析申請專利範圍之構成及待鑑定樣品之構成，再依「全要件原則」分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及待鑑定樣品之所有構成要件，並逐一加以比對。若待鑑定樣品具有申請專利範圍之每一個構成要件，且其技術內容相同，就認定兩者為相同。依全要件原則認定無適用時，再依「均等論」判斷，如申請專利範圍及待鑑定樣品為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果時，或兩者中有等效性，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，兩者為均等物。認兩者為均等物時，如主張專利權人對專利權範圍之主張有前後矛盾時，則再適用「禁反言原則」。是以，本件系爭隱形眼鏡產品及其製造方法，是否落入前述之該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之範圍內，即應按此標準加以認定。查，依「全要件原則」加以判斷而言，因就該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項之構成要件加以解析結果，均具有「彩色花紋完成後與鏡片形成積層」此一技術特徵、要件，另就該四五四九六號專利之請求項第五、
六、七、八、九、十三、二十九及四十項之構成要件分析後，可認該等請求項之每一請求項，均具有「彩色花紋之配置為預定之方式或預定之圖案」此一技術特徵、要件之情，此有上開二號專利之專利說明書中之申請專利範圍之記載內容在卷可憑，且為兩造所不爭執。又系爭隱形眼鏡產品經鑑定人丙○○教授予以鑑定及解析其構成要件後，發現並無法認定其彩虹區花紋有多層之結構（即無法認定該等花紋與鏡片形成積層），且認為該等花紋非預置之圖案之情，有國立清華大學所檢送到院之二份專利侵權鑑定報告（均見該報告之第一頁之內容）在卷可憑，且據鑑定人丙○○教授於九十五年十月二十七日到庭證述在卷（見該日筆錄第二、三頁），復為兩造所不爭執。準此，依全要件原則加以分析、判斷後，可認系爭隱形眼鏡產品及其製造方法，並非具備、包含該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之全部構成要件，是依全要件原則之文義讀取、判斷之結果，即難認系爭隱形眼鏡產品及其製造方法，有落入該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之範圍內。至就均等論之判斷而言，本院認為系爭隱形眼鏡產品就其相對應於上開專利所具有之技術特徵即「彩色花紋與鏡片形成積層」、「彩色花紋之配置為預定之圖案」之部分，該隱形眼鏡產品及其製造方法，所具有之技術內容，並未與該等專利此部分之技術具有置換可能性及置換容易性，且二者所達成之功能、效果亦不同，自無均等論之適用。且因本件亦無禁反言之適用，故依上開之說明，可認系爭隱形眼鏡產品及其製作方法，並無落入該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之範圍內，且未對該等專利之內容構成侵權之情，堪以認定。
４、至就原告另主張系爭隱形眼鏡產品及其製作方法，侵害、落入該四五四九六號專利之請求項第一項部分，被告則予以否認，是兩造間就此點亦有所爭執。惟查，被告辯稱原告迄今並未證明原告曾經在其前述專利所產銷之隱形眼鏡產品上標示該四五四九六號專利之專利證書號數，且未證明被告明知或可得而知原告擁有該四五四九六號專利之專利權，是依現行專利法第七十九條之規定，原告尚不得向被告請求損害賠償等情，而原告就此並未舉證證明其有在該四五四九六號專利請求項第一項之發明專利物品上，標示該四五四九六號專利證書號數，惟主張因其曾在八十九年四月二十一日發函予新台公司，告知其侵權乙事，而被告卻置之不理，依此，可認被告已符合現行專利法第七十九條但書之明知或有事實足證其等可得而知為專利物品，是被告自仍須對原告負損害賠償責任等語，原告並提出證物七之函文影本一份為證。經查：
⑴按「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書
號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」，現行之專利法第七十九條定有明文（八十九年間之專利法第八十二條亦同此規定）。而專利法之所以為上開規定，其目的主要在使第三人能輕易得知該專利權之存在，避免有因不知該專利權存在而發生侵害專利權行為之情形，並易於認定侵害者之故意行為。此因專利核准後，雖專利專責機關皆將其申請專利範圍及圖示加以公告，而使不特定之第三人有檢索查閱之機會，然要求一般人應隨時注意掌控公告專利之資訊，究屬過苛，故而要求專利權人應於專利物品或包裝上附加標示，以緩和不特定第三人不意中侵害專利權而須負擔損害賠償責任之風險。是基於前述專利法第七十九條之規定，如專利權人未依此規定妥善盡其專利標示之義務，除非能證明侵權人係明知或有事實足證其可得而知為專利物品之情事，否則專利權人係不得對專利侵權人請求民事上之損害賠償。再者，上開專利法第七十九條之規定，依其法條之文義解釋，乃係適用在包括方法及物品發明專利權人二者，而因該四五四九六號專利之請求項第一項係屬方法專利，此觀該專利之專利說明書中之申請專利範圍之記載內容可明，是就本件雙方所爭執之涉及該四五四九六號專利之請求項第一項之方法專利，亦有前述之專利法第七十九條之適用問題。又發明專利權人固然未在其專利物品或包裝上標示專利證書號數，惟倘該專利權人能證明侵權人係明知或有事實足證其可得而知為專利物品時，則專利權人對侵權人【自其明知或自其可得而知為專利物品之時起】，其後所為之侵權行為所造成專利權人之該等損害，亦得請求侵權人負損害賠償責任，亦即此時侵權人僅就其【自明知或可得而知為專利物品之時起】，所為之侵害專利權之行為，所造成專利權人之損害之範圍內，負損害賠償責任。
⑵查，原告並未主張及舉證證明其有在該四五四九六號專利
之專利物品或包裝上，標示該四五四九六號專利證書號數，雖原告主張其有於八十九年四月二十一日發函通知新台公司，告知該公司有關其產銷之系爭隱形眼鏡產品有侵害原告該四五四九六號專利權乙事，並提出上開函文影本一份在卷為憑，惟查，原告於該函文內，係指出新台公司產銷之系爭隱形眼鏡及其製法，係與該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之內容相同，並未提及、指出係與其該四五四九六號專利之請求項第一項之內容相同，且原告於起訴時，並其後迄至九十五年十月二十七日其為前述攻擊方法之增加及補充（即主張被告產銷之系爭隱形眼鏡產品因落入、侵害該四五四九六號專利之第一請求項，而對原告成立侵權行為）之前，其均未提及系爭隱形眼鏡產品及其製法，有與該四五四九六號專利之第一請求項之內容相同之情形乙節，亦為原告所不否認。而因系爭隱形眼鏡產品及其製法並未落入、侵害該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、
十三、二十九及四十項之範圍，已如前述，且新台公司於接獲原告前述之函文之侵權指控後，經其委請廖文城先生鑑定後，廖文城先生於000年0月00日所出具之鑑定報告，亦認為系爭隱形眼鏡產品未落入、侵害該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項及該四五四九六號專利之請求項第五、六、七、八、九、十三、二十九及四十項之內容之情，有被告提出之該份廖文城先生作成之專利侵害鑑定報告書影本一份在卷可憑（見卷一）。故原告雖於八十九年四月二十一日發函對新台公司為上開所述內容之通知，惟其該通知之函文內均未提及、指摘新台公司產銷之系爭隱形眼鏡產品有侵害、落入該四五四九六號專利第一請求項之情事，其後迄至九十五年十月二十七日之前亦然，是被告是否有於自原告在八十九年四月二十一日為上開函文之通知後，至八十九年年底為止之該段期間內（因原告本件指摘被告為侵權行為之時間係至八十九年年底），係明知或可得而知系爭隱形眼鏡產品及其製法有落入、侵害該四五四九六號專利（尤其是落入、侵害該四五四九六號專利之第一請求項），已有疑義。準此，即難認被告已因原告上開於八十九年四月二十一日寄發該函文予新台公司之行為，而該當於其已明知或有事實足證其可得而知為專利物品之情事，是被告辯稱依現行專利法第七十九條本文之規定，其等不須對原告負損害賠償責任乙節，亦非無據。
⑶再查，縱認（假設語氣）原告前述於八十九年四月二十一
日通知新台公司有關系爭隱形眼鏡產品及其製法侵害該四五四九六號專利乙事，已該當專利法第七十九條但書所指之被告明知或有事實足證被告可得而知為專利物品之情形，惟被告否認新台公司及被告光罩公司、甲○○，自八十九年四月二十一日之後至八十九年年底該段期間內，有生產、銷售系爭隱形眼鏡產品之行為（被告雖辯稱新台公司、被告光罩公司及甲○○於八十八年、八十九年間，均未生產、銷售系爭隱形眼鏡產品，惟依前述⑴所述，本件所須探究者，僅係新台公司或被告光罩公司、甲○○，是否有自新台公司於八十九年四月二十一日接獲原告之上開通知函文後，至八十九年年底之該段期間內，仍有生產、銷售系爭隱形眼鏡產品之行為），並舉前揭情詞置辯。經查：
①原告固有於八十九年間，自市面上（即活眼光學眼鏡店）
購買取得系爭隱形眼鏡產品，此有原告所提出之證物三之發票影本及系爭隱形眼鏡產品之包裝盒照片在卷可參（見卷一），惟依原告所購得之該隱形眼鏡產品之包裝盒上所示，該等產品之保存（使用）年限係至04/04（即九十三年四月）。又被告辯稱系爭隱形眼鏡產品之保存期限通常為五、六年之情，有被告光罩公司提出之被證十之與系爭隱形眼鏡相類似，同屬彩色隱形眼鏡之「視康日拋式彩色隱形眼鏡」一件在卷可參（附於卷三之證物袋內），且原告亦不否認該被證十之彩色隱形眼鏡之保存期限為五年（見卷三之九十五年十月二十七日筆錄第六頁），是被告辯稱系爭隱形眼鏡產品之保存期限，約以五年為準乙節，尚屬可採。而因上開原告於八十九年間自市面上所購得之系爭隱形眼鏡，其包裝盒係記載使用年限係至九十三年四月，則以前述該隱形眼鏡之保存年限為五年計算，可認原告於八十九年間所購得之系爭隱形眼鏡，新台公司所製作、生產及對之銷售之日期，約為八十八年四月間（即九十三年四月減掉五年）及其後不久（其後不久者係指銷售日期部分）。又依原告所提出之原證四之為新台公司刊登系爭隱形眼鏡產品宣傳廣告之該GlobalContact雜誌節錄本影本，亦無法看出該雜誌刊登之日期，係在八十九年四月二十一日及其之後，且依原告所提出之原證五之有關系爭隱形眼鏡產品之中、英、日文之型錄影本內容，亦無法看出該等型錄之製作、發行日期係在八十九年四月二十一日及其後，是無從僅依原告提出之上開原證三、四、五之資料，以及原告係於八十九年間自市面（即活眼光學眼鏡行）上購得系爭隱形眼鏡之事宜，即可推認被告光罩公司、甲○○及新台公司確有於八十九年四月二十一日及其後，迄至八十九年年底之該段期間內，仍有生產、銷售系爭隱形眼鏡之行為。此外，原告未進一步舉證證明被告光罩公司、甲○○、新台公司，有於八十九年四月二十一日及其之後，至八十九年年底該段期間內，仍繼續進行生產、銷售系爭隱形眼鏡之原告所指摘侵害原告該四五四九六號專利請求項第一項之行為，是被告或新台公司於該段期間內，既無原告所指述之對原告之侵權行為之存在，則原告以被告所生產、銷售之系爭隱形眼鏡及其製造方法，因落入、侵害到該四五四九六號專利之請求項第一項之內容，謂被告應對原告負專利權侵權之連帶損害賠償責任乙節，於法即難謂有理由。
（四）綜上所述，因原告非該四二五二五號、四五四九六號專利之目前之專利權人，是原告主張依修正前之專利法第八十八條第一項（即目前之八十四條第一項）之規定，訴請被告排除其等之侵害行為，而聲明請求被告等不得製造、販賣、陳列、輸入、輸出侵害該第四二五二五號及第四五四九六號發明專利權之產品，及不得使用前揭方法專利權或使用、販賣依該方法製成之物品乙節，即無理由，應予駁回；又被告甲○○或新台公司先前所產銷之系爭隱形眼鏡產品，並未落入、侵害該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項，以及該四五四九六號專利之請求項第
五、六、七、八、九、十三、二十九、四十項之內容，且因原告未主張及證明其有在專利物品或包裝上標示該四五四九六號專利之專利證書號數，亦難認被告已有符合專利法第七十九條但書所定之被告明知或有事實足證被告其可得而知為專利物品之情形，再者，原告亦未能舉證證明新台公司及被告二人於八十九年四月二十一日原告發函通知新台公司之後，迄至八十九年年底之該段期間內，仍有從事原告所指摘之產銷系爭隱形眼鏡等之對原告之侵權行為之存在，是原告主張因被告於八十八年、八十九年間，侵害其之該四二五二五號專利之請求項第一、十六、二十五項，及該四五四九六號專利之請求項第一、五、六、七、
八、九、十三、二十九、四十項之內容，已對原告構成該等專利權之侵害，並致原告受有損害，乃進而依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告連帶賠償其五百萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，揆諸上開之規定及說明，亦屬無據，亦應予以駁回。再者，因原告於本件並未獲勝訴判決，是原告併主張依八十九年間之專利法第九十三條（目前為八十九條）之規定，聲明請求被告等應將本件民事判決書之主文、事實欄以五號字體，不小於八公分×二十四公分之篇幅，刊登於經濟日報第一版外報頭一日乙節，亦屬於法無據，應予以駁回。
（五）原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回之。
（六）本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法及舉證，核與判決之結果並無影響，爰不一一予以論列，亦附此敘明。
五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國97年11月21日
民事第二庭法官鄭政宗以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中華民國97年11月21日
書記官曾柏方