裁判字號：最高行政法院90年判字第1046號判決
裁判日期：民國90年06月08日
裁判案由：商標註冊
最高行政法院判決九十年度判字第一○四六號
原告集友科技股份有限公司代表人甲○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因商標註冊事件，原告不服行政院中華民國八十七年六月十七日台八十七訴字第三○一五一號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告於民國八十五年八月十日以「X-1RFRICTIONELIMINATORHORSEPOWERIN
ABOTTLE」商標（如附圖一），指定使用於商品及服務分類表第一類之汽油添加劑、潤滑油添加劑、液壓油、煞車油、柴油添加劑、助燃劑、省油劑、重油添加劑商品申請註冊，並於八十六年六月二十八日提出聲明書，聲明放棄商標名稱及圖樣中之「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」部分之商標請求專用權。被告以該商標有違商標法第五條第一項規定，予以核駁，發給八十六年七月三十一日核駁字第○二三二三五八號商標核駁審定書。原告不服，一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯旨於次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：按商標圖樣所用文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，固為商標法第五條第一項所規定。惟依同法施行細則第二十八條規定，商標圖樣中包含說明性或不具顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。次查煞車油依一般交易習慣之規格型號為ＤＯＴ３（舊型）、ＤＯＴ４（通用型）、ＤＯＴ５（最新型），此為全世界煞車油通用之規格型號，亦因煞車油須有抗溼氣（煞車系統內不可含水分）、不可受熱沸騰（避免高溫變質）、不可壓縮（確實反應駕駛人施予煞車踏板之力道，經由液壓系統制動煞車來令片，以達煞車目的，以保障安全）之特性，故應於容器標示為BREAKFLUID（煞車油），以免消費者誤用而受害。系爭商標絕非指定於煞車油（若系爭商標得應用於煞車油，則應為X-1RDOT4BREAKFLUID）或任何第一類指定商品之型號，而是原告欲申請專用之商標，殆無二義。被告核駁理由以系爭商標係指定於煞車油或為產品型號，顯為資訊錯誤。被告頒布之「商標識別性審查基準」第二條規定，須依一般交易習慣，係所指定商品之規格型號之標識，方可判讀為不具識別性。如前所述，X-ER非原告或他人之產品型號，更絕非一般交易習慣所指定商品或任何商品之規格型號標識，自無首揭法條之適用。被告之主觀認知是否足以客觀代表一般商品購買人之認知能力，大有爭議，自應參酌其自頒之商標識別性審查基準，以避免主觀專斷。況經被告核准認具有顯著性之商標案件，若未經媒體行銷，單以具有普通知識之一般商品購買人，又如何得知任一商標所表彰之商品來源，並得藉以與他人商品相區別？以前之捷安特、肯尼士以英文商標發表商品，消費大眾皆誤認外國商品之例，足為明證。實務上，商標只是一簡單影像，顯無法達到如被告所言「客觀上能使一般消費者認識其為表彰商品來源，並得藉以與他人之商品相區別」之效果，因此另有商品標示法之訂定，以供消費者辨識。又「ELIMINATOR」為名詞，為英文慣用之擬人語態，而有「消除者、除去者」之意；「FRICTIONELIMINATOR」使用於第一類商品可賦與商品有「摩擦終結者」，以表彰潤滑效能、省油之積極意義。結合「HORSEPO-
WERINABOTTLE」得以表彰助燃增力，而有「瓶裝馬力、馬力裝瓶」之廣告訴求重點及消費者想像空間。被告以「X-1RFRICTION」「ELIMINATORHORSEPOWER」「INABOTTLE」之錯誤斷句，認定為「消除馬力摩擦」之意，顯有未妥。原告原擬委由代理人出函敘明被告之斷句解釋錯誤，或申請變更商標申請，直接刪除「FRICTIONEL-IMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」等字樣，而以「X-1R」之圖像為專用商標，但原告商標代理人建議聲明放棄商標名稱及圖樣中之「FRICTIONELIMINATORHORSEPO-
WERINABOTTLE」之專用權，或可解除被告疑義，亦可保有商標圖樣之完整性，符合商標法施行細則第二十八條規定。原告非以商標業務或興訟為業，信任專業代理人之建議而聲明放棄商標名稱及圖樣中之「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」之專用權。若該放棄專用聲明未妥，被告亦應念於商標申請人申請商標專用權廢時之苦，及人民尋求國家註冊保障權益之善意及權利，彰顯行政革新、服務人民之美意，合法再次告知原告之引用救濟法源或任何錯誤之癥結，原告或可直接申請商標變更，以利補救而免訟累，亦可要求原告具結本件商標非商品型號，否則自負一切法律責任，並撤銷註冊證以杜 倖進 。且查商標審定前，被告依法容許商標申請人繳交規費後，以被告印製發售之「審定公告前變更申請書」做各項變更申請，如本件商標係單純外文或態樣不符，或有型號之嫌或放棄專用之聲明依法不符，被告皆可循例明確告知或輔導，原告絕對遵辦改進，依法依例申請變更，詎被告遽以本件商標係商品型號與廣告用語無顯著性為由核駁，顯屬錯誤。再查，人民創作之商標專用權之申請與註冊，乃商品有廣告、銷售等商業行為與商業價值之開始，而非商標具顯著性之保證。準此，被告對商標專用註冊證之頒發與否，與商品商標用於廣告有無顯著性，並無積極關聯。蓋商標因有商品之廣告、展售及其他商業利益而得以顯著，並非被告主觀認定有顯著性而頒發註冊證即得以顯著；反之，被告認定無顯著性之商標，亦未必前途無亮。人民申請商標註冊目的在防範嚇阻仿冒商品，而非冀望因被告頒發註冊證證明具顯著性而有日進斗金之保證。系爭商標自八十五年申請以來，因原告確有使用為專用商標迄今，仍活耀於油品批發零售保養市場，廣為消費者所肯定，顯未妨害他人權益、社會秩序或公共利益。被告以系爭商標「廣告用無顯著性」或「全部無顯著性」為由核駁，有違憲之虞。另查，訴願決定及再訴願決定駁回理由，誠受被告主觀見解影響，無視於他國商標註冊證與本件商標之各種使用態樣、大小與所在位置已是商標使用方式，具一般智識之消費大眾皆可簡易辨識本件圖樣變化皆為本件商標之表徵，亦顯為主商標、聯合商標、服務標章之形式，而非商品型號，故有凱瑞歐公司襲用本件商標。原告自八十五年七、八月間察覺他人襲用本件商標，乃以本件商標之使用及表徵之存在，據以異議案外人「馬澼精X-ER」審定商標，經被告審定結果應予撤銷，顯見本件商標實非商品型號而係商標之表象，被告方得據以撤銷該案外人商標。被告以本件商標係「商品型號與廣告用無顯著性」核駁，嗣於八十七年四月七日及二十八日再訴願期間，以台商二八一字第二○四九四三號、二○六二六五號函向再訴願機關說明，略以：原告雖聲明系爭商標圖樣內之FRICTIONELIMINATORHORSEPOWER
INABOTTLE不在專用之列，惟因系爭商標圖樣係整體不具顯著性，上開聲明不符商標法施行細則第二十八條第一項規定等語，再訴願決定因而認被告於核駁審定書未就此論明，雖不無缺失，惟結果相同，而駁回再訴願。被告以公文書（核駁審定書）說明核駁理由，原告乃辛苦蒐證，更彰顯被告於原告聲明放棄部分專用權後，仍以「本件商標係商品型號與廣告用無顯著性」核駁之違誤。今被告向再訴願機關說明「系爭商標係整體不具顯著性」，實已自承其核駁理由錯誤而自圓其說。被告於核駁審定書未載明上開函件內容，顯誤導原告訴願程序及理由之大方向，侵害原告合法權益。另被告指稱本件商標係SUNCOAST公司所有云云，此節訴願決定亦曾提及，經原告於再訴願程序據理指駁，再訴願定決定即未再執此指駁原告，顯證原告向SUNCOAST公司價購本件商標，並以原告名義向被告申請商標註冊，尚無不妥。本件商標實無首揭條款之適用，請判決撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分等語。
被告答辯意旨略謂：本件原告申請註冊之商標圖樣由係由單純之外文所組，其中「X-1R」為產品型號，而「FRICTIONELIMINATOR」為消除摩擦劑，「HORSEPOWERINABOTTLE」係指馬力裝在瓶內，乃一般敘述性之廣告用語，原告以之指定使用於汽油添加劑、潤滑油添加劑．．．等商品，客觀上難謂能使一般消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具特別顯著，有違商標法第五條第一項規定。至原告稱系爭商標自一九九一年起已在美國、義大利、哥斯大㴝加等國完成商標註冊乙節，依原告所檢送之證據資料，該商標係SUNCOAST公司所有，原告僅為台、港、澳之總代理商，非該商標所有權人，且該商標使用態樣與本件並不相同，自不足以證明系爭商標之使用，已為一般商品購買人認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標誌。又原告雖聲明系爭商標圖樣內之「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERIN
ABOTTLE」不在專用之列，惟因系爭商標圖樣係整體不具顯著性，「FRICTIONELIM-INATORHORSEPOWERINABOTTLE」不在專用之列之聲明不符合商標施行細則第二十八條第一項之規定。被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，請駁回其訴等語。
理由按「商標圖樣所用文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別。」為系爭商標核駁時商標法第五條第一項所規定（現行法於記號後增加顏色組合）。本件原告於八十五年八月十日以系爭商標指定使用於商品及服務分類表第一類之汽油添加劑等商品申請註冊，並於八十六年六月二十八日提出聲明書，聲明放棄商標名稱及圖樣中之「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」部分之商標請求專用權。經被告以系爭商標圖樣為商品型號與廣告用語，無顯著性，不足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，有違商標法第五條第一項之規定，於八十六年七月三十一日予以核駁。原告不服，以系爭商標圖樣已在美、義等國註冊，並非產品型號，為其十數種產品之統一表徵云云。訴經經濟部訴願決定，以系爭商標圖上之「X-1R」為原告之系列產品型號，「FRICTIONELIMINATOR」係消除摩擦劑，「HORSEPOWERINABO-TTLE」係指馬力裝在瓶內，為一般敘述性之廣告用語，原告以之指定使用於汽油添加劑、潤滑油添加劑、煞車油等商品，客觀上難謂能使一般消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具特別顯著性。所檢送之證據資料上之商標係SUNCOAST公司所有，原告僅為台、港、澳之總代理商，非該商標所有權人，且該商標使用態樣與系爭商標並不相同，不足以證明系爭商標之使用已為一般商品購買人認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標誌，而駁回其訴願。原告以其已自SUNCOAST公司購得商標使用及註冊，並聲明放棄系爭商標圖樣內之「FRICTIONELIMINA-
TORHORSEPOWERINABOTTLE」部分之專用權，依其所檢具之資料，足證X-1R已經廣泛使用，具特別顯著性云云，提起再訴願。再訴願決定亦認系爭商標圖樣上之「X-1R」為產品型號，餘為一般敘述性之廣告用語，不足以使一般消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別。所檢具之證據資料，其商標使用態樣與系爭商標不同，且照片型錄等並無日期，而雜誌廣告日期多在系爭商標申請註冊之後，尚不足以證明系爭商標申請註冊時，原告使用系爭商標已成為其營業上商品之識別而視為具有特別顯著性。又原告雖聲明系爭商標圖樣內之「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」不在專用之列，惟因系爭商標圖樣係整體不具顯著，原告聲明「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」不在專用之，不符合商標法施行細則第二十八條第一項規定。被告核駁審定書未就此論明，雖不無疏失，但尚無礙於系爭商標圖樣有前述商標法第五條第一項規定，不得申請註冊之適用。再者，各國國情、法制不同，縱系爭商標已在美、義等國註冊，仍須合於我國商標法之規定，始得准予註冊而駁回其再訴願。原告復提起行政訴訟，主張如事實欄所載。經查系爭商標圖樣中之「FRICTIONELIMINATOR」係消除摩擦劑，「HORSEPOWERINABOTTLE」係指馬力裝在瓶內，為一般敘述性之廣告用語，已如前述，原告主張被告斷句錯誤，「ELIMINATOR」為擬人語態，有「消除者、除去者」之意，「FRICTIONELIMINAT-OR」為「摩擦終結者」，結合「HORSEPOWERINABOTTLE」得以表彰助燃增力，而有「瓶裝馬力、馬力裝瓶」之廣告訴求重點及消費者想像空間云云。縱如原告所解，上開文字仍屬一般廣告用語，不具顯著性。又系爭商標圖樣上之「X-1R」為原告系列產品型號，此觀其所提型錄即明。至ＤＯＴ３、ＤＯＴ４、ＤＯＴ５係煞車油之規格，各廠商仍可自編型號，並非型號以ＤＯＴ３、ＤＯＴ４、ＤＯＴ５為限，況縱如原告所稱「X-1R」非其產品型號，其與敘述性之廣告用語「FRICTIONELIMINATORHORS-EPOWERINABOTTLE」合為系爭商標圖樣，仍違反首揭法條規定。原告聲明該「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」部分不在商標專用之列，惟依商標法施行細則第二十八條第一項規定：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」而觀原告所提目錄或廣告等使用資料，原告使用之圖樣如附圖二所示，其圖樣之外文有僅「X-1R」者，有「FRICTIONELIMIN-ATORHORSEPO-
WERINABOTTLE」等文字者，亦與「X-1R」等字分列，並有大小區分，且原告自承如有必要，亦可刪除「FRICTIONELIMINATORHORSEPOWERINABOTTLE」文字，足見刪除該部分文字，不失其商標之完整性，原告聲明部分不專用，與上開規定不符。另原告主張系爭商標經原告長期使用，於多國為商標註冊，具一般智識之消費大眾皆可簡易辨識本件圖樣變化皆為本件商標之表徵云云。微論他國之註冊，因法制、國情不同，不得作為系爭商標亦應准註冊之論據，且查原告所提資料，除美國之註冊商標圖樣與系爭商標相同外，其所使用之圖樣如附圖二所示，與系爭商標圖樣不同，自難認如附圖一之系爭商標圖樣業經原告使用而具顯著性。至原告可否僅以「X-1R」圖樣申請註冊，係另案問題，原告既未於被告核駁前申請變更商標圖樣，被告自應就原告原申請圖樣審核。原告以何種圖樣申請註冊，應由原告自行決定，被告尚無告以應如何更正圖樣之義務。關於凱瑞歐公司「馬澼精X-ER」審定商標，經被告審定結果，係襲用「X-1RFRICTIONELIMI-NATORHORSEPOWERINABOTTLE」商標之主要部分「X-1R」，而予撤銷。該案係屬另案，且撤銷理由係認凱瑞歐公司商標襲用「X-1R」，亦非認系爭商標整體均具顯著性，難執為系爭商標具顯著性之證據。綜上所述，系爭商標有違首揭商標法第五條第一項規定，原處分否准原告註冊之申請，一再訴願決定遞予維持，理由雖有部分不同，但結論相同，仍應予維持。原處分已載明核駁理由，其理由縱未盡妥適，尚難認侵害原告合法訴願權益。原告所訴各節，均非有理由，其訴應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年六月八日
最高行政法院第一庭
審判長法官黃綠星
法官高啟燦法官蔡進田法官黃璽君法官廖宏明右正本證明與原本無異
法院書記官邱彰德中華民國九十年六月八日