智慧財產法院102年度行商訴字第154號判決

裁判字號：智慧財產法院102年行商訴字第154號判決

裁判日期：民國103年06月25日

裁判案由：商標註冊

智慧財產法院行政判決
102年度行商訴字第154號民國103年6月4日辯論終結原告 三井 日本料理餐廳有限公司代表人 黃奕瑞 訴訟代理人 劉宗欣 律師
邵瓊慧 律師 施汝憬 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 洪文彬 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國102年10月30日經訴字第10206108000號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰原告於民國（下同）99年11月19日以「三井MITSUI及圖」商標（下稱系爭申請商標），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」服務，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭申請商標與據以核駁日商三井物產股份有限公司（下稱日商三井物產公司）之「三井」、「三井物產」、「MITSUI」等商標（下稱據以核駁商標）構成近似，其指定或使用之服務間復存有關聯性，而據以核駁諸商標於系爭申請商標註冊前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度，系爭申請商標有致相關公眾混淆誤認之虞，應不准註冊，以102年6月18日商標核駁第347635號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告仍為不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告主張略以：㈠原處分及訴願決定以多個已被撤銷而失效之據以核駁商標為
依據，核駁本件系爭申請商標之註冊，顯有瑕疵，應予撤銷：
訴外人日商三井物產股份有限公司之據以核駁商標「MITSUI及圖」在我國於第29類之「豬肉、罐裝之肉類、罐裝之水產肉、大豆、罐裝之乾製、醃漬、脫水、冷凍果蔬、果醬、乳酪、橄欖油」、第30類之「咖啡、紅茶、醋、糖、義大利麵條、冰淇淋、米、麥」及第32類之「啤酒、柳橙汁」等商品以及第35類之「代理進出口服務」服務，皆已於94年至96年間被撤銷而失效。尤有甚者，日商三井物產公司無任何商標註冊於系爭申請商標指定使用之第35類「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，足證系爭申請商標於99年11月19日申請註冊時，日商三井物產公司在我國並未將據以核駁商標使用於與系爭註冊商標所指定之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務相類似之商品或服務，消費者實無從認識其商標，更無可能有致混淆誤認之虞。原處分及訴願決定竟依據此等已失效之商標核駁系爭申請商標之註冊，明顯錯誤。
㈡系爭申請商標與據以核駁商標在外觀、觀念、讀音上，均不相同，二者絕非近似商標：
⒈系爭申請商標「三井MITSUI及圖」商標，係原告以公司名
稱之特取部分「三井」加以藝術化特殊設計後，加上外文「MITSUI」所整體組合而成之商標，其識別性極強，予消費者之印象極深。
⒉據以核駁商標雖有以外文「MITSUI」作為其商標圖樣之一
部分，但因其係將外文「MITSUI」與圖相結合，而系爭申請商標則為字體經藝術化特殊設計的中文「三井」及外文「MITSUI」之結合，如以商標圖樣整體來觀察，二者之外觀差異極大，觀念或讀音亦顯不相同。又其中以中文「三井」作為其商標圖樣之一部分，但因其商標圖樣另含「住友」、「農林MitsuiNorin」或「銘茶MitsuiGreenTea」等不具識別性之文字，而與系爭申請商標為字體經藝術化特殊設計的中文「三井」及外文「MITSUI」之結合，如以商標圖樣整體來觀察，則與系爭申請商標不論外觀、觀念及讀音均不相同。
⒊原處分所列據以核駁商標中未於我國獲准註冊者，「三井
物產」商標雖亦以中文「三井」作為商標圖樣之一部分，但因其商標圖樣另結合「物產」等不具識別性之文字，如以商標圖樣整體來觀察，亦與系爭申請商標之外觀、觀念及讀音均不相同。至於據以核駁之「三井」商標，因系爭申請商標為字體經藝術化特殊設計的中文「三井」及外文「MITSUI」之結合，如以商標圖樣整體來觀察，二者之外觀差異極大，觀念或讀音亦不相同。
⒋是以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通
之注意，絕不會有所混淆而誤認系爭申請商標與據以核駁商標來自同一來源或誤認不同來源之間有所關連，故系爭申請商標與上開據以核駁商標絕非近似商標。
㈢據以核駁商標於系爭申請商標申請註冊時，在我國已非著名商標：
⒈商標是否著名，應以國內消費者之認知為準：
據以核駁諸商標之商標權人日商三井物產公司固為日本知名企業集團，並於世界多個國家和地區設有據點，惟據以核駁商標在我國是否為著名商標，仍應以國內消費者之認知為準。
⒉參照「著名商標審查基準」第2.1.2.1項規定，認定著名
商標之參酌因素包括「商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形」。惟曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距離處分時已超過
3年，此時是否仍屬著名商標，須參酌其他相關證據加以判斷。
⒊原處分及訴願決定之所以認定據以核駁之「三井」、「三
井物產」、「MITSUI」等商標為著名商標，係單純援引經濟部之訴願決定書、臺北高等行政法院判決及鈞院判決等作為佐證。然前揭資料認定據以核駁商標為著名商標之時間點，均為96年8月31日以前，惟系爭申請商標申請註冊之日期為99年11月19日，距離96年8月31日已逾3年。參諸上述「著名商標審查基準」第2.1.2.1項規定，在此情形下，就據以核駁商標於系爭申請商標註冊申請時是否仍為著名商標，被告必須參酌其他相關證據加以判斷。
⒋然而原處分及訴願決定忽略著名商標之著名性會隨時間之
經過而有所變動，竟單純援引早已過時之訴願決定與法院判決，在完全未參酌其他相關證據之情形下，即認定據以核駁商標為著名商標，進而核駁系爭申請商標之註冊申請，顯然與被告自行訂定之「著名商標審查基準」有違，並違反行政法上之平等原則、行政自我拘束原則及信賴保護原則。
⒌再者，原處分所援引之訴願決定與法院判決，判斷據以核
駁商標為著名商標所援用之證據資料，均為94年以前之歷史資料，該等資料於系爭申請商標99年11月19日提出申請時，早已不具參考價值，因此，據以核駁商標於系爭申請商標註冊申請時，在我國已非著名商標。
⒍訴願決定雖稱：「經本部依職權查詢據以核駁商標權人公
司網頁（http://www.mitsui.com/jp/en/index.html）之NewsReleases（新聞發布）可知，西元（下同）2008年至今該公司仍有持續經營發展其農產品、肉品及食品產銷、電視購物、便利商店等事業」云云。惟訴願決定所援引日商三井物產公司之網頁資料係「日本」之網頁，無法證明日商三井物產公司「在我國」仍持續使用據以核駁商標，而且在未見日商三井物產公司將據以核駁商標實際使用於其網頁上所宣稱之服務之情形下，實不得單憑該網頁資料，即遽認日商三井物產公司在我國仍持續使用據以核駁商標。
⒎更何況日商三井物產公司之據以核駁商標「MITSUI及圖」
在我國於第29類之「豬肉、罐裝之肉類、罐裝之水產肉、大豆、罐裝之乾製、醃漬、脫水、冷凍果蔬、果醬、乳酪、橄欖油」、第30類之「咖啡、紅茶、醋、糖、義大利麵條、冰淇淋、米、麥」及第32類之「啤酒、柳橙汁」等商品以及第35類之「代理進出口服務」服務，皆已於94年至96年間被撤銷而失效，且日商三井物產公司並無任何商標註冊於系爭申請商標指定使用之第35類「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，足證系爭申請商標於99年11月19日申請註冊時，日商三井物產公司在我國並未將據以核駁商標使用於與系爭申請商標所指定之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務相類似之商品或服務。由此可知，於系爭申請商標於99年11月19日申請註冊時，據以核駁商標在我國之知名度絕不及於系爭申請商標所指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務。
㈣系爭申請商標無致相關公眾混淆誤認之虞：
⒈系爭申請商標所指定使用之服務，與據以核駁商標所使用之商品或服務並不類似：
⑴系爭申請商標係指定使用於申請時之商標法施行細則第
13條第35類之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務申請註冊。
⑵據以核駁商標於我國獲准註冊者，所指定使用之商品／
服務包括「煤炭、汽油、重油、天然氣」（第4類）、「降血壓劑、解熱鎮痛劑、維他命」（第5類）、「園藝用剪刀、餐刀、匙、餐叉」（第8類）、「手提包、錢包、洋傘」（第18類）、「棉、紡織用合成纖維、露營用帳篷」（第22類）、「茶葉」（第30類）、「茶葉；茶葉製成之飲料」（第30類）、「麥、混合飼料、香蕉」（第31類）、「電信加值網路傳輸、電視傳播」（第38類）、「提供貨物之海運、船舶運送、倉儲」（第39類）等。
⑶系爭申請商標所指定使用之服務，與據以核駁商標所指
定使用之商品/服務相較，無論類別或性質均不同，市場有所區隔而不具利益競爭關係，依一般社會通念及市場交易情形，不會使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故系爭申請商標所指定使用之服務，與據以核駁商標所指定使用之商品/服務並不類似。
⑷原處分及訴願決定稱系爭申請商標指定使用於「食品零
售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，與據以核駁商標所使用於代理食料等各種商品進出口服務具相當程度之相關性云云。惟不論原處分及訴願決定均未具體說明「代理食料等各種商品進出口服務」，與系爭申請商標所指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務之間究竟有何關聯，實有不備理由之嫌，亦明顯違反行政法上之明確性原則。
⑸據以核駁商標「MITSUI及圖」指定於第35類之「代理進
出口服務」服務，已於96年間被撤銷而失效，足證原告於99年11月19日提出系爭申請商標申請時，日商三井物產公司在我國早已未將據以核駁商標使用於「代理進出口服務」服務。從而，原處分及訴願決定竟認定系爭申請商標指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，與據以核駁商標所「使用」於代理食料等各種商品進出口服務具相當程度之相關性云云，自有違誤。
⒉系爭申請商標已成為著名商標而為相關消費者所熟知，故無致相關公眾混淆誤認之虞：
⑴系爭申請商標因原告長期及努力之經營，已成為著名商
標而為相關消費者所熟知，於餐飲服務及其相關之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務之著名程度，更是遠勝據以核駁商標，相關公眾自得區辨為不同來源，故雙方併存無致相關消費者混淆誤認之虞：
①原告以日本料理聞名於我國，其創立之「三井」系列
日本料理餐廳，包括「三井」本店、「三井選品」、「明水三井」、「上乘三井」、「三井料理美術館」、「三井極壽司」等，均廣受消費者所喜愛，足證原告之系爭申請商標於「餐飲服務」已成為著名商標而為相關消費者所熟知。此由「財訊」雜誌西元2008年11月1日之報導、「天下」雜誌2009年7月15日之報導、「GQ」雜誌之報導、「CAREER」2010年10月份雜誌之報導、自由時報2010年11月27日之報導、Google搜尋引擎以「三井日本料理」為關鍵字之搜尋結果高達50萬筆之資料，更有眾多網友撰文討論「三井日本料理」之高品質服務與優良產品。
②原告之第一家零售門市地址位於台北市○○路○○號
一樓，消費者可購買喜歡之日式生鮮食材、飲料、農產品、水產品回家，亦可交師傅當場依消費者之喜好為烹煮並直接享用。而同地址二樓，為原告另一關係企業明水三井餐廳有限公司之「明水三井」日本料理餐廳，消費者在「明水三井」享用日本料理之餘，也可就近下樓購買與在餐廳用餐同一等級之食材，回家自行烹煮。挾著「三井」系列日本料理餐廳之知名度，系爭申請商標使用於餐廳附設之零售服務店面，以表彰三井系列日本料理餐廳所具有之優良、高品質產品及嚴格把關新鮮食材之精神，提供消費者在到餐廳用餐之餘，亦能享有零購與在餐廳用餐同一等級之食材或材料之便利。隨著「三井」餐飲集團於相關消費者間與日俱增之知名度，系爭申請商標使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務，亦廣為消費者所知悉。由於零售服務店面之裝潢及販售之商品與「三井」系列日本料理餐廳相仿，且地點同一，相關消費者就系爭申請商標所表彰之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務之來源係原告，均知之甚明。
③據以核駁商標在我國之知名度既不及於「食品零售、
飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，故系爭申請商標於99年11月19日提起申請時，於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務之知名度，遠高於據以核駁商標：「三井」雖為日商三井物產公司之法人名稱，惟日商三井物產公司提供之商品及服務以石化、金屬等業務為主，且基於商標屬地主義，其於國情風俗相去甚遠之台灣並未具有高知名度；且日商三井物產公司於我國並未開設有餐廳或經營「食品零售等業務，遑論於我國更沒有任何有關日商三井物產公司從事食品零售之證據資料。
④雙方商標併存無致相關消費者混淆誤認之虞：
原告就系爭申請商標於99年11月19日向被告提出申請時，已因原告持續大量使用於餐飲服務及其相關之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務，而於相關消費者間極富盛名。反之，據以核駁商標除了94年間之非關食品零售等服務之使用證據外，多年來於食品零售等服務並無任何一個可徵援引之使用證據或資料，於食品零售等部分毫無知名度可言。因系爭申請商標申請時，已成為著名商標，於食品零售等服務之知名度，更遠高於據以核駁商標，相關公眾自得區辨為不同來源，故二商標併存無致相關消費者混淆誤認之虞。
⒊「三井」或「MITSUI」之識別性較弱，亦非日商三井物產
公司所得獨占之商標；原告在我國已就「三井」及「MITSUI」商標，於眾多與本件所指定服務類似之商品/服務取得註冊；且原告已在中國大陸及澳門等地取得「三井」及「MITSUI」商標於「食品及飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務之註冊，足證系爭申請商標無致相關公眾混淆誤認之虞：
⑴據以核駁商標之「三井」為日本一常見之姓氏，「MITS
UI」則為其日文發音，並非日商三井物產公司所獨創，其識別性較弱，亦不應由日商三井物產公司獨占使用，故不致相關公眾與系爭申請商標發生混淆誤認。
⑵原告就「三井」及「MITSUI」商標，自92年起已在我國
於與本件所指定使用之食品零售等服務類似或相關聯之下列商品/服務取得註冊在案，與據以核駁商標併存多年，從未發生消費者混淆誤認之情形，足證系爭申請商標無致相關公眾混淆誤認之虞。
⑶又原告已在中國大陸及澳門等地取得「三井」及「MITS
UI」商標於食品及飲料零售等服務（第35類）之註冊，足證在中國大陸及澳門之商標主管機關認定就食品及飲料零售等服務，非日商三井物產公司之商標知名度所能擴大保護之範圍等語。
㈤訴之聲明：1.原處分及訴願決定均撤銷。2.被告應就申請第
000000000號「三井MITSUI及圖」商標申請案，為准予註冊之處分。
三、被告答辯略以：㈠系爭申請商標有商標法第30條第1項第11款規定適用部分：
⒈據以核駁商標是否著名暨其著名之程度：
⑴據以核駁商標權人日商三井公司係日本知名企業集團，
以「三井」及羅馬拼音「MITSUI」為其集團標識，其事業領域包含鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務，於世界多個國家和地區設有據點，除以其公司名稱之特取部分中、外文「三井」、「MITSUI」或「MITSUI及圖」在其本國日本獲准註冊，列為著名商標受到保護外，並單獨或結合「化學」、「石化」、「物產」、「金屬」、「建設」、「造船」等不具識別性之文字或圖形於各類別商品或服務廣泛申准註冊，於我國亦獲准註冊第785530等20餘件商標，其集團關係企業亦以「三井」、「MITSUI」作為商標圖樣之一部分，申准取得註冊第166087號「三井住友」、第0000000、0000000號「三井農林MitsuiNorin」、第0000000號「三井銘茶MitsuiGreenTea」等商標。
⑵據以核駁商標權人之企業於「財富」雜誌所列世界500
強排名前20名，2008年迄今持續經營發展其農產品、便利商店等事業，足認於系爭申請商標申請註冊時，據以核駁商標為一著名商標，此經經濟部經訴字第09906054220號、經訴字第09906054180號、經訴字第00000000000號、經訴字第09906053390號決定書、臺北高等行政法院94年度訴字第2015號、鈞院100年度行商訴字第141號、100年度行商訴字第145號、100年度行商訴字第146號判決認定在案。原告主張據以核駁商標之商標權人在我國註冊之第806322、796862、801528、102267號等商標於94年至96年間，已被撤銷而失其效力。
惟據以核駁商標縱經撤銷而失效，亦不影響其為著名商標，及據以核駁商標權人有多角化經營等事實，且原告未引證第806322、801528、102267號等商標。另原告主張前揭訴願決定及法院判決均為96年8月31日以前，與系爭申請商標申請註冊時相較差距已逾3年。惟著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名（參照最高行政法院100年度判字第1140號判決意旨）。況據以核駁商標權人自1896年即於我國開設台北分店，而原告既未能證明其企業規模已變小，且已無於全球為多角化經營之事實，難謂上開行政處分、訴願決定、行政訴訟判決已經相當時日而不足採。
⒉二商標是否近似暨其近似之程度：系爭申請商標予消費者
寓目印象主要識別部分係中文「三井」及外文「MITSUI」，與據以核駁商標相較，兩者均有相同之中文「三井」或外文「MITSUI」，且據以核駁商標圖樣之「MITSUI」係「三井」之日文羅馬拼音，兩者予消費者之外觀、觀念相同，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標且近似程度高。
⒊相關消費者對各商標熟悉之程度：據以核駁商標為著名商
標，已如前述。又據以核駁商標權人之事業介紹有鋼鐵製品本部、金屬資源本部、基礎設施項目本部、機械與運輸事業本部、基礎化學本部、基能化學本部、能源第一本部、能源第二本部、食糧本部、食品事業本部、消費者服務事業本部、新一代職能推進本部等，足見其多角化經營之程度已涵蓋各領域，其中亦包含與系爭申請商標所指定使用類別近似之食糧本部、食品事業本部。縱認系爭申請商標與據以核駁商標其指定商品服務類別雖有不同，惟據以核駁商標既屬著名程度相當高之商標，以其著名程度對其保護之商品範圍自應較為廣泛，而不應以其申請指定使用之商品類別為限，自應給予較大之保護。
㈡原告於系爭申請商標提出申請時，據以核駁商標仍有效存在
，且表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍認知，自有拘束他人以相同或近似之商標申請註冊，足見系爭申請商標之註冊有商標法第30條第1項第13款規定之適用。至原告主張已在中國大陸及澳門等地取得「三井」、「MITSUI」商標註冊，因各國或地區法制及審查實務有別，尚難比附援引執為本件商標應予核准註冊之論據等語；並聲明駁回原告之訴。
四、本件為課予義務之訴：㈠按「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回
，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，行政訴訟法第5條第2項定有明文，是為行政訴訟之課予義務訴訟制度規定。關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，所作成法律之判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實與法律狀態為準，倘事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態有變更，法律審法院裁判前之法律狀態有變更，均應加以考量。」（最高行政法院100年度判字第1924號判決參照）。準此，課予義務訴訟之判斷基準時點，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。本件原告申請商標註冊，被告予以駁回，原告認其權利受損害，於訴願程序後，向本院提起行政訴訟，請求原處分與訴願決定均撤銷，暨命被告就系爭申請商標作成准予註冊之處分，依行政訴訟法第5條第
2項之規定，係提起課予義務之訴。㈡次按現行商標法於101年7月1日修正施行，本件原告於99
年11月19日向被告為系爭申請商標註冊之申請，申請指定使用商標法施行細則第13條第35類商品/服務，被告於102年
6月18日作成原處分，以原告之申請違反現行商標法第30條第1項第11款規定，核駁系爭申請商標註冊之申請。是原告申請時商標法尚未修正，當時商標法第23條第1項第12款規定與現行商標法第30條第1項第11款規定內容相同，被告核駁審定時依現行商標法，本件本院言詞辯論程序終結前商標法規定未再修正，本件依現行商標法第30條第1項第11款規定為判斷基準。
五、本院判斷如下：㈠原處分認據以核駁商標為著名商標，本件首應審究該商標是
否為著名商標。按現行商標法第30條第1項第11款前段規定，商標有相同或近似於他人著名商標或標章有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。所稱之著名商標，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條亦設有規定。因著名商標具有相當之知名度，較易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免混淆誤認之虞，故對著名商標為特別保護。判斷商標是否著名，依司法院釋字第104號解釋意旨，係指中華民國境內，一般所知者而言。又被告之101年4月20日經濟部經授智字第10120030550號令修正發布「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」（下稱保護著名商標審查基準），其2.
1.2認定著名商標為：「商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果..縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標著名。」、而2.1.2.1認定著名商標之參酌因素則揭示：「1.商標識別性之強弱、2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、3.商標使用期間、範圍及地域、4.商標宣傳之期間、範圍及地域、5.商標是否申請或取得註冊及其註冊，申請註冊之期間、範圍及地域、6.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、7.商標之價值、8.其他足以認定著名商標之因素」等，其中「6.商標成功執行其權利的紀錄..」部分，特別敘明：「考量此項因素時，需注意其成功執行其權利的時間點，因著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變動，若其成功執行其權利的時間點，距離處分時過為久遠，例如曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距離處分時已超過3年，此時，是否仍屬著名商標，就須參酌其他相關證據加以判斷。」。此之保護著名商標審查基準為被告職權所修正發布，與現行商標法第30條第1項第11款規定並無違背，亦與同法第1條「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之立法目的相符，且上開審查基準於著名商標保護之判斷，就法規及實務作法作更進一步細膩分析解說，使商標專責機關在個案審查，除符合一致性要求外，更能兼及個案之妥當性規定意旨（最高行政法院98年度判字第455號判決參照），自得援用之。
㈡次按商標法第30條第1項第11款前段係以「有致相關公眾混
淆誤認之虞」為規定要件，其立法意旨在於避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤之虞，因此，於適用第30條第
1項第11款前段規定時，關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及其內涵，前揭「保護著名商標審查基準」2.2亦明定：「如前述，第30條第1項第11款前段與同條項第10款規定均在規範『混淆誤認之虞』，其立法意旨在於避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，因此，於適用第30條第1項第11款前段規定時，關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵....與同條第10款規定一樣，均可援用前揭『混淆誤認之虞』審查基準。..混淆誤認之虞的判斷應儘可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確地判斷有無混淆誤認之虞。」。因之，與著名商標近似有致相關公眾混淆誤認之虞，亦可援用被告發布之「混淆誤認之虞審查基準」所揭示之各項參酌因素，即商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似與其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等，因兩商標近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。
㈢據以核駁商標「三井」、「MITSUI」等為著名商標：
⒈據以核駁商標之權利人為日商三井物產公司係日本知名企
業集團之一，以「三井」及「MITSUI」為其集團標識，並在我國獲准註冊如附圖所示各商標，其所產製商品除廣泛行銷國際市場，於1952年在我國設立分店，主要從事各種投資及化學、石化、金屬、建設、造船、食料等各項產品進出口業務；據以核駁商標權人並以中、外文「三井」、「MITSUI」或「MITSUI及圖」、「三井物產及圖」在各國獲准註冊，「三井物產」、「三井住友」、「MITSUI」亦在其本國日本獲准註冊列為著名商標受到保護外，其亦於我國獲准註冊第785530、789117、795891、796862、7974
42、800442、806750、97461、98640號等20餘件「MITSUI及圖」商標，其集團之關係企業亦以「三井」、「MITSUI」作為商標圖樣一部分，申准取得註冊第166087號「三井住友」、第00000000號「三井農林MitsuiNorin」、第00000000號「三井銘茶MitsuiGreenTea」等商標（如附圖所示），此有日商三井物產公司商標註冊資料可按（本院卷第74至82頁）。又據以核駁商標之權利人其企業於「財富」雜誌所列世界500強排名前20名，2003、2004年為「天下雜誌」服務業—進出口貿易排名分別為第24名、15名，西元2005年「中華徵信所」進出口貿易排名為第26名，年營業收入超過50億元，並榮獲94年度出口成長率第9名績優廠商；又據以核駁商標為著名商標亦由經濟部99年3月30日經濟部經訴字第09906054220號、第0000000000號決定書、99年4月20日經訴字第0990655140號、99年3月23日經訴字第09906053390號訴願決定書及臺北高等行政法院94年度訴字第2015號、本院100年度行商訴字第141、145號行政判決可按，堪以認定系爭申請商標於96年8月31日申請註冊時，該「三井」、「MITSUI」等商標所表彰之信譽及品質已廣為我國相關業者及消費者所普遍認知，而為著名商標。
⒉原告雖主張日商三井物產公司在我國註冊之第806322、79
6862、801528、102267號等商標於94年至96年間，已被撤銷而失其效力，被告以該等已撤銷失效註冊標商標審查系爭申請商標云云。惟日商三井物產公司有多角化經營之事實，其在我國取得註冊標有20餘件，被告未引證第806322、801528、102267號等商標審查（見原處分書），且該等商標縱經撤銷而失效，亦不影響據以核駁商標為著名商標之事實。
⒊原告另主張前揭訴願決定書及法院判決認定據以核駁商標
為著名商標時間點為93年12月3日、96年8月31日、89年
3月15，上開時間點均為96年8月31日以前，與系爭申請商標99年11月19日申請註冊日相距已逾前揭審查基準所定
3年期間，且被告援用之證據資料均為94年以前之歷史資料；又被告忽略著名商標著名性隨時間經過而變動，援引過時之訴願決定與法院判決，復未參酌其他相關證據，違反被告自行訂定之著名商標審查基準、行政自我拘束原則云云。惟按行政程序法第6條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。又按法規授與行政裁量權時，行政具有決定餘地，並可自行設定行使之標準，行政機關於此權限內訂頒一致性行政規則之裁量基準，原則上雖僅在行政內部生效，然基於憲法平等原則仍產生行政自我拘束之對外效力，除非有特殊之例外情形而應特別處理，否則行政機關應一體援用，始符合憲法及行政法上之平等原則。又按「著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名。」（最高行政法院100年度判字第1140號判決意旨參照），此所謂相當期間，應就商標個案而觀，總以長時間之演變，始能謂漸由消費者印象中消褪；又前開審查基準所定行政及司法機關認定著名商標距離處分時超過3年期間，並非否定其為著名商標，而係要求參酌其他因素。被告所引用證據資料雖為94年以前，距原告99年11月19日申請時，約5、6年間差距，而據以核駁商標指定使用之商品/服務類別甚多，依經驗法則，5、6年期間並非長期，不能使據以核駁商標完全自消費者印象中消褪，況據以核駁商標尚有「三井」等文字之商標在市場使用，故難認在消費者印象中消失。又原告於99年11月19日申請，被告參考本院101年1月12日之100年度行商訴字第141號行政判決（最高行政法院於101年
4月12日以101年度裁字第740號裁定駁回上訴）、100年12月9日以101年度行商訴字第145號行政判決（最高行政法院於101年5月17日以101年度裁字第740號裁定駁回上訴），於102年6月18日作成原處分時，該等判決均關於「三井選品mitsuistyle及圖」與據以核駁商標比較，被告參酌該判決，另就日商三井物產股份有限公司之企業規模、轄下子企業、多角化經營等，依據上開行政自我拘束原則，被告自應受前案據以核駁諸商標為著名商標之拘束。原告既未能舉證證明日商三井物產股份有限公司之企業規模已變小，且已無於全球為多角化經營之事實，難謂上開行政處分、訴願決定、行政訴訟判決已經相當時日而不足採，故原告此部分之主張應無理由。
㈣系爭申請商標圖樣係經設計之中文「三井」與外文字「MITS
UI」組合而成，而據以核駁諸商標或含有中文「三井」一字、外文「MITSUI及圖」及中文「三井」結合其他中文而成為商標。兩商標圖樣相較，系爭申請商標之中文「三井」二字，雖屬經設計並賦予獨特意象之字體，惟相關消費者於觀察時仍能辨識其即為中文「三井」二字，故此等特殊之文字設計意象，仍不足以使其跳脫中文之範圍而達到圖形概念之層次，故兩商標之中文「三井」部分仍屬相同。又據以核駁商標為日商三井物產公司之關係企業所有之商標或另含有中文「住友」二字，或另含中文「農林」二字及外文「Norin」部分，或另含中文「銘茶」二字及外文「GreenTea」部分，惟其中除「住友」二字外，皆易予消費者為商品屬性或服務類別說明之感，則兩商標予相關消費者寓目之部分仍為中文「三井」二字及外文「MITSUI」部分，故相關消費者於異時異地隔離並整體觀察，易產生同一系列商標之聯想，而誤認二商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二商標應構成近似之商標。
㈤原告雖主張系爭申請商標指定使用於申請時之商標法施行細
則第13條第35類之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購路（電子購物）」等服務，與據以核駁商標指定使用於第4類「媒炭、、汽油、重油、天然氣」、「三井住友」註冊於第36類、「三井農林MitsuiNorin」註冊於第30類、第32類而「三井銘茶Mits
uiGreenTea」則註冊於第30類，與系爭申請商標所註冊之第35類食品、及海產等相關進出口服務完全不同等商品/服務，無使用於第35類商品者，顯見兩者商品無類似，無致相關公眾混淆誤認之虞等語，惟查，系爭申請商標指定使用於食品零售等服務，與據以核駁諸商標指定使用商品類別雖有不同，但被告查詢三井物產株式會社網站（http://www.mit
sui.com/jp/zh/index.html），並檢視其首頁之內容，其「事業介紹」頁籤中業務本部介紹之部分即有「鋼鐵製品本部」、「金屬資源本部」、「基礎設施項目本部」、「機械與運輸事業本部」、「基礎化學本部」、「基能化學本部」、「能源第一本部」、「能源第二本部」、「食糧本部」、「食品事業本部」、「消費者服務事業本部」、「新ㄧ代職能推進本部」等，顯見日商．三井物產股份有限公司之多角化經營之程度，已涵蓋各領域，其中包含與系爭申請商標所指定使用類別近似之「食糧本部」、「食品事業本部」。而點選該首頁「食糧本部」之連結後，該網頁之內容顯示其所經營業務範圍，包括「糧食穀物領域：糧食業務、油脂業務、飼料業務、畜產業務以及小麥、大麥、大豆、菜籽、玉米、飼料原料、棕櫚油、芝麻等的進出口、內銷和轉口貿易。糖類發酵領域：制糖業務、功能性食料業務以及粗糖、砂糖、糖蜜、酒精的進出口、內銷和轉口貿易。點選「食品事業本部」其所經營業務範圍，包括「食品原料領域：果汁、咖啡、茶葉等飲料原料事業及乳製品事業。食品流通領域：綜合食品批發業務以及所有加工食品、冷凍食品、點心、寵物食品等的進出口、內銷和轉口貿易。零售援助領域：零售援助業務（與零售企業合作提供先進功能、利用DCM的物流管理功能、可追蹤管理功能、商品策劃開發功能等）以及食品材料和包裝材料的進出口、內銷和轉口貿易。農業領域：以IT、流通、行銷、農業生產等為切入口，在農業領域進行業務開發」等語，由此可知，日商三井物產股份有限公司係多角化經營下，其「食糧本部」、「食品事業本部」之業務實已涵蓋系爭註冊商標指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」服務，縱認網頁不足以具體證明日商三井物產公司已為此業務，然至少證明日商三井物產公司確有積極於此領域多角化經營之計劃。就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切係相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍較小。原告之系爭申請商標與據以核駁商標其指定商品服務類別雖有不同，惟本件據以核駁商標既屬著名程度相當高之商標，以其著名程度對其保護之商品範圍自應較為廣泛，而不應以其申請指定使用之商品類別為限。系爭申請商標指定使用商品與據以核駁諸商標所指定使用商品類別雖有不同，然原告忽略據以核駁商標乃著名商標，且其著名之高度已使其保護範圍不以其所指定使用商品類別為限，以及系爭申請商標指定使用之商品與據以核駁諸商標所指定使用之商品，有涵攝而吸收之效果，是原告此部分主張自非可採。
㈥原告雖主張系爭申請商標於餐飲及其相關零售服務為著名商
標，消費者無混淆誤認之虞等情，並提出雜誌報導、網頁及照片等證據資料（見本院卷第84至111頁）。然上開證據係三井餐飲集團之相關報導及三井日本料理之搜尋結果及消費者網友討論內容，大部分為三井日本料理之相關資料，為使用於餐點、飲料及設座等餐廳型態之服務，與系爭申請商標指定使用於食品零售、超級市場等服務有別，且多未見有系爭申請商標「三井MITSUI及圖」或部分為另案「三井選品」等商標之使用資料，與系爭申請商標圖樣有別，且少有於食品零售店面之實際展售資料，無相關行銷地域、營業額、市場占有率等事項資料可資參酌，是難認原告已廣泛使用系爭申請商標，已為相關消費所熟悉而可與據以核駁商標區別，原告此部分主張，亦不可採。
㈦依上所述，本院審酌系爭申請商標與據以核駁諸商標二者識
別性之強弱、二商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合因素，認為系爭商標已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞情形，自有現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。
六、綜上所述，系爭申請商標有商標法第30條第1項第11款前段所定不得註冊之情形。從而，原處分認定系爭申請商標應不得註冊所為核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，並命被告應就系爭申請商標為准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國103年6月25日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官彭洪英法官李維心以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││者，得不委任律師│格或為教育部審定合格之大學或獨││為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││形之一，經最高行│二親等內之姻親具備律師資格者。││政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││，亦得為上訴審訴│。││訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國103年6月25日
書記官丘若瑤