智慧財產法院104年度行商訴字第82號判決

裁判字號：智慧財產法院104年行商訴字第82號判決

裁判日期：民國106年01月11日

裁判案由：商標評定

智慧財產法院行政判決
104年度行商訴字第82號原告旅東股份有限公司（原名：旅東貿易股份有限公司
）代表人 蔣鄭明珍 （董事長）訴訟代理人 林發立 律師
呂靜怡 律師被告經濟部智慧財產局代表人 洪淑敏 （局長）住同上訴訟代理人 盧耀民
參加人 德商 ‧阿迪達斯公司代表人 莎拉塔帕 （SarahTalbot,智慧財產法務長）訴訟代理人 郭建中 律師
許綾殷 律師 邵瓊慧 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104年
5月11日經訴字第10406305570號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項：本件原告起訴時，被告代表人原為 王美花 ，嗣於本件訴訟程序進行中變更為洪淑敏，茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟（見本院卷㈨第135頁正反面、第305頁正反面），核無不合，應予准許。
貳、實體事項：
一、事實概要：參加人於85年12月17日以「adidas＆3-stripedevice」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋，圍巾，冠帽，襪子，服飾用手套，禦寒用手套」商品，向被告（原「中央標準局」，於88年1月26日改制為「智慧財產局」）申請註冊，經被告審查，准列為註冊第798026號聯合商標（下稱系爭商標，系爭商標依92年11月28日修正施行之商標法第86條規定，已視為獨立之商標），權利期間至91年10月31日止。嗣系爭商標經2次申准延展註冊（仍指定使用於前揭商品），權利期間至111年10月31日止。其後，原告於101年6月29日以系爭商標之註冊，有違延展註冊時商標法（86年5月7日修正公布，87年11月1日施行，下稱87年商標法）第37條第7款及申請評定時商標法第23條第1項第12款之規定，對之申請評定。被告審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行，依現行商標法第106條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1項第11款規定。案經被告審查，以系爭商標申請評定時已逾申請評定之5年除斥期間，原告復未能證明系爭商標有現行商標法第30條第1項第11款規定之情形及係屬惡意等情事，以103年11月17日中台評字第101020
6號商標評定書為「評定駁回」之處分。原告不服，提起訴願，案經經濟部以104年5月11日經訴字第10406305570號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件課予義務訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，因認參加人有參加本件訴訟之必要，乃依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告主張：㈠系爭商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定：
⒈原告之關係企業即訴外人弘崧國際股份有限公司（下稱弘
崧公司）於58年成立，主要從事鞋類國際貿易業務。原告以據以評定商標所表彰之著名「將門球鞋」為自創品牌，於78年至85年間，投入新台幣（下同）94,384,565元之廣告經費於行銷宣傳據以評定商標，其廣告效益顯著，成功在國人心中塑造據以評定商標之著名品牌形象，使據以評定商標成為我國自創又深獲相關廣大消費者認同之品牌，亦將據以評定商標委由其關係企業即訴外人京展光學股份有限公司使用於眼鏡類商品，有多角化經營情事，足認在系爭商標於91年8月29日申請延展註冊時，據以評定商標（即註冊第203482、203597、309238、438897、741627號商標及「三斜線加上圓點」商標、「三斜線加上圓點及JUMP」商標）業經原告長年廣泛行銷，並藉由在我國和全球主要經貿市場如美國、中國等地大量刊登各式廣告和印製散布型錄等宣傳品，並經媒體雜誌廣泛報導而臻為一著名商標，其所表彰之信譽及品質已不僅及於使用領域內之鞋子商品來源及信譽，且係國內早年成功進軍國際之自創品牌，其對一般消費者即包括非屬該使用領域之消費者而言，據以評定商標已代表一定之品質保證或特別之商譽，著名程度極高。
⒉系爭商標與據以評定商標近似程度極高：
據以評定商標註冊皆為由右至左長度遞減且由右上斜至左下之3條斜線，復搭配置於左上方之一圓點而成，此圓點和3條斜線的高度對齊且平行陳列，予人工整之感，而據以評定商標圖形係原告於70年委請美術系教授所獨創業如前述，主要以「人起跑、跳動前的姿勢」為概念草圖，進而設計出之圖樣。系爭商標圖樣亦係由右到左長度遞減的平行陳列之3條斜線所組成，兩者商標整體外觀觀之，均係三條遞減之平行斜線圖形，相關消費者於第一眼目光接觸之際，實難以辨別兩者之區別，兩者商標如用在相同或類似商品上，因兩圖樣均係三條長度遞減之斜線，相關消費者一時之間絕對無法快速正確地區別兩者商品之來源，將致相關消費者混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，或淡化本案據以評定商標原有之高度識別性，兩者商標屬近似之商標。
⒊據以評定商標與系爭商標商品之市場完全相同並無區別，有致相關公眾產生混淆誤認之虞：
⑴商標識別性之強弱：據以評定商標圖形乃原告出資聘請
專業美術人士所獨創，具有高度創意之獨創性商標圖樣而值得高度保護，且業經原告投注大量廣告經費在相關市場行銷。
⑵商標是否近似暨其近似之程度：據以評定商標與系爭商
標於外觀、讀音、意義上，兩者商標整體圖樣之主要構圖皆三斜線圖，且圖形部分均占整體商標圖樣中較明顯之位置，屬高度近似之商標。
⑶商品或服務是否類似暨其類似之程度：系爭商標指定使
用於第25類之「靴鞋，圍巾，冠帽，襪子，服飾用手套，禦寒用手套。」商品，與據以評定商標指定使用於第25類之「各種衣服」、「衣服、靴、鞋、領帶、冠帽、襪子、服飾用禦寒用手套、腰帶」和「男鞋，女鞋，休閒鞋，運動鞋，童鞋，涼鞋」等商品，二者為相同或類似之商品，該等商品皆為人體穿戴用品，且市○○○○路相同，依據社會通念及市場交易情形，屬相同或類似之商品。
⑷先權利人多角化經營之情形：原告自70年代起即使用據
以評定商標於表彰其鞋類產品，爾後並衍生推出各式周邊商品，如將據以評定商標使用於衣服、球類、護腕和頭巾等各式商品，原告並將據以評定商標授權其關係企業使用於眼鏡類等產品，足證原告持續擴充據以評定商標之產品線及多角化經營之計畫。
⑸實際混淆誤認之情事：原告據以評定商標於71年在我國
獲准註冊在先，且在系爭商標延展申請日即91年8月29日前在我國為著名商標，則系爭商標註冊之情事自有使相關消費者構成混淆誤認之可能。
⑹相關消費者對各商標熟悉之程度：據以評定商標在我國
已廣為相關消費者所熟知，業據原告所提出大量使用證據說明。系爭商標為著名商標，惟據以評定商標為先註冊之著名商標，我國商標法採註冊主義，自應保護先註冊之著名商標。
⑺系爭商標註冊人是否善意：原告於71年3月以據以評定
商標圖樣申請商標註冊，獲准商標註冊第191460號在案，之後陸續在我國取得註冊第237719、203482、438897、203597、359277、191460和741627號等商標，而據以評定商標在世界上之申請日遠早於參加人系爭商標。參加人在知悉原告據以評定商標之情形下，仍以和據以評定商標構成高度近似之系爭商標在我國申請註冊，顯非善意。
㈡原告註冊第237719號商標於72年12月1日審定公告後，即於
73年2月28日遭參加人以其所有之商標提出異議，後於民國73年5月23日以異議不成立結案，故可明確肯定參加人早於73年即因商標爭議案件而知悉原告據以評定商標存在。參加人遲至85年12月17日始在我國申請註冊系爭商標，復指定使用與據以評定商標同一及類似之商品，參加人與原告並非單僅具有同業關係，且兩造間早已就商標爭議案件交手，參加人係明確知悉著名據以評定商標之存在，且在雙方間仍有爭議存在下，猶申請系爭商標，系爭商標之註冊顯非出於參加人之善意。參加人多次在國內外異議據以評定商標，而明確知悉據以評定商標存在，卻猶以高度近似之圖樣作為系爭商標之一部而申請註冊，且獲准註冊後，參加人並不甘於兩商標並存，而係一再藉其系爭商標而積極驅逐原告之據以評定商標於市場之外，一直持續至近年101年仍以發警告信函之方式誤導原告菲律賓經銷商其代理之商品並非合法有效之註冊商標。參加人明顯藉其系爭商標而排除同業異己之原告，欲在市場上獨佔三條斜線之設計圖形，已係明顯藉此獲取不正競爭利益，否則何需申請高度近似於據爭商標之商標圖樣，是參加人於91年8月29日以系爭商標申請延展註冊時，早已明知原告據以評定商標之存在，自具有襲用他人著名商標之惡意存在，故本件評定案不受5年除斥期間的限制，原處分逕以系爭商標之延展註冊並無惡意而駁回系爭商標評定案，顯屬違誤。
㈢系爭商標應有87年商標法第37條7款及現行商標法第30條第
1項第11款規定之不得註冊事由，原處分所為「評定駁回」處分及訴願駁回之決定，洵屬違誤，應予撤銷。
㈣並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被告對於註冊第79
8026號商標評定事件，應作成評定成立，註冊應予撤銷之處分。
三、被告辯稱：㈠系爭商標之註冊並未違反87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定：
⒈系爭商標係由右至左長度遞減之3條斜線（左上斜至右下
）之圖形及其下方小寫外文「adidas」所構成，而原告主張使用著名及註冊第198250、203597、438897號「將門及圖JUMP」、第203482號「將門及圖」、第741627號「JUMP及圖」等商標（下稱據以評定商標）主要係由右至左長度遞減之3條斜線（右上斜至左下）、最左方一實心圓點之圖形，及其下方或附加大寫外文「JUMP」構成圖形主體，或結合中文「將門」或圓形背景圖案所組合而成。二者商標相較，系爭商標主要構圖係三斜線圖，據以評定商標係三斜線與圓點圖，再輔以外文或中文，且因該圖形特殊，並居於中央位置，極易引起一般消費者之注意，二者整體以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察及購買時施以普通之注意，整體外觀相彷彿，應屬構成近似之商標。
⒉由原告提出商標註冊資料、78年至85年之廣告經費資料、
72年至84年間在我國及世界各地之行銷廣告等證據資料，可知原告與其前手弘崧公司屬同一企業集團，於64年自創「將門」品牌，為我國第一家以自創品牌鞋類專業公司，於70年將其設計之三斜線與圓點圖結合中、外文「將門、JUMP」，於71年在靴鞋商品取得註冊第191460號「強普及圖JUMP」商標（商標權至90年12月31日未延展而失效），其後又指定使用於「書包、手提箱袋」等商品，取得據以評定商標第198250號「將門及圖JUMP」，並陸續於衣服、靴鞋等商品獲准註冊為據以評定商標第203597、359277、438897、203482、741627號，原告之前手弘崧公司透過民生報、經濟日報、中國時報等報紙及臺灣鞋訊等專業雜誌持續廣告宣傳，固得認定於系爭商標申請延展註冊之91年
8月29日時，據以評定商標表彰使用於靴鞋商品之信譽已為我國相關業者或消費者所普遍熟知。
⒊參加人於78年間使用由「三斜線圖」、外文「adidas」及
較小字體之「EQUIPMENT」分置上、中、下三行所組成之「adidasEquipment」商標於系列書包、鐘錶、靴鞋、襪
子、衣服等產品上，並取得系爭商標及註冊第682287、856401、581617號等商標，且持續於80年至100年間使用系爭商標於前揭商品型錄上，系爭商標於91年12月16日經被告實體審查，核准延展註冊公告在案，已如前述。另參加人於86年舉行「1997年阿迪達斯、黑松盃街頭籃球錦標賽」，相關媒體報導、宣傳海報及現場物品多有標示系爭商標及其他商標，而參加人於1997年度為運動商品（SportPerformance）於我國所支出之廣告費用即高達新台幣（下同）42,350,000元。系爭商標經參加人長期廣泛行銷使用，自1999年至2011年間每年均列入世界百大商標排名之一，有參加人提出商標註冊資料、彼得摩爾PeterMoore書及中譯本、1991年至2011年衣服、靴鞋，提袋等商品型錄、1998至2004年間大量各大媒體報導及廣告、行銷活動報導及照片、1997年至2004年間廣告經費統計表、1999年至2011年品牌百大排名等證據附卷可稽，足以認定系爭商標經由參加人之使用於運動用衣服、靴鞋、手提袋等商品，已為我國相關事業或消費者所熟知，且系爭商標於91年
8月29日申請延展註冊時，據以評定商標之鞋靴等商品在國內市場有併存註冊及使用多年之事實，且相關消費者已認識系爭商標與據以評定商標，足以區辨二者產品之來源，亦無消費者將系爭商標誤以為據以評定商標之情事，客觀上並無致相關消費者產生混淆誤認之虞，業經鈞院99年度行商更㈡字第4號判決及最高行政法院100年度判字第2262號判決認定在案。
⒋參加人自59年4月起以三條（斜）線圖案陸續於我國申請
多件商標之註冊，例如註冊第44653、44792、44815、45241、46167、47115、54482、54562、54422、54
532、54533、70924、71526、72937、95399號等，其商標圖樣係由各式長短、斜度、曲度等不同排列組合方式之3條線設計圖，其中註冊第44653、45241、54482、54562號商標，係以「三斜線圖」圖樣呈現，或並將其標示於運動鞋之鞋幫兩側之構圖申准註冊，足見參加人於
59、60年間已有雷同於系爭商標之「三斜線圖」圖樣之構思創用事實，其時間早於原告之前手弘崧公司於64年間創設「將門」品牌，並使用據以評定商標於鞋類商品之時點，自無從推論參加人係因知悉據以評定商標存在，而有仿襲之主觀意圖。原告所提證據僅能證明參加人於申請系爭商標註冊時，知悉據以評定商標存在，況系爭商標之延展註冊與據以評定商標並無構成混淆誤認之虞，系爭商標之延展註冊自非屬惡意。
⒌原告於101年6月29日申請評定，距系爭商標之91年8月
29日申請延展註冊日既已逾5年，所檢附之證據資料，復未能證明系爭商標有商標法第30條第1項第11款規定之情形及係屬惡意等情事，則系爭商標之註冊，自無商標法第58條第2項規定5年除斥期間例外排除規定之適用。
㈡兩造當事人涉及我國或外國其他商標爭議事件所為商標近似
、混淆誤認之虞等主張，因各國商標之審查，依屬地原則，應就具體案件系爭商標在各領域或地區實際使用之情形以為斷，亦無由以他國案例，遽謂本件應為相同之結論，且各商標所指定使用之商品或服務與系爭商標不同，個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何，消費者對商標之熟悉程度，識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，案情有別，要難比附援引，執為本案之有利論據。
㈢並聲明：原告之訴駁回。
四、參加人主張：㈠系爭商標之註冊並無惡意，自無排除5年除斥期間之例外：
⒈現行商標法第58條第2項之「惡意」並非單純「知悉」他
人著名商標之存在，必須以「違反商業習慣誠信方式」為之，或有「欲獲取不正競爭之利益」之意圖，始足當之。
參加人於38年間在全球使用三條線商標於運動鞋商品上，並標示三線商標於運動鞋側面，於59年間在我國申請「三條線」商標，該商標成為我國家喻戶曉之國際知名商標，此有60年至69年之經濟日報、民生報報導可稽。原告雖主張參加人為打擊撤銷原告之系爭商標，故意設計出與原告「三斜線及原點圖」近似之系爭商標，以在世界各國對原告之商標提出異議攻勢。然參加人之著名三條線商標之使用與註冊，均早於原告最早註冊之商標，以參加人之三條線商標於全球知名度，參加人無仿襲系爭商標之必要與可能，反係原告於產品上抄襲參加人之系爭商標。參加人雖曾對原告之審定第237719號「強普及圖」商標提出異議之申請，而知悉其商標圖形之存在，惟該異議經審定為異議不成立，足認三條斜線商標與據以評定商標並非近似，參加人信賴被告所為之判斷，申請註冊該三條斜線衍生之系爭商標，可知並無以違反商業習慣誠信方式為之，亦無欲獲取不正競爭之利益之意圖。
⒉系爭商標註冊公告日為87年4月1日，原告於101年6月
29日對系爭商標申請評定，已逾現行商標法第58條第1項規定之5年除斥期間，依前開商標法規定，應以參加人係屬「惡意」為本件商標評定案合法成立之前提。惟最高行政法院就系爭商標及註冊第856401號商標評定之行政訴訟，已分別於其100年判字第2262號、100年判字第2264號判決，認定系爭商標之參加人並無「惡意」之情形，是原告就系爭商標申請評定已違反5年期間之限制，又無例外情形，應為不合法。
㈡原告所提據以評定商標為著名商標之使用證據，多為70、80
年代之資料，且所提98年及99年中國時報、自由時報、蘋果日報之報導係有關原告Deluxe及J75系列鞋款報導，與據以評定商標無關，僅使用「JUMP」文字，以宣傳有別於據以評定商標平價形象所新創之中高價位系列鞋款。是以，原告所提出之資料，或非原告據以評定商標之使用證據，或為早期資料，或為原告其他品牌之廣告宣傳資料，均無法證明其據以評定商標於系爭商標延展申請時為著名商標。
㈢系爭商標之註冊並無87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定之不得註冊事由：
⒈系爭商標與據以評定商標非屬近似商標：
⑴系爭商標圖形係由參加人西元1949年即開始使用之原始
三線圖形演變而來。早自西元1970年開始，參加人即在我國申請註冊與該圖形極為近似之商標，其設計概念有其清楚之脈絡可尋，其傾斜排列、長度不同之兩項特徵，早已見諸先前所申請註冊之各式商標，並非系爭商標設計時始發生之設計概念。透過此一系列三線設計之商標之數十年來廣泛且大量之使用，消費者非常容易透過該三線設計之特徵，辨識該商標係表彰參加人商品來源之標示。就系爭商標之整體圖樣觀之，經實際就文字及圖形於整體商標所佔面積加以測量，二者所佔比例約為93比69。換言之，文字部分占整體商標之比例約為57%，占有整體商標面積近6成、且具有極高度（先天及後天）識別性之「adidas」字樣，應屬系爭商標之主要部分。
⑵系爭商標係由三斜線圖形及外文「adidas」字樣所組成
，其中「adidas」字樣係參加人公司創辦人「AdiDass
ler」結合其姓名中之「adi」與「das」字元所自創，因「adidas」並非字典中所能查到之文字，屬於想像性之商標，具有最高度之先天識別性。據以評定商標除圖樣部分外，尚有「將門」之中文字樣或其他明顯足資區辨之圖形設計，就中文「將門」字樣更是原告使用多年極具識別性之商標，我國之消費者經常稱呼其所生產之運動鞋為「將門運動鞋」，原告亦習於其行銷資料廣告中稱呼其商品為「將門運動鞋」，二者商標中既皆各含有高度識別性之英文「adidas」及中文「將門」字樣加以區別，消費者更無由產生二者商標係來自相同之來源或產製主體之誤認或聯想。
⒉商標識別性之強弱：
⑴系爭商標係由「三斜線圖形」及外文「adidas」字樣所
組成，其中「adidas」字樣係參加人公司創辦人「AdiDassler」先生結合其姓名中之「adi」與「das」字元所自創，因「adidas」並非字典中所能查到之文字，故屬於想像性之商標，具有最高度之先天識別性。⑵系爭商標自西元1920年起開始使用於各式運動鞋及各式
之運動用品上，由於品質精良，設計意匠新穎，各式產品受消費者喜愛與採用。參加人自1970年起於我國銷售其商品，並申請註冊「adidas」商標，使用至今已40年，因長期使用系爭商標產品行銷世界各地，包括本國市場，其產品於運動用品界享有極高聲譽，深受歷屆奧林匹克、世足賽運動員所喜愛。為服務廣大消費群眾，參加人將其營業延伸至衣服、運動器材等產品，銷售地區逾160個國家。「adidas」品牌已多年名列「商業週刊（BusinessWeek）」全球100大商標（The100TopBrands）之一，以本件評定案評決時之2004年度之調查為例，「adidas」品牌排名全球第69名，2011、2012年之全球排名更躍升至第60名，足見「adidas」字樣為世界性之著名商標，享有全球性極高之知名度。
⑶據以評定商標之「將門」字樣，屬自創而非字典中所能
查到之文字，亦屬於「想像性商標」，具有最高度之先天識別性，且「將門」字樣乃原告使用多年極具識別性之商標，我國之消費者經常稱呼其所生產之運動鞋為「將門運動鞋」，原告亦習於其行銷資料廣告中稱呼其商品為「將門運動鞋」，取得高度之後天識別性。
⑷二商標中既各含有高度識別性之外文「adidas」及中文
「將門」字樣加以區別，二種字樣所指涉之商品來源或主體非常明確有別，消費者一見到包含有「adidas」及「將門」不同字樣之二者商標，即可藉此區別二者之不同，實無產生二者商標係來自相同之來源或產製主體之誤認或聯想。
⒊先權利人多角化經營之情形：依原告所提供之使用證據，
其商標僅使用於運動鞋、衣服等相關之商品上，並無任何多角化經營之情形。
⒋相關消費者對各商標熟悉之程度：系爭商標自84年開始使
用，二者商標至今累計使用已長達22年，且經大量行銷使用而使消費者相當熟悉。據以評定商標之「將門」字樣是原告使用多年極具識別性之商標，並以「將門運動鞋」於市場行銷多年，消費者已相當熟悉二者商標係來自不同之來源或產製主體，足以區辨為表彰不同來源之商標。
⒌實際混淆誤認之情事：參加人及原告之商品所設定之銷售
族群有所不同，行銷通路亦有區隔。原告之運動用品商品採取低價路線，多以夜市、大賣場為其銷售管道。參加人運動用品商品單價較高，多於百貨公司、體育用品店或自設之直營店銷售，與原告之行銷通路有相當之區隔。原告並未提出任何證據證明有任何混淆誤認之情形曾實際發生。參加人長達22年於市場之實際觀察，亦從未發現有任何消費者發生實際混淆誤認之情形。
⒍系爭商標之申請人是否善意：系爭商標圖形，乃參加人將
原有「三條線圖形」作成另一款式之設計而已，與原告商標無關，絕無抄襲、攀附原告商標之可能。
⒎其他混誤認之因素：參加人自84年開始使用系爭商標，經
參加人投入鉅資廣泛大量行銷至今長達25年之久，二者商標長期於市場之併存事實，消費者已不致有發生混淆誤認之虞。
㈣綜上，本件評定案之申請因違反申請評定時商標法第58條第
1項之規定，而不得申請，且系爭商標之註冊並無惡意，應無同條第2項例外得排除期間限制之情事。況據以評定商標並非著名，又系爭商標並無致相關消費者產生混淆誤認之虞，當無違反87年商標法第37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項第11款之規定。
㈤並聲明：原告之訴駁回。
五、按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」現行商標法第106條第1項定有明文。本條係商標法就法規基準時所為之特別規定，以明定主管機關處理跨新舊法之評定案件之法規基準時。又92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，其延展註冊之性質係屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地；而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院
105年度判字第489號判決意旨參照）。查系爭商標之申請日為85年12月17日，核准公告日為87年4月1日，嗣參加人於91年8月29日、101年7月3日先後申請延展註冊，經被告實質審查後，分別於91年12月16日、101年8月16日公告核准延展註冊（見審定卷第92、138頁）。其後，原告於
101年6月29日申請評定，被告於103年11月17日作成評定駁回之處分，則本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，依上開規定，本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，其法規基準時應依商標延展註冊時之86年5月7日修正公布，87年11月1日施行（即87年商標法），及100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法（下稱現行商標法）併為判斷，故本件應以系爭商標延展註冊時之87年商標法第37條第7款規定及現行商標法第30條第1項第11款規定之違法事由作為判斷基準。
六、次按，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款所規定。87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，88年9月15日修正發布之商標法施行細則第31條第1項及現行商標法施行細則第31條均定有明文。著名商標之認定時點，不論修正前後之商標法均明定以申請時為準，則於本件情形，據以評定商標是否著名，應以系爭商標「延展註冊時」作為判斷基準，已如前述。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104號解釋參照）。
職是，本件據以評定商標是否為著名商標之認定時點，應為系爭商標申請延展註冊時（即91年8月29日），參加人執詞認為應以系爭商標申請時（即85年12月17日）為判斷基準時，即非可採。
七、又「商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第1項第9款至第15款或第65條第3項規定之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊違反第30條第1項第9款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條所明定，其中所稱「商標之註冊」，固指「創設註冊」時，惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，應包括「延展註冊時」（最高行政法院103年度判字第252號判決意旨參照）。查系爭商標之註冊公告日為87年4月1日，嗣於91年12月16日經公告延展註冊，原告於101年6月29日始對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1項所定申請評定之
5年除斥期間，則原告得否提起本件評定，端視系爭商標之延展註冊是否違反87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定，以及系爭商標之延展註冊是否有惡意。此外，原告於本院訴訟階段，原告同意減縮不再主張註冊第198250、0000000、0000000、0000000號作為據以評定商標，惟增加據以評定商標為其使用之「三斜線加上圓點」商標、「三斜線加上圓點及JUMP」商標（商標圖樣如附圖
7、8，使用於『衣服、靴鞋、帽子、襪子、眼鏡、籃球』等商品，見本院卷㈥第7頁、第15頁反面），依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，本院自應併予審酌。職是，本件爭點為：㈠原告之註冊第203597、203482、309238、4388
97、741627號商標（即附圖2至6商標）及附圖7「三斜線加上圓點」商標、附圖8「三斜線加上圓點及JUMP」商標，於系爭商標91年8月29日申請延展註冊時，是否為著名商標？㈡系爭商標核准延展註冊，是否違反87年商標法第37條第
7款及現行商標法第30條第1項第11款本文規定？㈢系爭商標於91年8月29日申請延展商標權時，有無仿襲原告著名商標以獲取不正競爭利益之惡意？（見本院卷㈥第7至8、第54至55頁）
八、據以評定商標於系爭商標91年8月29日申請延展註冊時為著名商標：
㈠按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般
通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。而是否失其同一性，應以商標權人實際上，有就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用，並以社會一般通念觀之，足以產生兩者屬同一商標之認知者為其商標使用之判斷標準。職是，原告實際使用之商標與據以評定諸商標，如未失其同一性，應認為有使用據以評定諸商標。依原告所檢送之證據資料，雖部分使用商標之態樣係「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」之右側，經與附圖8之據以評定商標相較，僅外文之位置不同，其主要設計相同，依社會一般通念，應認與附圖8據以評定商標具有同一性。
㈡查原告於71年3月4日即以「三斜線與圓點圖」結合中文「
強普」及外文「JUMP」申請指定使用於靴鞋商品，而取得註冊第191460號「強普及圖JUMP」商標（見本院卷㈡第393頁），嗣於71年7月至84年間復陸續以「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文「JUMP」，申請註冊取得附圖2、3、5至6所示之據以評定商標（見本院卷㈡第389至391、
395頁）。依原告於本案所檢送之行銷廣告及相關新聞媒體報導資料可知（見原證11、19、20，本院卷㈠第94至470頁、本院卷㈡第396至415頁），可知原告與其前手弘崧公司屬同一企業集團，為臺灣第1家以自創品牌鞋類專業公司，原告之前手弘崧公司確有於72年至93年間在我國及世界各地透過報紙及雜誌持續廣告宣傳使用「三斜線與圓點圖」或上開圖樣結合中文「將門」或外文「JUMP」之商標於鞋類商品，堪認於系爭商標91年8月29日申請延展註冊時，附圖5、
6、7、8等據以評定商標表彰使用於靴鞋商品之識別性與信譽已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。
㈢原告雖另提出「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文
「JUMP」之商標於衣服、襪子類商品之照片（見原證21、22、24之部分照片，本院卷㈢第1至59頁），惟上開照片或未標示使用日期，或其使用日期係於91年8月29日後，且使用數量不多，尚無從佐證附圖2、3所示據以評定商標於91年
8月29日是否為著名商標。又原告並未提出附圖4所示據以評定商標（即「三斜線與圓點圖」結合中文「將盟」以及外文「JUMP」之圖樣）於鞋類商品之使用證據，亦無從認定附圖4據以評定商標於91年8月29日為著名商標，附此敘明。
九、系爭商標核准延展註冊並未違反87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款本文規定：
㈠系爭商標圖樣係由右至左長度遞減的3條斜線（左上斜至右
下）之圖形及其下方小寫外文「adidas」所構成（如附圖1所示）。附圖5至8之據以評定商標圖樣則由右至左長度遞減之3條斜線（右上斜至左下）、最左方一實心圓點之圖形，及其上方或下方附加中文「將門」、大寫外文「JUMP」，或外環星狀內置上開圖形、大寫外文「JUMP」所組合而成。
就商標圖樣相較，主要構圖均係三斜線圖（系爭商標）、三斜線與圓點圖（據以評定商標），再輔以中文或外文文字，均具較高之識別性，其整體圖樣以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察及購買時施以普通之注意，應構成近似商標。
㈡系爭商標指定使用於「靴鞋、圍巾、冠帽、襪子......」等
商品；而附圖5至8之據以評定商標分別指定或實際使用於「靴鞋」、「男鞋、女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋、涼鞋」、「帽冠」商品，依一般社會通念及市場交易情形，系爭商標與上開據以評定商標指定使用之商品，其原料、用途、功能、產製者、銷售對象、販售場所、行銷管道等因素均具有共同及相關聯之處。故系爭商標之指定使用商品與據以評定商標之指定使用商品同一、類似，且類似程度高。
㈢按商標之使用並未限於已經註冊登記公告之商標，亦即考量
系爭商標與據爭商標併存使用情形，用以判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞時，須以系爭商標實際使用之日期為據（最高行政法院99年度判字第189號行政判決意旨參照）。參加人雖係於85年12月17日始申請註冊系爭商標，並經被告於87年4月1日核准公告註冊，復於91年12月16日公告延展註冊，業如前述。惟依參加人所提出之商品型錄、電視廣告、電視新聞報導、報紙及雜誌報導及照片影本所示（見參證13至17-10，見本院卷㈣第205至579頁，本院卷㈤第2至52
0頁），參加人確有於80年至92年間持續廣告及大量使用系爭商標於「靴鞋、衣服」等商品，足堪認定系爭商標核准延展註冊時，其表彰使用於靴鞋及衣服商品之識別性與信譽亦已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。抑且，原告前曾以附圖5、6之據以評定商標於92年1月24日主張系爭商標之註冊違反82年12月22日修正公布之商標法第37條第1項第12款（即現行商標法第30條第1項第10款）規定，對之申請評定，亦經法院認定系爭商標於核准審定（即86年11月28日）時並無致相關消費者混淆誤認之虞，此有本院99年度行商更㈡字第4號判決及最高行政法院100年度判字第2262號判決可參（見評定卷㈠第337至347頁）。職是，系爭商標於91年12月16日核准延展註冊公告時，客觀上與附圖5至8之據以評定商標已在國內市場併存註冊及使用多年，且系爭商標與據以評定商標除「三斜線與圓點圖」外，分別配合有「adidas」與「JUMP」、「將門」等中文或外文，相關消費者已認識系爭商標與據以評定商標，並可區辨二者商品之來源，復無任何證據佐證有何消費者混淆二商標之情事，客觀上系爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞，自無違反87年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款本文規定。
十、系爭商標於91年8月29日申請延展商標權時並非惡意：㈠現行商標法第58條第2項係於92年5月28日修正公布，當時
修正理由第4項謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1第3項，不應受有期間之保護，爰於第3項明定『不受第1項期間之限制』。」而依巴黎公約第6條之2(3)評釋(l)之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」準此，現行商標法第58條第2項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之（最高行政法院
102年度判字第130號、105年度判字第489號判決意旨參照）。又商標之註冊係惡意取得乙節，應由對公告已逾5年之註冊商標申請評定之人負舉證責任。
㈡原告雖主張參加人早於73年間即以其所有之商標對原告所有
之註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，顯見參加人早已知悉系爭商標存在。況原告於78年3月2日即在德國申請註冊據以評定商標圖樣，惟參加人係遲至79年5月12日始在德國首次申請註冊系爭商標圖樣，復係於87年12月17日始在我國申請註冊系爭商標，惟原告與參加人間已就商標爭議訴訟，足見參加人申請註冊系爭商標顯非善意等語。經查，參加人確曾於73年
2月28日以附圖10所示之商標對於原告所屬集團之華呈企業股份有限公司所有註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，惟經被告為異議不成立之審定，此有異議聲明書及異議審定書公文稿影本附卷可按（見原證26，本院卷㈢第63至66頁），是依上開事證僅足以證明參加人於73年間即知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」，且經被告認定與參加人之「三條線」、「三斜線」之商標圖樣不構成近似之事實。次查，參加人自59年4月起即陸續以「三條線圖」、「三斜線圖」向被告申請多件商標之註冊（如註冊第44653、44792、44815、45241、46167、47115、54482、54562、54422、5453
2、54533、70924、71526、72937、95399號等），其商標圖樣係由各式長短、斜度、曲度等不同排列組合方式之
3條線設計圖，其中60年1月1日、60年2月1日核准註冊之第44653、45241號商標（如附圖9所示，見評定卷㈠第
327、328頁），以及62年2月1日、62年9月1日核准註冊之第54482、54562號商標（如附圖9所示，見評定卷㈠第329、330頁），其商標圖樣即係由右至左長度遞減的3條斜線（左上斜至右下）之圖形，或係將之標示於運動鞋之鞋幫兩側呈現，足證參加人早於59、60年間即有「三斜線圖」商標圖樣之設計，並早於參加人知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」。況參加人申請商標註冊之三條（斜）線設計圖未必合併使用外文「adidas」，如參加人確有以系爭商標之註冊或使用，使消費者與據以評定商標產生混淆，藉以獲取不正競爭利益之意圖，衡諸常情，系爭商標圖樣自應力求與據以評定商標之「三斜線與圓點圖」近似，方為合理。然而，系爭商標係以「三斜線」加上小寫外文「adidas」組合而成，而使消費者可藉由外文「adidas」與據以評定商標之中文「將門」或外文「JUMP」以資區辨，益徵參加人於申請註冊系爭商標之初，即無仿襲附圖5至8之據以評定商標之「惡意」可言。況系爭商標經91年12月16日延展註冊公告後，與附圖5、6所示據以評定商標相較，並無構成混淆誤認之虞，業如前述，亦經本院99年度行商更㈡字第4號判決及最高行政法院100年度判字第2262號判決認定在案，則本案既無其他具體事證可資佐證，原告猶執前詞主張系爭商標之延展註冊申請係意圖造成公眾混淆誤認，進而獲取不正競爭利益，而有現行商標法第58條第2項所稱之「惡意」，即非可採。
㈢證人陳○○雖於本院證稱：關係人（即參加人）在西元1989
年10月25日第一次在德國異議據爭商標（編號12，按即「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」右側之圖樣）不成以後，又在西元1992年
6月據爭商標（編號12）在德國發證的同一天，參加人第二次到德國法院用編號7的商標對我們提起訴訟，要假扣押我們的產品，所以我認為他們是主張我們的商標與參加人的商標構成近似，因此他來臺灣申請註冊系爭商標應為惡意等語（見本院卷㈥第10頁）。然查，原告於德國申請註冊「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」商標後，雖經參加人於西元1989年10月25日向德國專利局提出異議，此固有異議狀譯文附卷可參（見原證29，本院卷㈢第72至73頁），惟原告上開商標嗣經德國專利局於西元1992年6月3日核准註冊，且參加人亦於西元1990年9月13日間以系爭商標圖樣在德國核准公告註冊等情，為原告所自陳（見本院卷㈠第36頁），顯見德國專利局亦認二商標並無致消費者或公眾混淆誤認之虞，而分別核准註冊二商標。是以參加人雖曾於世界各國對於原告申請註冊之「三斜線加上圓點」或加上外文「JUMP」系列商標提起行政或民事救濟，然各國商標專責機關或司法機關未必均肯認二商標有致消費者或公眾混淆誤認之虞，且依參加人所提出之鞋樣所示（見參證25，本院卷㈨第223、224頁），亦徵原告與參加人間之司法爭訟，尚非全然係因二商標有無混淆誤認之虞所致，而另涉及鞋子外觀設計之抄襲，則參加人縱依法採取行政或民事救濟措施，核其所為無非係防護其所註冊之三條（斜）線系列商標之權益，自為行使商標權之正當行為，尚難憑此推斷參加人延展註冊系爭商標係屬惡意。
、綜上所述，系爭商標之註冊並無違反現行商標法第30條第1項第11款規定之情形，且據原告所提證據，無法證明參加人延展註冊系爭商標係出於意圖仿襲原告著名商標而獲取不正競爭利益之惡意存在，而無商標法第58條第2項排除5年除斥期間例外規定之適用，是本件申請評定自應受同法第58條第1項之5年除斥期間之限制，然原告申請評定系爭商標已逾5年除斥期間，自應予以駁回。從而，被告就系爭商標為「評定駁回」之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，請求命被告應為撤銷系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。
、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。中華民國106年1月11日
智慧財產法院第三庭
審判長法官林欣蓉
法官杜惠錦法官蕭文學以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││一者，得不委任律│格或為教育部審定合格之大學或獨││師為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││情形之一，經最高│二親等內之姻親具備律師資格者。││行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││者，亦得為上訴審│。││訴訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國106年1月12日
書記官王英傑