裁判字號：臺灣臺南地方法院92年智字第19號民事判決
裁判日期：民國94年07月06日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣臺南地方法院民事判決92年度智字第19號原告甲○○訴訟代理人 莊美貴 律師
凃嘉益律師被告耀捷企業有限公司兼法定代理人乙○○共同 曾仁勇 律師訴訟代理人上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國94年6月15日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：㈠原告係「新式樣第061473號食品加工機具麵食成型機」（以
下簡稱為系爭專利機器）專利權人，專利期間自民國87年3月11日至96年2月3日。
㈡被告耀捷企業有限公司（以下簡稱為耀捷公司）及乙○○（
耀捷公司負責人）明知該新式樣專利權係原告所享有，竟仿製原告所享有新式樣專利權之機器，自88年6月17日起，於臺北市世界貿易中心所舉辦之「1999年臺北國際食品機械展」公開展售其所仿製之機器型號YJ988「全自動麵皮成型包餡機」（以下簡稱為系爭機器），嗣經原告發現提出告訴，經臺灣臺南地方法院檢察署偵查終結，以88年度偵字第10491號將被告乙○○提起公訴，惟因專利法修正廢除專利刑罰之規定，故臺灣高等法院臺南分院刑事庭乃將原判決撤銷，另為被告乙○○免訴之判決。
㈢被告雖曾以仿製自原告所享有新式樣專利權之機器，分別向
經濟部智慧財產局申請①申請案號000000000號食品成型機（公告編號第420598號）、②申請案號000000000號麵糰輾壓機（公告編號第423933號）、③申請案號000000000號食品成型機㈠（公告編號第423934號）等三件新式樣專利，惟於公告期間，經原告依規定程序提出異議後，其中公告編號第420598號食品成型機、公告編號第423934號食品成型機㈠，亦已經經濟部智慧財產局審定異議成立，不予專利。而公告編號第423933號麵糰輾壓機，經原告向經濟部提出訴願，亦經經濟部訴願委員會審理後以系爭案與引證一、四、五極為雷同，所予人之視覺效果並無顯著差異等語，將智慧財產局原所為異議不成立之處分撤銷，由此更可明證被告所製造販售之機器確實是仿製自原告所享有新式樣專利之機器，被告確有侵害原告之新式樣專利權。
㈣按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得
請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：①依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」、「…第82條至第90條、第92條至第96條規定，於新式樣專利準用之。」專利法第88條、第89條、第122條定有明文，本件因被告仿製、公開販賣原告所享有新式樣機器之行為，致原告所生產販售的新式樣第061473號食品加工機具麵食成型機（機器型號YJ1510系列）銷售價格大受影響，在被告仿製、販賣該機器之前，原告出售該等機器其每台售價平均約為新臺幣（下同）972,880元，因被告之長期侵害行為，致原告自90年至92年間出售該等機器每台平均售價降至684,468元，原告出售每台機器所受損害為288,412元，原告自90年迄今，售出該型機器26台，共計損失7,498,712元。
爰依據專利法第88條、第89條第1項第1款、第122條規定請求被告連帶賠償。
㈤又「發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另
請求賠償相當金額。」專利法第89條第2項定有明文，被告自87年開始，即故意仿製原告享有新式樣專利之機器公開販售，並於各大廣告媒體大肆刊登廣告，對原告業務上信譽及利益等均有重大不良影響，爰依專利法第89條第2項、第122條規定，請求被告給付500,000元。
㈥綜上所述，被告等共同故意侵害原告所享有之新式樣專利權
之產品，自88年以來迄今仍繼續仿製販售，並自88年迄今，連續大肆刊登包括YJ988型號之各種食品機器於臺灣各大廣告雜誌及其所屬網站上，用以公開展售上開麵食機，其侵權行為從未停止，對原告所造成之損害至鉅，為此提起本件訴訟等語。
㈦聲明：①被告不得製造、販賣與原告所享有新式樣第061473
號專利權同型之機器。②被告等應連帶給付原告7,998,7127元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。③原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：㈠本件之爭點，在於被告製造、販售，型號YJ988「全自動麵
皮成型包餡機」之機器，是否侵害原告享有之新式樣第061473號「食品加工機具麵食成型機」之專利權？㈡被告自行設計研發製造、販售之系爭機器，與原告之系爭專
利機器實質不相同，整體形狀、外觀造形設計特徵明顯有別，並未構成近似，非屬同一之新式樣，並非仿製原告之系爭專利機器，自無侵害原告之新式樣專利權可言：
⑴查原告於88年6月間，曾對被告乙○○提起侵害系爭新式
樣專利權違反專利法之告訴，案經鈞院89年度易字第850號刑事判決被告乙○○無罪在案，認被告自行研發設計之系爭機器與原告之系爭專利機器實質不相同，並無侵害原告新式樣專利權之情；且「臺灣省機械技師公會」依經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」十項判斷近似性原則逐項評比，於88年9月28日所製成之專利侵害鑑定報告（附於本院刑事庭89年度易字第850號卷）結果，均認「否定」結果，亦認被告之製品（即系爭機器）與原告之系爭專利機器實質不相同，上開鑑定報告亦經鈞院刑事庭認係根據經濟部上揭判斷標準所作之結論，應屬可採。故被告自行研發設計製造、販售之系爭機器，既無侵害原告系爭專利機器之新式樣專利權，依法自不應負任何損害賠償責任。
⑵另查，被告自行研發設計、製造之系爭機器，即「食品成
型機」及「食品成型機㈠」，於88年8月27日及89年11月3日分別向經濟部智慧財產局申請專利，經該局分別於88年11月6日及89年12月4日審定准予專利在案，此應為原告所不爭執。於公告期間，原告向該局提出異議後，雖經該局分別於90年12月24日（90）智專3㈠03017字第09089002527號專利異議審定書及91年1月8日（91）智專3㈠03017字第09189000084號專利異議審定書審定異議成立，不予專利；惟查，上開審定書並非以被告製造之系爭機器侵害原告已享有系爭專利權之機器為由，審定不予專利，均係以被告製造之系爭機器乃申請前已有公開之同類物品，而為熟習該項技術者所易於思及之創作，認被告之系爭機器尚難稱具創作性。
⑶且該局尚開90年12月24日之審定書理由㈤並認「…原告系
爭專利機器整體形狀與被告系爭機器相較，兩者於左側之截斷成型裝置及機台後方之座體上設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用機構等外觀造形設計特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，非屬同一之新式樣」、理由㈥「引證二（即原告之系爭專利機器）所揭露之圖式中僅能查知其傳動機構，無法得知其機器之真正全部外形，尚難與系爭案（即被告製造之機器）之外觀形狀相較」、理由㈦「…整體形狀（即原告之系爭專利機器）與系爭案（即被告製造之系爭機器）相較…致使整體外觀形狀及視覺效果未構成近似…」等語。且該局上開91年1月8日之審定書理由㈤亦與前揭90年12月24日之審定書理由㈤作相同之認定，即兩者整體形狀並未構成近似。
⑷由前所述，即可證明被告自行研發設計製造、販售之系爭
機器，與原告之系爭專利機器不僅整體外觀造型設計特徵明顯有別，整體形狀亦未構成近似，非屬同一之新式樣機器，應可認定，被告所製造、販售之系爭機器與原告所享有之系爭新式樣專利權之機器有別，顯無侵害原告之系爭新式樣專利權之情，原告起訴請求被告不得製造、販售與原告所享有新式樣第061473號專利權同型之機器並請求損害賠償，依法自屬無據，洵非可採等語置辯。
㈢聲明：①原告之訴駁回。②如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件原告主張被告所製造、販售之型號YJ988號「全自動麵皮成型包餡機」，侵害其享有之第061473號「食品加工機具麵食成型機」新式樣專利權，且被告自88年迄今，連續在廣告雜誌及網站上，公開展售上開系爭機器，致原告受有損害，為此請求被告不得製造、販賣系爭機器，並賠償原告7,998,712元及自起訴狀繕本送達翌日起之法定利息等語。
被告則否認有侵害原告新式樣專利權之事實，且以上開情詞置辯。是本件爭點所在，厥為被告所製造、販售之系爭機器，有無侵害原告之新式樣專利權。
四、兩造不爭執之事項：㈠原告為新式樣第061473號食品加工機具麵食成型機專利權人
，專利期間自87年3月11日起至96年2月3日止，有原告提出之專利證書、專利公報影本各一件可稽。
㈡被告耀捷公司為型號YJ988號「全自動麵食成型包餡機」之
製造商，並曾於88年6月17日在臺北市世界貿易中心舉辦之1999年臺北國際食品機械展及廣告雜誌等，公開展售系爭機器。
㈢被告曾以YJ988號「全自動麵食成型包餡機」，向經濟部智
慧財產局申請①案號000000000、②案號000000000、③案號000000000等三件新式樣專利，惟原告於公告期間提出異議，智慧財產局乃就上述①、③申請案審定不予專利；另②申請案則認定原告異議不成立，然經原告向經濟部提出訴願，該部乃於91年9月23日撤銷智慧財產局原處分；嗣被告乙○○再對該訴願決定提起行政訴訟，而為臺北高等行政法院判決駁回。此有經濟部智慧財產舉專利異議審定書二件（卷1第14至19頁）、經濟部訴願決定書一件（卷1第20至23頁）、臺北高等行政法院判決一件（卷1第174至181頁）。㈣原告曾以被告乙○○違反專利法，向臺灣臺南地方法院檢察
署提出告訴，經檢察官提起公訴後，本院刑事庭於89年7月4日以89年度易字第850號判決無罪，原告提起上訴，然因專利法修正廢除專利刑罰，並於92年3月31日施行，臺灣高等法院臺南分院刑事庭乃以89年度上易字第1704號判決免訴確定。此據本院調閱該案卷宗查明無訛。
五、原告主張被告所製造、販售之系爭機器侵害其新式樣專利權，乃以被告向經濟部智慧財產局申請專利遭駁回、以及臺大慶齡工業研究中心之鑑定報告（附於臺灣臺南地方法院檢察署88年度偵字第14183號卷內）為所憑論據。
㈠經濟部智慧財產局曾於88年8月、10月間，受理被告以系爭
YJ988號機器所提出之三件新式樣專利申請案，經原告提出異議，而審定其中二件不予專利，另一件雖審定駁回原告異議，然於原告提出訴願後，經濟部乃撤銷智慧財產局原決定，臺北高等行政法院復維持經濟部之訴願決定等情，已如前述，原告據此主張智慧財產局及經濟部已經認定系爭機器有侵害原告專利權之事實。
①然查，審諸上開經濟部智慧財產局專利異議審定書，其中
審定（原告）異議成立，應不予專利之90年12月24日（90）智專三㈠03017字第09089002527號、91年1月8日（91）智專三㈠03017字第09189000084號專利異議審定書，對於被告製造販售之系爭機器是否與原告之系爭專利機器為同一之新式樣，乃稱「引證七編號YJ988機器即是引證三之待鑑定案二（此指系爭機器）…形狀幾乎相同，…整體形狀與系爭案（指原告之專利機器）相較，兩者於左側之截斷成型裝置及機台後方之座體上設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用機構等外觀造形設計特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，非屬同一之新式樣」，至於認定原告異議成立，應不予被告新式樣專利，則係因「…雖系爭案於機台後方沒有矩形座體上設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用機構，包括一可伸入漏斗圓筒之攪拌桿及由馬達驅動的連動機構的設計，且於截斷成型裝置下方之輸送帶以單一固定式傾斜狀成品輸送帶取代兩段式之輸送帶，致使整體外觀形狀及視覺效果未構成近似，但是由該等照片所揭露之情形觀之，顯然只要將機台後方之矩形座體設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用等機構予以去除或分離，並將可活動兩段式輸送帶改成單一輸送帶即可達成系爭案整體外觀形狀之設計，此一將申請前已公開之同類物品去除其中某部分零組件而得之形狀，實為熟習該項技藝者所易於思及之創作，故引證四、五（為被告系爭機器之照片）已可證明系爭案難謂稱具創作性。」，準此，原告以經濟部智慧財產局審定不予被告新式樣專利，指稱被告之系爭機器侵害其專利權，尚不可採。
②至於經濟部智慧財產局90年12月28日審定原告異議不成立
之審定書，經原告提出訴願後撤銷，被告再向臺北高等行政法院提起行政訴訟亦遭駁回，然審之經濟部訴願審議委員會係以「系爭案（即指被告之系爭機器）與引證一、四、五（指原告之專利機器）均極雷同，所予人之視覺效果並無顯著差異，則系爭暗示否仍可謂未違反首揭專利法第106條之規定即有重行審酌之餘地」為由，作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」決定，此有該部91年9月23日經訴字第09106121980號訴願決定書在卷可佐，則經該訴願決定後，原告之異議乃回復尚待智慧財產局審定之狀態，而此狀態更經臺北高等行政法院再次以91年度訴字第4845號判決確認；再酌以兩造就該案之後續發展並未提供進一步資料，則被告所製造之系爭機器能否取得專利權、以及原告之異議是否成立，仍處於待決狀態，亦不足作為被告有無侵害原告專利權之基礎。
㈡原告另以臺大慶齡工業研究中心於88年4月30日所作成，結
論為「待鑑定案一（指原告之專利機器）之申請專利範圍與待鑑定案二（指被告之系爭機器）之圖片幾乎完全相同」之專利鑑定服務報告，主張被告確有侵害專利權之事實。被告則提出臺灣省機械技師公會於88年9月28日作成，結論為「耀捷企業有限公司製售『全自動麵皮成形專用機』與甲○○所有之新式樣專利第六一四七三號『麵皮成形機』之申請專利實質不相同」之專利侵害鑑定報告，抗辯並無侵權之行為。
⑴首查臺大慶齡工業研究中心之鑑定，乃稱「待鑑定案二（
指被告系爭機器）主要特徵與前述待鑑定案一（指原告之專利機器）幾乎完全一樣。兩者之微小差異如下：①待鑑定案一基座的長方形箱型物中央部分有兩個門可向外打開，而待鑑定案二僅在②待鑑定案一中為保護攪拌用之機構與動力部分而設置的直立圓筒，其長度較待鑑定案二者稍短。③前段待鑑定案一…所述『控制面板之左前方有一缺右上角之直立長方形檔板，檔板之右方另有一大塊檔板，且中間有一凹陷之Ｕ型槽』，待鑑定案二將之分為三塊檔板，每一塊檔板均缺右上角，亦即，待鑑定案一中間有一凹陷之Ｕ型槽的大塊檔板在待鑑定案二中分為兩獨立檔板。」等語。至臺灣省機械技師公會，則稱係以經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」進行鑑定，而有「待鑑定品（指被告系爭機器）與本專利申請專利範圍實質不相同」之結論。
⑵對於前開兩鑑定機構認定之不同，臺灣高等法院臺南分院
刑事庭曾函請臺大慶齡工業研究中心說明，乃覆稱「分析臺灣省機械技師公會之鑑定報告，除了第5項原則（指上述專利侵害鑑定基準第5項：以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點）之外，其餘均僅將判斷原則重述或稍加衍申之後，隨即下『否』（亦即兩造並不相似）之結論，並無實質之比對。在第5項判斷原則中，該報告分別描述待鑑定品與待鑑定專利案之視覺焦點所在部位之幾何構造，然後亦直接獲得兩造並不相似之結論。如此之分析，看似專業，並聲稱依據經濟部智慧財產局制定之『專利侵害判斷近似性』的原則進行分析，事實上，該報告並未對待鑑定品與待鑑定專利案各部位之構造特徵與相對位置進行描述與比對，亦即該報告僅主觀認定兩造在各原則之判斷下並不相似。」、「本中心之鑑定報告雖未採用經濟部智慧財產局制定之『專利侵害判斷近似性』的原則進行分析，然在該鑑定報告中，卻對待鑑定專利案各部位如基座、傳動馬達、控制機構、漏斗、攪拌機構、控制面板等之構造特徵與相對位置，均有詳細之描述並與待鑑定品之相對部位進行比對。兩造間僅在三處的形狀或尺寸上有微小之差異，如①待鑑定專利案基座上中央部分有兩個門可向外打開，而待鑑定品僅在靠左邊處顯示一個門②待鑑定專利案中為保護攪拌用之機構與動力部分而設置的直立圓筒，其長度較待鑑定品稍短③待鑑定專利案控制面板係一中間有一凹陷之Ｕ型槽的大塊檔板，而待鑑定品則分為兩獨立檔板。其他各部位之構造特徵與相關位置均極為相似，因此，本中心鑑定結論為待鑑定專利案之申請專利範圍與待鑑定品之圖片幾乎完全相同。」等語，有該研究中心90年3月15日（九十）工研字第○一二五號函附在臺灣高等法院臺南分院89年度上易字第1704號卷內（卷一第156至158頁）可考。
⑶按新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過
視覺訴求之創作，專利法第109條第1項有明確定義。至新式樣專利範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌創作說明。
①查本件原告之系爭新式樣專利權，乃一種麵食成型機之
形狀，依結構則包含一麵糰輸入裝置，麵帶輾壓裝置、麵帶再次輾壓裝置，麵條成型裝置及麵成品成型裝置等結構，此為原告新式樣專利圖說說明清楚，有該說明在卷可稽（卷一第108至115頁）。
②審諸原告專利機器之功能在單一機器內完成麵糰輸入至
麵食品（麵包、包子）成型之程序，其自材料輸入端至成品輸出端，依序設置上揭結構，實為一貫生產所必須，再對照被告所提出「2003、2004食品、包裝採購指南」中所刊載其他廠商如「東逸機械企業有限公司」（第27頁）、「台鈺機械實業有限公司」（第34頁）及DM中所刊載「十興企業股份有限公司」等所生產之同功能產品，亦均有相同或類似之結構設置次序，足認該次序乃熟習麵食一貫生產技術者所易於思及，自不能作為認定是否屬同一式樣之基準。而臺大慶齡工業研究中心鑑定報告以兩造所生產機器之結構幾乎完全一樣，餘基座門數量、直立圓筒長度、檔板數量等則屬微小差異，而認定該二機器「幾乎完全相同」，顯亦採取前開認定基準，本院乃不採取。
③至於被告所提出之臺灣省技師公會鑑定報告，雖稱係依
據經濟部智慧財產局所制定之「專利侵害鑑定基準」判斷近似性之原則作成，然於各獨立原則之判斷上，除「以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點」一項外，餘判斷結果之說明均難謂具體，乃有主觀恣意之質疑。惟就上述視覺焦點之判斷一項，該鑑定報告已經指出原告新式樣專利範圍與被告系爭機器有下列不同：①控制介面大小不一；②被告系爭機器之控制介面下方為一長方體盒，原告專利機器則為一漏斗形輸送裝置；③被告系爭機器之檔板為三只獨立長方體，原告專利機器雖亦為三長方體，但有二長方體先行連接。此外，對照原告專利圖說及原告於臺灣高等法院臺南分院所提出之被告系爭機器照片五幀（拍攝於89年11月7日，附在該院卷一第
144、145頁），原告專利機器之控制介面或面板係位於基座靠近輸出端之處，與漏斗形輸送裝置緊鄰；而被告系爭機器之控制介面或面板則位於基座靠近輸入端，與漏斗形輸送裝置相隔較遠。再原告專利機器輸出端之斜滾輪狀截斷裝置僅佔基座約4/1比例，而被告系爭機器之此項機構則佔基座接近2/1比例。綜上，兩造所製造之機器間，外觀造型特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，不能認屬同一之新式樣。
六、綜上所述，被告所製造、販售之系爭機器，與原告之專利機器間既未構成近似，即無侵害原告新式樣專利權之情事，原告本於侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告不得製造、販賣與原告所享有新式樣第061473號專利權同型之機器，並應連帶給付7,998,712元及法定遲延利息，均無理由，應予駁回。
七、原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
八、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
九、結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國94年7月6日
民事第一庭法官吳坤芳以上正本，係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國94年7月6日
書記官黃鋕偉