裁判字號：最高行政法院88年判字第3634號判決
裁判日期：民國88年10月07日
裁判案由：商標註冊
行政法院判決八十八年度判字第三六三四號
原告瑞士商．大衛朵夫公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 陳文郎 律師
劉法正 律師被告經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）右當事人間因商標註冊事件，原告不服行政院中華民國八十七年九月八日台八七訴字第四四一一三號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十五年三月二日以「DAVIDOFFLIGHTS&device（colour）」商標，（以下稱系爭商標，如附圖），指定使用於商品及服務分類表第三十四類之菸草、菸葉、雪茄、小雪茄、菸絲、鼻菸、香菸商品，作為其註冊第二五五○三六號「DAVIDOFF」商標之聯合商標申請註冊。經被告審查結果，以其商標圖樣上之圖形，依所檢附之廣告使用資料顯示為香煙外包裝盒圖，以之作為商標指定使用於香菸、菸草等商品，難謂能使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識；另SUPERIORLIG
HTSLIGHTS為輕淡，為所使用商品之說明，乃於八十七年一月十五日依修正前商標法第五條及第三十七條第一項第十款之規定予以核駁，發給第二三五八九五號商標核駁審定書。原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨略謂︰一、八十七年十一月一日施行之商標法第五條第一項之規定為：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」按此一條文之起始雖係於八十二年修法時所增列，惟考其源起乃係賡續該次修正前商標法第四條有關商標應具備特別顯著性之規定，更明確其意而改訂者。但因該次修法時以逕行刪除原第四條之規定，而另定第五條，致使得自有商標制度以來即明列於各相關條文中之「顏色」二字，突然消失。因之引起日後糾紛不斷，故於八十六年修法時特別再將「顏色組合」等文字增列，以補闕漏，並符社會之實際需求。是往昔有關商標特別顯著性之各種解釋、判例及案例等在不違背本條文立法本意之原則下，自應續予援用，乃理之必然。而不論商標或服務標章，於核准註冊後，均應依其核准之圖樣整體使用，乃屬商標註冊制之基本原則，是就審查該等標章是否具備足資識別之特別顯著性時應以整體圖樣而為觀察判斷之基礎。二、行政法院五十七年判字第九十五號判例所示，在相關之程序終結前，法律或事實有所變更時，應依變更後之法律或事實處理，則再訴願決定中以原告所檢送之雜誌廣告之日期均在系爭商標申請註冊之後，而不予採認。顯已違背前揭判例，應依變更後事實而為認定之原則。此一違背判例之決定，顯屬違法自不待論。三、八十七年十一月一日施行之商標法第五條第一項既以明文標示出「顏色組合」亦為識別基礎之特別顯著性，此點實與原告於再訴願時之主張完全契合。另參照系爭商標外觀特殊設計之八角形，參酌行政法院七十七年一六四○及二一九二號判決中有關商標之特別顯著性，應就整體而為觀察之基本原則，當可了解，不論該八角圖形是否係屬指定商品之外包裝，僅就此種色彩之特殊配置方式業已呈現出與眾不同之特殊視覺效果，是其自應已具備作為識別標誌之特別顯著性，要屬無疑。四、八十七年十一月一日施行之商標法第三十七條第一項第十款之規為「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之、形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊。但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」然查此中所謂商品之說明依往例及審查基準所示乃係指就等指定使用之商品而言係屬直接而明顯者。如屬自我標榜或僅含隱喻性之標章，則非屬本款法條所稱之說明文字、本件中之「SUPERIORLIGHTS」與「LIGHTS」固有輕淡之意，然查此等文字均係一般常見之形容詞，與菸類商品無直接而密不可分之關聯，並非此等商品所專有之描述性文字、再訴願決定中所稱『一般香菸之濃淡程度，常以LIGHT、MILD表示，外文SUPERIORLIGHT.LIGHT為較淡的、輕淡的之意」等情，顯已自承以此等文字為菸類商品之標示僅屬一隱喻性之表達方式，非屬直接而明顯之說明文字。是在整體之商標圖樣中如包含有類似之文字，僅能稱之謂弱勢部分之形容詞，此正如商標圖樣近似之審查準則中所例示之「新」、「老」、「真」、「正」等與其他文字結合後，應以該等未加附此類文字之其他文字為判斷基準之概念相同。且此等文字亦早經原告與其主要部份之「DAVIDOFF」及專屬之設色聯用已久，凡此早經原告一再陳明在案。
是其應屬可得註冊者。且縱認該等文字之說明意味較濃。依本條但書之規定，亦非不得註冊者，最低限度亦僅屬商標法施行細則第二十八條所規定，是否應聲明放棄該部分專用權之範疇，今原處分機關等逕為核駁之處分，顯有未合。五、綜上所陳，原處分及一再訴願決定迭次否准系爭商標註冊之申請，於法顯有未合，請判決再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，以資適法等語。
被告答辯意旨略謂：本件系爭商標圖樣上之圖形，依原告所檢送之資料觀之，係香煙之外包裝盒圖，以之作為商標圖形，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、香煙等商品，自不足以使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自有違核駁審定時商標法第五條第一項之規定。又一般香煙之濃淡程度，常以「LIGHT」、「MILD」表示，外文「SUPERIORLIGHTS」、「LIGHTS」為較輕淡的、輕淡的之意，原告以作為商標圖樣外文部分之一申請註冊，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、香煙等商品，自易使一般消費者對其香菸商品之濃度程度產生聯想，自有核駁審定時商標法第三十七條第一項第十款之適用。至原告所指此種色彩之特殊配置方式已呈現與眾不同之特殊視覺效果，惟依其所檢送資料觀之係作為商品本身之外包裝盒圖，即使依現行商標法第五條第一項之規定，仍不具商標之特別顯著性。又本件商標圖樣圖形整體不具顯著性，縱原告將外文「SUPERIORLIGHTS」及「LIGHTS」部分，聲明不專用，仍有違反核駁審定時商標法第五條第一項之規定，併予陳明。是被告依法核駁其註冊並無不合，請判決駁回原告之訴等語。
理由按商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為原處分核駁審定時商標法第五條第一項所明定。又凡商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊，復為原處分核駁審定時商標法第三十七條第一項第十款所明定。而商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請之適用，與習慣上是否通用無關。查本件原告以系爭商標，指定使用於商品及服務分類表第三十四類之菸草、菸葉、雪茄、小雪茄、菸絲、鼻菸、香菸商品，作為其註冊第二五五○三六號「DAVIDOFF」商標之聯合商標申請註冊。經被告審查結果，以其商標圖樣上之圖形，依所檢附之廣告使用資料顯示為香煙外包裝盒圖，以之作為商標指定使用於香菸、菸草等商品，難謂能使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識；另SUPERIORLIGHTS、LIGHTS為輕淡，為所使用商品之說明，乃於八十七年一月十五日依修正前商標法第五條及第三十七條第一項第十款之規定予以核駁。核與首開法律規定並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無違誤。原告雖主張系爭商標外觀特殊設計之八角形，不論該八角圖形是否係屬指定商品之外包裝，僅就此種色彩之特殊配置方式業已呈現出與眾不同之特殊視覺效果，是其自應已具備作為識別標誌之特別顯著性，要屬無疑。又系爭商標中之「SUPERIORLIGHTS」與「LIGHTS」固有輕淡之意，然查此等文字均係一般常見之形容詞，與菸類商品無直接而密不可分之關聯，並非此等商品所專有之描述性文字，且縱認該等文字之說明意味較濃。依八十七年十一月一日施行之商標法第三十七條第一項第十款但書之規定，亦非不得註冊者，最低限度亦僅屬商標法施行細則第二十八條所規定，是否應聲明放棄該部分專用權之範疇而已云云。然查系爭商標圖樣上之圖形，依原告所檢送之資料觀之，係香煙之外包裝盒圖，以之作為商標圖形，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、香煙等商品，自不足以使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自有違首揭原處分核駁審定時商標法第五條第一項之規定。次查一般香煙之濃淡程度，常以「LIGHT」、「MILD」表示，外文「SUPERIORLIGHTS」、「LIGHTS」為較輕淡的、輕淡的之意，原告以作為商標圖樣外文部分之一申請註冊，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、香煙等商品，自易使一般消費者對其香菸商品之濃度程度產生聯想，自屬商標圖樣之文字，表示商品本身之品質、功用之範疇，亦有首揭原處分核駁審定時商標法第三十七條第一項第十款之適用。末查原告所指此種色彩之特殊配置方式已呈現與眾不同之特殊視覺效果乙節，依其所檢送資料觀之係作為商品本身之外包裝盒圖，即使依現行商標法第五條第一項之規定，仍不具商標之特別顯著性。系爭商標圖樣圖形整體既不具顯著性，縱原告將外文「SUPERIORLLIGHTS」及「LIGHTS」部分，聲明不專用，仍有違反前揭核駁審定時商標法第五條第一項之規定。從而，原告前開主張，尚無可採。至於本院五十七年判字第九十五號判例所示，在相關之程序終結前，法律或事實有所變更時，應依變更後之法律或事實處理。係指主管機關處理商標申請註冊程序未終結前而言，並不包括行政爭訟之程序在內。原告主張本件應依八十七年十一月一日施行之現行商標法論斷，容有誤會，併此敍明。綜上所述，原處分於法並無不合，一再訴願決定遞予維持，均無違誤，原告起訴意旨，核無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十八年十月七日
行政法院第二庭
審判長評事 陳石獅
評事 彭鳳至 評事 黃合文 評事 林茂權 評事 王立杰 右正本 證明與原本無異
法院書記官蘇金全中華民國八十八年十月七日