裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第295號判決
裁判日期：民國97年01月31日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
96年度訴字第00295號原告甲○○訴訟代理人 吳梓生 律師被告經濟部代表人乙○○（部長）訴訟代理人丁○○複代理人戊○○
參加人丙○○訴訟代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）
陳初梅 律師 陳俊溢 律師上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年11月14日經訴字第09506181280號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣參加人丙○○（下稱參加人）前於民國（下同）90年12月
31日以「帶鋸機之帶鋸片鬆、緊控制裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第201331號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第98條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於95年2月6日（95）智專三㈢05056字第09520073190號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱系爭處分）。參加人不服，提起訴願，經被告95年11月14日經訴字第09506181280號訴願決定撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分（下稱系爭訴願決定）。原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明求為判決：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭專利是否有違反核准時專利法第98條第2項規定之情形？㈠原告主張之理由：
⒈緣參加人丙○○前於90年12月31日以「帶鋸機之帶鋸片鬆
、緊控制裝置」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第201331號專利證書（下稱系爭專利，原證1）。嗣原告以系爭專利與美國西元1981年5月26日公告之第0000000號「BANDSAWBLADETENSIONINGAPPARATUSFORHORIZONTALBANDSAWMACHINES」專利案（下稱舉發引證，原證2）比較，並無進步性而有違核准時專利法第98條之規定，不符新型專利要件為由，對之提起舉發（原證3）。經經濟部智慧財產局（原處分機關）於95年2月6日以
（95）智專三（三）05056字第09520073190號專利舉發審定書（原證4），審定舉發成立，應撤銷系爭專利權。嗣參加人不服，提起訴願，經被告以訴願決定撤銷原處分（附件1）。
⒉按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依
本法申請取得新型專利：一申請前已見於刊物或公開使用者」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」90年10月24日修正公布之專利法第98條第1項第1款前段及第2項分別定有明文。查系爭專利之申請日為90年12月31日，於92年1月21日經經濟部智慧財產局審定核准，是其是否有不得申請取得新型專利之情事，自應以核准審定時所適用之前揭專利法規定為斷，合先敘明。
⒊就原告所提舉發案，經原處分機關詳細審定，認系爭專利
與舉發引證相較，並無增進功效，不具有進步性，即有前揭專利法第98條第2項規定不得申請取得新型專利之情事。然訴願決定竟推翻原處分機關之專業認定，究其理由，容有下述違誤，茲分述如後：
⑴訴願決定關於認定系爭專利之伸縮桿係抵頂（非固接）於定位軸側邊，所造成震動傳達部分：
①訴願決定指稱：系爭專利之伸縮桿係抵頂（非固接）
於定位軸側邊，因此定位軸承受從動輪之上、下方向震動並不會直接傳達至伸縮桿與手動油壓缸，而從動輪絕大部分的震動將由連動板吸收，使得定位軸穿出殼座外側的一端可大幅降低震動的問題。反觀舉發引證之滑動架係螺固於從動軸上，而活塞桿又螺固於滑動架上，故從動軸之震動（上、下及左、右）會經由滑動架直接傳遞至活塞桿上，而容易造成活塞桿之彎曲、變形，或使液壓缸發生故障漏油之問題。由以上比較可知，系爭專利較舉發引證具功效增進云云。
②惟依國立中正大學鑑定系爭專利有效與否之分析報告
書（下稱分析報告書，原證5）意見：系爭專利於繃緊帶鋸片時必須將伸縮桿直接而強力的抵頂接觸於定位軸之側邊，在此狀況下，從動軸之震動亦會由定位軸傳導至伸縮桿與手動油壓缸，造成活塞桿之變形及液壓缸故障漏油之問題；若系爭專利於繃緊鋸片時，伸縮桿並非強力的抵頂接觸於定位軸之側邊，則定位軸承受從動輪之上下方向震動將使伸縮桿於定位軸上下移動，造成伸縮桿與定位軸連接不穩固，使切削精度下降，更可使伸縮桿與定位軸之表面，因摩擦造成表面磨損，使二者使用壽命降低或操作時使帶鋸片之張力下降，形成切削精度下降或帶鋸片脫落之現象（請參原證5第2頁第2段）。再者，系爭專利之連接板為一剛體，無法吸收震動，只能傳遞震動，因而從動輪之震動，將傳至定位軸穿出殼底外側的一端，而無法降低震動的問題，或者從動輪的震動，將經由連動板傳至滑座與滑軌，造成滑座與滑軌的震動，使得滑座與滑軌的精度下降及壽命減少（原證5，第2頁第3段）。
③反觀舉發引證之滑動架係螺固於從動軸上，而活塞桿
又螺固於滑動架上，故三者之連接極為穩固，不會造成因摩擦而工作表面磨損之問題；再者，舉發引證更設有一彈性構件以吸收從動輪之震動，減少傳遞至伸縮桿及油壓缸之震動（原證5，第2頁第4段）。
④由以上分析可知，系爭專利較舉發引證實無功效之增
進可言，且根本無法降低震動之問題，尤其從動輪的震動將傳至伸縮桿及油壓缸，造成活塞桿之變形及液壓缸故障漏油之問題；從動輪的震動也會經由連動板傳至滑座與滑軌，造成滑座與滑軌的震動，使得滑座與滑軌的精度下降及壽命減少。
⑤原處分機關於訴願時答辯稱：「【系爭專利】從動輪
之震動係直接傳送到定位軸，進而傳送到頂於定位軸之伸縮桿，故定位軸承受從動輪之震動會直接傳達於伸縮桿與手動油壓缸」、「【系爭專利】從動輪之震動係先傳送到從動軸，再傳送到滑動架，故從動輪之震動並不直接傳達至液壓缸之活塞桿」（原證6，原處分機關訴願答辯書，第4頁第9行以下），其理由及結論亦與上開分析報告書之意見相同，實值肯認。
⑥被告答辯稱：系爭專利之伸縮桿係抵頂（而非固接）
於定位軸側邊，雖然左右方向之震動仍會傳遞至伸縮桿與手動油壓桿，但上下方向之震動則僅造成伸縮桿與定位軸接觸面之些微相對運動云云。惟查，其訴願決定稱：系爭專利之伸縮桿係抵頂（非固接
）於定位軸側邊，因此定位軸承受從動輪之上、下方向震動並不會直接傳達至伸縮桿與手動油壓缸（附件1第10頁第15至18行）。則究竟上下方向之震動會不會傳達到伸縮桿與手動油壓缸？被告前後所言已有不一。況且，系爭專利之說明書完全未提及其可降低震動云云，被告究係如何得出此項推論？況且，系爭專利之伸縮桿雖非固接於定位軸，但其
於繃緊帶鋸片時必須將伸縮桿直接而強力的抵頂接觸於定位軸之側邊，在此狀況下，從動軸之震動亦會由定位軸傳導至伸縮桿與手動油壓缸；若謂系爭專利於繃緊鋸片時，伸縮桿並非強力的抵頂接觸於定位軸之側邊，則定位軸承受從動輪之上下方向震動將使伸縮桿於定位軸上下移動，造成伸縮桿與定位軸連接不穩固，使切削精度下降。此有國立中正大學鑑定系爭專利有效與否之分析報告書（下稱分析報告書，原證5）第2頁第4行以下可資佐憑。換言之，系爭專利之伸縮桿縱非固接於定位軸側邊，其運作所造成之震動情形絕非如被告答辯所稱之伸縮桿與定位軸接觸面之些微相對運動云云；亦即系爭專利無法有效解決震動之問題。
⑦被告又答辯稱：大部分的震動可由連動板吸收云云，
更與科學知識相違。蓋系爭專利之連接板為一剛體，根本無法吸收震動，只能傳遞震動，因而從動輪之震動，將傳至定位軸穿出殼底外側的一端，而無法降低震動的問題，或者從動輪的震動，將經由連動板傳至滑座與滑軌，造成滑座與滑軌的震動，使得滑座與滑軌的精度下降及壽命減少（請見原證5，第2頁第13行以下）。
⑧被告復稱：伸縮桿與定位軸界面摩擦造成表面磨損問
題，實與元件之材質有關，而與結構無關云云，更令人莫名所以。蓋原告所舉分析報告書論及系爭專利會使伸縮桿與定位軸之表面，因摩擦造成表面磨損（原證5，第2頁第7行以下），除針對系爭專利於繃緊鋸片時，伸縮桿是否強力的抵頂接觸於定位軸之側邊，進行分析，尤其是要與引證案之穩固連接相比較（原證5，第2頁最末行至第3頁第2行）；換言之，正是就系爭專利與引證案兩者之結構加以比較，亦即以兩者材質相同之前提，分析比較何者較易造成磨損而論其優劣，如何能謂與結構無關？被告所辯，實無可採。⑨由以上分析可知，系爭專利之油壓缸伸縮桿採非固接
方式抵頂於定位軸，一定會產生震動而傳遞至油壓缸伸縮桿。對此震動問題，系爭專利不僅沒有改善解決，更因其採非固接方式抵頂於定位軸，使得定位軸之震動不僅傳遞到伸縮桿，且定位軸之上下方向之震動會與伸縮桿產生摩擦，此種震動加上摩擦，將使伸縮桿於油壓缸之缸體內造成晃動偏擺之情形，導致活塞之損壞，而使油壓缸而法正常作動。反之，引證案因油壓缸與伸縮桿採固接方式連結於定位軸，所以定位軸產生震動時係同時帶動伸縮桿與油壓缸缸體（整組）一起晃動，不會使伸縮桿另端裝設於油壓缸缸體內之活塞損壞，而且設有彈性構件49，可以吸收震動，解決震動之問題。
⑵訴願決定關於認定系爭專利拆換帶鋸片時，當操作扳手
使伸縮桿內縮於手動油壓缸內，方便操作員進行拆卸帶鋸片作業部分：
①訴願決定謂：系爭專利拆換帶鋸片時，當操作扳手使
伸縮桿內縮於手動油壓缸內，此時伸縮桿並不會連動定位軸靠向動力輪之一側，該定位軸因受原緊繃帶鋸片之回復力而僅稍微靠向動力軸一側，而使帶鋸片仍保持在從動輪上，方便操作員進行拆卸帶鋸片之作業。又欲更換上新的帶鋸片時，系爭專利可自由推動從動輪使其遠離於動力輪，再操作扳手使伸縮桿外伸並抵頂於定位軸一側，而達到方便快速完成更換帶鋸片之效果，並可確保帶鋸片得到穩固的繃緊效果。反觀舉發引證之從動軸係以螺固方式與滑動架及活塞桿連結，因此欲更換帶鋸片時，需控制活塞桿以連動從動軸產生橫向位移，雖然活塞桿之位移量可由極限開關來控制，但瞬間較大之位移量會使帶鋸片容易因自身的重量而脫離從動輪或傳動輪，造成拆換上的困擾云云。
②惟依分析報告書之意見，在系爭專利拆換帶鋸片時，
操作員操作扳手使伸縮桿內縮於手動油壓缸內，此時定位軸之移動，是由繃帶鋸片之回復力與滑動座與滑軌之間摩擦力，兩個力量相互作用、加成後之結果所決定，若回復力小於摩擦力，則定位軸無法移動，則帶鋸
片之更換將極不容便。再者若滑座與滑軌間有卡積鋸屑的情形，則定位軸也無法移動，同樣造成更換帶鋸片時之不方便。
若回復力大於摩擦力，則可能造成兩個情形，一個
情形是回復力遠大於摩擦力，使定位軸移動量太大，此時則會造成帶鋸片自動從動輪上脫落，造成更換帶鋸時之不方便，第二個情形則是回復力大於摩擦力的值，是一個恰好適當的量，可以使定位軸往動力輪方向移動一個適當的位移量，這也是在諸多個可能狀況下，唯一可能使操作員方便進行拆卸帶鋸片的狀況。
但是系爭專利之設計，並無法定量的控制帶鋸片回
復力；滑座與滑軌間的摩擦力也會隨著帶鋸機使用年限保養狀況、製造精造等改變，甚至會隨外界溫度、溼度等外在環境而改變；而滑座與滑軌間卡積鋸屑之現象，也是一個無法控制的隨機現象，因此帶鋸片的回復力與摩擦力的加成結果也是隨機的無法控制的，換言之，操作員進行拆卸帶鋸片之作業時方便性，也是隨機的、無法控制的，重複性極差（原證5，第3頁倒數第2行至第4頁第15行）。
③反觀舉發引證之設計，當欲更換帶鋸片時，可以控制
活塞桿，使從動軸產生固定及預先設定的橫向位移，而從動軸的橫向位移量，可由操作員預先量測帶鋸片之長度後，經由極限開關做適當的設定，如此操作員拆卸帶鋸片時，從動軸的位移量，每一次都可由操作員有效而適當的控制，使拆卸帶鋸片的方便性與重複性極佳，而不會產生像系爭專利無法控制的隨機現象（原證5，第4頁倒數第4行至第5頁第2行）。
④由以上之分析可知，系爭專利的設計會造成從動軸的
位移量是一個無法控制的隨機現象，致使拆卸帶鋸片之作業方便性，也是隨機的、無法控制的，重複性極差；相較舉發引證的設計可預先調整及控制從動軸的位移量，每一次均可以方便的拆卸帶鋸片，故系爭專利並無進步性。
⑤原處分機關於訴願時答辯稱：「系爭專利之定位軸在
失去伸縮桿抵頂之力後，係受到帶鋸片因繃緊而具有的回復力而使從動輪略為靠向動力輪側。而當帶鋸片之回復力消失之後，該帶鋸片仍保持在從動輪上，但從動輪並不一定是位於最適當更換帶鋸片之位置，作業員仍須以手移動從動輪，已進行拆換帶鋸片」（原證6，第5頁第1行以下），其理由及結論亦與上開分析報告書之意見相符，足見系爭專利實不具進步性。⑥被告答辯稱：引證案雖然其活塞桿之位移量可由極限
開關來控制，但由於瞬間使從動輪往動力輪移動而極易使緊繃的帶鋸片因無從動輪之支撐而脫落云云。惟正如被告所言，引證案活塞桿之位移量係由極限開關來控制，既能控制位移量，自不會出現被告所謂瞬間移動而易使帶鋸片脫落之情形。被告所辯，顯屬無據。
⑦被告又答辯稱：在現今機械加工及潤滑技術，滑座與
滑軌之摩擦力可控制的極微，且系爭專利之滑座、滑軌與連動板係設在殼座上面，具有良好之防塵效果，因此切屑或雜質對於滑座與滑軌之間摩擦力的影響並不大，故在正常操作下，摩擦力可以不必考量云云。
然查：
其訴願決定書謂：系爭專利之滑座、滑軌及連接板
係設於殼座內，故於鋸切過程中所產生之鋸屑被帶入殼座內時會卡積鋸屑（附件1第10頁第10、11行）。則系爭專利之滑座、滑軌間究竟會不會卡積鋸屑／切屑？被告之前後說法顯然已有所矛盾。
況且，被告之訴願決定書在論及系爭專利會卡積鋸
屑、引證案會卡積塵屑時，猶主動提出可用高壓氣體噴槍來噴除（附件1第10頁第10至14行），如今卻謂在正常操作下，摩擦力可以不必考量云云，如何可信？⑧被告復稱：【系爭專利】緊繃帶鋸片之回復力與定位
軸（聯動從動輪）之位移會達到平衡，故回復力之大小與系爭專利之操作無關，當回復力釋放後，不僅定位軸會移動一與回復力大小相對應之位移，且帶鋸片亦仍會留在從動輪上，以供拆卸云云。其悖於通常知識及專利之基本精神，實令人難以置信，蓋：
定位軸之移動，是由緊繃帶鋸片之回復力與滑動座
與滑軌之間摩擦力，兩個力量相互作用、加成後之結果所決定；被告所謂磨擦力可以不必考量、回復力之大小與系爭專利之操作無關云云，嚴重悖於物理學之基本常識。
若被告之真意為：系爭專利緊繃帶鋸片之回復力必
然大於摩擦力，亦必須考慮上述②之兩種情形，且系爭專利之設計有上述②之情形。
⑶訴願決定關於認定系爭專利在更換新的帶鋸片時，皆可
先以手移動從動輪使帶鋸片略微緊繃，再轉動扳手使活塞桿抵頂定位軸外側，而達緊繃效果部分：
①訴願決定認：舉發引證欲換上新的帶鋸片時，由於每
一新的帶鋸片之長度有些微不同，因此以極限開關所控制之固定活塞桿行程並無法進行細微的鬆緊調整，使得帶鋸片會產生過緊或過鬆的問題，而在實際操作時會發生斷裂或偏斜的問題。反觀系爭專利在更換新的帶鋸片時，不論帶鋸片的長短，皆可先以手移動從動輪使帶鋸片略微緊繃，再轉動扳手使活塞桿確實抵頂定位軸外側，而達到確實緊繃的效果。在此部份，系爭專利較舉發引證具有進步性云云。
②惟依分析報告書之意見：在更換新的帶鋸片時，操作
員應要控制從動軸與動力軸的中心距離，使得帶鋸片在更換後，有一定的伸長量，方能使帶鋸片不會產生過鬆或過緊現象；系爭專利的帶鋸片伸長量，是藉由操作員以手動扳手使活塞桿施力於定位軸外側，進而帶動從動軸，使帶鋸片伸長而緊繃，在此狀況下，帶鋸片的伸長量，是決定於操作員以手轉動扳手時所施加的力量，而操作員以手轉動扳手所施的力量，則會依操作員的不同而改變，也會依操作員的經驗、生理狀況、情緒等改變而改變，使得更換帶鋸片時，帶鋸片的繃緊狀況成為一個無法控制的隨機狀況，精度及重複性極差（原證5，第6頁第3行至第9行）；③反之，在舉發引證欲更換帶鋸片時，操作員可量測帶
鋸片的長度，再根據帶鋸片的長度適度的調整極限開關，使得每一次更換帶鋸片時，都能造成適當的帶鋸片伸長量，使帶鋸片不會產生過緊或過鬆的現象（原證5，第5頁倒數第1行至第6頁第3行）。
④由以上分析報告之意見可知：系爭專利在帶鋸片之更換上，實無進步性。
⑤原處分機關於訴願時就此答辯稱：「在創作功效上，
系爭專利與引證一【舉發引證】皆是達到只須轉動油壓控制器扳手（操縱桿構件），使得操作簡易省力；…當帶鋸片鬆弛時，只須在扳轉油壓控制器扳手（操縱桿構件），即可回復繃緊狀態等功效；因此與引證一相較，系爭專利並無增進功效之處，並不具進步性」（原證6，第5頁第6行以下），其結論亦與上開分析報告書之意見相同，足見系爭專利實不具進步性。⑥系爭專利有關習用技術之說明指稱：「傳統式固定動
力輪、從動輪之方式，皆採用單純之『螺牙、螺帽』鎖迫固定，故其放鬆、繃緊帶鋸片之操作，極為麻煩，又因採人工人力之推緊繃，而有未達極佳緊繃之問題」（原證8，第7行以下）。如今被告卻稱系爭專利可「藉由手移動」及轉動扳手以進行細微的鬆緊調整，可簡易達到確實緊繃的效果，豈非重蹈系爭專利所稱習用技術之覆轍？⑷訴願決定關於認定系爭專利之控制機構包含手動油壓缸
、扳手、油壓控制器、連通管及伸縮桿，且與滑移裝置無結構上之關連，故系爭專利具有結構簡單之優點部分：
①訴願決定謂：系爭專利之控制機構包含手動油壓缸、
扳手、油壓控制器、連通管及伸縮桿，且與滑移裝置無結構上之關連。反觀舉發引證之控制機構係屬雙動液壓缸，且具有極為複雜的旋轉閥組件，整體結構與系爭專利不同，且較複雜、昂貴，系爭專利具有結構簡單之優點，應具有進步性云云。
②惟依分析報告書之意見：系爭專利之機構雖明顯的較
舉發引證簡單，但在功能上，系爭專利在拆卸帶鋸片時，無法精確及高重複性的控制從動軸之位移量，同時，系爭專利在裝上新的帶鋸片時，也無法精確及高重複性的控制帶鋸片的伸長量及繃緊程度，因而系爭專利與舉發引證相互比較，系爭專利明顯是「減機構、減功能」，應不具進步性（原證5，第7頁第1行起）。
③原處分機關於訴願時亦答辯稱：「系爭專利申請專利
範圍第2項附屬項所載，…該附屬特徵與引證一【舉發引證】之液壓缸與選轉閥組件相較，僅是結構空間及位置上之變化，且為公知技術之運用，並未增進功效，亦不具進步性」（原證6，第6頁第3點），可資贊同。
④姑且不論系爭專利之機構是否較引證案簡單，於分析
系爭專利是否具進步性時，必須論究者為：系爭專利之功效是否較引證案為佳，而非引證案功效是否較系爭專利為佳。被告所辯明顯違反專利審查之基本原則，所辯顯不可採。
⒋就系爭專利之有效性及訴願決定之適當性，另有工業技術
研究院工程師 莊世杰 先生出具之專家意見書（原證7）表示意見。該意見書之結論認為：系爭專利申請專利範圍第1項內之各要件，已全數為舉發引證所揭露，故不具新穎性，而第2項之連通管特徵，乃屬市售零件且為同行業者所週知之技能，故不具進步性（原證7第5頁）；固然原告自始未爭執系爭專利之新穎性問題，但非謂系爭專利全無不具新穎性之問題。不過，為免本案爭點分散，原告仍僅主張系爭專利不具進步性；上開專家意見中有關新穎性部分（即系爭專利伸縮桿之抵頂定位軸側邊是否為固接）謹供參酌。然上開專家意見中有關進步性之分析，亦同於中正大學之分析報告書，足見系爭專利之不具進步性，乃系爭專利領域中各專家之共識。故系爭確實違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，原處分應予維持（原證7第8頁）。此項專家意見併供鈞院參酌。
⒌原告所提專家意見之正確性及可受評性：
⑴就系爭專利之有效性及訴願決定之適當性，原告主要係
以國立中正大學鑑定系爭專利有效與否之分析報告書（即原證5）為據，撰寫人 謝文馨 教授兼主任並具名以示負責，其內容可受公評。一如原處分機關之審定（原證4），審查人員均為專家， 董必正 、 呂茂昌 兩位委員，亦具名以示負責。反觀被告，雖於鈞院審理時稱另有部外專家審查，但遍查卷宗，未見該專家之姓名及意見。
故以專家意見之負責性及可受評性而言，何者較為可信可採，不言可喻。
⑵原告另提出工業技術研究院工程師莊世杰先生出具之專
家意見書（原證7）。參加人所謂原告所提專家意見違反專利法與審查基準，系爭專利具新穎性云云，當係針對本件意見書而言。然如前所述，原告所提專家鑑定共有兩件，主要依據乃中正大學之分析報告書。雖原告就系爭專利之新穎性並不爭執，但莊世杰先生之專家意見書非僅就新穎性而為論斷，其亦認系爭專利欠缺進步性，故原告將此項專家意見併提供鈞院參酌。
⒍原告係以引證案（原證2）為據，舉發系爭專利。就引證案之專利內容補充說明如下：
⑴引證案設有一彈性構件49以吸收從動輪之震動。就此彈性構件之材質，引證案未為任何限制。
⑵引證案活塞桿之位移量係由極限開關125來調整控制。
就此，被告訴願決定書第11頁第9行明確記載：「雖然活塞桿之位移量可由極限開關來控制，…」，被告於鈞院96年11月27日行準備程序時亦承認：「引證案利用極限開關可調整鬆及緊，是兩個位置的來回，極限開關就是可以調整這兩個點的位置，」足見引證案活塞桿之位移量由極限開關來調整控制一事，當事人間並無爭執。
⒎綜上，系爭專利並無進步性，應不得取得新型專利，訴願
決定實有上開違誤。為此懇請鈞院鑒核，撤銷訴願決定，實感德至。
㈡被告主張之理由：
⒈本件舉發附件1為系爭專利公報影本，附件2係西元81年月
26日公告之美國第0000000號「BANDSAWBLADETENSIONINGAPPARTUSFORHORIZONTALBANDSAWMACHINES」專利案（下稱引證1）；附件3係西元86年3月18日公告之美國第476077號「SPRING-BIASEDTENSIONINGDEVICEFORABANDSAWBLADE」專利案（下稱引證2）。
⒉針對上述起訴理由答辯如下：
⑴由於系爭專利之伸縮桿係抵頂(而非固接)於定位軸之側
邊，雖然左右方向之震動仍會傳遞至伸縮桿與手動油壓桿，但上下方向之震動則僅造成伸縮桿與定位軸接觸面之些微相對運動，而大部分之震動將可由連動板吸收。
而此上下方向之震動是造成活塞桿變形或彎折之主要原因，故由此點觀之，系爭專利相對於舉發引證1仍具有功效增進。另外，起訴理由所稱之伸縮桿與定位軸界面摩擦造成表面磨損問題，實與元件之材質有關，而與結構無關，此可由材質之選擇而解決。故起訴理由⒊⑴並不可採。
⑵系爭專利與引證1最大的差別在於，系爭專利在釋放伸
縮桿(31)之抵頂力量時，定位軸(15)並不會被同步移動，而係受到原先緊繃帶鋸片之回復力作用而稍微靠向動力輪一側，此作動方式可以避免由於從動輪之瞬間較大幅度的橫向位移(往動力輪方向)，而使緊繃帶鋸片因為突然失去從動輪之支撐以及本身的重量而脫離掉落。反觀舉發引證案雖然其活塞桿之位移量可由極限開關來控制，但由於瞬間使從動輪往動力輪移動而極易使緊繃的帶鋸片因無從動輪之支撐而脫落。起訴理由⒊⑵主要係討論緊繃帶鋸片之回復力與滑座與滑軌之間摩擦力的相互作用、加成後之結果所決定。實際上，在現今之機械加工及潤滑技術，滑座與滑軌的摩擦力可控制的極微，且系爭專利之滑軌、滑座與連動板係設在殼座上面，具有良好的防塵效果，因此切屑或雜質對於滑座與滑軌之間摩擦力的影響並不大，故在正常的操作情況下，摩擦力可以不必考量。另一方面，緊繃帶鋸片之回復力與定位軸（聯動從動輪）之位移會達到平衡，故回復力之大小與系爭專利之操作無關，當回復力釋放之後，不僅定位軸會移動一與回復力大小相對應之位移，且帶鋸片亦仍會留在從動輪上，以供拆卸。上述起訴理由⒊⑵應不可採。
⑶由上述起訴理由⒊⑶可知，引證1在更換帶鋸片之作業
時，由於每一帶鋸片的長度會有些微的差異，因此每一次更換作業均需量測帶鋸片之長度，再重新設定油壓機之極限開關位置，且設定之後亦不能保證所設定之距離能夠獲得最佳的緊度，因此需要重複調整，作業極度不便。反觀系爭專利可藉由手移動及轉動扳手以進行細微的鬆緊調整，可簡易達到確實緊繃的效果。系爭專利之功效較引證一佳，具有進步性。
⑷上述起訴理由⒊⑷對於系爭專利之機構明顯較舉發引證
簡單之事實亦屬認同，而僅是指陳系爭專利在拆卸及裝上帶鋸片之功能較舉發引證差，應不具進步性。惟有關帶鋸片之拆卸及裝上作業，在功效上之分析已詳如前述，引證1並未較系爭專利佳。
⑸工業技術研究院工程師莊世杰先生出具之專家意見書，
並不可採。本件原告、原處分機關與被告自始至終均未爭執系爭專利申請專利範圍第1項（與引證1相較）之新穎性；況且，系爭專利之滑軌、滑座、連動板等係設於殼座正面內側，而引證1之夾緊構件、板片構件與滑動架接設於座板背面外側；系爭專利之伸縮桿係抵頂於定位軸側邊，而引證1之活塞桿係鎖固連結於滑動架之一端；且原告亦承認系爭專利構造明顯較引證1精簡等。
凡此均可見引證1與系爭專利之結構有諸多不同之處，自不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。又其他在相關實質技術部分亦均不脫離前述中正大學所作之有效分析報告書意見內容，就此不再重複贅述，實難執此為有利之論據。
⒊本件經於96年11月27日準備程序後，奉示就以下三點問題提出補充答辯：
⑴就引證一說明書原文是否有記載從動輪之定位軸（19）與滑動架（31）之螺固點乙節：
①請參見引證一說明書及附圖標示
Section3,L.36~42
ReferringtoFIGS.2and3,thedrivenshaft
19ofthedrivenwheel15-----------------------------,anditisfixedatorjournaledinacarriagemember
31ofasubstantiallyrectangularshape.從動輪(15)的從動軸(19)係固定於或軸固於大體上呈長方形之滑動架(31)上。
Section3,L.65~Section4,L.3
Thehydraulicmotor51isfixedat------------------------------andthepistonrod63ofthehydraulicmotor51is
sodisposed-------andisconnectedtothecarriagemember31.液壓缸(51)之活塞桿(63)是連結於滑動架(31)上。
②由於引證一之滑動架係螺固於從動軸上，而活塞桿又
連結於滑動架上，故從動軸之震動(上、下及左、右)會經由滑動架直接傳遞至活塞桿上，而容易造成活塞桿之彎曲、變形，或使液壓缸發生故障漏油之問題。⑵引證一之說明書原文何處可支持其使用極限開關控制從
動輪軸會造成更換帶鋸片易於鬆脫之缺點？①此問題係屬引證一之缺點，引證一專利說明書內容自然不會明示本身之缺點。
②由於引證一之從動輪係以螺固方式與滑動架及活塞桿
連結，因此欲更換帶鋸片時，需控制活塞桿以連動從動輪產生橫向位移。引證一活塞桿之位移量係由極限開關來控制，但由於瞬間使從動輪往動力輪移動而極易使緊繃的帶鋸片因無從動輪之支撐而脫落。
③系爭專利欲拆換帶鋸片時，操作板手(反轉)，藉由油
壓控制器(33)及連通管(32)，而使手動油壓缸(30)之伸縮桿縮回，不強力抵頂定位軸(15)，故可稍稍位移(向中心)定位軸(15)及從動輪(13)，而得以放鬆帶鋸片(16)供拆下。系爭專利在釋放伸縮桿(31)之抵頂力量時，定位軸(15)並不會被同步移動，而係受到原先緊繃帶鋸片之回復力作用而稍微靠向動力輪一側，此作動方式可以避免由於從動輪之瞬間較大幅度的橫向位移(往動力輪方向)，而使緊繃帶鋸片因為突然失去從動輪之支撐以及本身的重量而脫離掉落。
⑶引證一之說明書原文何處可支持其使用極限開關卻無法
確保每次更換帶鋸片均能達到確實緊固之缺點？①如前所述，此問題係屬引證一之缺點，引證一專利說明書內容不會明示本身之缺點。
②引證一在更換帶鋸片之作業時，由於每一帶鋸片的長
度會有些微的差異，因此每一次更換作業均需量測帶鋸片之長度，再重新設定油壓機之極限開關位置，且設定之後亦不能保證所設定之距離能夠獲得最佳的緊度，因此需要重複調整，作業極度不便。
③系爭專利在更換新的帶鋸片時，皆可先以手移動從動
輪使帶鋸片略微緊繃，再轉動扳手使活塞桿抵頂定位軸外側，而達緊繃效果部份。系爭專利可藉由手移動及轉動扳手以進行細微的鬆緊調整，可簡易達到確實緊繃的效果。
⒋綜上所述，系爭專利之結構特徵不僅與引證1完全不同，
且具有結構較簡單之優點。此外，系爭專利在降低震動所造成的不良影響以及在拆卸及裝上帶鋸片之作業均較舉發引證有功效增進，而具有進步性。原告之起訴理由並不可採，而被告所為「撤銷原處分機關所為舉發成立之審定」之訴願決定並無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張之理由：
⒈原告所提專家意見違反專利法與審查基準，系爭案與引證一多處不同，故具新穎性：
依據第000000000號專利（下稱系爭案）核准時專利法第97條：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條第1項第1款之規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」亦即若有「相同」新型技術於其申請前即已公開，始不具新穎性。
故專利審查基準規定新穎性之判斷，重在比對單一引證案與該新型之請求項之「形狀、構造、裝置」是否「相同」，如不相同即具有新穎性。（參證1號：智慧財產局89年出版之專利審查基準，第2-2-5頁）原告於起訴狀第10頁第3段謂：「由莊世杰先生出具之專家意見書認為系爭案請求項第1項與引證案完全相同，故不具有新穎性。」然查：系爭案申請專利範圍第1項所載之新型為「一種帶鋸機之帶鋸片鬆緊控制裝置，...從動輪中心具有軸承而供穿組定位軸，形成從動輪可轉動、定位軸不可轉動；...手動油壓缸具可旋轉扳手之油壓控制器，手動油壓缸伸縮桿之頂端，可抵頂於定位軸，手動油壓缸與油壓控制器間，設有連通管連通之，油壓控制器可控制迫出油壓而令手動油壓缸伸縮桿伸出，亦可控制供手動油壓缸之油回授而讓手動油壓缸伸縮桿縮回，伸縮桿之伸出、縮回，得讓定位軸位移，使其所組裝之從動輪可繃緊、放鬆鋸片；...」原告於起訴狀以及當庭之答辯內容中，曾多次講述系爭案的前述構造與引證一（US4,269,099）有所不同，包括：
⑴「抵頂」與「鎖固」結構上之不同---「系爭專利於繃
緊鋸片時係將伸縮桿直接而強力抵頂於定位軸之側邊」，而「引證一之滑動架係螺固於從動軸上，而活塞桿又螺固於滑動架上，為吸收震動必須設一彈性構件49於活塞桿63下方（引證一圖2）」；⑵「連通管」構造之不同---「系爭專利具有連通管連通
手動油壓缸與油壓控制器間，該連通管為軟性塑膠材質」，而引證一則無此種連通管；⑶系爭案結構較引證案簡單---系爭專利之機構明顯較引
證案簡單（按：採用較簡單的手段而能達到相同目的的新型，係較佳的結構設計，依據專利審查基準第2-2-20頁對於構成要件省略之新型應認定具有功效增進之規定觀之，系爭案係屬較佳設計，故不但具新穎性，亦具有進步性），而「引證一則須於每次更換鋸片時由操作員先行量測帶鋸片長度，經由極限開關做適當之設定」（原告起訴狀第7頁3.）。另，起訴狀第7頁稱引證一於更換鋸片時可控制活塞桿，使從動軸產生固定及預先設定的橫向位移，惟，遍查引證一全文，並無關於「使從動軸產生固定及預先設定的橫向位移」之敘述，原告所言，顯屬無據，故不可採。
綜上所述，原告無疑已承認系爭案與引證案並不相同，甚至差異極大。且原告所提出之莊世杰先生意見書之論點，不但違背專利法與專利審查基準關於新穎性之規定，又與原告訴狀內其他理由以及當庭所辯自相矛盾，故原告提出之專家意見書，顯不可採。
⒉系爭案與引證案構造不同，且有功效增進，故具進步性：
⑴依據第000000000號專利（下稱系爭案）核准時專利法
第97條：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」專利法第98條第2項之規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列（不具新穎性）情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」因此，必須「新型內容已由申請前既有之技術或知識（即舉發證據）揭露」、「為熟習該項技術者參酌該引證技術所能輕易完成」、「無功效增進」三者同時具備，始可謂新型不具進步性。
⑵鈞院92年訴字20號判決（參證2號）對此進一步認為：
「新型乃『對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良』，則新型專利所應用之手段，縱令原理上並非前所未有之創新，而係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一新作用或增進該物品某種功效時，亦符合新型專利之要件。」又依據專利審查基準所載之「進步性之判斷方式」（參證1號：智慧財產局89年出版之專利審查基準，第2-2-19頁）：若比對之新型其形狀、構造或裝置之改良，在效果上克服先前技術中存在之問題點，具備好用或實用之條件，則為「有增進功效」。又若一新型採用較精簡的元件、較簡單的結構，而能達到相同目的，因其具有降低成本與簡化組裝方式的優勢（功效），係較佳的結構設計，故應認具有進步性。
⑶查：系爭案與引證一具有顯著構造差異，而這些構造差異亦顯示引證一顯然具有新功效：
①系爭案「抵頂」與引證案「鎖固」結構上之不同，使
系爭案無須在油壓缸的伸縮桿附近設置吸震墊---原告自承「系爭專利於繃緊鋸片時係將伸縮桿直接抵頂於定位軸之側邊」，而「引證一之滑動架係螺固於從動軸上，而活塞桿又螺固於滑動架上，為吸收震動必須設一彈性構件49於活塞桿63下方（引證一圖2）」；是以系爭案的「抵頂」構造不會將從動輪轉動時的震動完全透過鎖固結構傳遞至與油壓缸連結之伸縮桿，自無須因擔心震動損壞油壓缸而須增設位於油壓缸伸縮桿附近的吸震裝置，系爭案因此有減省元件、減低震動損壞油壓缸及其伸縮桿之功效。
②系爭案「連通管」構造之不同，使油壓控制器及其上
的手動扳手能被設置在任何便於調整的位置---由於申請專利範圍的任一項均得為專利權人行使權利之依據，因此專利審查基準規定必須針對每一項申請專利範圍「逐項審查」新穎性與進步性。（參證1號：智慧財產局89年出版之專利審查基準，第2-2-5頁；參證4號：智慧財產局89年出版之專利審查基準，第2-2-17頁）因此，專利舉發案亦須審酌附屬項之進步性。「系爭專利具有連通管連通手動油壓缸與油壓控制器間，該連通管為軟性塑膠材質」，此為系爭案圖式及申請專利範圍所載，亦為原告當庭所自承，且申請專利範圍第2項進一步強調：「該油壓控制器，可配合連通管之長度，而設置於機台任何一所需之處」，故系爭案所採用的連通管裝置，具有使油壓控制器及其上的手動扳手能被設置在任何便於調整的位置，方便人員作業；反觀引證一則無此種連通管，操縱桿101的位置亦屬固定，更未揭露任何液壓控制或調整裝置的位置為可變動。因此，系爭案顯較引證案具有方便設置油壓控制器於便利調整的位置之功效。既然系爭案的連通管結構未見於引證案，可變動液壓控制或手動調整裝置位置之功效亦未見引證案有所說明，且事實上引證案操縱桿101的位置係屬固定，則系爭案與引證案空間結構不同且有新增功效即屬事實。依據專利法、專利審查基準以及鈞院之見解，系爭案自具進步性。
③系爭案結構較引證案簡單，卻能達到易於更換鋸片以
及微調鋸片鬆緊功效，故具進步性---系爭專利之機構明顯較引證案簡單，因其從動輪與定位軸15、連動板22等自成一個可獨立在滑軌20上推移的單元，可在伸縮桿退離抵頂位置後，直接一次將從動輪推移至放鬆鋸片且可更換鋸片的位置，換裝完成後，直接一次將從動輪推到接近繃緊位置，然後調整扳手使伸縮桿伸到抵頂位置，此乃原告所自承，且「引證一則須於每次更換鋸片時由操作員先行量測帶鋸片長度，經由極限開關做適當之設定」（原告起訴狀第7頁3.）。
事實上，引證一於更換鋸片新品時，操作者將帶鋸片11套置於傳動輪13與從動輪15上的程序較為繁複不易，因此時從動輪軸固鎖於滑動座31，而滑動座31又固鎖至活塞桿63，故從動輪15受到活塞桿的牽制而無法由操作者以手將從動輪直接推至適於更換鋸片之位置，只能先慢慢調整操縱桿構件101至適於更換帶鋸片的位置。顯然引證一於更換鋸片及調整鬆緊時所需步驟與所耗費的時間遠較系爭案多，系爭案更換鋸片較為容易。另，起訴狀第7頁稱引證一於更換鋸片時可控制活塞桿，使從動軸產生固定及預先設定的橫向位移，惟，遍查引證一全文，並無任何關於「使從動軸產生固定及預先設定的橫向位移」之敘述，故原告所言，顯屬無據，實不可採。
⒊系爭案構造與功效之補充說明：
⑴系爭案「抵頂」方式較引證一「鎖固」方式不利振動之
傳導，因此從動輪之震動不易傳至油壓缸，不須增設彈性吸震構件---由參加人於1月8日當庭呈送之系爭案與引證一之對照圖（參證3號）可明顯看出：系爭專利於繃緊鋸片時係將油壓缸之伸縮桿直接抵頂於定位軸之側邊，定位軸雖固設於連動板上，但定位軸與連動板係可獨立於伸縮桿在軌道中滑動（當放鬆鋸片時），因其並未直接或間接與油壓缸的伸縮桿鎖固在一起；而引證一之從動軸係由兩個螺栓鎖固於滑動架上，且油壓缸之活塞桿又螺固於滑動架上，引證一的從動軸即無法獨立於活塞桿在軌道中滑動。引證一之滑動架31係「鎖固(螺固)」於從動軸上，而活塞桿63又「鎖固」於滑動架上，等於從動輪軸以類似剛體的形式固接至油壓缸的活塞桿上。以力學的眼光觀之，經螺絲或鉚釘等鎖固後的元件，其在各個方向的平移及旋轉的均受到其他元件的牽制，使其他元件的平移或扭動均連動至該元件本身，使該元件亦隨之移動或扭動，亦即，經鎖固的從動軸、滑動架與活塞桿等元件彼此之間即無法獨立地朝上、下、左、右、前、後的三維空間自由平移或扭轉，故而於從動輪旋轉所生之振動必定傳遞至滑動架與活塞桿，蓋鎖固成一體的元件彼此之間，欠缺中斷震動能量傳導的缺口，震動透過一體鎖固的從動軸與滑動架直接傳至活塞桿，故容易使活塞桿彎曲變形，甚而使連接活塞桿的液壓缸發生故障漏油之問題；引證一為了解決此一問題，必須增設一彈性構件49於油壓缸之活塞桿側，以減低震動。反觀系爭案，係以手動油壓缸伸縮桿「抵頂」於定位軸，所謂「抵頂」，係僅朝一方向貼靠定位軸，因此伸縮桿僅在抵頂定位軸的方向「碰觸」定位軸，定位軸的扭轉或上下移動量並不直接牽動伸縮桿，因為定位軸與伸縮桿之間沒有將二者垂直方向與旋轉方向固結在一起的構造，定位軸旋轉時產生之震動因而無法直接而完全地傳遞至伸縮桿進而損壞油壓缸，因此在油壓缸及伸縮桿側並不需要特別設置防震墊等彈性構件，此即新型以較少構件、較簡單結構，因而降低成本與簡化組裝方式，而達成相同功效之實例，依據專利審查基準第2-2-20頁對於構成要件省略之新型應認定具有功效增進之相同理由，訴願決定因此認定系爭案具有功效增進而具備進步性，是以訴願決定並不違法。
⑵系爭案換裝鋸片後微調鬆緊容易，不受心情影響---系
爭案換裝鋸片後的微調工作係由人工操作油壓控制器之扳手，間接地透過連通管使活塞施力於定位軸外側，原告錯誤地將系爭案解為「帶鋸片的伸長量決定於操作員以手轉動扳手時所施加的力量，因為力量會依操作員不同或情緒不同而改變，使帶鋸片的繃緊狀況無法控制」，實則，操作員所轉動的扳手是油壓控制器的扳手，透過控制器轉換始將油壓透過連通管傳遞至油壓缸的伸縮桿，並非扭轉扳手的力直接等同推動鋸片所在的從動輪軸的力。原告又履稱人工微調方式易受心情影響操作，然，引證一亦係藉由手動操縱桿連接旋轉閥之「操縱桿構件101」以調整鋸片鬆緊（請參原證2號，引證一中譯文第4頁第4-5行、第5頁第3段），既然二案最終皆係透過人工轉動扳手或操縱桿來調整鋸片鬆緊，何以系爭案以手動微調油壓控制器易受心情影響而導致無法控制的隨機狀況，而引證一以手動微調旋轉閥的操縱桿構件101就不受操作員心情影響？更何況許多油壓控制的機械如千斤頂、起重機等亦係透過人工操作，其能否完美將重物移至所需位置，要皆取決於液壓機構本身的設計方式，豈可將人工操作機械一概視為必受心情影響。審酌新型專利進步性應探究系爭案與引證案是否具有構造裝置等根本上之不同，原告捨此不為，僅憑想像泛論手動微調裝置必然有受操作員心情影響之缺陷，實無足採。
⑶系爭案換裝鋸片與微調鬆緊容易---原告於起訴狀第9頁
3.中自承引證一換裝鋸片極為不易，因為「在舉發引證案欲更換帶鋸片時，操作員必須量測帶鋸片長度，再根據帶鋸片長度適度的調整極限開關」，方能使得每次更換鋸片後不會過鬆或過緊。此恰與訴願決定第11頁認為極限開關造成引證一換裝鋸片時之困擾相互一致。試想：系爭案不受極限開關之限制而引證一卻於調整操縱桿101時尚須受制於極限開關，則二者換裝鋸片之難易程度立即可辨。
⑷綜上所述，系爭案與引證一構造截然不同，且系爭案確
能達到簡易換裝鋸片並微調鬆緊之功效，引證一中亦未含有任何可以將「鎖固」轉換成「抵頂」的方式並簡省吸震構件的教示，亦未含有將雙動液壓缸與旋轉閥之構造轉換成系爭案的油壓缸加連通管的教示，熟悉該項技術之人無論如何均不能輕易由引證一而思及並完成系爭案，依據核准時專利法第98條第2項之規定，系爭案實具進步性無疑。
⒋原告欠缺客觀證據，即稱引證案之鎖固結構較為穩固不易震動且能降低摩擦；原告理由違背常理：
⑴原告一再稱引證一之鎖固結構較系爭案的抵頂構造為穩
固不易震動，然而卻無法解釋為何引證一尚須多加一塊減震的彈性構件49於油壓缸端的活塞桿下方，其所持理由已有齟齬。
⑵實則，系爭案之從動輪與定位軸15、軸承、連動板22等
自成一個可獨立在滑軌20上推移的單元，油壓缸伸縮桿僅以單一水平朝向抵頂定位軸使其到位，垂直與扭轉方向的振動不致傳至油壓缸端，反向言之，油壓缸端的整體質量與結構亦不會加大從動輪軸端旋轉時的震動亂度，亦即系爭案的從動輪軸端可在軌道上滑動的元件部份具有較單純的振動模態，故不會有滑動時的摩擦增大使精度不易控制等缺點。
⑶原告並未舉出客觀證據證明系爭案因受較大震動故影響
從動輪軸在軌道中的摩擦力，且原告先稱系爭案從動軸端之震動亦可透過抵頂結構傳至油壓缸端，復稱油壓缸端的震動亦會影響從動軸端元件在軌道內之滑動摩擦，則究竟震動源來自何端？又為何鎖固緊密的引證一無此種震動來回傳遞造成摩擦增加之缺失？原告之詞欠缺科學理論支持，又違常理，實無可採。
綜上所述，被告之訴願決定書撤銷舉發成立之處分實屬合法適當，原告起訴狀所述並無理由，請鈞院駁回原告之訴，實為德感。
理由
一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創件或改良。」、又「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：申請前已見於刊物或已公開使用者。．．．申請前已陳列於展覽會者。．．．」、次按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」系爭專利核准時專利法第97條及第98條第1項、第2項定有明文規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第105條準用第27條或違反第97條至第99條規定者，依同法第105條準用第72條第1項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。因之，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據以明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分，合先敘明
二、查參加人前於90年12月31日以系爭專利向原處分機關申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第201331號專利證書。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第98條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於95年2月6日以系爭處分為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告於95年11月14日以系爭訴願決定撤銷原處分，責由原處分機關另為適法之處分。原告不服，遂向本院提起行政訴訟之事實，有系爭專利核准審定書（92年
1月21日＜92＞智專二(四)05071字第09220064400號）、系爭專利新型專利說明書（公告本）、參加人專利舉發答辯書（93年9月22日，收文日期條碼）、原告所提舉發證據：㈠舉發附件1，系爭專利公報影本，㈡附件2，西元1981年
5月26日公告之美國第0000000號「BANDSAWBLADETENSIONINGAPPARTUSFORHORIZONTALBANDSAWMACHINES」專利案（下稱引證1），㈢附件3，西元1986年3月18日公告之美國第476077號「SPRING-BIASEDTENSIONINGDEVICEFORABANDSAWBLADE」專利案（下稱引證2）、系爭處分、訴願書及系爭訴願決定等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，有如上述整理，雙方主要爭執在：系爭專利是否有違反核准時專利法第98條第2項規定之情形？
三、經查：㈠本件系爭新型專利，係提供一種使用方便、繃緊效果之鋸帶
片控制裝置，而得極佳之實用功效。主要係：①殼座設有滑軌、滑座、長條狀調整槽道，②而穿組有定位軸，定位軸並設有一體之連動板與滑座連結一體，呈定位軸不轉動、但可位移，又③組裝帶鋸片之從動輪具有軸承而與定位軸組合一體，呈從動輪可轉動。另④殼座之背面設有連通之手動油壓缸、油壓控制器，手動油壓缸之伸縮桿得伸出抵頂定位軸、或縮回放鬆，藉由手轉動油壓控制器之扳手，即可使手動油壓缸伸縮桿抵緊、放鬆定位軸供拆換帶鋸片。⑤具有極佳之使用方便性，且藉由手動油壓缸伸縮桿之抵頂，得確保從動輪不誤作動放鬆帶鋸片、或於帶鋸片鬆弛時予保持繃緊狀態，而達到極佳之實用性與增進功效。有系爭專利新型專利說明書（公告本）附原處分卷足稽（見第2卷第12、13頁），就系爭專利之外觀結構、形狀及裝置方式，顯然與原告所舉之引證1及2有別，故具新穎性，復為兩造所不爭執記明準備程序筆錄在卷（97年1月8日），且原處分係以引證1說明系爭專利不具進步性，引證2無法證明系爭專利不具進步性，原告本件起訴亦以引證1敘述系爭專利不具進步性，均先予敘明。
㈡查，就系爭專利與引證1相比較，系爭專利之滑軌、滑座及
連接板係設在殼座內，因而在鋸切過程中所產生之鋸屑會被帶入殼座內累積鋸屑，而引證1之夾緊構件、板片構件與滑動架均設在座板之背面，故鋸屑係累積在殼座外側。惟均可透過噴槍方式消除鋸屑，應均無影響運轉功效情形。惟兩者仍有以下之差異：
⒈引證1為吸收震動必須設一彈性構件(49)於活塞桿(63)之
下方（見引證1圖2所示）：引證1之滑動架係螺固在從動軸上，而活塞桿又螺固在滑動架上，因而產生從動軸之運轉震動經由滑動架直接傳遞至活塞桿上之震動問題，故需設置一吸收電動構件，以防造成活塞桿之彎曲、變形，或液壓缸發生故障漏油之問題；惟系爭專利並無避震問題，而毋須設置此一吸收震動之彈性構件。查系爭專利依其創作說明所載（見原處分卷第2卷第7-9頁），因其伸縮桿(31)係抵頂（非螺固牢接）在定位軸(15)側邊，此種設計造成定位軸必然承受「從動輪」轉動時之震動，而定位軸與殼座(11)及連動板(22)連接，從動輪運轉時產生之震動可由連接之殼座(11)及連動板(22)吸收，使得定位軸穿出殼座外側之一端可大幅降低震動問題，而不至於直接傳導至伸縮桿與手動油壓缸之間，自不需如引證1一般，另設置吸收電動之構件(49)。系爭專利此項吸收震動之技術顯然較引證1進步，自具進步性。
⒉次就拆更換帶鋸片作業而言，系爭專利從動輪與定位軸
(15)、連動板(22)等自成一個可獨立在滑軌(20)上推移的單元，可在伸縮桿退離抵頂位置後，直接一次將從動輪推移至放鬆鋸片且可更換鋸片的位置，換裝完成後，直接一次將從動輪推到接近繃緊位置，然後調整扳手使伸縮桿伸到抵頂位置，此觀之系爭專利創作說明之載述自明（見原處分卷第2卷第7-9頁）。是知，系爭專利拆更帶鋸片時，當操作板手(34)使伸縮桿(31)內縮於手動油壓缸(30)內者，此時伸縮桿並不因之連動定位軸(15)，靠向動力輪
(12)之一側，而該定位軸因受原緊繃帶鋸片之回復力，僅稍靠向動力軸(120)一側，致使帶鋸片仍得以保持在從動輪上，以方便人員之進行拆更帶鋸片之作業。然反觀引證1之從動軸，係以螺固方式與滑動架及活塞桿連結，如需拆更帶鋸片時，須先控制活塞桿以連動「從動軸」產生橫向位移。而此項活塞桿之位移量係經由所謂「極限開關」(125)控制，因極限開關係以電子元件控制，常無法一次到位（原告起訴狀第7頁3.指稱．．．引證1於每次更換鋸片時由操作員先行量測帶鋸片長度，經由極限開關做適當之設定），且瞬間較大位移量易會使帶鋸片因本身之重量而脫離從動輪或傳動輪，造成拆更帶鋸片之困擾。顯見引證1案於拆更帶鋸片作業時之便利性，未如系爭專利可自由推動從動輪使其遠離於動力輪，再操作扳手使伸縮桿外伸並抵頂於定位軸一側，而達到方便快速完成更換帶鋸片之效果，並可確保帶鋸片得到穩固之繃緊效果。雖引證1案極限開關設有一確保機制「adogmember」(127)，惟此項機制卻僅限於帶鋸片斷裂時發生停止運轉之作用。仍未因便利拆更帶鋸片而設置，自與系爭專利便利拆更帶鋸片之功能有異。是就拆更換帶鋸片作業而言，系爭專利仍較引證1案進步，亦可認定。
⒊再者，拆更帶鋸片時因每一新帶鋸片之長度或有些微之差
異，極限開關所控制之固定活塞桿既無法一次順利到位，顯然難以進行細微之鬆緊調整，而有帶鋸片產生過緊或過鬆問題，以致於實際操作運轉時，會有帶鋸片斷裂或偏斜之問題；而系爭專利於更換帶鋸片時，因係先以手動從動輪，使帶鋸片略微緊繃，再轉動扳手使活塞桿確實抵頂定位軸外側，而達到確實緊繃的效果，自不受帶鋸片長短差異之影響。在此部份，系爭專利亦較引證1案具進步性。
⒋末查，系爭專利之控制機構包含手動油壓缸(30)、扳手
(34)、油壓控制器(33)、連通管(32)及伸縮桿(31)，且與滑移裝置無結構上之關連；惟引證1案之控制機構係屬雙動液壓缸(51)(9)，且具有極為複雜的旋轉閥組件，整體結構與系爭專利明顯不同，系爭專利具有結構簡單之優點，自具有進步性。
㈢綜上，系爭專利與引證1案之空間結構顯不相同，相形比較
之下，系爭專利具有伸縮桿及油壓缸系統承受較低震動能量及帶鋸片拆更時便利、確實繃緊之優點，自具功效增進之效能。從而，引證1並不足以證明系爭專利不具進步性。
㈣原告另訴稱訴願機關未就本件徵詢專家意見即率爾決定，有
所不當等語。然查，本件訴願機關曾發文國立台灣大學工學院機械工程研究所審查表示意見後，始作成本件決定，有其95年10月5日經訴字第09506136640號函附訴願卷足佐，並非未經徵詢專家意見，原告容有誤會，附此敘明。
㈤又原告提出國立中正大學96年1月4日95研鑑字第C24號分
析報告書，以證明系爭專利不具進步性等語。惟查，此項分析報告書並未經本院參考兩造及參加人意見後始送辦之情形有異，僅系原告個人花費委託辦理之事項，其形式客觀性已具疑義，自難逕採。況審諸該分析報告書第6頁（附本院卷第36頁）所載：「．．．而舉證1（指引證1）欲更換帶鋸片時，操作員可量測帶鋸片的長度，再根據帶鋸片的長度適度的調整極限開關．．．」亦揭明引證1受制於極限開關之無法完全一次到位之困擾性，而無法如系爭專利由人工操作拆更帶鋸片之便利及緊繃性，卻遽下定論系爭專利未具進步性，容有速斷情形，已顯現該分析報告書，欠缺客觀足採之基礎，尚難憑採。
㈥另原告所舉專家意見書（見原證7），固列表比較系爭專利
與引證2之異同（附本院卷第22頁）。然查，該專家意見書列表比較後之結論欄（附本院卷第23頁）卻載為：「本專利範圍第1項內之各要件，已全數為引證1所揭露，故不具新穎性，而第2項之連通管特徵，乃屬市售零件為同行業者所周知之技能，故不具進步性。」顯誤解本件原告主要爭執為「系爭專利之進步性」，原告並不爭執系爭專利之新穎性，前已言之，自無直接參酌價值。此其一；而所稱系爭專利無進步性，竟僅以「連通管」(32)一物輕微帶過，即下結論系爭專利不具進步性，可知該意見書並未就系爭專利之主要構件及相關附屬構件逐一比對，即作出結論之判斷，自難謂客觀合理可採，一併敘明。
四、綜上，原告所訴均委無足採，從而被告以原告所舉之引證1無法證明系爭專利不具進步性，系爭專利並無違反核准時專利法第98條第2項規定之情形，因而為原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分之決定，並無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。至原告聲請傳訊證人及送鑑定，以明「系爭專利是否較引證1具進步」，惟原告已經自行將系爭專利與引證2之比較委託國立中正大學相關科系鑑定作成分析報告書，並另請專家提出意見書表示意見有如上述，且本件訴願決定亦曾就本件送請國立台灣大學工學院機械工程研究所表示意見，始作成本件系爭訴願決定，已經有諸多專家表示意思，並有系爭專利之說明書、圖示及引證
1之說明、圖示等足資比對，已充足本件事證，自無另傳訊證人及再送鑑定之必要，附此敘明。
五、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年1月31日
臺北高等行政法院第六庭
審判長法官林文舟
法官許瑞助法官陳鴻斌上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年2月12日
書記官陳清容