裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第1875號判決
裁判日期：民國96年04月30日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
95年度訴字第1875號原告川吉實業有限公司代表人甲○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人 張瑞容 送達代收人
董必正
參加人乙○○訴訟代理人 鄭文龍 律師上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年4月18日經訴字第09506165350號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人於民國89年7月4日以「骨灰瓷甕模具構造」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第176770號專利證書。嗣原告以其有違核准時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於94年9月30日以（94）智專三（三）05077字第09420900350號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.命被告為系爭案舉發成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准時專利法第98條第1項第
1款及第2項之規定，不符新型專利要件，而應予以撤銷？㈠原告主張之理由：
1.引證3（第00000000號發明專利舉發案（N02）的舉發答辯理由書中所附之附件2之案外人 黃炯凱 之訊問筆錄）主要在於証明參加人前後言行不一，有違專利發明之要件，。參加人謂其於82年早已用上下模之石膏模具配合機器製造成品並且上市，果真如此則本院必不會以90年度訴字第5732號判決駁回參加人之訴。實際上在85年11月2日原告寄存證信函給參加人時，其才剛開始生產產品不久，但系爭案被舉發其製法和錄影帶上之製法相同時，卻以法院文件未達「公開使用」答覆，而不就其實際內容詳加辯駁，其說詞前後反覆不足採信。法院文件係筆錄而非刊物，未必供諸於社會大眾，重要的是其前後言行不一，如參加人言產品於85年底就已上市另有其他收據備查，故其有違誠信原則，更有違專利申請之要件，不具新穎性。
2.參加人於引證3中承認早已公開製造販賣上市，被告卻以筆錄未達公開之要件駁回，究竟何理？且系爭案於89年7月4日申請，90年7月21日獲准經公告並領證書，但本院
91年6月14日實地勘察時，參加人卻說機器已賣到大陸，現在並無製造及生產產品，專利才發下不到一年，即無生產，且將機器賣到大陸，由本院上開判決即可明白是真是假？且依民事訴訟法第277條、343條、344條規定，原告提出法院之文件作為證據並無不法。
3.引證2（係引證1之舉發補強理由書，包括89年5月10日之錄影帶，及口述資料）內容可看出，系爭案之模具在申請前早已公開使用，並經該石膏模具配合機器所製造生產的骨灰瓷甕也在市面上公開販賣，系爭案很明顯已違反專利法中之「公開使用」而不具新穎性。
⑴系爭案雖於使用之日起約6個月申請專利，但核准時專
利法第98條第1項第1款要件僅限於研究、實驗而發表或使用者，而系爭案顯然不符其要件。且法官曾詢問參加人何時使用製造骨灰罈「即骨灰瓷甕」之機器製造骨灰罈，其謂「在81年購買機器，82年開始使用該機器製造骨灰罈，只要有人訂購就生產。剛開始使用上下二片模，直到有人寄存證信函及檢察官來搜索（87年10月29日）我才改為三片模（即系爭案的模具構造）製造骨灰罈，一直到現在90年5月7日」藉由時間比對可知，參加人在87年10月29日之後為規避仿冒第77633號專利案，便將上、下二片模改為上二下一之三片模來繼續生產骨灰瓷甕，一直到訊問筆錄當天還是以都還是以此三片模來繼續生產骨灰瓷甕，即是引證2錄影帶中之第一段影片。系爭案模具確有違反專利法之規定，而不具新穎性甚為明顯。
⑵上、下二片或三片石膏模配合參加人所說的機器製造產
品、因有離心力的問題，於製法上已明顯侵害到第7763
3號專利範圍，因第77633號專利之前，並無上、下石膏模克服離心力之問題，再配合機器製造產品的方法，如原告於90年訴字第5732號審查時提出於本院的附件，可知參加人更改的只是石膏模具，而非機器的部分，機器和錄影帶中的機器一模一樣。系爭案卻是將石膏模具加上未被更改的機器中的一部分合併包裝，命名為模具構造重新申請新型專利，矇混過關。
⑶引證2錄影帶共分3段，第1段係在參加人工廠內拍攝
，清楚可見參加人所使用的模具，與系爭案所申請的模具係為同一構造，且利用該模具所生產的骨灰瓷甕也早已在市面上公開販售，如舉發証據2照片所示，係原告於88年在宜蘭拿到參加人當時有申請專利的骨灰瓷甕，在編號第1、2號照片上，明顯可見外盒印有申請專利編號為00000000號，而盒內之骨灰瓷甕如編號第3、4號照片，其凸緣階明顯具有鎖牙，而上瓷緣階的一側具有框位凹面，另編號第5號的照片則是該瓷甕與上蓋鎖台的全貌，其骨灰瓷甕成品之表面圖案和彩色盒外表之成品圖案相同，也和引證2錄影帶中10:17:50之圖案吻合，故可證明參加人在88年就利用申請前的模具製造骨灰瓷甕。
⑷被告質疑引證2中勘驗筆錄無系爭案各項特徵，然因該
案調查重點在於「製法」，無各項特徵描述不足為奇，但系爭案卻有「製法」的描述，原告才以黃炯凱舉證的之製造方法來舉發系爭案製造方法，並無錯誤。且系爭案屬於新型專利，但專利公報竟然有「製造方法」，有違專利法第15條第2項之規定，又係仿冒第77633號專利，明顯違法。
⑸引證2勘驗及錄影帶為89年5月10日製作，均較系爭案
專利之申請及公告時間為早，故系爭案當時未具專利資格，是以仿冒他人專利案件被調查，因此並不適用專利法中「既非不特定第三人可得知悉，自不得作為已公開之技術之相關證據」之條文。如將未具專利資格之「仿冒專利案件之調查」，稱為「專利技術之調查」，則黃炯凱在錄影帶中之「傳統灌漿製法」是否也可將其列為專利技術調查中之「既非不特定第三人可得知悉，自不得作為已公開之技術之相關證據」？
4.引證1及引證2黃炯凱之言可信度高，因其為原告之同行即競爭者。內容中之「設有螺紋的上筒」就是系爭案的「合模環體」，而上模是否為一組以上，以系爭案而言並無任何特殊之意義。至於石膏模具凹、凸槽的設計，只要是一組「非單片」，便必須有凹、凸槽「即所謂的卡榫」的設計，其目的在防止兩片以上之石膏模具結合時因角度偏差而使產品變形，故僅屬常識而非技術可言，且黃炯凱89年7月12日舉發時，即曾言模具組合及製法，90年2月8日面詢時更曾詳細觀看系爭案之製法，90年3月7日補強理由時，仍持相同之說法，觀看引證2錄影帶後亦同，顯示兩者無差別。而黃炯凱提出上述文件舉發第77633號專利時，其著眼點是在第77633號專利的製法上而非模具，原告將其文件提出，著眼點也是在製法，被告單以系爭案之名稱「骨灰瓷甕模具構造」審核，而未注意到該專利公報內容中產品之製法，但新型專利並無製造方法之專利權因而讓產品之製法侵害到第77633號之專利權。
5.鑑定報告係因原告於舉發過程中提出法院製作之筆錄為證據，卻均以法院之文件不公開為由駁回，故以鑑定報告作為證據。被告與訴願決定機關均以其未於原舉發案中提中不得審究，但本院係司法機關，鑑定報告即在予司法機關參考用，故在訴願階段始提出。且鑑定報告均早於系爭案公告時間，鑑定報告不可能作假，本院參酌引證2錄影帶內容即可明白系爭案之製法與鑑定報告所指相同，系爭案不僅侵害原告之專利權更不具備新型專利要件。且兩份鑑定報告均指出參加人仿冒原告專利之製法。
6.系爭案專利公告已公告其製法，被告謂由系爭案之產品無法推知其製造方法，且僅在工廠內實施，不足採信。
7.系爭案內容之模具構造有一樣描述錯誤，造成與產品不符而無法實施之狀況，因系爭案屬於新型專利，所保護者為物品，不包括製造方法，其內容為「上瓷原階」（專利圖
122），上設有框位凹面專利圖114），及凸塊部（專利圖115）其中之框位凹面模具製造成品後，成品根本不可能是凹面的相片框位，又如何產生具有凹槽相片框位的產品，這根本就是違反物理特性及常理，且無法據以實施﹒因為眾所周知的是唯有在模具上設一凸塊，其所產生的產品才具凹槽，系爭案所申請的專利範很明顯的無法據以實施（附件18之第8頁、10頁、12頁3處出錯）一個無法據以實施的模具構造又怎能獲得專利？㈡被告主張之理由：
1.系爭案審查主要係以申請專利範圍各技術特徵是否已揭示在引證案中作為成立與否的依據。其中訊問筆錄僅說明黃炯凱曾向參加人購買系爭案產品遭拒等事實，並未於筆錄中揭示系爭案申請專利範圍的各項特徵，又筆錄為司法訴訟之紀錄，只限於有權限調查證據之法官、訴訟當事人及其律師可得在場，法官、律師對於承辦案件所得知當事人秘密，依法不能洩漏，故於司法勘驗程序所為專利技術使用，應不能概括於專利法條文所定「公開使用」之範圍內。另依系爭案核准審定當時之審查基準對已公開使用的技術所作之解釋係指經機械裝置、系統等而為不特定者所公知的狀況、或有公知之虞的狀況下被使用的技術，參酌審查基準1.2.17，該訊問筆錄既非不特定第三人可得知悉，自不得作為已公開之技術之相關證據。
2.89年5月10日之錄影帶內容係至參加人工廠進行採證所拍攝，並不為一般公眾所能得知，故自不能將司法勘驗程序中所為專利技術之調查予以認定為專利法所稱公開使用的範圍，另亦未有相關成品的販賣之販售資料可用來直接或間接證明系爭案申請專利範圍之技術特徵，退萬步言，即使有成品的出現並無法推知其製作該成品之模具之構造；再者，原告於原舉發申請書中並未以第00000000號發明專利作為引證資料，又關於在原舉發理由書中第2點所稱之習用的方法與系爭案不同之處已經論述在舉發審定理由第4點。
3.被告論究舉發成立與否係基於證據的提出是否可證明系爭案不符合專利要件，而非以侵權作判斷標準；且誠如原告所言，該等鑑定報告並未於舉發階段提出，核屬新證據，未經被告審酌，自非行政爭訟階段所得論究，故其所訴無理由。
4.鑑定報告並未於舉發階段提出，核屬新證據，未經被告審酌，自非行政爭訟階段所得論究，故其所訴無理由。
㈢參加人主張之理由：
1.參加人之模具與製法與原告並不相同：原告之固定石膏模具鐵筒係旋吊，並以小螺絲固定；但參加人係固定於凹陷之機台，且其固定法為石膏模具外緣螺旋，製作上比原告的經濟實用，更具經濟及工業上效用。且參加人之製法，可設計相框且一體成形；而原告之相框，則是仿參加人之製法且須二次施工。故二者之模具及製法實有不同。
2.參加人之模具及製法，與原告之專利範圍並不相同，已經臺灣板橋地方法院88年度易字第2872號之判決確定：
本件依上開判決所肯認之事實，既已認定原告所擁有之發明專利範圍中之「骨灰甕模具」，係其專利之重要構成要件及特徵，惟參加人產製之「骨灰甕模具」與原告之模具不同。亦即參加人之骨灰甕模具，係利用上、下模「粗面階」凹凸關係達成，接合處在骨灰瓷甕本體上，故留有結合邊線，以致其骨灰瓷甕成形時凸緣頂面留有多餘之陶瓷泥而不平整，均須另為修整去除。與原告所舉引證案之骨灰瓷甕模具均顯有差異。
3.原告提出之鑑定報告，已經臺灣板橋地方法院88年度易字第2872號之判決確定，駁斥其錯誤：
原告所提台大慶齡工業研究中心鑑定報告，未依全要件原則、均等論及專利侵害比對準則，詳加比對二者製法步驟要件、特徵之異同，自不宜採。而中國生產力中心之鑑定報告，固有依全要件原則、均等論及專利侵害比對準則。但疏未綜合整體觀察原告之發明專利製法係以「模具」為其重要之構成要件及特徵，而其既認原告與參加人之模具不同，即難謂參加人之製法與原告之專利製法相同。前開判決採用「全要件原則」為專利審查之基準為正確。
4.原告所舉錄影帶，僅司法過程中拍攝，限爭訟之特定人始知悉，並非公開使用，無法證明參加人之模具及製法已公開。
理由
一、系爭案係於89年7月4日申請專利，被告於90年5月30日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之自83年1月21日修正公布之專利法為斷。按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟同法第98條第1項第1款、第2項分別規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…。」「（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」
二、依卷附新型專利說明書之記載，系爭案係：
1.一種骨灰瓷甕模具構造，包括有上模、下模及合模環體，其特徵在於：
上模，係由至少一組以上之單片模體合模所組成，其單片模體上具有一凸緣階及一上瓷緣階，凸緣階於相對應面中間適當處具有一卡軌凹槽，上瓷緣階相對應面一側具有框位凹面，以及於底緣凸伸數個凸塊部；下模係具有一套置定位於車台之模具座中之下瓷緣階，及於下瓷緣階上方延伸一與上模之單片模體對合卡接之卡掣階，其卡掣階於對應面上具有一與上模之凸塊部對應同數目之凹模槽，使凹模槽與凸塊部對應卡掣得讓上模與下模合模成一體；合模環體，係為對單片模體及下模合模定位之環體，於頂緣上具有一卡套上瓷緣階外緣上之緣面套環，於內緣底面部具有一與車台之外螺牙螺合之內螺牙，及於環面上具有複數環繞等距設置可供插桿轉動合模環體之穿孔；藉由上模、下模合模置入車台之模具座中，以令合模環體套置於上模之上瓷緣階上，並與車台之外螺牙螺合作用，使上模、下模得以卡掣定於車台上實施陶瓷泥揉壓、揉擠方式製成完成品者。
三、引證1係被告（92）智專三（三）05039字第09220756340號舉發審定書（舉發證據附件2）及案外人黃炯凱於89年5月29日對原告所有第00000000號「骨灰瓷甕製法及其模具與製品」發明專利所提之舉發申請書（NO2）影本（舉發證據附件3），引證2係引證1之舉發補強理由書（舉發證據附件4），引證3係第00000000號發明專利舉發案（N02）的舉發答辯理由書中所附之附件2之案外人黃炯凱之訊問筆錄（舉發證據附件5）。經查，引證1第13頁雖記載「坊間既有之手段，係將金屬固定筒分為上、下兩件，下筒以螺絲固鎖於旋轉機台上，當石膏模放入下筒後，將設有螺紋之上筒套住設有螺母之下筒上，往右旋轉即可牢牢使上、下筒套住，欲取出石膏模時，只須旋轉上筒即可使上筒與下筒分離，輕易的取出石膏模」之內容；引證2第4頁記載「習用之方法所示，將金屬固定筒分為上、下兩件，下筒以螺絲固鎖於旋轉機台上，當石膏模放入下筒後，將設有螺紋之上筒套住設有螺母之下筒上，往右旋轉即可輕易套牢之方法…」等內容，但上開記載均抽象描述部分構件及其組成方式，但並無法得知該金屬固定筒及石膏模之具體詳細構造，且系爭案之合模環體，係為對單片模體及下模合模定位之環體，於頂緣上具有一卡套上瓷緣階外緣上之緣面套環，於內緣底面部具有一與車台之外螺牙螺合之內螺牙，及於環面上具有複數環繞等距設置可供插桿轉動合模環體之穿孔等構造，亦不能由上開引證內容得知。引證3之89年5月10日勘驗筆錄及臺灣板橋地方法院法官至原告、參加人、及案外人黃炯凱之工廠拍攝實際製作骨灰甕之現場錄影帶，係屬訴訟程序之紀錄，該訴訟程序過程僅有權限調查證據之法官、訴訟當事人及其律師在場，該錄影帶內容均係在個別工廠內所拍攝，並不為一般不特定之公眾所得共見共聞，自不能將另案訴訟程序法院勘驗程序有關技術之呈現或相關陳述，認定為係屬專利法所稱「公開使用」之範圍。且由引證1、2上述所載之內容並無法證明89年5月10日現場拍攝之錄影帶所揭示之模具在系爭案申請前已公開。原告主張引證2之錄影帶及口述資料內容可證明系爭案之模具在申請前早已公開使用，並經該石膏模具配合機器所製造生產的骨灰瓷甕也在市面上公開販賣而不具新穎性，並非可採。另引證3之訊問筆錄中，黃炯凱雖提及曾向參加人訂購骨灰罈製品，但參加人以尚有訴訟中而拒絕，另參加人曾有生產骨灰罈製品其具體結構內容為何，原告亦未提出參加人公開銷售之證明以供查核，自不能以參加人曾有生產骨灰罈製品，即認系爭案之技術內容在申請前已公開。因此，由引證1、2、3之證據均不能作為系爭案之技術內容已被揭露而用以證明系爭案不具新穎性及進步性之論據。
四、至於原告審理中所提台大慶齡工業研究中心之專利鑑定服務報告係就原告所提之骨灰甕鑑定是否侵害第77633號專利；，所提財團法人中國生產力中心專利侵害鑑定報告亦係就原告所提上開勘驗錄影帶拍攝之參加人「骨灰罈」製作過程方法及模具是否侵害第77633號專利，均屬另案侵權訴訟鑑定之資料，與本件係就引證1、引證2、引證3是否能係系爭案申請前已有揭露系爭案技術內容之證據資料，而可執為判斷系爭案有無具備新穎性或進步性者，所應審究之問題不同，尚不能以該等鑑定報告資為本件有利原告判斷之依據。又本件原告係以引證1、2、3主張系爭案有違核准時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件而提出舉發，至於原告所指系爭案屬於新型專利，但專利公報竟然有「製造方法」，有違專利法規定及是否可據以實施問題，非屬原舉發理由，毋庸於本件加以論究，應予敘明。
五、從而，被告以系爭案未違反審定時專利法第98條第1項第1款、第2項之規定，而為舉發不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告為系爭案舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國96年4月30日
第三庭審判長法官姜素娥
法官曹瑞卿法官陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年5月1日
書記官王英傑