裁判字號：智慧財產法院108年民專訴字第44號民事判決
裁判日期：民國108年08月20日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議等
智慧財產法院民事判決
108年度民專訴字第44號原告 阮淑容 輔佐人 管中徽 被告對了出發文化創意有限公司法定代理人 葉欣芝 訴訟代理人 梁宵良 律師上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國108年8月13日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、當事人之聲明及陳述要旨
一、原告方面：原告為中華民國專利註冊公告新型第M396217號「書籤裝置」（下稱：「系爭專利」）之專利權人，專利權期間自民國（下同）100年1月11日至109年8月30日止，並於106年5月19日取得經濟部智慧財產局所作成比對結果為代碼6之新型專利技術報告。被告於「對了！設計」網站（網址：http:／／www.rightstyle.com.tw／brand.aspx）所販售每件新臺幣（下同）398元之「豐足藺草筆套」（下稱：「系爭產品」）己落入系爭專利請求項第1項、第3項之文義，有公正機構侵權比對分析報告可稽。為此，依專利法第96條第1項、第2項、第97條第3款規定提起本件訴訟，並聲明：（一）被告應給付原告12萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；（二）被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品。
二、被告方面：乙證2足以證明系爭專利請求項1、2、3不具新穎性；乙證1足以證明系爭專利請求項1不具進步性；乙證2足以證明系爭專利請求項1、2、3不具進步性（見本案卷第280至285頁）；乙證1、2之組合足以證明系爭專利請求項2、3不具進步性（見本案卷第285頁）。為此，系爭專利請求項1至3具得撤銷事由，並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。
貳、法官整理兩造爭執及不爭執事項（見本案卷第376頁）：
一、不爭執事項：
（一）原告具系爭專利。
（二）原告主張被告侵權之系爭產品係被告製造、為販賣之要約、販賣、使用。
二、爭執事項：
（一）系爭產品是否文義侵害系爭專利請求項1、3？
（二）系爭專利請求項1、3，各自是否具新穎性及進步性？
（三）原告訴之聲明是否有理由？
參、得心證之理由
一、法律上之說明：
（一）依智慧財產案件審理法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出系爭專利前述不具進步性、新穎性之撤銷原因抗辯，本院就此抗辯應自為判斷。
（二）系爭專利於99年8月31日申請，並於100年1月11日公告，依專利法第119條第3項本文規定，系爭專利是否不具進步性、新穎性而有應撤銷專利權之情事，應依核准處分時有效之92年2月6日修正公布之專利法（下稱：「核准時專利法」）。按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，依法得申請取得新型專利，固為核准時專利法第93條、第94條第
1項前段所規定；但新型如為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，同法第94條第4項亦有明文。
（三）按「判斷申請新型專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請新型專利之新型的整體，亦即以每一請求項中新型的整體為對象，而非以請求項之各元件之技術特徵為個別比對，但因新型專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技術內容，所以在判斷新型專利是否具進步性時，不得不依下列步驟判斷之：1、確定被比對新型專利之新型專利範圍；2、確定相關先前技術所揭露的內容；3、確定被比對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
4、確認被比對新型專利與相關先前技術之間的差異；5、該被比對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成被比對新型專利的整體。所以只要按此步驟所為之新型專利進步性判斷，以每一請求項所載之新型的整體為對象，依據上開進步性之判斷步驟，將該新型所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量者，自合於新型專利進步性整體判斷之基準」（最高行政法院106年度判字第747號、105年判字第312號判決意旨參照）。次按：「新型為所屬技術領域中具有通常知識者依據申請前之先前技術所能輕易完成者，該新型即不具進步性。惟進步性之判斷應就申請專利之新型整體為之，非僅針對個別或部分技術特徵。若該新型所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之新型者，應認該新型不具進步性。而二件以上之先前技術與申請專利之新型屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且為申請專利之新型所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為該等組合所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以認定該申請專利之新型不具進步性」（最高法院104年度臺上字第1111號、103年度臺上字第906號、102年度臺上字第427號民事判決意旨參照）。
二、系爭專利技術分析：
（一）所欲解決的問題：傳統上書籤（bookmark）多採用紙質、布質、皮質、或金屬材料等裁剪成片狀以便夾入書頁間標示前次閱讀的進度。傳統的書籤有二個主要缺點，一是容易從書頁間掉落，另一則是常因隨手放置而在需要使用時遍尋不著（見本案卷第30頁說明書第3頁）。
（二）技術內容：系爭專利為一書籤裝置，該書籤裝置至少包含一帶體10、以及一套體12。帶體10係採一柔軟且具有伸縮彈性之材料製成一封閉環狀。套體12亦採一柔軟之材料所製成而形成具有一開口14之狹長口袋（未編號）。一或多支狹長的文具例如各種筆30、尺等可以透過開口14置入口袋內。套體12係結合於帶體10的一外表面。帶體10與套體12可以採用車縫或膠黏的方式固定結合，或是採用穩固但可分離的方式結合。該環形帶體的伸縮彈性使得本書籤裝置可以很容易的套設與結合在各種尺寸的書冊，因此很方便的可以隨書冊攜帶。另一方面，在閱讀書冊到某一書頁位置時，使用者可以將封面到該位置、或是從該位置到封底用環形帶體套設，以標示出該位置出來（見本案卷第32至34頁說明書第4至6頁）。
（三）主要圖式（見本案卷第40至54頁）：
1、第1a~1d圖係依據本創作之第一實施例之書籤裝置之實施與應用示意圖。
2、第2a~2d圖係依據本創作之第二實施例之書籤裝置之實施與應用示意圖。
（四）申請專利範圍分析：系爭專利申請專利範圍共計5項，其中請求項1、4為獨立項，其餘為請求項1及4之直接或間接附屬項；原告僅主張系爭產品文義侵害請求項1、3（見本案卷第374頁）。請求項1、3之文義內容依序如下（見本案卷第38頁）：
1、請求項1：一種書籤裝置，至少包含：一帶體，係採一柔軟且具有伸縮彈性之材料製成一封閉環狀；以及一套體，亦採一柔軟之材料所製成而形成具有一開口之口袋，該套體係結合於該帶體之一外表面；其中，至少一文具得由該開口由該口袋所容納；以及，該帶體得套設於一書冊上。
2、請求項3：如申請專利範圍第1項之書籤裝置，其中，該文具係筆。
三、乙證1、2技術分析：
（一）乙證1為68年7月31日公告之美國第4,162,800號專利案，其公告日早於系爭專利之申請日99年8月31日，可作為系爭專利之先前技術。乙證1創作之主要目的，在於提供了一種用於書寫工具的組合彈性書籤和支架，可將書籤附著到各種不同尺寸的書上，並且還可放置書寫工具，使其在正常情況不會從支架中掉出。乙證1為一種書籤及書寫工具架複合裝置，書籤及書寫工具架複合裝置10的帶部13連接到帶體材料11上，且可以透過縫合、黏合、熱封或其他適合的方式封閉三側，並留下一開放側朝向另一個帶部14。…因此書寫工具的一端延伸並保持在較佳以彈性材料製成的帶部13中，該帶狀材料11可套設在一書冊16上（見本案卷第278頁乙證1之中譯文）。
（二）乙證2為91年9月10日公告之美國第6,446,803B1號專利案，其公告日早於系爭專利之申請日99年8月31日，可作為系爭專利之先前技術。乙證2創作之主要目的，在於提供一種結合書籤及書寫用具盒之裝置，使其可以連接到書的前封面，後封面或書脊。第二個目的是提供一種用於索引書中的一個或兩個非展開頁面的書籤。第三個目的是提供一種書寫用具盒，該書寫用具盒可以連接到多個堆疊書籍之一的書脊上，同時標記附書中的一個或兩個位置。乙證2為一種結合書籤及書寫用具盒之裝置，組合件10具有通過黏合或縫合三個側邊緣，而將前面板12固定於後面板14上，從而形成能容置書寫工具（如鉛筆21或筆22）的口袋18。…組合件10的面板12、14是以織物或類似的耐用材質製成…兩條以鬆緊帶或萊卡纖維等可伸縮材質製成，而能套設不同尺寸書籍的帶24、26，該兩條帶24、26是固定在組合件10的後背板14上（見本案卷第280、281頁乙證
2之中譯文）。
四、乙證1足以證明系爭專利請求項1不具進步性：
（一）乙證1已揭露系爭專利之所有技術特徵：乙證1揭示「一種書籤及書寫工具架複合裝置，書籤及書寫工具架複合裝置10的帶部13連接到帶體材料11上，且可以透過縫合、黏合、熱封或其他適合的方式封閉三側，並留下一開放側朝向另一個帶部14。…因此書寫工具的一端延伸並保持在較佳以彈性材料製成的帶部13中」（見本案卷第289、290頁乙證1說明書第2欄第31至36行、第44至46行及圖1、2）。乙證1之「帶體材料11」已揭露對應於系爭專利請求項1之「帶體」，該封閉三側並留下一開放側之「帶部13」，已揭露對應於系爭專利請求項1具有一開口之口袋之「套體」，另由乙證1之「帶部13連接到帶體材料11上」及圖1、2可知，該「該套體係結合於該帶體之一外表面」及「該帶體得套設於一書冊上」，且乙證1之「書寫工具的一端延伸並保持在較佳以彈性材料製成的帶部13中」，其已揭露對應於系爭專利請求項1所界定之「至少一文具得由該開口由該口袋所容納」之技術特徵。
（二）系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依乙證1之技術內容所能輕易完成：
如上所述，由於系爭專利請求項1之整體技術內容已為乙證1所揭露，乙證1自當具有系爭專利說明書中所載之功效，系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依乙證1之技術內容所能輕易完成，故乙證1足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
（三）原告陳稱：對於考量是否有「否定進步性之因素」之步驟，包括「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」及「單純拼湊」；其中乙證1之帶部13、14係將書寫工具15結合、掛置於「帶體」11上，系爭專利請求項1之套體則係「容納」書寫工具15，二者類似但其實不同，二者應非屬簡單變更，亦無單純拼湊複數前案之問題云云（見本案卷第
340至344頁甲證10第6至8頁）。惟查：乙證1對於帶部13有定義其為具有一開放側之套體，且圖1、2已明確揭露書寫工具15之一端實質容納於帶部13中，可對應於系爭專利請求項1所界定「至少一文具得由該開口由該口袋所容納」之技術特徵。再者，系爭專利請求項1並未界定書寫工具可置入口袋之程度及比例，乙證1之書寫工具15並非單純掛置於帶體11上，其實質上已被帶部13所容納，系爭專利請求項1明顯為乙證1技術內容之簡單變更，即所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾，故原告上開所陳，尚不足採。
五、乙證1及乙證2之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：
系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，請求項3包含請求項1之所有技術特徵，如前所述，乙證1可證明系爭專利請求項1不具進步性。請求項3之附屬技術特徵為「該文具係筆」。查乙證1與乙證2皆為套設式書籤，亦具備結合容置書寫工具之功能，二者之書寫工具均結合書籤套設於書冊使用，是乙證1與乙證2於技術領域、技術內容，均具高度共通性，並具實質相同之功能或作用，故兩者之結合動機係屬明顯，故所屬技術領域中具有通常知識者自具有動機結合乙證1、2，並經簡單之改變，即可輕易完成系爭專利請求項
3之創作。從而乙證1及乙證2之組合，足以證明系爭專利請求項3不具進步性。
肆、結論綜上所述，系爭專利請求項1、3有核准時專利法第94條第
4項不具進步性規定之適用，自有無效事由（智慧財產案件審理法第16條規定參照）。從而，原告依專利法第96條第1項、第2項、第97條第1項第3款等規定，提起本件訴訟並為上開訴之聲明，並無理由，應予駁回。
伍、本件事證已臻明確，本件其餘攻擊防禦方法、舉證、陳述、爭點、聲請調查證據，經斟酌後，認均於判決之結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。
陸、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國108年8月20日
智慧財產法院第三庭
法官伍偉華以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國108年8月20日
書記官王英傑