裁判字號：臺北高等行政法院94年訴字第1870號判決
裁判日期：民國96年11月22日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決
94年度訴字第01870號原告甲○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
乙○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國94年4月20日第00000000000號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告第000000000號專利再審查申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）90年3月7日以「膜片及毛細管型集音共振腔體其構成原理及安裝方法」向被告申請發明專利（下稱系爭專利），經編為第00000000號審查決定不予專利（92年3月19日部制㈡智專一㈣02034字第09220274150號）。
原告不服，申請再審查，並於92年10月21日修正發明名稱為「集音共振腔體」，經被告先於93年7月21日以（93）智專三㈠02054字第09320694350號再審查案核駁理由先行通知書（下稱系爭核駁理由先行通知書），通知原告於文到30日內提出申復說明及有關反證資料通知等辦理。原告嗣於93年
8月18日再提出申請專利範圍修正，案經被告認未變更實質，依該修正本審查，以93年9月15日（93）智專三㈠02054字第09320859470號專利再審查核駁審定書（下稱系爭處分）為本案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍未甘服，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉命被告為系爭案准予專利之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：被告上開系爭核駁理由先行通知書有無違反審定時專利法第46條第2項規定？被告之系爭審定處分有無違反其審定時「專利審查基準」（90年10月1日版）1-2-19頁「判斷進步性之基本原則」及1-2-27頁「審查上應注意事項」？㈠原告主張之理由：
⒈按專利法第21條規定：發明，指利用自然法則之技術思想
之創作。同法第22第4項規定：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」。易言之，若所申請之發明為利用自然法則之技術思想之創作，且該所申請專利之發明，為所屬技術領域中具有通常知識者未能輕易完成，而且能較以往者增進功效時，則可依該專利法取得發明專利。
⒉系爭專利係以最少接觸點或最小接觸點的平衡式結構，以
構成中間部位最大部位或最大面積之懸空，使得各該振動元件極易受到音源衝擊而產生晃動、傳輸與摩擦，以達成擺盪搖晃與多次耗能作用之功效。
⒊引證一係提供一種「集吸音元件之改良構造」，係由一集
音罩與滅音管元件所組成；其中，集音罩，概呈一錐形筒狀，口徑較大之一前端朝向噪音源，口徑較小的之後端可與滅音管結合，而其筒壁乃設有複數的大小不一的貫穿孔；滅音管，其前半段伸置於集音罩內，後半段則可依需要向後於集音罩的後端伸出一適當之長度，或省略不用，且滅音管的最前端形成一封閉端，而滅音管之最後端則形成一開放端，又滅音管之管壁上亦設有複數大小不一的貫穿孔；藉由上述元件之組成，該集吸音元件可配合內部具有一消音室之隔音元件來使用，而將該集吸音元件按裝於面向噪音源之隔音元件面板上，藉由集音罩與滅音管上所設之貫穿孔可將噪音予以壓縮、衰減、變頻及產生相位差，並將殘餘的噪音引入隔音元件之消音室內進行音頻之折射變向作用來相互抵消，以達到對噪音之集吸與消音；同時利用滅音管最後端之開放端，而提供進入滅音管前半段之部份或全部噪音直接被引入隔音元件之消音室內，令更多不同頻率的殘餘噪音得以進入隔音元件之消音室內，以進行折射變向作用來相互抵消，進而有助於消彌更寬頻範圍的噪音。
⒋引證二係提供一種「雙面吸音型之隔音牆板」，係構成一
框形隔音牆板而可供導入H型鋼樑並利用抵止彈片填塞定位組合，該框形隔音牆板係包括兩上、下框架、兩側直立框架、一隔音板、兩內、外側面板及兩吸音板等構件；其中之上、下框架及兩側直立框架，均係由擠型框料截切分段以鎖合形成一框架體，而上述框於內壁中央皆成型有一夾槽，以另一隔音板可嵌植固設於該框體之中央；而其特徵在於：兩側直立框於接近外緣壁兩側部分分別再設有一導槽，以該導槽可分別供兩內、外側之面板嵌入定位，而各面板均設有若干透氣孔，且於中央隔音板與兩側面板之間各預先容納一吸音板而形成夾置組合，而以此構成一具有雙面吸隔音效果之框形隔音牆板。
⒌上述該引證一及引證二，不論係其「個別」技術，或兩案
之「組合」技術，皆未揭露或教示，如系爭案吸音體具有最大跨距或最大面積之懸空，以及可造成振動之特殊特徵；而系爭案此等「以最少接觸點或最小接觸點的平衡式結構，以構成中間部位最大跨距或最大面積之懸空」之特徵，以及依此特徵「極易受到音源衝擊而晃動傳輸與摩擦，以達成擺盪搖晃與多次耗能作用」之功效，乃係利用自然法則之技術思想之創作，且為所屬技術領域中具有通常知識者未能輕易完成，而且能較以往者增進功效。
⒍系爭案申請專利範圍其中「最少接觸點」或「最小接觸點
」等若有語意不明之處，應於系爭案再審查審定前即予指摘，予原告有修正答辯的機會，此為原告申請專利過程應有之權益。惟被告卻於再審查審定書才提出此等指摘，縱系爭案明顯有別於引證案，亦使原告對於申請專利範圍失去應有之修正答辯機會，存心置系爭案於核駁且無法修正補救之處境。被告對於系爭案審查之此等認事用法顯有嚴重瑕疵及違誤，亦嚴重剝奪原告應有權益至深且鉅。
⒎對被告之答辯，原告回應如下：
⑴系爭案係利用『相同的音波頻率會產生共振的原理與其
作能』，可以單體使用，或設於一殼體內部使其各個獨立的微點接觸的固彈性素材（毛細管型），兼具有集音、吸音、共振、擺盪、搖晃與重複耗能之效能（例如：
大鼓鼓皮或人體耳膜之震盪作用）。系爭案的『各主構件』本身就已經具備吸音與消音之功能；而且可以單體裝設在折形板、管狀體或牆面壁體或任一可提供微點插置之部位；或是配合設計需求裝設在一殼體內部時，其所共構而成的回音腔體，將促使各『主構件』所特殊設計的共振形態，形成最大跨距或是最大面積之懸空，使得極易受到音源衝擊而晃動、傳輸與摩擦，進而達成頭重腳輕、擺蕩、搖晃與重複耗能作用之技術功效。此即為獨特的：『吸收、共振、消能、滅音』之特殊型體之設計功效！意即，只要能有任何可以提供『一根微小細鋼絲的一端部插置』的地方，就可以輕易的達成『擺晃』目的！這也就是系爭案所獨具設計的技術手段與功能特徵；而前述這些『手段、特性與功效』，在引證案一、二的說明書及圖式內，完全未曾提到曾提到過『此一相關技術』！而且在該引證案一、二其各自的結構、型體，就算是採行以『個別或組合』的方式，在其技術功能與實施手段上，也全然未揭示出『其吸音體具有可供結合與造成振動功效的方法特徵』；意即，各該引證案在其各自的全份的專利申請範圍文中，不管是『採行如何的拼湊或排列組合』，均全無揭示出：『具有相同於本申請案吸音體可振動之技術手段與實施特徵』。
⑵系爭案『最少（小）接觸點』一詞，只是一種技術結合
手段，最終目的的效果，是要使『膜片』或『毛細管』等各振動元件，達到『最大跨距與最大懸空面積，以及能造成極易振動的狀態』；前述這些『手段、特性與功效』，在系爭案的專利說明書中已經有非常清楚的揭露，被告顯有漏未審酌之疏失。本案『最少』一詞就寫在系爭案申請專利範圍的第一獨立項之明顯部位，如果這一詞真具有『關鍵瑕疵』，為什麼在前面的多次書面通知中，從來未見提出？卻在『最後的再審查核駁審定書』內才出現？讓原告措手不及！使得原告無法於被告審理程序中針對此點提出適當的修正，是否被告故意剝奪原告修正之機會，然而，此舉影響著原告權益至深且巨，其理由非常簡單，因為系爭案是否具有進步性，尚可於行政救濟程序當中據理力爭；但是對於被告在最後決定時才指出之系爭案申請專利範圍的暇疵，刻意讓原告無法於行政救濟程序當中提出修正。
⑶既然被告認為起訴理由查亦無具體理由證明原處分所採
引證之吸音結構無法達成本案之功效，然被告又如何能清楚認知：『只要將引證資料一的隔音元件（金屬面板）當作板體單元，作為引證資料二吸音板（PU發泡塑膠平板）形式，再嵌組成為隔音牆而已，』等等以『相互組合即可構成本申請案功效』之語？是否可請被告嚐試將『引證資料一的隔音元件（金屬面板）當作板體單元，作為引證資料二吸音板（PU發泡塑膠平板）形式，再嵌組成為隔音牆而已，...』並請求將其『抖晃』，以各引證案這樣的結構、型體、內容設計是否抖得起來？或是在沒有H型鋼立柱架撐於二側的情況下，請將其『豎立』看看它們要如何嵌組，才能獨自站立或裝設？或是請將其『懸空插置於牆壁』；各引證案將鬆軟的岩棉採密實填塞的方式構成，要如何能讓其懸空插置在牆壁上？如果被告可以做得到上述試驗的話，原告將立即撤銷系爭案。
⑷被告雖無教導專利申請人之義務；但是在身為國家的審
查權責機關，理應知道任一申請案的內容要修正，都只能於該審查過程中進行；因此，若對於各申請案件有任何的疑義時，原本就應該都要在審查過程中負有『事前提出』之義務，於整匯後併同向各申請人提出質疑；讓任一申請案能在原處分機關審查時及時提出申復說明；而身為我國最重要的智慧財產權審查權責機關，又怎麼能夠在審定書發出去之後，才讓該案申請人『驚覺』到在核駁審定書裡，竟突然『增添新核駁理由』。
⑸被告於『行政訴訟補充答辯書』內補充理由(一)第四行
，亦表述『．‥本件原處分亦非完全否定其專利創作…』，此言總算稍還敝人一個公道，這也表示本申請案原就具有進步性與差異性;只是『運來的正義非正義！』，事實上，由於被告之故意隱匿行為，已讓申請人損失本申請案可在法定時間內修正之權益，並故意造成了本案審查之核駁審定。
⑹被告表示：「惟專利案須整體審就，若申請專利範圍尚
有某幾項太籠統，範圍太廣，而有不符專利要件之情事，基於不妨害其他善意第三者之使用，全案便不能核准專利」。惟歷經多年的審查過程中，被告曾多次通知原告做多項技術項之釋疑與修正，從未曾提到過有關『任何的『最』字或『大、小』字眼之使用疑義』而，卻是在最終審定書出門之後，才在核駁內文夾置一段『否定該『最』字或『大、小』字眼之使用』（而且這單一『最』字，自始都是在放在專利範圍文的第一段內！)。
讓本案申請人無法在法定時間內對此『最』字，做即時修正的簡易動作！此舉，更因而造成了本申請案為求『審查正義與技術澄清』，而『訴爭多年與造成司法。訴訟之公帑浪費』；更讓申請人之時問、金錢、精神，耗費無數』。
⑺被告補充理由(一)第8行「原告申復理由並未就其申請
專利範圍各項所請結構技術逐一對引證資料提出具體之比對理由或做申請專利範圍之刪減，而一再以其圖式或說明書內容為其爭執，本件爭點乃在於申請專利範圍仍有部分不符專利；或者，原告未予刪減，乃有不予專利之情事。」惟，若原告並未對引證資料提出具體之比對理由，試問，原告寫了將近數百頁內容的技術比對書，實可謂，用盡了各種可以做出最簡單表述之技術分析，那這些是在做什麼用的？被告是看不懂？還是故意選擇性的看不懂？且圖式及說明書內容原本就是申請專利範圍之技術延伸，當審查單位來函對某項技術或型體有疑問時，不提自己的圖式或說明書內容，豈不怪哉?重點是，『所撰寫的圖示和說明書，能否和自己申請專利範圍的技術內容相符合？這點，本系爭案是完全相符！而，反觀引證案呢？說明書寫的是一套，申請專利範圍又是另一套，但技術面呢？卻完全隻字未提，就只憑空在結尾說:「進而有助於提高消彌更寬頻範圍的噪音者。
」這樣也算？(就像小鳥會飛，因為牠有翅膀；所以人類只要裝上翅膀後，一樣亦會飛，完全不說明是要如何裝上及如何起飛的？要如何維持不墜之技術面？)結果在其真實產品中（如前附之各裝置照片）卻是填滿了岩棉，以作為吸音之主要效能！豈不諷刺？再問，此一技術審查之基準又何在？⑻被告表示：「本件爭點乃在於申請專利範圍仍有部分不符專利要件者，原告未予刪減，乃有不予專利之情事。
」本申請案自送件開始，被告每一次的要求修正，原告莫不戰戰兢兢的努力去達成其要求，亦因此才會在逐一釋疑並克服各次的修正內容後，最後只剩下了這一個被告從未要求修正的「最」字，而此字，自始至終就被放在第一段的申請專利範圍首文內！被告在來函中從未提及過，原告當然不知道這一個字爭議，當然更不知道要自動修正，因此，本申請案之嚴重挫折，乃是受到被告『不公平且故意陷害之違法處置及行為』所造成。
⑼被告補充理由(一)第2頁的第13行「況該鑑定報告並無
任何有關系手中專利範圍是否符合專利要件之意見表示，該96年4月20日鑑定報告自不足採。本次的『差異性鑑定』內容，在95年9月1日已提出，當時出庭的被告對法官當庭詢問是否對此項鑑定內容有無意見時，均表示無意見；在95年12月4日出庭所的新派任被告代表，亦被法官當庭詢問是否對此項鑑定內容有無意見，亦表示無意見;為什麼現在鑑定報告完成了，卻又答辯說：「此份鑑定書並無任何有關系爭申請專利範圍是否符合專利要件之意見表示，…自不足採。』這算什麼？現在的行政機關都流行放馬後炮了嗎？二次的出庭庭訊都不當庭提出要求庭上增列該鑑定人應做本案專利範圍逐項的代為鑑定，並做出是否應准之結論！而是在此刻提出「並無任何…之意見表示…該鑑定報告不足採」之言論？顯然是玩上了癮，橫了心是要刻意擺爛到底！問題是，若當陳教授所提出的鑑定報告書真的已有列出了：系爭申請專利範圍符合專利要件之意見表示時，被告會認同與接受嗎？會甘心讓外人做最終審定讓自己淪為橡皮圖章嗎？這肯定到時一定還會有新的推託說詞！如果被告真的玩上了癮，敝人亦願意再送一次做此系申請專利範圍之專利要件鑑定，只不過，這一次的鑑定用應該要被告支出！⑽於第6頁倒數第12行，『…依專利法第49條第3項已明確
規定任何補充或修正皆應於審查期間始得為之…』回覆：請問，在歷經多次的往返修正之後的最後一次審定書中，被告新增加了什麼？被告（即：智慧財產局）之審核意見：第三次（即：最後一次）專利再審查案核駁審定書之通知日期：93年9月15日，該次的專利核駁審定書之理由係：仍以『集吸音元件之改良構造』為引證案一；仍以『雙面吸音型之隔音牆板』為引證案二；本次針對引證案一、引證案二的理由共計有：七大項內容；其中的第四大項文，竟『突然增添』有一項全新的核駁內容：本案之專利範圍內有：「最少接觸點」、「適當厚度」、「極小孔隙」、「極硬之薄板」之模糊用語，究為「多厚？」、「多小？」、「多硬？」並無法界定。（該項『突然增添』全新的核駁內容文，除了讓原告（即：申請人）措手不及外，從此之後的書面資料內，均成為被告（即：智慧財產局）之『主要的核駁文內容』。）既是『…任何補充或修正皆應於審查期間始得為之…』那為何會臨時新增這項題目？讓申請人措手不及？以致無法及時修正？且本項題目自始自尾都變成了本案的最重要的亦是唯一的致命傷！（而且這單一『最』字，自始都是在放在專利範圍文的第一句內！！）要求修一個字有那麼難嗎？講穿了還不就是將本案審定的審查委員個人的『公器私用！』刻意且故意的惡搞！勞民傷財，浪費司法資源！直至今日…⑾至於諸如『這個洞等於那個洞！這個孔等於那個孔！此
板等於彼板！因此引證案有開孔，系爭案亦有開孔，三者亦都有板，所以系爭案不具新穎性及進步性！？…』系爭案可以『頭重腳輕的搖晃！』各該引證案可以相同的『搖晃嗎？』（請晃給我看！）系爭案可以因應不同音頻而改變其內置內容與型態，且可做任何的互為搭配與置換；這些，二個引證案都可以做到嗎？且系爭案經由台大聲響學教授所提出的鑑定書報告內亦明確指出：
這三種案型是完全不相同的設計、結構、功效與技術！…這聲學權威教授顯然是沒有智財局有學問！而被告卻還是在堅持著『這個洞等於那個洞！這個孔等於那個孔！此板等於彼板！』若真依此類推『只要是有孔、有板的，都是和引證案相同功能，那智慧財產局就可以關門了！（因為沒事情做！）全世界任何東西都是來自於相同的象徵與基本構件！只是將之折型或沖模或孔樣做變化而已！』真的有那麼簡單嗎？應該不是這樣的！其中一直被被告作為主要效能呈顯的引證案一，其申請內容寫的竟是如此『神話』，要在一個光滑鐵板構成的空洞空間裡，完全沒有述明它是經由何種技術來做消減音量？是怎麼辦到的如該文內容所言功效？（其審定過程我們無法得知，亦不想干涉！）但敝人要提出的是：『被告是否有看到過真實之安裝成品？』（之前的資料都有提供過）光是它那塞的滿滿又厚厚的岩棉或玻璃纖維棉，就已經自己證明了，申請時寫的文字是做不到它預期功效！坦白說：『引證案的前因後果，非干己事，敝人不想探討太多！』惟，說明書寫的是一套，申請專利範圍又是另一套，但技術面呢？卻完全隻字未提！就只憑空在結尾說：『…進而有助於提高消彌更寬頻範圍的噪音者。』這樣也算？結果在其真實產品中（如前附之各裝置照片例）卻是填滿了岩棉，以作為吸音之主要效能！豈不大諷刺？再問，此一技術審查之基準又何在？總之，引證案的確是完全不相同於系爭案的任何設計特性！⒏在系爭案申請之前及未得知系爭案內容之前，其構造非為
熟習該項技術者所能輕易完成，亦與各引證案分別顯然，而且所達成之功效亦較各該引證案特異及優良；因此，系爭案確為系爭案所屬技術領域中具有知識者依該等引證案所『非能輕易』完成；而且系爭案較之該等引證案能明顯增進功效。因此，系爭案具有產業利用性，並具有新穎性及進步性，符合法定專利要件。
⒐為證明系爭案與引證案之形體結構及其功能，及其目的手
段功效等確屬完全不相關之獨立設計，故已向台灣大學工學院聲響實驗室申請作技術鑑定，請鈞院同意本次申請。⒑綜上所述，系爭案並未違反前揭專利法第21條及第22條第
4項之規定，依法應予核准取得發明專利。被告及原決定機關未審及系爭專利具有進步性，而遽為不予專利之處分及訴願駁回之決定，顯然草率速斷多所違誤。請依法撤銷原處分及訴願決定，藉維法制。
㈡被告主張之理由：
⒈按專利申請案授與專利權應以說明書所載之申請專利範圍
為準（參見專利法第56條規定）要非僅執著於說明書或圖式所揭示之差異，核准專利當就申請專利範圍為準，另本件原處分亦非完全否定其專利創作，惟專利案須整體審究，若申請專利範圍尚有某幾項太籠統，範圍太廣，而有不符專利要件之情事，基於不妨害其他善意第三者之使用，全案便不能核准專利。查本局原處分係就本案所請各項申請專利範圍之結構技術是否符合專利要件進行審查，原告申復理由並未就其申請專利範圍各項所請結構技術逐一對引證資料提出具體之比對理由或作申請專利範圍之刪減，而一再以其圖式或說明書內容為其爭執，本件爭點乃在於申請專利範圍仍有部分不符專利要件者，原告未予刪減，乃有不予專利之情事。復查原告送請鑑定之96年4月20日台灣大學工程科學及海洋工程學系音響實驗室之鑑定報告，僅係針對「集音共振腔體材料」分別與第00000000號、第00000000號專利案所作之異同比對，略謂引證案一、二與本案在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等，除多孔性外，存在相當程度之差異性，不具類似性。惟查該鑑定報告仍未就原處分系爭之申請專利範圍，如第1至38項，第41至80項等申請專利範圍逐一審究，顯與原處分「係就本案所請各項申請專利範圍之結構技術是否符合專利要件進行審查，及原告未就申請專利範圍刪減」之爭點有別，況該鑑定報告並無任何有關系爭申請專利範圍是否符合專利要件之意見表示，該96年4月20日鑑定報告自不足採。
⒉原告起訴理由稱本案具有「吸音體具有最大跨距或最大面
積之懸空，以及可造成振動特徵」、及「以最小接觸點或最小接觸點的平衡式結構，以構成中間部位最大跨距或最大面積之懸空」、「極易受到音源衝擊而晃動傳輸與磨擦，以及達成擺盪搖晃與多次耗能作用」等特徵云云；惟原處分理由（四）已敘明此種「最大」、「最小」、「適當」等相對性、描述性詞語並無法具體界定本案之結構及其連結關係，起訴理由查亦無具體理由證明原處分所採引證（89年我國專利公報第414223號「集吸音元件之改良構造」及85年公告之第277572號「雙面吸音型之隔音牆板」）之吸音結構無法達成本案之功效，故原處分所為「本案為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成」之審定尚無違誤。
⒊訴訟理由稱本案申請專利範圍內所提「最小接觸點」應由
被告於審定前再次函知云云，惟被告於再審查階段於93年
7月21日以（93）智專三（一）02054字第09320694350號核駁理由先行通知書函知後，另於93年9月15日方作成處分，該處分理由係對原告之申復理由併予答覆及教示，故原處分並非就該語意不明處逕予審定不予專利；另原處分已採逐項審查敘明本案申請專利範圍與引證資料相較已有不符專利要件之情事，至於申請專利範圍之書寫技巧並無教導之義務，原告起訴理由所述，顯無理由。
⒋由於本案申請再審查時申復理由並未就其「申請專利範圍
」各項所請結構技術逐一對引證資料提出具體之比對理由或作申請專利範圍之刪減，而一再以其圖式或說明書內容為請求主體作申復，偏離爭點，致本案因有部分申請專利範圍不符專利要件，而不能准予專利。
⒌按專利申請案授與專利權應以說明書所載之申請專利範圍
為準（參見專利法第56條規定），專利申請案是否符合新穎性、進步性之專利要件，依法自應就申請人所請求之申請專利範圍論究，以檢視其是否符合專利法規定之專利要件，先予指明。查原告送請鑑定之96年4月20日台灣大學工程科學及海洋工程學系音響實驗室之鑑定報告，僅係針對「集音共振腔體材料」分別與第00000000號、第00000000號專利案所作之異同比對，略謂引證案一、二與本案在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等，除多孔性外，存在相當程度之差異性，不具類似性云云。惟查該鑑定報告所指「類似性」並非針對專利要件之「新穎性、進步性」所為之審查，亦無任何是否符合專利法規定之意見，該鑑定報告自不能作為論究本案符合專利要件之依據（參見最高行政法院95年度判字第02136號判決）；況該鑑定報告亦無就原處分核駁理由所指出之本案申請專利範圍，如第1至38項，第41至80項等相關問題點作出任何意見報告，該鑑定報告當不能採為「可准予專利」之依據。
⒍按專利法第26條：發明說明應明確且充分揭露,使該發明
所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明,各請求項應以簡潔之方式記載,且必須為發明說明及圖式所支持。因此，專利申請案之申請專利範圍必須具體明確，對於物之發明則必須明確載明其組成構件及各構件間之結合關係等技術持徵，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。其範圍要具體明確不得籠統（範圍太廣）。又專利案之審查，應就申請專利範圍請求項個別判斷其是否符合新穎性、進步性之專利要件（按本件原處分並未爭執本案於構造上之新穎性，爭點乃在部分申請專利範圍是否具有進步性之專利要件）。查被告在93年7月21日即曾以（93）智專三（一）02054字第09320694350號再審查案核駁理由先行通知書函知原告提出申復修正，即已明白指出：本案申請專利範圍第1至38項為以具複數微孔之彎曲膜片32間隔彈性元件36（或固定元件）以周邊板固設成板體，其中該周邊板內設具微小氣孔吸音材，並藉組合元件將複數板體連串者，惟此結構技術已揭示於85年公告之第00000000號（引證資料二），該隔音牆板包括有隔音板3、吸音板51、52及具透氣孔422之內外側面板41、42，該隔音板隔一軟質壓合條嵌植於框架體形成隔音牆板（第三圖）、再間容軟條702鎖固於H型鋼樑上，可達到雙面吸隔音之效果，故此部分所請乃為已知結構數量上之增減，為具有通常知識者所能輕易為之，況原告申請再審查理由書第六頁第二點亦自承該具曲折形面板及貫穿孔之隔音牆為習知結構。申請專利範圍第41至80項、84項、86項係將具複微孔之圓柱頭管狀型體經傳導物件交錯固定於具複微孔之折形板上，其中該管狀型體呈中空氣腔者；惟初審引證資料（89年12月1日專利公報第414223號「集吸音元件之改良構造」，即引證資料一）已揭露將前端為封閉端之滅音管（圓柱頭管狀型體）伸置於集音罩之筒壁後，再與隔音元件40結合，該筒壁與滅音管之管壁均設有複數大小不一的貫穿孔（複微孔），而隔音元件40所形成之消音室則有助於消彌更寬頻範圍的噪音者，故此處所請亦為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。至於申請專利範圍第87項至112項係將該具管狀型體之板體互錯作成具複數共振腔體之板體，此亦如將引證資料二之具集吸音元件之隔音元件40當作板體並作成引證資料一之彎曲膜片32形式以嵌組為隔音牆而已，其結構技術當屬簡易之組裝，亦不具進步性。又申請專利範圍第115項以一具複微孔素材固定於接觸體上形成集音共振腔體，可將固定頻率之入射音轉化為熱能而消滅；惟與引證資料一「將集吸音元件按裝於面向噪音源之隔音元件面板上，藉由集音罩與滅音管上所設之貫穿孔將噪音予以壓縮、衰減、變頻及產生相位差，並將殘餘的噪音引入隔音元件之消音室內進行利用音頻之折射變向作用來相互抵消，以達到對噪音之集吸與消音；同時利用滅音管最後端之開放端，而提供進入滅音管前半段之部份或全部噪音直接被引入隔音元件之消音室內，可將更多不同頻率的殘餘噪音得以進入隔音元件之消音室內，以進行折射變向作用來相互抵消，進而有助於提高消彌更寬頻範圍的噪音」之技術相較，本案僅能處理與複微孔素材振動頻道相等之入射音而已，亦為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。本案申請專利範圍第85項有多項依附多項之情事，併予指明。惟查原告93年8月18日提出之申請專利範圍修正本及申復理由，仍未能克服前述核駁理由先行通知書之問題點。本案由初審、再審先行通知，並又提出引證資料一、二供其參考，已一再給予原告修正申復機會，被告遂於93年9月15日依原告所提修正本及申復理由審結本案。
⒎按專利法第22條第4項（進步性）規定發明雖無第一項所
列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。查原處分再審查審定理由已指明：被告係就本案所請各項申請專利範圍之結構技術是否符合專利要件進行審查，而非審究該引證資料之可專利性。而就本案申請專利範圍第1至38項乃以具複數微孔之彎曲膜片32間隔彈性元件36（或固定元件）以周邊板34、37固設成板體，其中該周邊板內設具微小氣孔吸音材，再藉組合元件將複數板體予以連串，此技術內容與引證二資料所揭露之「該隔音牆板包括有隔音板3、吸音板51、52（採用聚銨醋類發泡材，發泡材具有孔隙或中空體）及具透氣孔422之內外側面板41、42，該隔音板隔一軟質壓合條嵌植於框架體形成隔音牆板（第三圖）、再間容軟條702鎖固於H型鋼樑上，可達到雙面吸隔音之效果」之結構相較，本案各構件數量乃為習知元件之數量增組而已，當為具有通常知識者所能輕易為之，乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。申請專利範圍第41至80項、84項、86項係將具複微孔之圓柱頭管狀型體經傳導物件交錯固定於具複微孔之折形板上，其中該管狀型體呈中空氣腔者；惟初審引證「集吸音元件之改良構造」引證資料一已揭露將前端為封閉端之滅音管（圓柱頭管狀型體）伸置於集音罩之筒壁後，再與隔音元件40結合，該筒壁與滅音管之管壁均設有複數大小不一的貫穿孔（複微孔），而隔音元件40所形成之消音室則有助於消彌更寬頻範圍的噪音者，至於「最少接觸點」一詞並無具體數量限定、乃為一模糊相對用語，與「適當厚度」、「極小孔隙」、「極硬之薄板」等敘述相同，究為多厚？多小？多硬？並無法得知且為熟悉該項技術者易於選取之，故申復顯無理由。申請專利範圍第87項至112項係將該具管狀型體之板體互錯作成具複數共振腔體之板體，此亦如將引證資料一具集吸音元件30之隔音元件40當作板體單元作為引證資料二之吸音板51、52形式，再嵌組成為隔音牆而已，此種於同一結構領域中作部分構件之擷取而予加組者仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性。又再審查申復理由第18頁至22頁強調申請專利範圍第115項所請係「各個獨立固彈性造型之型體素材係依各項不同噪音音源的頻率區分需求，所製造出能適切符合各該受力頻率之型體素材」，故處理不同頻率之噪音需製作若干不同厚度、尺寸、密度形態之具複微孔型體素材以構成集音共振腔體，故處理不同頻率之噪音時，需於共振腔體內置入其相對應之型體素材方有其消音效果；惟與引證資料一所揭示之將集吸音元件30（由錐形集音罩30A與滅音管30B）按裝於面向噪音源之隔音元件面板40上所形成之消音室41（共振腔體），而可消彌更寬頻範圍的噪音之結構相較，本案共振腔體內不僅需有若干不同之型體素材方可處理不同頻率範圍的噪音，其結構設計及消音功效上並未較引證資料一者有增益之處，乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。按專利權之授與，應以申請專利範圍為準。綜觀本案申復理由並未就其「申請專利範圍各項所請結構技術逐一對引證資料提出具體之比對理由或對申請專利範圍」作刪減修正，而一再以其圖式或說明書內容為請求主體作申復，致本案申請專利範圍有不符專利要件者，故本案仍不准予專利。
⒏由於本案申請專利範圍太籠統，如第1項獨立項僅載述至
少一振動元件、至少一接觸體…，及其後續之附屬項並未具體明確載明其結構物之組成構件及其各構件間之詳細結合關係等技術特徵，其乃直至第39、40項才明確載明各構件之詳細結合關係，因此在第39項之前之第1至38項申請專利範圍籠統、太廣，並未顯現出本案之技術特徵，而原告前在經本局先行通知相關核駁問題點之下，仍然未就其申請專利範圍作適當之刪修，故就現有該第1至38項申請專利範圍文義解讀，自仍可為引證資料二所核駁；其理由如下：申請專利範圍第1至38項係以具複數微孔之彎曲膜片32間隔彈性元件36（或固定元件、接觸體）以周邊板34、35固設成板體，其中該周邊板內設具微小氣孔吸音材，再藉組合元件將複數板體予以連串（參閱第十三圖），此技術內容與引證資料二所揭露之「該隔音牆板包括有隔音板3、吸音板51、52（採用聚銨醋類發泡材，發泡材具有孔隙或中空體）及具透氣孔422之內外側面板41、42，該隔音板隔一軟質壓合條嵌植於框架體形成隔音牆板（第三圖）、再間容軟條702鎖固於H型鋼樑上，可達到雙面吸隔音之效果」之結構相較，本案各構件數量乃為習知元件之數量增組而已，當為具有通常知識者所能輕易為之，乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。同理，第41項獨立項僅載述至少一固定件、至少一振動元件…，也太籠統，致其後續之附屬項範圍也太籠統不夠明確，並未具體明確載明其結構物之組成構件及其各構件間之詳細結合關係之技術特徵。因此，就現有申請專利範圍文義解讀：申請專利範圍第41至80項、84項、86項係將具複微孔之圓柱頭管狀型體經傳導物件交錯固定於具複微孔之折形板上，其中該管狀型體呈中空氣腔者（參閱第四-六圖）；惟查引證資料一已揭露將前端為封閉端之滅音管（圓柱頭管狀型體）伸置於集音罩之筒壁後，再與隔音元件40結合，該筒壁與滅音管之管壁均設有複數大小不一的貫穿孔（複微孔），而隔音元件40所形成之消音室則有助於消彌更寬頻範圍的噪音者，至於「最少接觸點」一詞並無具體數量限定、乃為一模糊相對用語，與「適當厚度」、「極小孔隙」、「極硬之薄板」等敘述相同，究為多厚？多小？多硬？並無法得知且為熟悉該項技術者易於選取之，故申復理由仍為無理由。申請專利範圍第87項至112項係將該具管狀型體之板體交錯作成具複數共振腔體之板體，此亦如將引證資料一具集吸音元件30之隔音元件40當作板體單元作為引證資料二之吸音板51、52形式，再嵌組成為隔音牆而已，此種於同一結構領域中作部分構件之擷取而予加組者，仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易組合完成，不具進步性。另申請專利範圍第115項所請係「各個獨立固彈性造型之型體素材係依各項不同噪音音源的頻率區分需求，所製造出能適切符合各該受力頻率之型體素材」，故處理不同頻率之噪音需製作若干不同厚度、尺寸、密度形態之具複微孔型體素材以構成集音共振腔體，故處理不同頻率之噪音時，需於共振腔體內置入其相對應之型體素材方有其消音效果；惟與引證資料一所揭示之將集吸音元件30（由錐形集音罩30A與滅音管30B）按裝於面向噪音源之隔音元件面板40上所形成之消音室41（共振腔體），而可消彌更寬頻範圍的噪音之結構相較，本案共振腔體內不僅需有若干不同之型體素材方可處理不同頻率範圍的噪音，其結構設計及消音功效上並未較引證資料一者有增益之處，乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
⒐按專利法第49條第2項規定：申請人得於發明專利申請日
起十五個月內，申請補充、修正說明書或圖式；其於十五個月後申請補充、修正說明書或圖式者，仍依原申請案公開。又第3項規定：申請人於發明專利申請日起十五個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：一、申請實體審查之同時。二、申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達後三個月內。三、專利專責機關於審定前通知申復之期間內。四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。依前揭法條規定，申請人固得於發明專利申請日起十五個月內自行申請補充、修正說明書或圖式，惟申請日起十五個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：「一、申請實體審查之同時。二、申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達後三個月內。三、專利專責機關於審定前通知申復之期間內。四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。」顯然依專利法第49條第3項已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間始得為之，今本案既經被告機關審定，原告於行政救濟階段所為之修正，依法自不能受理，亦非本件行政訴訟所得審究（參見最高行政法院93年度判字第0501號判決）。查本案原告前已有充分之時間修正，又歷經被告初、再審多次通知，且被告又提供引證案資料供其參考，並給予刪修機會，原告本該完善刪修其不符規定之申請專利範圍，，卻仍未能修正符合規定，惟今本件既經被告審定，依法被告自無於行政訴訟階段准其修正而和解之餘地，特予陳明。
⒑綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。
理由
一、按「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」、「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」專利法第21條及第22條第4項分別定有明文。
二、次按「經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前應先通知申請人，限期申復。」同法第46條第2項亦定有明文；又參照行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」可知，被告經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前通知申請人限期申復者，其立法意旨在給申請人補充或修正之機會，故其有關不予專利之通知內容及理由應具體明確，使申請人得以清楚明白應補充或修正之處，始有為實質申復之可能；如審定前通知之內容未逐項指出各專利請求項是否具可專利性，及獨立項不具可專利性，但附屬項具可專利性時，是否可以修正之情形，即無法使申請人理解應補充或修正之處者，自不符給予申請人申復機會之立法意旨，僅具形式符合，並未符合專利法第46條第2項之規定。
三、又依被告審定時「專利審查基準」（90年10月1日版）1-2-19頁「判斷進步性之基本原則」：「判斷進步性之前，須先判斷該發明是否具備新穎性要件，經判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性。．．．⒉申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。．．
．」1-2-27頁「審查上應注意事項」：「．．．⒉獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。．．
．．」
四、查原告於90年3月7日以系爭專利向被告申請發明專利，經編為第00000000號審查決定不予專利。原告不服，申請再審查，並於92年10月21日修正發明名稱為「集音共振腔體」，經被告於93年7月21日以系爭核駁理由先行通知書，通知原告於文到30日內提出申復說明及有關反證資料通知等辦理。原告嗣於93年8月18日再提出申請專利範圍修正，案經被告認未變更實質，依該修正本審查，以系爭處分專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍未甘服，遂向本院提起本件行政訴訟之事實，有原告92年4月23日（被告收文日期條碼）專利再審查申請書、被告審定時「專利審查基準」（90年10月1日版）1-2-19及1-2-27頁、被告92年3月19日部制(二)智專一
(四)02034字第09220274150號專利核駁審定書、原告92年10月21日及93年5月11日（被告收文日期）發明專利說明書、原告93年8月18日（被告收文日期條碼）專利補充修正申請書（下稱申復理由）、系爭核駁理由先行通知書、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷及本院卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，有如上述整理，雙方主要爭執在：被告上開系爭核駁理由先行通知書有無違反審定時專利法第46條第
2項規定？被告之系爭審定處分有無違反其審定時「專利審查基準」（90年10月1日版）1-2-19頁「判斷進步性之基本原則」及1-2-27頁「審查上應注意事項」？
五、經查：㈠本件第00000000號「集音共振腔體」發明專利案，其包含：
至少一振動元件；以及至少一接觸體，該接觸體及該振動元件間係以最少接觸點相互裝設者；一固定件；以及至少一振動元件，該振動元件及該固定件間係以最小接觸點相互裝設者；係以一利用不同厚度、尺寸、密度、材質、形態之獨立固彈性及其本身組織上密佈無數複微孔孔隙所形成一造型之型態素材；採以最大跨距或最大懸空面積之最少或最小接觸點的裝置方式固定於接觸體或固定件上所構成的集音共振腔體；係以當各入射音的頻率相等於各該不同厚度、尺寸、密度、形態之獨立固彈性及組織上密佈無數複微孔孔隙所形成一造型之型體素材，其本體所形成的振動系之固有振動頻率相一致時，將引起各該特別預設定為約束各區別頻率之型體素材其本身壁體或板面或末端的震動共振作能顯著加大，而隨之如波浪偏移擺動損耗音能；其週遭空氣亦同時如彈簧般的反覆壓縮、膨脹運動，與各該獨立的固彈性及本身組織上密佈無數複微孔孔隙所形成一造型之型體素材其本身壁體或板面或末端之表面強烈摩擦，將音能轉變為熱能而被吸收；餘音進入於該等組織上密佈複微孔孔隙的各獨立固彈性造型之型體素材內部時，在複微孔孔隙內部流竄的入射音經過空氣不斷地再反覆再壓縮、膨脹運動而強烈摩擦各該等素材之型體素材內部孔隙之結果，餘音音能再轉變成為熱能消滅，有原告92年10月21日發明專利說明書附卷可參。
㈡查系爭審定處分理由欄第3頁㈣記載：「．．．至於『最少
接觸點』一詞並無具體數量限定、乃為一模糊相對用語，與『適當厚度』、『極小孔隙』、『極硬之薄板』等敘述相同，究為多厚？多小？多硬？並無法界定．．．故申復理由第11頁所強調者顯無理由。」指摘原告申復理由所用文字未具體，無法界定，因之其申復理由顯無理由等語，有系爭審定處分書影本附本院卷可稽（見原證附件一）。惟查，遍觀被告系爭核駁理由先行通知書說明欄，均無任何具體述及系爭專利有所謂「無法界定」及「未具體表明」之文字，有系爭核駁理由先行通知書附原處分第2卷第35頁足徵，而原告於90年3月7日之發明（新型）專利說明書第2頁中文發明摘要欄第四行即有「最少接觸點」記載，第8頁倒數第4行亦有「最小及最少接觸點」之記載（見原處分卷第1宗第28頁），足知被告早知悉系爭專利證明有此項記載，卻未先行通知原告說明，致使原告於提出上開申復理由書時，事先並未能知悉此項指摘而有補充或修正之機會。是系爭核駁理由先行通知書及系爭處分忽略專利法第46條第2項及行政程序法第102條規定之立法精神，亦即被告經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前通知申請人限期申復者，應給申請人事先知悉並予以補充或修正之機會之意旨，如關於不予專利之通知內容及理由未具體明確，而無法使申請人得以清楚明白應補充或修正之處者，即屬未符合專利法第46條第2項之規定及行政程序法第102條規定之精神，自有未合。
㈢再者，系爭審定處分書對於系爭專利申請專利範圍附屬項第
39、40、81、82、83、85、113及114項等並未為核駁之論述，有系爭審定處分書理由欄之載述足佐。對比，被告訴訟代理人於本院96年11月8日言詞辯論時指稱：「系爭案專利範圍很籠統，第1至38項都沒有寫清楚，只有第39項比較清楚而已」、「獨立項是第1項、第41項及第115項。系爭案第1、41項獨立項範圍過大，第115項結構關係較完整，但第115項由引證1可輕易完成。」、「93年7月21日核駁先行通知書有通知原告，核駁理由先行通知書就是通知那幾項有問題，會被核駁掉。」、「第39、40、81、82、83及113、114項都沒有核駁，原告就沒有核駁的項次可修成獨立項或分割申請」，可知被告亦認為系爭專利申請專利範圍第39、40、81、82、83、85、113及114項等項，與其餘各項比較，屬較具體不籠統者，且具有可專利性，而未在系爭處分理由予以核駁，亦可認定。則依前開被告審定時「專利審查基準」1-2-27頁「審查上應注意事項」：「．．．⒉．．
．。且不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。．．．」然被告於系爭先行核駁理由通知書並未敘明上開具有可專利性之項次應該修成獨立項或分割申請，使原告有修正之機會，即於系爭處分將系爭專利申請案全部予以核駁，則系爭處分顯然未確實遵守自訂之審查基準應注意事項「不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁」之規定，自有未合。易言之，被告就其所認定系爭專利申請專利範圍第39、40、81、82、83、85、113及114項等項，有無進步性，可否自獨立項分離而修正為個別獨立項，即應在先行核駁理由通知書具體載明，予以原告補充或修正之機會。如原告未遵從修正之通知，或修正後，仍無理由，被告自應在最後核駁之審定理由中敘明未能准許之理由，始符前揭「逐項審查原則」而無漏未審查之憾。詎本件核駁理由先行通知書及系爭審定處分書均未敘明系爭專利申請專利範圍第39、40、81、82、83、113及114項等項，是否具備可專利性，即就系爭專利申請案全部予以核駁，理由亦嫌不備，而難昭折服。
㈣況且，系爭專利（編號00000000）與編號00000000號（集音
原件之改良結構，即引證1，附原處分卷第29頁）及編號00000000號（雙面吸音型之隔音牆板，即引證2，附原處分卷第21頁）等之差異比較，業經本院於95年12月27日以院田儉股94訴01870字第0950026957號函送請國立台灣大學工程科學系鑑定：「⒈外觀型體（針對外部型狀）、⒉構件差異（針對內部細節）、⒊設計原型（針對設計原理）、⒋操作手法（針對作動方式）、⒌技術手段（針對執行構成）、⒍功能效果（針對預期目的）、⒎特性區別（針對構成形態）、⒏裝置方法（針對裝置用途）。」（附本院卷第421、
422頁）；鑑定結果：「．．．根據附件一中之引證案一與本案，在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等多項之差異比對，顯示兩者，除均具少孔性外，餘則存在迥然而異之差別，應不具類似性。根據附件二中之引證案二與本案，在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等多項之差異比對，亦顯示兩者，除均具少孔性外，餘則存在迥然而異之差別，應不具類似性。．
．．」有國立台灣大學工程科學及海洋工程學系音響實驗室函本院附卷可佐（第428頁），另揭明系爭專利與引證1及
2之差異，均未具類似性明確在案，可知鑑定結果間接說明系爭專利與引證案除多孔性相同外，其餘在外觀型體、構件差異、設計原理、功能效果以及裝置方法等均不相同，是引證案尚不足為系爭專利不具進步性之證據。
六、綜上，系爭核駁理由先行通知書未就系爭專利申請專利範圍第39、40、81、82、83、113及114項等認為屬較具體不籠統之附屬項為具體之逐項審查後，載明在先行通知書，予原告補充或修正之機會，暨系爭處分書就此等附屬項漏未記載核駁之理由，應認有違反逐項審查及先行通知申復之規定；又系爭專利及引證1、2經送請學術研究單位鑑定結果，除多孔性相同外，其餘諸多特徵均有不同，引證案尚不足以證明系爭專利不具進步性，系爭審定處分遽為本件系爭專利不予專利之處分，容有違誤，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有未合。原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。
另，原告請命被告作成准系爭專利之處分部分，考量尊重專責機關第一次處分權，且本件既尚有待被告通知原告就系爭專利請求項中具有可專利性之附屬項為修正後再為審查，以決定系爭專利申請案是否構成違反上開專利法第22條第4項規定之情形，則原告求為判決命被告應就系爭專利作成准予專利之處分，即難謂已達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款規定意旨，原告請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分，為有理由，其餘部分為無理由，應予駁回。
七、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200條第4款、第104條，民事訴訟法第79條，判決如
主文。中華民國96年11月22日
第六庭審判長法官林文舟
法官闕銘富法官陳鴻斌上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年11月23日
書記官陳清容