臺北高等行政法院96年度訴字第1223號判決

裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第1223號判決

裁判日期：民國96年12月13日

裁判案由：商標廢止

臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01223號原告日商．因格股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 劉宗欣 律師（兼送達代收人）
陳玲玉 律師邵瓊慧律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丁○○
丙○○
參加人新加坡商‧BBIC股份有限公司（BBICPTELTD）代表人乙○○訴訟代理人 張秋卿 律師上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國96年2月7日經訴字第09606061760號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國90年5月25日以「SURFBEAR＆Device」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「各種衣服、泳裝、雨衣、靴鞋、圍巾、領帶、帽子、禦寒用耳罩、襪子、服飾用及禦寒用手套、服飾用腰帶、圍裙、圍兜」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人於94年11月30日以該註冊商標有違商標法第57條第1項第2款之規定，向被告申請廢止系爭商標之註冊。案經被告審查，以95年8月28日中台廢字第940323號商標廢止處分書為「第0000000號『SURFBEAR＆Device』商標之註冊應予廢止」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之商品，是否有違現行商標法第57條第1項第2款之規定，而應予以廢止？㈠原告主張之理由：
⒈按商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已
滿3年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，固為商標法第57條第1項第2款之規定。惟其但書復規定，被授權人有使用者，不在此限。是商標註冊後，若商標權人或其被授權人有依商標法上第6條之規定使用，即無該條款之適用。
⒉商標法第6條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之
目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。而本條所稱商標之使用須完全具備以下三要件：①使用人須有行銷商品或服務之目的：本條所稱「行銷之目的」，係延續61年商標法「行銷市面」及72年商標法「行銷國內市場或外銷」修正而來。「行銷」係指向市場銷售作為商業交易之意。②須有標示之積極行為：本條所稱商標「用於」或「利用」，已明白點出商標之使用須有積極「用於」或「利用」之行為，通常即指「標示」而言。而標示之方法可為印刷、標貼、刻鏤或藉由電視、網路顯示其商標等，商標法並無一定之限制。③所標示者須足以使相關消費者認識其為商標：商標依第5條第2項規定須有識別性，本條商標之使用亦然，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」即指商標之使用方式不論標示於前段之「商品、服務或其他有關之物件」或後段之「平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物」，均應足以使相關消費者認識其商標，始為商標之使用。
⒊香港商RMEnterprise（BVI）Ltd.（霽霽企業（BVI）
有限公司）（下簡稱RM公司）為一亞洲知名廠商，專營代理世界各著名卡通人物之週邊商品，例如：Snoopy（史努比）、TarePanda（趴趴熊）、FidoDido（菲都狄都）‧‧‧等，不勝枚舉。其總部設於香港，且為提高效率及全面性之服務，並於亞洲各地包括台灣、中國、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼等地設有分公司。原告除為系爭商標「SURFBEAR卡通圖形」之著作權人外，更積極向世界各國申請註冊商標，並授權予亞洲知名代理廠商RM公司於亞洲地區代為行銷其各種卡通人物商品，此有原告檢附授權合約書乙份，可資參酌。而被授權人為行銷其所代理之各種品牌，透過其所架設之網站「www.rmlicensing.com/b5/index.html」以各種語言，包括中文、英文、泰文及韓文，呈現予來自不同國家語言需求之消費者，任何人透過該網站，均可輕易進入點選其所喜愛之知名卡通品牌之各種商品，包括：Peanuts/Snoopy,SnoopybyEverhart,BabySnoopy,PreciousMoments,Dilbert,TarePanda,AfroKen,BuruBuruDog,NakayoshiNet,Momobuta,Soraneko,NyanNyanNyanko,Rilakkuma,BeatrixPotter/PeterRabbit,PaddingtonBear,GreenwichPoloClub,Spot,Maisy,CharlieChaplin,Popeye（OliveOyl,Brutus）,BettyBoop,BabyBlues,LUVSymbols,FaceOffs,Tubbytoons,Nohohon,FidoDido,Teena
geMutantNinjaTurtles,GirlsPowerManifesto,AdoMizumori,SurfBear,LifeGuard,Heathcliff等其他品牌，並由其首頁之下方各種標題（包括公司簡介、聯絡我們、活動、展覽、新聞稿、主題商品、金融商品、最新產品‧‧‧等視窗）進入，得以了解原告之被授權人－霽霽公司如何以行銷的目的，宣傳使用其所代理之各種品牌商品。任何人欲與其所代理之品牌進行商業活動，均須透過該等品牌之亞洲獨家代理公司，原告之被授權人－霽霽公司取得核可方得以進行。由上，足證本件被授權人有為行銷之目的，在台灣使用系爭商標之事實，即積極地透過網路行銷其所標示之品牌商品，使各個國家包括台灣之相關消費者得以輕易認識其為「特別顯著之商標」。是系爭商標之使用，為完全符合前述商標法上所謂商標使用之三個要件，要無疑義。
⒋系爭商標係原告以其首先創作之系列卡通圖形一衝浪熊卡
通圖及其外文名稱「SURFBEAR」作為商標，並廣泛使用於衣服商品上。被授權人RM公司欲行銷該商標之商品，已於2000年與原告簽訂授權合約，並將該商標「以行銷之目的」標示於其「網站」上，使任何人均得以輕易認識該商標。此可由本案參加人，無法查詢原告在台之任何資料，卻得以透過「網路」查詢，得知「被授權人RM公司」是原告之版權代理公司。由此得以證明，任何人包括參加人及被告均可輕易認識系爭商標使用之事實，殆無疑義。
⒌商標法第58條第1項第1款規定：商標權人有「實際使用之
商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者」，應認為有使用其註冊商標。又被告指稱原附卷之「附件1與附件4之使用證據，所標示之熊圖，或為背面，或為正面衝浪熊圖，均與系爭商標之側身熊圖不同」，而為廢止系爭商標之註冊，其認事用法實與前述法條有違背之情事。蓋系爭商標之衝浪熊圖乃為卡通人物圖，原告擁有該圖形之著作權，而卡通圖形之本質，實為擬人化，其實際使用態樣，即有千奇百種，或坐或站或回首姿勢，均為同一衝浪熊圖之連續卡通圖所構成，依社會一般通念並不失其同一性，依法應認為有使用系爭商標甚明，原告不可能註冊「所有態樣」之衝浪熊圖之連續卡通圖形。
⒍原告所補呈之商標使用證據，證明系爭商標有使用，已為
被告所自承屬實，僅於其爭執衝浪熊圖之使用是否同一性之認定問題有誤。
㈡被告主張之理由：
⒈商標法第57條第1項第2款規定：商標註冊後，「無正當事
由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。商標法第6條及第59條第
3項復明定，本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。又商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。
⒉系爭商標係由外文「SURFBEAR」，熊掌圖及一衝浪之熊圖
所構成。惟審酌原告所檢附商品照片、原告與RM公司之授權合約影本、RM公司行銷網站資料、系爭商標之網頁資料、系爭商標網頁之檔案修改資料等附件，原告授權RM公司使用其衝浪熊圖及外文「SURFBEAR」等情縱係屬實，惟附件1衣服照片所標示之熊圖，與附件4網頁上之熊圖，均與系爭商標身著短褲，高舉右前肢，側身立於衝浪板上衝浪之熊圖不同，尚難謂原告已將系爭商標用於商品或其有關之物件，原告所舉前揭資料自不得作為系爭商標之使用證據。
㈢參加人主張之理由：
⒈按商標法逐條釋義第57條解釋，商標實際使用之圖樣應與
原註冊之圖樣一致。商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分。如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊。又（84）台商字第200965號函釋指出「關於二以上註冊商標之合併使用，商標法並無限制規定，惟若合併使用之結果與原註冊商標圖樣失其同一性，則可能認為非屬原註冊商標之合法使用。再者其合併結果若與他人註冊商標構成近，則可能有商標法第31條第1項第1款撤銷專用權規定之適用。故建議就欲合併使用之圖樣申請註冊為聯合商標為宜」。再者，商標法第58條第1項第1款「實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者」，應認為有使用其註冊商標之規定，係指商標權人雖應依所註冊之商標而使用，惟因實際上使用商標時，常就大小、比例或字體等加以變化，如依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者，仍應屬註冊商標之使用。
⒉本件商標權人既係將由英文字「SURFBEAR」、「S熊掌印
」及「側身高舉右手之衝浪熊」組成之聯合式商標作為註冊商標，使用時自應依註冊商標之態樣使用。綜觀原告所檢送2件不同款式之T恤照片（原告所呈送並非實物且其無法證明係在台灣販售之衣服），其上所示之圖樣固有與本件商標圖樣之英文字「SURFBEAR」及「S熊掌印」，惟並未見系爭商標圖樣中佔主要部分之「側身高舉右手之衝浪熊」，且所使用之「SURFBEAR」及「S熊掌印」上並另加註英文字「CALIFORNIA」，或者又再加上其他異於「側身高舉右手之衝浪熊」之卡通熊圖樣，是以本件原告已將系爭商標本體之文字、圖樣加以部分之更改，或刪除其中一部分，另易以其他文字、圖形補充之，使得實際使用之商標與系爭商標圖樣顯然不同，實質上已有變更，應屬商標自行變換之認定範圍，而非同一商標僅就大小、比例或字體等加以變化之認定範圍，二者依社會一般通念已喪失其同一性。又商標之使用並非專供產銷廠商表明其商品，實以保護消費大眾識別各種商品之同異為其主要目的，故商標權人倘以異於與原註冊商標之同一性而為變換或加附記使用者即易引起混同誤認損害消費大眾之利益，自應撤銷其商標權，以示制裁，俾可保障交易之安全與營業主體之權益（參照69年度判字第639號判決）。再者，註冊商標自行變換或加附記者，係指商標權人本人或其所授權之人有變換或加附記之行為者而言，原告亦不得以不知被授權使用人對系爭商標變換加附記使用而卸責（參照91年度判字第1811號）。
⒊證明商標有使用之事實，除標示有商標圖樣之商品實物外
，應併同銷售憑證如統一發票、收據、估價單、進出口報單等或廣告證明文件等，以證明於本件申請廢止前有向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法逐條釋義第5條解釋，係指與我國領域相關之地域而言，如行銷我國內市場或從我國領域出口者是，若與我國完全無關之領域則不屬之。本件商標權人雖透過被授權人RM公司在網路上設計網頁使用「SURFBEAR」及「S熊掌印」，但所使用之圖樣已遭自行變換；至於商標權人對本案所提交之商品相片，並無日期標示及相關銷售憑證可資合併參酌，無法判斷商標使用之期間及行銷之領域為何，加上商品上所標示商標圖樣亦與系爭商標不具同一性，是仍無法證明系爭商標業經原告使用而在交易上成為表彰其營業上商品之識別標識。除此，參加人於提出廢止申請前，為求慎重，即自行委託徵信公司對分佈全省之主要百貨公司、量販大賣場、夜市及YAHOO!奇摩拍賣網站進行市場調查，惟皆未發現有系爭商標之相關產品，且經向原告被授權人「霽霽企業（BVI）有限公司」之業務人員查詢，獲知原告截至查詢當時，尚未授權使用或製成任何成衣或服飾類產品在台銷售。
⒋綜上所述，原告所檢送之證據，並不足以證明其有使用之
事實，應足堪認本件系爭商標有註冊後無正當理由繼續停止使用已滿3年之情事，有違商標法第57條第1項第2款之情事，應依法廢止其註冊。
理由
一、按商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第57條第1項第2款所明定。又「第57條第1項第2款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，‧‧‧」、「前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣」，復為同法第59條第2項及第3項所明定。而「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像，數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」，同法第6條亦定有明文。又商標法第58條第1項第1款規定「實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者」，應認為有使用其註冊商標，係指商標權人雖應依所註冊之商標而使用，惟因實際上使用商標時，常就大小、比例或字體等加以變化，如依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者，仍應屬註冊商標之使用。
二、經查：
㈠、商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任，商標實際使用之圖樣則應與原註冊之圖樣一致且不失其同一性，商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分，如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊；而所檢送之使用證明，如型錄、說明書、廣告等，應有日期標示，若無日期標示，無從證明商標使用之期間，則商標權人應以其他方式佐證證明使用日期。
㈡、系爭商標係於91年9月16日獲准註冊，係由外文「SURFBEAR」，熊掌圖及一衝浪之熊圖所構成（詳如附圖1所示）。觀原告於廢止程序所檢送之不同款式之T恤照片及於本院提出之刊物照片，其上所示之圖樣固有與本件商標圖樣相同之英文字「SURFBEAR」及「S熊掌印」，惟或未見系爭商標圖樣中佔主要部分之「側身高舉右手之衝浪熊」，或所使用之「SURFBEAR」及「S熊掌印」上並另加註英文字「CALIFORNIA」、「TANDUMI]，或者又再加上其他異於「側身高舉右手之衝浪熊」之卡通熊圖樣，是以原告已將系爭商標本體之文字、圖樣加以部分之更改，或刪除其中一部分，另易以其他文字、圖形補充之，使得實際使用之商標與系爭商標圖樣顯然不同，實質上已有變更，而非同一商標僅就大小、比例或字體等加以變化之範圍，二者依社會一般通念已喪失其同一性。
㈢、原告之被授權人RM公司雖有在網路上設計網頁使用「SURFBEAR」及「S熊掌印」，惟將系爭商標圖樣中佔主要部分之面向左之「側身高舉右手之衝浪熊」變為面向右、雙手放下之衝浪熊，且將原位於右手上方之「SURFBEAR」及「S熊掌印」，移至衝浪熊之右側，與系爭商標圖樣明顯不同，實質上已有變更，而非同一商標僅就大小、比例或字體等加以變化之範圍，二者依社會一般通念已喪失其同一性。
㈣、原告雖稱系爭商標之衝浪熊圖乃為卡通人物圖，其實際使用態樣，即有千奇百種，均為同一衝浪熊圖之連續卡通所構成，依社會一般通念並不失其同一性云云。惟查，原告非僅將系爭商標圖樣作大小、比例或字體等變化，且係將該熊圖肢體動作位置方向等整體加以變化，而均無與系爭商標相同之圖樣，依社會一般通念應已超出系爭商標同一性之範圍，所訴不可採。
㈤、退步言，縱認上揭照片、網頁之圖樣與系爭商標具同一性，然該等照片均無日期標示，原告並未以其他方式證明使用日期，亦未提出銷售憑證如統一發票、收據、估價單、進出口報單或廣告證明文件等，證明有在我國領域內行銷使用系爭商標，是該等照片不足據為原告於參加人提起本件商標廢止案前三年內有使用系爭商標之證據。至原告雖檢送網頁資料及網頁檔案修改資料證明其早於2001年3月7日修改，惟電腦上之資訊修改容易，如無其他證據資料加以佐證，仍無法證明其使用日期。且被授權人RM公司之網站係設於香港，原告於本院提出之上揭照片之刊物僅於國外發行，亦為原告所不爭執（見本院卷第85、86頁言詞辯論筆錄），故亦均非系爭商標在我國領域內之使用證據。
三、從而，被告以原告所提之使用證據無法證明其於參加人提起本件商標廢止案前三年內有使用系爭商標之事實，而依商標法第57條第1項第2款之規定，為系爭商標應予廢止之處分，並無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國96年12月13日
第四庭審判長法官陳國成
法官李玉卿法官陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年12月13日
書記官陳又慈